Tribunal: TJSP
Processo: 2217171-88.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
Ação cominatória, cumulada com pedido de índole indenizatória. Decisão de indeferimento de tutela de urgência para abstenção, por parte da ré, de recolocação de publicidade, em mídias de internet, de produtos da autora. Agravo de instrumento.

O deferimento de tutela provisória "inaudita altera parte" é medida excepcional, justificada pelo risco de ineficácia do provimento jurisdicional.

Ementa:
Ação cominatória, cumulada com pedido de índole indenizatória. Decisão de indeferimento de tutela de urgência para abstenção, por parte da ré, de recolocação de publicidade, em mídias de internet, de produtos da autora. Agravo de instrumento.

O deferimento de tutela provisória "inaudita altera parte" é medida excepcional, justificada pelo risco de ineficácia do provimento jurisdicional. Ausência, no caso, de "periculum in mora" na postulação da autora, diante de sua conduta contraditória, na medida em que está ciente dos fatos há mais de cinco anos. Hipótese dos autos em que a vedação ao "venire contra factum proprium", mesmo em Direito Comercial, deve ser afirmada.

Fechamento do estabelecimento que poderia, ademais, mostrar-se medida irreversível.

Decisão recorrida mantida. Agravo de instrumento desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251194
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2217171-88.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARCON
INDUSTRIA METALURGICA LTDA, é agravado BRACLAY COMERCIAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente sem voto), ALEXANDRE LAZZARINI E AZUMA NISHI.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
CESAR CIAMPOLINI
Relator
Assinatura Eletrônica

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Agravo de Instrumento no 2217171-88.2019.8.26.0000 -Voto no 21.359 - JM
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1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2217171-88.2019.8.26.0000
Comarca:
São Paulo 1a Vara Empresarial e de Conflitos relacionados à
Arbitragem
MM. Juiz de Direito Dr. Luis Felipe Ferrari Bedendi
Agravante:
Marcon Indústria Metalúrgica Ltda.
Agravada:
Braclay Comercial Ltda. - ME
VOTO No 21.359
Ação cominatória, cumulada com pedido de índole
indenizatória. Decisão de indeferimento de tutela
de urgência para abstenção, por parte da ré, de
recolocação de publicidade, em mídias de internet,
de produtos da autora. Agravo de instrumento.
O deferimento de tutela provisória "inaudita altera
parte” é medida excepcional, justificada pelo risco
de
ineficácia
do
provimento
jurisdicional.
Ausência, no caso, de “periculum in mora” na
postulação da autora, diante de sua conduta
contraditória, na medida em que está ciente dos
fatos há mais de cinco anos. Hipótese dos autos em
que a vedação ao "venire contra factum
proprium", mesmo em Direito Comercial, deve ser
afirmada.
Fechamento do estabelecimento que poderia,
ademais, mostrar-se medida irreversível.
Decisão recorrida mantida. Agravo de instrumento
desprovido.

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RELATÓRIO.
Ao decidir pela primeira vez neste agravo de
instrumento, indeferindo liminar, assim sumariei a controvérsia recursal:
“Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, nos autos
da ação cominatória (obrigação de fazer), cumulada com pedido de índole
indenizatória, ajuizada por Marcon Indústria Metalúrgica Ltda. contra Braclay
Comercial Ltda. - ME, indeferiu pedido de antecipação de tutela, inaudita
altera parte, requerido para os seguintes fins: '(1) que a ré [ora agravada] se
abstenha de recolocar em seus respectivos sites e página de facebook e outras mídias da
internet as publicidades sobre os produtos da Marca Marcon, bem como (2) apresente nos
autos todas as notas fiscais dos últimos 05 anos de aquisição de produtos com a Marca
Marcon ou com 'marca similar Braclay', assim como, todas as notas fiscais de vendas dos
produtos da Marca Marcon ou com a marca similar Braclay', verbis:
'Vistos.
Cuida-se de demanda ajuizada por MARCON INDÚSTRIA METALÚRGICA
em face de BRACLAY COMERCIAL LTDA. - ME.
Sustenta a parte autora ser titular da marca mista 'Marcon' designativa de
armários para ferramenta. Afirma, no entanto, que a ré revende indevidamente
armários por preço inferior ao seu, com publicidade no site que leva a crer
sejam armários da marca da autora e que funcione como uma de suas
distribuidoras.
Todavia, pela diferença de preço e pelo fato de ter constatado que a ré não
adquire os produtos de nenhuma de suas distribuidoras, leva-se a crer se tratar
de produto contrafeito, configurando ato de concorrência desleal.

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Requer a concessão da tutela de urgência para que: (1) a ré se abstenha de
recolocar em seus respectivos sites e página de facebook e outras mídias da
internet as publicidades sobre os produtos da Marca Marcon, bem como (2)
apresente nos autos todas as notas fiscais dos últimos 05 anos de aquisição de
produtos com a Marca Marcon ou com 'marca similar Braclay', assim como,
todas as notas fiscais de vendas dos produtos da Marca Marcon ou
com a marca similar Braclay.
DECIDO.
Não verifico o preenchimento de todos os elementos do art. 300 do NCPC
para a antecipação dos efeitos da tutela nos termos postulados, senão veja-se.
O mencionado dispositivo estabelece:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo.
§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir
caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte
possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente
hipossuficiente não puder oferecê-la.
§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação
prévia.
§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando
houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
Assim, essencialmente, conceder-se-á a tutela de urgência quanto houver: (1)
probabilidade do direito; e (2) risco de dano de perecimento do próprio direito
ou ao resultado útil do processo; por outro lado, não pode existir perigo de
irreversibilidade da medida.
No caso, não há probabilidade do direito. Embora a autora afirme ser titular da
marca mista 'Marcon', o que se verifica pelos documentos juntados aos autos é
que os pedidos de registro pendem de exame de mérito pelo INPI [fls. 43/49].
Isso não afasta, entretanto, sua legitimidade, já que a Lei de Propriedade

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Industrial assegura ao depositante alguns direitos:
Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de:
I - ceder seu registro ou pedido de registro;
II - licenciar seu uso;
III - zelar pela sua integridade material ou reputação.
A jurisprudência do C. STJ ainda aponta para a possibilidade de adoção de
medidas judiciais que visem à repressão de atos de concorrência desleal
independentemente
da
existência
de
registro
validamente
expedido,
considerando que a demora na outorga do registro não pode andar a favor do
contrafator [REsp no 1.032.104-RS].
Entretanto, a pretensão da autora de proibir a revenda dos produtos por
terceiro encontra vedação no ordenamento jurídico, já que a LPI consagrou
em seu art. 132 o princípio do exaurimento da marca:
Art. 132. O titular da marca não poderá: [...]
III - impedir a livre circulação de produto colocado no mercado interno, por si
ou por outrem com seu consentimento, ressalvado o disposto nos §§ 3o e 4o do
art. 68;
Assim, ao titular da marca ou ao depositante não é dado impedir a livre
circulação do produto colocado no mercado interno. Após a primeira venda,
não se pode invocar o direito de exclusividade para impedir as vendas
subsequentes.
Nesse sentido, colhe-se precedente da E. 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial:
Ação cominatória. Propriedade industrial. Autora que visa impedir a
comercialização de produtos em 'website'de intermediação de vendas,
buscando, ainda, reparação por danos morais. Sentença de improcedência.
Apelação da autora. Recorrente que não titula direito marcário, mas apenas
acordo de exclusividade de comercialização dos produtos em discussão.
Pretensão limitada pelo disposto no art. 132, III, da Lei de Propriedade

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Industrial. Princípio do exaurimento da marca. Impossibilidade de terceiro
impedir a circulação do produto após sua regular introdução no mercado
nacional. Anúncios que não contêm produtos contrafeitos, mas apenas artigos
que violariam o direito de distribuição exclusiva. Precedentes deste TJSP e do
STJ. Manutenção da sentença recorrida. Apelação desprovida. [TJSP, Apelação
no
1001114-63.2016.8.26.0529,
Rel.
Des.
CESAR
CIAMPOLINI,
j.
12/04/2017]
Situação diversa, no entanto, ocorreria no caso de serem contrafeitos os
produtos comercializados pela parte ré hipótese levantada pela autora,
considerando que os preços praticados pelas requeridas são inferiores aos do
canal oficial de distribuição da marca, bem como pela suposta inexistência de
aquisição diretamente da autora ou de distribuidores autorizados.
Mas a discrepância nos preços é apenas um indicativo de contrafação, não
existindo qualquer outra prova nesse sentido que justifique a determinação à
parte requerida de abstenção de sua comercialização ou de realizar a
propaganda em seu site, pois o direito de zelar pela marca entra seu limite no
livre comercio e publicidade dos produtos adquiridos licitamente.
Portanto, até que haja prova em contrário, permanece a possibilidade de a ré
efetuar a publicidade e comercialização dos produtos que ostentem a marca da
parte autora.
A exibição de documentos, por sua vez, formulada de forma antecedente,
ocorre por meio do preenchimento dos requisitos da produção antecipada de
provas, previstos no art. 381 do CPC, e seu deferimento liminar, invertendo a
fase de dilação probatória, ocorre caso preenchido, também os requisitos do
art. 300 do CPC.
Todavia, não houve comprovação da necessidade de adiantamento da vinda de
tais documentos, seja pela ausência de preenchimento dos requisitos do art.
381, podendo os autores aguardarem a manifestação da parte contrária e o
andamento normal do feito para a vinda dos documentos.
Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência.(...)' (fls. 87/92, na

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numeração dos autos de origem).
A agravante alega, em síntese, que (a) a decisão agravada não considerou as
provas trazidas aos autos; (b) a agravada nunca foi revendedora dos produtos
da marca Marcon; (c) os preços ofertados demonstram que o produto
vendido pela agravada é contrafeito; (d) a agravada engana os clientes
interessados em adquirir produtos da marca Marcon a levarem produtos da
marca Braclay.
Requer antecipação de tutela para que a agravada 'retire e se abstenha de recolocar
em seus respectivos sites e página de facebook e outras mídias da internet as publicidades
sobre os produtos da Marca Marcon, até julgamento final do presente e da ação, sob pena de
multa diária, tudo em conformidade aos artigos 497, 498 e seguintes do NCPC, em valor
não inferior a R$1.000,00 (hum mil reais) por dia ou valor que melhor entender o Juízo', e,
ao final, o provimento do recurso para reforma da decisão agravada.
É o relatório.
Não verifico a presença dos requisitos legais para deferir a antecipação de
tutela requerida, pois ausentes elementos que demonstrem fumus boni iuris e
periculum in mora na postulação da agravante.
Isso porque, conforme se verifica nos autos, ao menos em análise superficial e
perfunctória, os documentos acostados, quais sejam: (a) catálogo de
produtos do site https://www.barclay.com.br/ (fls. 50/53); (b) declaração da
'Refema Representações' informando que entre os anos de 2016 e 2018 foi
procurada pela agravada interessada em adquirir produtos da marca Marcon
(fls. 54/55); (c) e-mail com orçamento de produto da marca Marcon vendido
pelo revendedor 'Ferramentas Gerais', no qual não se pode verificar com que o
suposto concorrente que oferece preço menor é, de fato, a agravada (fls.
56/58); (d) imagens do site https://www.barclay.com.br/ (fls. 59/60 e 64/74);
(e) e-mail com orçamento de produto da marca Marcon vendido pela
agravada e de produto similar, da marca Braclay, vendido a preço menor (fls.

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61/63); (f) e-mail com orçamento de produtos da marca Braclay oferecido à
cliente como opção similar mais barata ao produto cotado da marca Marcon
(fls. 75/77); não são capazes de demonstrar a prática de concorrência
desleal e demais infrações imputadas à agravada.
Ademais, quanto ao periculum in mora, conforme informa na minuta
recursal (fls. 1/15), a agravada, aparentemente, atua como suposta
representante dos produtos da agravante já há mais de 5 anos, sem que se
tenha notícia de qualquer insurgência da agravante a este respeito durante este
longo período. Assim sendo, de se supor que bem possa a agravante aguardar
pelo julgamento colegiado do agravo.
É o quanto basta, por ora, para a decisão de indeferir, como efetivamente
indefiro a pleiteada antecipação de tutela.
À contraminuta.
Intimem-se” (fls. 186/189; grifo, negrito e itálico do original).
Contraminuta a fls. 158/161.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO.
Mantenho a decisão agravada, pelos fundamentos
antes deduzidos.
O deferimento de tutela provisória inaudita altera
parte é “providência que só deve ser tomada pelo juiz em situações

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excepcionais” (NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE
NERY, CPC Comentado, 17a ed., pág. 232), por basear-se em alegações
unilaterais da parte interessada.
A este respeito, veja-se na doutrina:
“Evitar injustificáveis diferenças de tratamento impõe aos pedidos de tutela
antecipada a observância do contraditório sempre que não houver prejuízo em
decorrência da bilateralidade do processo. Não se pode conceber um processo
unilateral, em que somente uma parte age no sentido de obter vantagem em
relação ao adversário, sem que este apresente suas razões ou, pelo menos, sem
que se lhe dê efetiva oportunidade de manifestar-se. (....)
Daí a crítica que se faz ai culto exacerbado de tal espécie de tutela ao enfocar a
realidade a partir de um único prisma. Critica-se também a concessão de tutela
provisória (seja ela cautelar, antecipada ou ainda de evidência) sem que seja
ouvida a parte contrária quando o contraditório não prejudicar o direito
alegado pelo demandante. O diferimento do contraditório é medida
excepcional, justificada pelo risco de ineficácia do provimento jurisdicional a
ser emitido.” (PAULO HENRIQUE DOS SANTOS LUCON, Tutela
Provisória no NCPC, coord. de CÁSSIO SCARPINELLA BUENO,
págs. 235/236; grifei).
Veja-se, na jurisprudência das Câmaras Reservadas
de Direito Empresarial desta Corte:
“AÇÃO COMINATÓRIA CONCORRÊNCIA DESLEAL - PEDIDO DA
AUTORA, ORA AGRAVADA, PARA QUE A RÉ SE ABSTENHA DE
USAR A MARCA 'TRIART' DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE
TUTELA DE URGÊNCIA Inconformismo da autora, que pleiteia a
concessão de tutela de urgência consistente na proibição da ré de utilizar a

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marca TRIART, cessando imediatamente seus anúncios na internet que a ela
façam referência, sob pena de multa diária. Não acolhimento - No caso em
discussão, inexistem, ainda, elementos que evidenciem a probabilidade do
direito, notadamente pelo fato de o feito ainda carecer de maior dilação
probatória A atividade da autora é basicamente de 'montagem de estandes em
showroom', enquanto a da ré, diz com “serviços de arquitetura” Dúvida que
não autoriza a concessão da liminar - Além disso, há perigo de irreversibilidade
da medida - Art. 300, CPC/2015 Decisão recorrida mantida RECURSO
DESPROVIDO.” (AI 2169457-35.2019.8.26.0000, SÉRGIO SHIMURA;
grifei).
“TUTELA ANTECIPADA. Ação indenizatória cumulada com pedido de
abstenção. Pedido liminar para que os réus cessem a utilização dados e
informações supostamente pertencentes à autora. Intenção antecipatória
indeferida em primeiro grau. Pertinência. Suporte documental que não
demonstra de maneira inequívoca a deslealdade concorrencial suscitada.
Indispensabilidade do aperfeiçoamento da demanda. Ausentes os requisitos
legais (art. 300 CPC/15). Tutela antecipada negada. Agravo não provido.” (AI
2239846-45.2019.8.26.0000, RICARDO NEGRÃO; grifei).
Mais ainda, conforme exposto em sede liminar, a
autora teve ciência da alegada prática de concorrência desleal há mais de
cinco anos. Esperou, de fato, todo esse tempo para arguir a irregularidade.
Nesses casos, o Enunciado 362 da IV Jornada de
Direito Civil, que trata da vedação do comportamento contraditório, assegura
a proteção da parte contra a outra que busca exercer uma posição jurídica
distinta daquela adotada anteriormente.
O venire contra factum proprium “pode ser
definido como a vedação ao comportamento contraditório no exercício de

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posições jurídicas, sendo pressupostos para sua aplicação (i) a existência de
um direito exercitável; (ii) o comportamento inicial do titular apto a
despertar a legítima confiança da contraparte em determinado sentido (facta
propria); (iii) o efetivo investimento na confiança pela contraparte; (iv) o
comportamento posterior em contradição àquele inicial, frustrando a
legitima confiança investida” (JULIO GONZAGA ANDRADE NEVES, A
Suppressio (Verwirkung) no Direito Civil, pág. 80).
Assim, ANTÔNIO MANUEL DA ROCHA E
MENEZES CORDEIRO:
“A locução venire contra factum proprium traduz o exercício de uma posição
jurídica em contradição com o comportamento assumido anteriormente pelo
exercente. Esse exercício é tido, sem contestação por parte da doutrina que o
conhece, como inadmissível. (...) A proibição de venire contra factum proprium
representa um modo de exprimir a reprovação por exercícios inadmissíveis de
direitos e posições jurídicas. Perante comportamentos contraditórios, a ordem
jurídica não visa a manutenção do status gerado pela primeira atuação, que o
Direito não reconheceu, mas antes a proteção da pessoa que teve por boa, com
justificação, a atuação em causa. O factum proprium impõe-se não como
expressão da regra pacta sunt servanda, mas por exprimir, na sua continuidade,
um fator acautelado pela concretização da boa-fé.” (Da Boa Fé no Direito
Civil, 6a ed., págs. 742 e 769; grifei).
Este recurso, ora em julgamento, é um dos casos em
que a vedação ao comportamento contraditório, nem sempre aplicável em
Direito Comercial, há de ser afirmada.
Por fim, observe-se, não fosse tudo isso, de todo o

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modo, não se entreveria, neste momento, risco de dano irreparável ou de
difícil reparação à agravante, na medida em que eventuais prejuízos que
sofreu poderão ser apurados ao longo da demanda, que é também
indenizatória, e estimados em pecúnia.
Posto isso, como dito, mantenho a decisão agravada.
DISPOSITIVO.
Nego provimento ao agravo de instrumento.
Consideram-se, desde logo, prequestionados todos
os dispositivos constitucionais e legais, implícita ou explicitamente, influentes
na elaboração deste voto. Em que pese este prévio prequestionamento, na
hipótese de apresentação de embargos de declaração, ficam as partes
intimadas a manifestar, no próprio recurso, querendo, eventual oposição ao
julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução no 772/2017 deste
Tribunal, entendendo-se o silêncio como concordância.
É como voto.
CESAR CIAMPOLINI
Relator