Tribunal: TJSP
Processo: 2258475-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Ação de obrigação de não fazer c.c. reparação de danos – Decisão que indeferiu tutela de urgência, para abstenção de comercialização de produto apontado de violar trade dress da marca registrada pela autora – Inconformismo – Acolhimento – Probabilidade do direito evidenciada no – Cotejo visual entre os produtos comercializados pelas partes que revela explicita imitação dos elementos

Ementa:
Ação de obrigação de não fazer c.c. reparação de danos – Decisão que indeferiu tutela de urgência, para abstenção de comercialização de produto apontado de violar trade dress da marca registrada pela autora – Inconformismo – Acolhimento – Probabilidade do direito evidenciada no – Cotejo visual entre os produtos comercializados pelas partes que revela explicita imitação dos elementos nominativos e figurativos das marcas registradas junto ao INPI com nítida violação ao trade dress – Percepção do uso das mesmas cores na embalagem; semelhança nos dados de identificação do produto; identidade no uso de tipografia no formato itálico, com idêntico destaque do volume, do princípio ativo e da porcentagem por mililitro (20 mL, iboprofeno para uso infantil e 10mg/100ml) em vermelho – Semelhança suficientes a causar confusão na mente do consumidor Entendimento jurisprudencial no sentido de que "o fato de haver características distintivas, não é suficiente para afastar o reconhecimento da contrafação. A imitação entre marcas não se verifica pelos elementos díspares, e sim pelos semelhantes e pela forma de combinação e distribuição deles no produto ou símbolo" (TJRS) – Decisão reformada – Recurso provido, por maioria de votos, vencido o Relator Sorteado.

Dispositivo: deram provimento ao recurso, por maioria de votos, vencido o Relator Sorteado, que declara. Acórdão com o 2o Juiz

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998771
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2258475-33.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
HYPERMARCAS S/A, é agravado CIFARMA CIENTIFICA FARMACÊUTICA
LTDA..
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos,
deram provimento ao recurso. Acórdão com 2o Juiz, Des. Ricardo Negrão. Declara voto
o relator sorteado, Des. Grava Brazil.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO NEGRÃO, vencedor, GRAVA BRAZIL, vencido, SÉRGIO SHIMURA
(Presidente).
São Paulo, 1o de dezembro de 2020
*
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2258475-33.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: HYPERMARCAS S/A
AGRAVADO: CIFARMA CIENTIFICA FARMACÊUTICA LTDA.
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 40.596
Ação de obrigação de não fazer c.c. reparação de danos
Decisão que indeferiu tutela de urgência, para abstenção de
comercialização de produto apontado de violar trade dress
da marca registrada pela autora
Inconformismo

Acolhimento
Probabilidade do direito evidenciada no
Cotejo visual entre os produtos comercializados pelas
partes que revela explicita imitação dos elementos
nominativos e figurativos das marcas registradas junto ao
INPI com nítida violação ao trade dress
Percepção do
uso das mesmas cores na embalagem; semelhança nos
dados de identificação do produto; identidade no uso de
tipografia no formato itálico, com idêntico destaque do
volume, do princípio ativo e da porcentagem por mililitro
(20 mL, iboprofeno para uso infantil e 10mg/100ml) em
vermelho
Semelhança suficientes a causar confusão na
mente do consumidor Entendimento jurisprudencial no
sentido de que “o fato de haver características distintivas,
não é suficiente para afastar o reconhecimento da
contrafação. A imitação entre marcas não se verifica pelos
elementos díspares, e sim pelos semelhantes e pela forma de
combinação e distribuição deles no produto ou símbolo”
(TJRS)
Decisão reformada
Recurso provido, por
maioria de votos, vencido o Relator Sorteado.
Dispositivo: deram provimento ao recurso, por maioria de
votos, vencido o Relator Sorteado, que declara. Acórdão
com o 2o Juiz
Mantido
o
relatório
apresentado
pelo
DD.
Desembargador Sorteado:
1 - Trata-se de agravo de instrumento
tirado de decisão
que, em ação de obrigação de não fazer, indeferiu tutela de urgência,
requerida para retirar do mercado medicamento
produzido pela ré.

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Inconformada,
recorre a autora, alegando, em resumo,
que é irrefutável
a imitação de seu produto, já conhecido no mercado, pela
embalagem
do medicamento
comercializado
pela ré, destacando-se
que se
trata de produto destinado à mesma finalidade e com o mesmo princípio
ativo. Ressalta que a ré utilizou exatamente
as mesmas cores na
embalagem
de seu produto, com a clara intenção de causar a confusão do
consumidor,
o que, ainda que não ocorra pela confusão direta, pode se dar
com a associação indevida, ou seja, com aproveitamento
parasitário
dos
altos investimentos
feitos em torno dos sinais distintivos do produto. Relata
que notificou extrajudicialmente
a ré informando
a respeito da violação de
seu direito, tendo obtido resposta no sentido de que, mesmo sem o
reconhecimento
do ilícito, já estaria sendo providenciada
a alteração da
embalagem,
tendo sido estabelecido
o prazo de 3 meses para a retirada
completa do produto (com a embalagem
nas mesmas cores) do mercado.
Contudo, voltou a encontrar o produto nas prateleiras,
e recentemente
em
farmácias que vendem pela internet. Invoca os arts. 2o e 195, III, da Lei n.
9.279/96. Argumenta
que o próprio juízo de origem reconheceu
a
semelhança
entre as embalagens,
motivo pelo qual se faz presente a
probabilidade
do direito. Explica que a manutenção
do produto concorrente

no mercado já está gerando danos, sendo que a coexistência
dos produtos
semelhantes
no mercado pode agravar a situação, ocasionando
novas
imitações de outros concorrentes
e tornando o dano irreparável.
Alega que a
decisão usou jurisprudência
isolada em sua fundamentação,
que tomou por
base julgado não vinculante do STJ. Pede antecipação
da tutela recursal.
O recurso foi processado
sem o efeito pretendido
(fls.
152), dispensando-se
a intimação da ré, posto não formada, ao tempo da
interposição,
a relação jurídico-processual.

A r. decisão agravada e a prova da intimação encontram-
se a fls. 32/36 e 37/38. O preparo foi recolhido (fls. 30/31).
É o relatório do necessário.
Distintamente ao entendimento do Relator Sorteado que,
pelo seu voto, negaria provimento ao recurso, a Maioria dá provimento ao
recurso, com os fundamentos ora expostos e apresentados em sessão
telepresencial de julgamento.
Na análise de pedido de tutela de urgência visando à
abstenção de comercialização de produto violador do conjunto imagem da
embalagem de produto, esta Câmara tem se conduzido pelo cotejo visual
entre os produtos comercializados, a anterioridade do uso, o uso das cores,
dos aspectos gráficos e da distribuição dos dizeres de identificação e de

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informação impressos na embalagem.
Nesse sentido:
AI
2277497-14.2019,
Rel.
Des.
Ricardo Negrão, j. 9-6-2020:
AC A~O DE ABSTENC A~O DE USO DE
CONJUNTO- IMAGEM, CUMULADA COM PEDIDO
DE REPARAC A~O DE DANOS
Decisão que
indeferiu
tutela
provisória
de
urgência

Inconformismo
Acolhimento
Presença dos
requisitos do art. 300, do CPC, para concessão da
tutela provisória de urgência
Demonstração do
ato de concorrência desleal Conjuntos-imagens
de todos os produtos da agravante, com registro
em Órgão Registrário da Bélgica
Direitos não
registráveis no Brasil, mas protegidos contra atos
de
concorrência
desleal
parasitária

Possibilidade de confusão do consumidor

Demonstração de uso anterior pela agravante

Precedentes
Decisão reformada
Recurso
provido por maioria de votos.
Dispositivo: por maioria de votos
deram provimento ao recurso, vencido o Relator
Sorteado
que
declara,
acordão
com
o
2o
Desembargador.
AI 2263963-37.2018, Rel. Araldo Teles, j. 26-8-2019:

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Tutela de urgência. Abstenção de
uso das marcas DROGARIAS ULTRA POPULAR,
DROGARIAS SUPER POPULAR e FARMA ́CIA
SUPER POPULAR pela agravada. Fotografias que,
em princípio, indicam que a recorrida, com a
denominação de DROGARIA HIPER POPULAR,
viola
a
marca
mista
DROGARIAS
ULTRA
POPULAR, ante a similitude dos elementos
nominativos,
o
grafismo
das
letras
quase
idênticos, escritas em caixa alta, nas cores
amarelo, branco e vermelho, e com a cruz no
mesmo local da marca depositada. Reprodução do
conjunto-imagem e possibilidade de confusão do
público
consumidor
verificada.
Tutela
parcialmente concedida para determinar que a
agravada se abstenha de utilizar a diagramação e
layout da fachada que viole o trade-dress da
agravante.
Recurso parcialmente provido.
AI
2134539-05.2019,
Rel.
Cesar
Ciampolini, j. 21-8-2019:
Ação cominatória de abstenção de
uso de "trade dress" cumulada com pedidos de
índole indenizatória. Decisão deferindo tutela de
urgência a` autora. Agravo de instrumento da re ́.
Evidentes semelhanças de conjunto- imagem

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entre os produtos comercializados pelas partes
que,
ademais,
possuem
idêntica
finalidade.
Jurisprudência das Câmaras Reservadas de
Direito Empresarial, inclusive em precedentes
envolvendo
o
“Bioto nico
Fontoura”,
comercializado pela autora. Decisão agravada
mantida. Recurso desprovido.
Veja-se, por exemplo, os fundamentos lançados por esta
Câmara no exame do litígio entre a ora agravante, fabricante do Biotônico
Fontoura e a Natubrás Indústria e Comércio de Produtos Naturais Ltda., AI
n. 2133189-16.2018, j. em 26-11-2018:
TUTELA ANTECIPADA
Demanda de obrigação de não fazer que
pretende eliminar violação do trade dress explorado pelo suplemento
alimentar
“Biotônico
Fontoura”

Relevância
da
fundamentação
apresentada
Comercialização de produto pela ré com mesmo padrão
visual utilizado por empresa que explora conjunto-imagem
bastante
tradicional
Produtos destinados a idêntica finalidade
Possibilidade de
indevida associação entre os produtos não descartada, e manifesta
apropriação indevida da agravada sobre o investimento da empresa mais
tradicional na construção de sua marca Ordem de abstenção pertinente
Não acolhidos, entretanto, os parâmetros cominatórios pretendidos pela
recorrente Suficiente a fixação de prazo de 15 dias para cumprimento da
ordem, sob pena da incidência de multa diária de R$ 1.000,00
Agravo
parcialmente provido.
DISPOSITIVO: Deram parcial provimento ao agravo de instrumento.
Naquele exame, esta Câmara adotou o fundamento deste
Relator, assim expresso:
ENQUADRAMENTO LEGAL
Interpreta-se do argumentado desde o pedido inicial que a
controvérsia iniciada pela empresa Hypera reside na
apresentação
visual
das embalagens dos produtos

entendida de maneira global que sob a concepção da autora

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expõe ao mercado consumidor conjuntos-imagens com
percepções sígnicas bastante semelhantes, o que acaba por
ocasionar indesejada concorrência desleal.
É a chamada violação de trade dress, definido nos dizeres do
teórico José Carlos Tinoco Soares:
[..] o termo “trade dress” significa a imagem total ou a
aparência geral de um produto ou serviço, incluindo, mas não
limitado a, desenho da embalagem, rótulos, recipientes,
mostruários, à decoração, às cores, ao desenho do produto, à
característica do produto ou à combinação de características
do produto; “trade dress” é combinação de elementos ou
figuras que são ou se tornam associadas exclusivamente com
uma existência particular que permitem funcionar como um
indicador de origem do produto.
(SOARES, José Carlos Tinoco, “Concorrência desleal” vs.
“Trade Dress” e/ou “Conjunto-imagem, p. 213).
Embora não haja menção ao conjunto-imagem (ou trade
dress) na legislação específica, o tema tem sido objeto de
análise recorrente nas Cortes pátrias, e é tutelado pelos
dispositivos que coíbem a prática de concorrência desleal,
notadamente pelo uso de artifício que induz ao desvio da
clientela de quem primeiro explorou mercadoria nas
configurações reproduzidas (art. 195, III da Lei n. 9279/96).
Conforme vem compreendendo esta Corte, a questão relativa
ao trade dress de um produto deve ser ponderada com foco na
caracterização e inibição do aproveitamento parasitário e
confusão gerada em relação ao público-alvo do produto, em
juízo que antecede qualquer discussão acerca de registros
marcários e exclusividade de exploração.
Tutela-se, portanto, o resguardo ao consumidor e a coibição
de ações entre os agentes que atuam na ordem econômica e
que tendam a desvirtuá-la com a prática de concorrência
desleal, seja ela ostensiva, pela cópia integral de um padrão
já consolidado, seja ela situada no campo da indução pela
repetição de padrões, formatos, cores e demais elementos que
possam remeter o adquirente do produto novo a um item já
existente e bem estabelecido no mercado.
Conforme anotou o Supremo Tribunal Federal na análise do
Recurso Extraordinário n. 5232, “a livre concorrência, com
toda liberdade, não é irrestrita; o seu exercício encontra
limites nos preceitos legais que a regulam e nos direitos dos

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outros concorrentes, pressupondo um exercício leal e honesto
do direito próprio, expressivo da probidade profissional;
excedidos esses limites, surge a concorrência desleal, que
nenhum preceito legal define e nem poderia fazê-lo, tal a
variedade de atos que podem constituí-los” (RT n. 184, p.
914).
ÂMBITO DE VIOLAÇÃO IDENTIFICADO
Delimitado o enquadramento legal da questão em estudo,
deve ser destacado que superficial análise comparativa dos
elementos contrapostos nos autos já é suficiente a demonstrar
o relevante grau de indução ideológica contida no produto
explorado pela empresa Natubrás, não se reputando
imprescindível a produção de prova pericial para essa
constatação.
O que se tem, in casu, é o pioneirismo da configuração visual
do produto “Biotônico Fontoura” que, segundo descritivo da
agravante, está no mercado há mais de 100 anos, circulando
no mercado o tônico fabricado sob a forma de um líquido
marrom, acondicionado na clássica embalagem transparente
e com rótulo preponderantemente verde e amarelo.
Por sua vez, a ré explora o líquido marrom
que deve ser
considerado indissociável da natureza e composição do
produto em embalagem expressivamente semelhante, pois
reproduz o formato, aspecto transparente e, em especial, as
distintivas cores verde e amarela que foram há muitas
décadas foram incorporadas ao conceito do produto defendido
pela Hypera.
Não se afiguram suficientes as diferenças listadas pela
agravada em contraminuta, pois o fato de a cor da tampa, a
fonte e os adornos serem diferentes não sobrepõem os
elementos distintivos que se destacam na percepção do
consumidor quando exposto ao produto nas prateleiras dos
estabelecimentos comerciais.
Reconhece-se que esta indevida associação considerada detém
carga bastante subjetiva, podendo ou não ocorrer a depender
do grau de atenção e discernimento do consumidor, o que,
entretanto, não afasta a necessidade de a questão ser vista
com cautela e necessária proteção pelo Poder Judiciário.
A construção de uma marca forte e bem estabelecida

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demanda o investimento de esforço humano e financeiro que
se prolonga no tempo e, exatamente como ocorre com a marca
“Biotônic Fontoura”, muitas vezes ultrapassa a barreira de
um século.
Trabalha-se e investe-se muito para que um produto seja
amplamente reconhecido visualmente junto ao exigente
mercado consumidor, de modo que a reprodução substancial
deste padrão imagético por outra empresa afigura-se como
inconcebível usurpação.
Para a empresa-ré, que se apropriou de significativa porção
do trade dress construído por décadas pela marca “Biotônico
Fontoura”, o caminho de reconhecimento junto ao consumidor
torna-se abreviado e facilitado de forma desleal e vedada pelo
sistema de disciplina concorrencial vigente.
Não há, portanto, qualquer argumentação ou subjetividade
que defenda a agravada neste aspecto.
A imitação do conjunto-imagem se apresenta em contingente
ostensivo, afigurando-se pertinente, portanto, a ordem
concedida no despacho de processamento do agravo nos
seguintes termos:
[..] Destarte, reputo pertinente a concessão de ordem liminar
para que, em 15 dias, a ré se abstenha de explorar o produto
com conjunto-imagem semelhante ao da autora, devendo
reestilizá-lo de modo a distanciar-se de maneira inequívoca
do trade dress do produto “Biotônico Fontoura”, sob pena da
incidência de multa diária fixada em R$ 1.000,00.
Destaca-se, ainda, que há nas Câmaras Reservadas em
matéria empresarial precedente de proteção à marca
“Biotônico Fontoura”:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA
DEFERIDA.
TRADE
DRESS.
ABSTENÇÃO
DE
FABRICAÇÃO, VENDA, ESTOQUE E DIVULGAÇÃO DO
PRODUTO DA RÉ EM EMBALAGENS SEMELHANTES ÀS
DA AUTORA. MANUTENÇÃO. EM SEDE DE COGNIÇÃO
SUMÁRIA, VERIFICA-SE A EXISTÊNCIA DE EVIDENTES
SEMELHANÇAS ENTRE OS PRODUTOS, HÁBEIS A
GERAR CONFUSÃO E ASSOCIAÇÃO INDEVIDA PELO
PÚBLICO CONSUMIDOR. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2072191-82.2018.8.26.0000;
Relator (a): Alexandre Lazzarini; Órgão Julgador: 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 1a

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VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM;
Data
do
Julgamento:
01/08/2018;
Data
de
Registro:
02/08/2018)
[..]
II) À luz de todas essas considerações, justifica-se, no caso
concreto, a manutenção da tutela antecipada deferida em
favor da autora/agravada, haja vista que, em sede de cognição
sumária,
verifica-se
considerável
similitude
entre
a
embalagem do produto comercializado pela autora (“Biotônico
Fontoura”) e o produto comercializado pela ré (“Bioforzan”),
suficientes para causar confusão e associação indevida no
público consumidor, com desvio de clientela.
Conforme se observa às fls. 07 do agravo, as embalagens
transparentes dos produtos possuem formatos bastante
semelhantes, sendo transparentes e contendo o líquido com a
mesma coloração (marrom). Além disso, ambas possuem
rótulo vertical em sua parte central, deixando à mostra o
produto nas partes superior, inferior e lateral. Ambos os
rótulos possuem as cores verde e amarela, sendo que as
marcas estão escritas em letras maiuscúlas, na cor branca, na
parte superior, com fundo verde e circundadas na cor
amarela.
Também há a indicação da quantidade do produto na parte de
baixo da embalagem, em letras amarelas, circundadas pela
cor verde, e em ambas há uma outra figura verde na parte de
baixo, com letras nela inserida.
O formato das tampas também é exatamente o mesmo, e,
embora a tampa da autora seja verde e a da ré branca, o
conjunto-imagem das embalagens é bastante semelhante, o
que, em princípio, é suficiente para ensejar uma associação
indevida pelo público consumidor.
Destaca-se,
por
conseguinte,
que
o
produto
da
autora/agravada (“Biotônico Fontoura”) é conhecido no
mercado há anos, e que o produto da ré possui a mesma
finalidade e é destinado ao mesmo público consumidor, de
maneira que, no caso concreto, há evidente risco de dano
irreparável ou de difícil reparação à autora. [..]
No julgamento pelo E. STJ do recurso interposto contra

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a r. decisão que não admitiu seu recurso especial, o Min. Relator João
Otávio de Noronha (ARESP 1697793, j. em 1-6-2020) identificou os
elementos que devem ser considerados nesse exame:
[..] II) À luz de todas essas considerações, justifica-se, no caso
concreto, a manutenção da tutela antecipada deferida em
favor da autora/agravada, haja vista que, em sede de cognição
sumária,
verifica-se
considerável
similitude
entre
a embalagem do
produto
comercializado
pela
autora
("Biotônico Fontoura") e o produto comercializado pela ré
("Bioforzan"), suficientes para causar confusão e associação
indevida no público consumidor, com desvio de clientela.
Conforme
se
observa
às
fls.
07
do
agravo,
as embalagens transparentes dos produtos possuem formatos
bastante semelhantes, sendo transparentes e contendo o
líquido com a mesma coloração (marrom). Além disso, ambas
possuem rótulo vertical em sua parte central, deixando à
mostra o produto nas partes superior, inferior e lateral.
Ambos os rótulos possuem as cores verde e amarela, sendo
que as marcas estão escritas em letras maiuscúlas, na cor
branca, na parte superior, com fundo verde e circundadas na
cor amarela.
Também há a indicação da quantidade do produto na parte de
baixo da embalagem, em letras amarelas, circundadas pela
cor verde, e em ambas há uma outra figura verde na parte de
baixo, com letras nela inserida.
O formato das tampas também é exatamente o mesmo, e,
embora a tampa da autora seja verde e a da ré branca, o
conjunto-imagem das embalagens é bastante semelhante, o
que, em princípio, é suficiente para ensejar uma associação
indevida pelo público consumidor.
Destaca-se,
por
conseguinte,
que
o
produto
da
autora/agravada ("Biotônico Fontoura") é conhecido no
mercado há anos, e que o produto da ré possui a mesma
finalidade e é destinado ao mesmo público consumidor, de
maneira que, no caso concreto, há evidente risco de dano
irreparável ou de difícil reparação à autora. (fls. 454/458)

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Assim, incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial"), uma
vez que a pretensão recursal demanda o reexame do acervo
fático-probatório juntado aos autos.
Nesse sentido: "O recurso especial não será cabível quando a
análise da pretensão recursal exigir o reexame do quadro
fático-probatório, sendo vedada a modificação das premissas
fáticas firmadas nas instâncias ordinárias na via eleita
(Súmula n. 7/STJ)" (AgRg no REsp n. 1.773.075/SP, relator
Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 7/3/2019).
Confiram-se ainda os seguintes precedentes: AgRg no AgRg
no AREsp n. 1.374.756/BA, relatora Ministra Laurita Vaz,
Sexta Turma, DJe de 1o/3/2019; AgInt nos EDcl no AREsp n.
1.356.000/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
Turma, DJe de 6/3/2019; e REsp n. 1.764.793/RJ, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
8/3/2019.
Pois bem, passemos ao exame das embalagens objeto do
presente recurso:
Do exame visual percebe-se desde logo o uso das mesmas
cores na embalagem; a semelhança nos dados de identificação do produto; a
identidade no uso de tipografia no formato itálico, com idêntico destaque do

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volume, do princípio ativo e da porcentagem por mililitro (20 mL, iboprofeno
para uso infantil e 10mg/100ml) em vermelho.
Essas semelhança são suficientes a causar confusão na
mente do consumidor fazendo-o entender tratar-se do mesmo produto ou de
produto similar com vantagens quanto ao preço (até 54% mais barato;
Alivium é oferecido por 36,29 ou 29, 29 na oferta com desconto de 20% e
Aludor é oferecido por R$ 23,99, em www.farma22.com.br) .
Segundo Alina Wheeler (Design de Identidade
da Marca.
Porto Alegre: Bookman Companhia Editora, 2008, 2a ed., p. 143) os
elementos básicos na embalagem são:
A prateleira é o ambiente de marketing mais competitivo que
existe.
O bom design vende. Ele é uma vantagem competitiva.
O posicionamento relativo à concorrência e a outros
componentes da linha de produtos é fundamental para o
desenvolvimento de uma estratégia de embalagem.
Uma abordagem disciplinada e coerente leva a uma presença
de marca unificada e poderosa.
A
estrutura
e
a
gratificação
podem
se
desenvolver
simultaneamente. É um debate sobre que nasceu primeiro, o
ovo ou a galinha.
As extensões da marca dentro de uma linha de produtos são
sempre uma luta decisiva entre diferenciação e coerência.
Considere o ciclo de vida completo da embalagem e sua
relação com o produto: fonte, impressão, montagem, envase,
preservação,
expedição,
exibição,
compra,
uso
e
reciclagem/descarte.
[..]
Observa-se que no estudo precedente ao uso da
embalagem imitativa pela agravada adotou-se um posicionamento de
aproximação visual ao produto já existente (segundo informam os
Advogados da agravante, a embalagem reproduzida vem sendo utilizada
desde meados de 2016 e a da agravada desde agosto de 2019, segundo dados
contidos no relatório IMS PMB, que audita a venda de medicamentos) para
concorrer com seu produto nas prateleiras das drogarias e farmácias.

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Disso decorre que há probabilidade no direito invocado
por evidentes semelhanças de conjunto-imagem entre os produtos
comercializados pelas partes produzidos e comercializados para o mesmo
público e com idêntica finalidade.
Assim também decidiu o E. Tribunal de Justiça do Rio
Grande do Sul na Ap. n. 70038423828, Comarca de Canoas, 9a Câmara
Cível, j. em 30-3-2011, publicação em 5-4-2011):
PROPRIEDADE
INDUSTRIAL.
MARCAS. CONTRAFAÇÃO. TUTELA INIBITÓRIA.
EMBALAGEM DE PRODUTO. CONCORRÊNCIA
DESLEAL. PERDAS E DANOS.
Configura-se a contrafação quando
se verifica que os elementos caracterizadores de
um produto de determinada fabricante, encontram
total semelhança com um produto de outra, que
detém precedente direito ao uso. O fato de haver
características distintivas, não é suficiente para
afastar o reconhecimento da contrafação. A
imitação entre marcas não se verifica pelos
elementos díspares, e sim pelos semelhantes e
pela forma de combinação e distribuição deles no
produto ou símbolo. A utilização conjunta de
vários elementos coincidentes, que ao final
formam a apresentação do produto, é que faz
caracterizar a imitação e o intuito de confundir o
consumidor, ensejando o reconhecimento da
concorrência desleal. Ainda, ao se verificar a
existência ou não de contrafação, há que levar em

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conta a natureza do produto e o tipo de
consumidor a que ele se destina.
Na hipótese, no exame visual das
embalagens utilizadas pelas empresas, chama a
atenção a similitude entre elas, sendo inafastável
a possibilidade de confusão do consumidor,
circunstância que torna imperativo que se iniba a
contrafação.
Não se indenizam danos hipotéticos
ou presumidos. De tal sorte, deve o autor
comprovar a sua existência. Na hipótese de
contrafação, devese demonstrar que em razão
dela se deixou de vender quantidade significativa
de produtos, ou que teve sua imagem abalada.
APELO PARCIALMENTE PROVIDO .
Diante do exposto, entende a Maioria que está presente
a probabilidade do direito da agravante e, por essa razão dá-se provimento
ao recurso.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR DESIGNADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2258475-33.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: HYPERMARCAS S/A
AGRAVADA: CIFARMA CIENTÍFICA FARMACÊUTICA LTDA.
COMARCA: SÃO PAULO
Ação de obrigação de não fazer c.c. reparação de danos -
Decisão que indeferiu tutela de urgência, para abstenção de
comercialização de produto apontado de violar trade dress da
marca registrada pela autora - Inconformismo - Não
acolhimento - Probabilidade do direito não evidenciada no
exame prefacial (não formado o contraditório) - Cotejo visual
entre os produtos comercializados pelas partes que não revela
explicita imitação dos elementos nominativos e figurativos das
marcas registradas junto ao INPI ou nítida violação ao trade
dress - Decisão mantida - Recurso desprovido.
VOTO No 33266
1 - Trata-se de agravo de instrumento tirado de
decisão que, em ação de obrigação de não fazer, indeferiu tutela de
urgência, requerida para retirar do mercado medicamento
produzido pela ré.
Inconformada, recorre a autora, alegando, em
resumo, que é irrefutável a imitação de seu produto, já conhecido
no mercado, pela embalagem do medicamento comercializado pela
ré, destacando-se que se trata de produto destinado à mesma
finalidade e com o mesmo princípio ativo. Ressalta que a ré utilizou
exatamente as mesmas cores na embalagem de seu produto, com a
clara intenção de causar a confusão do consumidor, o que, ainda

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que não ocorra pela confusão direta, pode se dar com a associação
indevida, ou seja, com aproveitamento parasitário dos altos
investimentos feitos em torno dos sinais distintivos do produto.
Relata que notificou extrajudicialmente a ré informando a respeito
da violação de seu direito, tendo obtido resposta no sentido de que,
mesmo sem o reconhecimento do ilícito, já estaria sendo
providenciada a alteração da embalagem, tendo sido estabelecido o
prazo de 3 meses para a retirada completa do produto (com a
embalagem nas mesmas cores) do mercado. Contudo, voltou a
encontrar o produto nas prateleiras, e recentemente em farmácias
que vendem pela internet. Invoca os arts. 2o e 195, III, da Lei n.
9.279/96. Argumenta que o próprio juízo de origem reconheceu a
semelhança entre as embalagens, motivo pelo qual se faz presente
a probabilidade do direito. Explica que a manutenção do produto
concorrente no mercado já está gerando danos, sendo que a
coexistência dos produtos semelhantes no mercado pode agravar a
situação, ocasionando novas imitações de outros concorrentes e
tornando o dano irreparável. Alega que a decisão usou
jurisprudência isolada em sua fundamentação, que tomou por base
julgado não vinculante do STJ. Pede antecipação da tutela recursal.
O recurso foi processado sem o efeito pretendido (fls.
152), dispensando-se a intimação da ré, posto não formada, ao
tempo da interposição, a relação jurídico-processual.
A r. decisão agravada e a prova da intimação
encontram-se a fls. 32/36 e 37/38. O preparo foi recolhido (fls.

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30/31).
É o relatório do necessário.
2
A agravante é titular do direito de marca
nominativa
“Alivium”,
utilizada
para
a
comercialização
do
medicamento ibuprofeno, e ajuizou a ação em 20.09.2020,
requerendo tutela de urgência para “para determinar, inaudita altera
pars, que a Ré deixe, imediatamente, de comercializar, fabricar, manter em
depósito, exportar, importar, expor à venda ou anunciar, em meios físicos e
digitais, o produto/medicamento ALUDOR () e eventuais outros, com
embalagens que reproduzam e/ou imitem as características ou conjuntos-
imagens (trade dresses) das embalagens do produto/medicamento ALIVIUM (),
sob pena de multa diária em valor não inferior a R$10.000,00 (dez mil reais), o
que entende-se absolutamente suficiente e compatível com a obrigação e
urgência da situação. De modo a tornar o pedido ainda mais certo e
determinado, sobretudo este requerido em sede liminar, deverá a Ré passar a
utilizar, nas embalagens de seu produto ALUDOR () e eventuais outros,
CONJUNTOS DE CORES absolutamente diversos do ALIVIUM (), isto é,
abstendo-se de usar os CONJUNTOS VERDE-VERMELHO-BRANCO, nas
logotipias e demais informações, como, inclusive, se comprometeu em
16/09/2019”.
A decisão agravada indeferiu o pedido, tendo
constado de sua fundamentação:
“No presente caso, inexiste probabilidade do direito.
Embora o Juízo vislumbre semelhanças entre as embalagens
dos produtos“ALIVIUM” e “ALUDOR”, a medida pleiteada tem
caráter irreversível se deferida, determinar-se-iaque a parte

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requerida alterasse elementos distintivos de seus produtos o
que é vedado peloordenamento jurídico em sede de
antecipação de tutela.
Ademais, necessária instrução probatória com realização de
perícia técnica.
Esse tem sido o posicionamento adotado pelas E. Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial:
Agravo de instrumento Ação de obrigação de não fazer
c.c. indenização por reprodução indevida de trade dress e
prática de concorrência desleal Decisão agravada que
concedeu em parte a tutela de urgência pleiteada na
inicial, determinando que a ré se abstenha de produzir o
'amendoim crocante KukyNuts' em embalagem que
reproduza o conjunto-imagem da autora, no prazo de dez
dias, sob pena de sançõesprocessuais Inconformismo
Acolhimento
Não
preenchimento
dos
requisitoscumulativos do art. 300, do CPC Semelhança do
conjunto imagem das embalagensdos produtos da autora
e da ré que não é suficiente para caracterizar a existência
deconcorrência desleal Existência de distintividade aos
olhos do consumidor e consequente possibilidade de
associação indevida que constituem aspectos fáticos
essenciais à caracterização da concorrência desleal por
suposta "usurpação" de tradedress, que dependem de
dilação
probatória
Jurisprudência
do
C.
STJ
Inexistência,ademais, de risco de dano grave ou de difícil
reparação à autora, a justificar a tutela de urgência
Autora que, caso a demanda venha a ser julgada
procedente ao final, poderá se ressarcir dos eventuais
prejuízos experimentados Litigância de má-fé da ré
que,pelo que consta dos autos até este momento
processual, não se vislumbra Decisão agravada reformada
Recurso provido. [TJSP; 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial;
Agravo
de
Instrumento
no
2188566-69.2018.8.26.0000; Rel. Des. GRAVA BRAZIL; j.
04/12/2018].
Outrossim, poderá a parte prejudicada ser ressarcida em razão

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da eventual prática de atos de concorrência desleal.”
A decisão não deve ser reformada.
A concessão da tutela de urgência, conforme previsto
no art. 300, do CPC, depende da presença da probabilidade do
direito, bem como do perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo.
Nesse exame preambular, próprio desta fase do
processo, verifica-se que a agravante demonstrou que é titular de
marca nominativa (ALIVIUM) e mista (GOTAS ALIVIUM), no ramo de
produtos farmacêuticos, junto ao INPI (fls. 49/62, dos autos de
origem), circunstância que - aliada à observação de que o ato de
concorrência desleal, por uso parasitário de conjunto-imagem
alheio, depende de prova de distintividade como elemento
intangível diferenciador do produto ou serviço aos olhos dos
consumidores e efetiva existência de confusão, ou indução a ela -
afasta a probabilidade do direito.
Excetuados
os
casos
de
nítida
contrafação
(falsificação) de direito marcário, em grande parte dos casos, o que
se nota é que o mero exame visual não é o suficiente para o
reconhecimento de aproveitamento parasitário do trade dress
Essa
conclusão
é
assaz
condizente
com
a
jurisprudência do C. STJ:
"RECURSO
ESPECIAL.
USO
INDEVIDO
DE
MARCA.

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PROPRIEDADE
INDUSTRIAL.
CONJUNTO-IMAGEM (TRADE
DRESS). COMPARAÇÃO NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE
PROVA TÉCNICA. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO EM
SIMPLES OBSERVAÇÃO DAS EMBALAGENS DOS PRODUTOS EM
CONFRONTO. DIREITO À PRODUÇÃO DE PROVA. 1. A fim de
se concluir pela existência de concorrência desleal decorrente
da utilização indevida do conjunto-imagem de produto da
concorrente é necessária a produção de prova técnica (CPC/73,
art. 145). O indeferimento de perícia oportunamente requerida
para tal fim caracteriza cerceamento de defesa 2. Recurso
especial provido." (REsp 1.778.910/SP, 4a T., Rel. Min.
Maria Isabel Gallotti, j. em 06.12.2018)
Para ilustrar, vejam-se os elementos apresentados
pela agravante para demonstrar a alegada violação de direitos
marcários:
Ademais, destaque-se que a agravante trouxe cópia
de notificação extrajudicial enviada para o solucionamento

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extrajudicial da questão (fls. 80/93), bem como mensagens
trocadas entre as partes tentando solução consensual.
Da análise de tal comunicação, se extrai notícia de
que haveria alteração da embalagem da agravada (fls. 97/102), o
que ocorreu entre os meses de agosto e setembro de 2019, fatos
que mitigam a ora propalada urgência no provimento jurisdicional
inibitório pretendido.
Por
tais
motivos,
também
não
se
mostra
recomendável a concessão de tutela de urgência antes de formado
o contraditório.
Desse modo, não se vislumbrando, neste momento, a
presença dos requisitos definidos pelo art. 300, do CPC, deve ser
preservada a decisão recorrida.
3 - Ante o exposto, nego provimento ao recurso. É o
voto.
DES. GRAVA BRAZIL – Relator Sorteado

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138505FA
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2258475-33.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.