Tribunal: TJSP
Processo: 1001503-28.2018.8.26.0125
Classe: Embargos de Declaração Cível / Marca
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Embargos de declaração – Ação de abstenção de uso e indenização por danos materiais por violação de direitos autorais e concorrência desleal com pedido de tutela de urgência – Manutenção da sentença de parcial procedência – Alegada ocorrência de erro material e omissões – Erro material – Ocorrência e correção – Omissão – Inocorrência – Hipóteses do art. 1.022 do CPC não verificadas –

Ementa:
Embargos de declaração – Ação de abstenção de uso e indenização por danos materiais por violação de direitos autorais e concorrência desleal com pedido de tutela de urgência – Manutenção da sentença de parcial procedência – Alegada ocorrência de erro material e omissões – Erro material – Ocorrência e correção – Omissão – Inocorrência – Hipóteses do art. 1.022 do CPC não verificadas – Inconformismo revelador da natureza infringente que se quer emprestar aos embargos de declaração – Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614239
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1001503-28.2018.8.26.0125/50002, da Comarca de Tupã, em que é
embargante DAIANE CRISTINA DE CAMPOS 39381275890 ME -
'MAXDECOR DECORAÇÕES", são embargados D R A GONÇALVES & CIA
LTDA. ME, GONÇALVES E ALEIXO TUPÃ LTDA, DARUANA
RODRIGUES
ALEIXO
GONÇALVES
e
GIULIANO
CARRILHO
GONÇALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeito
modificativo, V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), ARALDO TELLES E GRAVA BRAZIL.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
Relator
Assinatura Eletrônica

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Voto no 14797
Embargos de Declaração Cível no 1001503-28.2018.8.26.0125/50002
Embargante: Daiane Cristina de Campos 39381275890 Me - 'Maxdecor
Decorações"
Embargdos: D R A Gonçalves & Cia Ltda. Me, Gonçalves e Aleixo Tupã
Ltda, Daruana Rodrigues Aleixo Gonçalves e Giuliano Carrilho Gonçalves
Comarca: Tupã
Juiz (a): Guilherme Facchini Bocchi Azevedo
Embargos de declaração – Ação de abstenção de uso e
indenização por danos materiais por violação de
direitos autorais e concorrência desleal com pedido de
tutela de urgência – Manutenção da sentença de parcial
procedência – Alegada ocorrência de erro material e
omissões – Erro material – Ocorrência e correção –
Omissão – Inocorrência – Hipóteses do art. 1.022 do
CPC não verificadas – Inconformismo revelador da
natureza infringente que se quer emprestar aos
embargos de declaração – Embargos de declaração
parcialmente acolhidos, sem efeito modificativo.
São embargos de declaração opostos
ao acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso da
autora interposto contra a r. sentença de parcial procedência dos
pedidos iniciais proferida na “ação de abstenção de uso e
indenização por danos materiais por violação de direitos autorais e
concorrência desleal com pedido de tutela de urgência” (fls.
1667/1676).
Sustenta a embargante, em síntese, que
no julgado colegiado há omissão, contradição e erro material,
devendo os embargos serem acolhidos para: “(i) corrigir a
contradição com a sentença do juízo a quo, que ocasional erro
material constante no voto, reconhecendo a existência de uso
indevido e desautorizado das obras fotográficas e textuais de
titularidade da autora e os atos de concorrência desleal perpetrados

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pelos apelados, já reconhecidos em Sentença e transitados em
julgado face a ausência de recurso pelos apelados, afastando a
reformatio in pejus que de fato se operou (CPC arts. 141, 492, 502,
508, 1.008 e 1.013); (ii) consequentemente, corrigir o erro material
constante no Acórdão, onde constou a ação julgada como
improcedente, uma vez que a ação foi parcial procedente, fixando-
se, ainda, astreintes pelo descumprimento da ordem judicial de
abstenção de utilização das fotografias e/ou textos da apelante; (iii)
sanar a omissão para identificar os fundamentos do precedente
invocado e colacionado no corpo do voto, adotado como razão de
decidir, apontando-se de forma fundamentada como tal precedente
se aplica ao caso em análise (visto que parte do próprio acórdão do
Des. Enio Zuliano, poderia levar a conclusão diversa); (iv) sanar a
omissão para analisar a causa à luz dos precedentes invocados pela
apelante TJSP (Apelação 0187707-59.2010.8.26.0100) e Superior
Tribunal de Justiça (AgRg no Agr em Resp no 866.986 SP), que
preveem proteção por direito autoral aplicada à desenhos e
produtos, fundamentando o porquê de tais precedentes não se
encaixarem ao caso em análise; (v) sanar a omissão no que tange
aos danos materiais decorrentes das violações aos direitos autorais
sobre as fotografias, textos e pelos atos de concorrência desleal (já
transitados em julgado pela sentença de piso), uma vez que
plenamente demonstrados às fls. 59/71 (servindo de base para o
valor da causa, inclusive); ou ainda, determinar sua apuração e
quantificação em liquidação de sentença; (vi) sanar a omissão no
que tange à ausência de fundamentação sobre a não aplicação
(negativa de vigência) da Lei 9.610/98, especificamente seu artigo
7o, incisos I, VII e VIII; bem como a (não) incidência da Convenção

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de Berna, art. 2,1, incorporada pelo Decreto 75.699/1975; (vii)
sanar a omissão relativa à possibilidade de minoração da verba
honorária sucumbencial aos patronos da ré, com base em
precedente invocado e pela interpretação conjunta do art. 85, §§2o e
8o do CPC, que autorizam a minoração de verba sucumbencial, de
modo a evitar desproporcionalidade. Alternativamente, sanar a
omissão acerca da distribuição proporcional dos honorários pelo
mesmo critério adotado para as custas (50% a cada parte), uma vez
que a ação foi parcialmente procedente; (viii) prequestionar e
enfrentar os dispositivos de lei invocados no item '1' dos embargos
(art. 1.025 do CPC)” (sic fls. 08). Prequestiona a matéria, pede que
sejam afastados os vícios apontados e que seja reformado o acórdão.
Sem oposição ao julgamento virtual
nestes embargos.
É o relatório.
Os
embargos
são
parcialmente
acolhidos.
Há no acórdão recorrido
mais
precisamente na ementa e no corpo do voto
erro material
relativamente ao julgamento de improcedência dos pedidos iniciais
na “ação de abstenção de uso e indenização por danos materiais por
violação de direitos autorais e concorrência desleal com pedido de
tutela de urgência”. É que, em verdade, os pedidos foram julgados
parcialmente procedentes e é como tal passa a constar do acórdão.
É erro sanável e cujo saneamento é
aqui realizado no sentido de fazer constar, tanto na ementa quanto no

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corpo do voto, que a r. sentença julgou parcialmente procedentes os
pedidos iniciais.
Trata-se, ademais, de questão que não
gerou e nem gera qualquer prejuízo a qualquer das partes.
Quanto ao mais, subsiste o acórdão
recorrido nos termos em que proferido.
A
finalidade
dos
embargos
de
declaração é a de sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro
material existentes no próprio corpo do julgado.
A Turma Julgadora, ao apreciar as
razões da insurgência na completude da controvérsia, entendeu por
bem, à luz dos fundamentos expressos no acórdão recorrido, manter
a r. sentença de parcial procedência da ação.
Restou
consignado
no
acórdão
recorrido que:
“O recurso não prospera.
Em que pese o entendimento da apelante,
trata-se de questão referente a desenho industrial, e não a direito autoral.
Desenho industrial, tal como definido no
artigo 95 da LPI, é “a forma plástica ornamental de um objeto ou o
conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um
produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua
configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial.”
Já o direito autoral, na lição de Carlos
Alberto Bittar, é o “ramo da ciência jurídica em que se protege, sob os
aspectos moral e patrimonial, o criador de obra literária, artística ou
científica” (“Direito de Autor na Obra feita sob encomenda”, 1977, p.1)
Tal distinção e seus efeitos já foram

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pormenorizadamente analisados pelo eminente Desembargador Enio
Zuliani,
quando
do
julgamento
da
apelação
cível
no
0179939-87.2007.8.26.0100, sendo plenamente cabível à análise do
presente caso, in verbis:
“(...) No caso dos autos não há se falar
em aplicação da lei que trata dos direitos autorais, porquanto a
alteração de modelos de aliança não se enquadra no extenso e
alargado conceito de obra intelectual protegida descrita no
artigo 7o da Lei 9.610/98. Muito embora não haja dúvida de
que, no caso, houve alteração da forma de objeto, design de
aliança tal matéria é regulada pela Lei de Propriedade
Industrial (Lei 9.279/96), que, em seu artigo 95, dispõe:
'Considera-se desenho industrial a forma
plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de
linhas e cores que possa ser aplicado a um produto,
proporcionando resultado visual novo e original na sua
configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação
industrial.'
Sobre o tema, impende transcrever a lição
de FÁBIO ULHOA COELHO sobre o desenho industrial: 'A
sua característica de fundo que, inclusive, o diferencia dos bens
industriais patenteáveis é a futilidade. Quer dizer, a alteração
que o desenho industrial introduz nos objetos não amplia a sua
utilidade, apenas o reveste de um aspecto diferente.
A cadeira de braços que August Endell
projetou em 1899, em Jungendstil (versão alemã do estilo art
nouveau), por exemplo, não tem mais utilidade do que qualquer
outra cadeira. Servem todas ao mesmo propósito, o de sentar.
Este traço da futilidade é essencial para que a alteração no
objeto seja, sob o ponto de vista jurídico, um desenho

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industrial, e não um eventual modelo de utilidade ou uma
adição de invenção. Por outro lado, este mesmo traço
aproxima o design da obra de arte. São ambos fúteis, no
sentido de que não ampliam as utilidades dos objetos a que se
referem (anote-se, contudo, que os objetos revestidos de
desenho industrial têm necessariamente função utilitária, ao
contrário daqueles em que se imprime a arte, desprovidos dessa
função).' (Curso de Direito Comercial. Vol. 1. São Paulo.
Saraiva. 2005, p. 138).
Em outro ponto de sua obra, o autor
apresenta as distinções entre do direito industrial e autoral,
sintetizando-as em duas frases:
'Uma das diferenças entre o direito
industrial e o autoral está relacionada à natureza do registro
do objeto, ou da obra. O do primeiro é constitutivo; o da obra
se destina apenas à prova da anterioridade.
(...)
A segunda diferença entre o direito
industrial e o autoral está relacionada à extensão da tutela
jurídica. Enquanto o primeiro protege a própria ideia
inventiva, o segundo cuida apenas da forma em que a ideia se
exterioriza' (idem, p. 145/146).
Ou seja, a proteção do desenho industrial
se dá pela respectiva concessão do certificado de registro (art.
2o, II, c.c. art. 109, ambos da LPI), expedida pelo INPI, ao
contrário dos direitos autorais que independem de qualquer
registro (art. 18 da Lei 9.610/98).
Em caso análogo julgado por essa 4a
Câmara
deste
Tribunal,
Apelação
no0002725-73.2011.8.26.0196, processo de Relatoria do

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desembargador Milton Carvalho, ficou consignado que: A
propriedade industrial deve constituída, sendo titular dela o
primeiro que depositar o pedido (art. 7o da Lei 9279/96), ainda
que outro tenha sido o designer da coisa, no caso do desenho
industrial. Força notar que a autora não demonstrou a
obtenção do certificado de registro junto ao INPI, destacando-
se que o registro de documento em cartório de títulos não serve
para esta finalidade. Acordão assim ementado:
INDENIZATÓRIA. Divulgação em site de vendas de
modelo de aliança confeccionada pela autora, com
retirada de sua logomarca. Alegação de ofensa a
direito autoral e de imagem. Inocorrência. Não
aplicação
da
Lei
n.
9610/98.
Propriedade
industrial. Desenho industrial. Não comprovação
do certificado de registro junto ao INPI. Registro de
documento em cartório de títulos que não atinge
essa finalidade. Pedido desacolhido. Recurso
desprovido.
A proteção dada pela Lei de Direito
Autoral, diversamente da propriedade industrial, independe de
registro, ou seja, o registro para a garantia deste direito é
dispensável. Destarte, tem-se que o registro previsto na Lei de
Propriedade Industrial é constitutivo, enquanto o registro da
obra junto à Biblioteca Nacional, Escola de Belas Artes é
meramente declaratório.
Além do mais, outro ponto de suma
importância para o deslinde dessa ação é o fato de que o
direito autoral não protege objetos de fabricação industrial,
como é o caso das alianças, mas sim a Lei 9.279/96. É registro
no INPI, do desenho industrial, que confere proteção à nova

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forma e original de uma joia passível de fabricação industrial.
(...)” (1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, j. em 13/07/2016 grifos
originais).
Nos termos do artigo 94 da Lei 9.279/96,
“Ao autor será assegurado o direito de obter registro de desenho
industrial que lhe confira a propriedade, nas condições estabelecidas
nesta Lei.”
Assim, sabendo-se que a marca ou
desenho industrial registrado junto ao INPI dá ao titular o direito de uso e
gozo exclusivo em todo o território nacional em seu ramo de atividade,
permitindo-lhe, inclusive, a defesa perante o uso indevido de terceiro,
conclui-se não ser este o caso, pois a apelante sequer detém o registro do
desenho industrial em questão.
Este Eg. Tribunal tem se manifestado
nesse sentido em casos análogos, conforme se verifica, por exemplo, dos
seguintes julgados:
“DIREITO
AUTORAL
E
PROPRIEDADE
INTELECTUAL. BONECAS. Insurgência contra
sentença de improcedência. Sentença mantida.
Cerceamento de defesa. Inocorrência. Apelantes não
demonstraram serem titulares dos direitos que
afirmam, de modo que desnecessária a produção de
prova
pericial
para
comprovar
eventual
contrafação. Mérito. Incidência da Lei 9.279/1996,
não da Lei 9.610/1998. Proteção ao aproveitamento
industrial e comercial da obra artística (art. 8o,
inciso VII, da Lei 9.610/1998). Proteção por desenho
industrial (art. 95 da Lei 9.279/1996). Incidência das
normas de proteção da propriedade industrial.
Formas plásticas ornamentais do tronco e membros

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das bonecas com identidade. Ausência de registro,
perante o INPI, em país com acordo firmado com o
Brasil ou em órgão internacional (art. 109 c/c art.
16 da Lei 9.279/1996). Ausência de concorrência
desleal, por inexistência de registro do desenho
industrial da apelada (arts. 187, 188 e 195 da Lei
9.279/1996). Ausência de presunção de dano em
razão das peculiaridades do caso. Indenização por
dano material e moral dependeria de comprovação
do prejuízo. Recurso desprovido.” (TJSP; Apelação
Cível
0004397-39.2015.8.26.0338;
Relator
(a): Carlos Alberto de Salles; Órgão Julgador: 3a
Câmara de Direito Privado; Foro de Mairiporã - 1a
Vara; Data do Julgamento: 10/12/2019; Data de
Registro: 11/12/2019);
“Apelação cível Ação cominatória e indenizatória
Pretensão de que as rés se abstenham de fabricar,
comercializar ou distribuir moveis, sob a alegação
de serem contrafeitos Improcedência Sentença
que se mantém Ausência de registro do desenho
industrial junto ao INPI, não havendo proteção em
relação à propriedade industrial, caracterizado o
"estado de técnica", que não da à autora o direito a
exclusividade de exploração Concorrência desleal
não verificada
Perícia que apontou para a
existência de móveis semelhantes no mercado, de
outras empresas não integrante da lide, alguns,
inclusive, com registro
Recurso improvido.”
(TJSP; Apelação Cível 0211661-71.2009.8.26.0100;
Relator (a): Silvério da Silva; Órgão Julgador: 8a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
22a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/05/2018;
Data de Registro: 14/05/2018).
Nesse contexto, inexiste concorrência
desleal praticada pelos apelados.
Por fim, os danos materiais alegadamente

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sofridos, decorrentes da utilização de textos e fotografias da apelante em
anúncios dos apelados, não restaram comprovados e, conforme expresso
na sentença, “o valor que a parte autora se utiliza para amparar o
pedido de indenização por danos materiais mostra-se aleatório e sem
respaldo ao caso concreto. Não se desincumbiu da prova para tanto” (fls.
1301).
Em direito, conforme já ensinou Carlos
Maximiliano (Hermenêutica e Aplicação do Direito, 13a edição, Forense,
pág. 164), não se afirma; prova-se.
Assim, forçoso reconhecer que a apelante
não se desincumbiu do ônus que sobre si recaía, nos termos do artigo 373,
I do Código de Processo Civil.
Por todo o exposto, a improcedência dos
pedidos iniciais era e é de rigor. (Aqui está o erro material a ser corrigido,
conforme já mencionado).
Quanto aos honorários de advogado, nas
ações sem natureza condenatória eles são arbitrados sobre o valor da
causa, critério objetivo que o novel legislador adotou (CPC, art. 85, § 2o)
e que o Superior Tribunal de Justiça tem adotado de modo quase que
absoluto.
Assim, ressalvado o entendimento pessoal
e originário deste Relator sobre a possibilidade de adoção da equidade em
casos que a incidência dos honorários sobre o valor da causa é capaz de
gerar remuneração desproporcional, no caso sob exame se aplica o
critério objetivo legal.
Sem honorários recursais por serem
suficientes os honorários arbitrados” (fls. 1670/1676).
Os
argumentos
expendidos
pela
embargante são descabidos e revelam a nítida intenção de contrariar

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a fundamentação inserta no acórdão recorrido e, por conseguinte,
rediscutir questões já analisadas, decididas e embasadas, tudo a
atribuir aos embargos declaratórios defesos efeitos infringentes.
Os embargos de declaração com efeito
infringente, como regra, não são admissíveis no processo civil pátrio.
E, aqui, ausente qualquer situação a justificar a pretendida
infringência, a não ser o inconformismo da embargante que, se
mantido, deverá ser manifestado em recurso próprio.
O acórdão recorrido não padece de
qualquer omissão, contradição ou obscuridade, a revelar que os
embargos de declaração não preenchem os pressupostos específicos
de admissibilidade previstos no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil.
Nada há, portanto, a ser aclarado,
integrado ou modificado.
Ante o exposto, ACOLHEM-SE
PARCIALMENTE os embargos de declaração, sem efeito
modificativo.
MAURÍCIO PESSOA
Relator