Tribunal: TJSP
Processo: 1068232-48.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Patente
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil. Utilização de embargos de declaração com nítido propósito infringente. Inadmissibilidade. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000326629
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1068232-48.2017.8.26.0100/50001, da Comarca de
São Paulo, em que é embargante SANDOZ DO BRASIL INDÚSTRIA
FARMACÊUTICA LTDA, são embargados PFIZER INC. e ONCOEXPRESS
COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos de declaração.
V.U. O 2o juiz declara voto convergente., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente) e FORTES BARBOSA.
São Paulo, 11 de maio de 2020.
AZUMA NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1068232-48.2017.8.26.0100/50001
EMBARGANTE: SANDOZ DO BRASIL INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA.
EMBARGADA: PFIZER INC.
Voto no 10050
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência dos vícios
previstos no art. 1.022 do Novo Código de Processo
Civil. Utilização de embargos de declaração com
nítido
propósito
infringente.
Inadmissibilidade.
DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
1. Cuida-se de embargos de declaração
opostos contra o acórdão que REJEITOU anteriores embargos de declaração
opostos contra o julgamento da apelação em que figuraram como apelantes
e reciprocamente apeladas SANDOZ DO BRASIL INDÚSTRIA FARMACÊUTICA
LTDA. e PFIZER INC.
O acórdão que julgou a apelação DEU
PROVIMENTO
ao
recurso
adesivo
interposto
pela
ora
embargada,
condenando a ora embargante ao pagamento de indenização por danos
morais no importe de R$ 500.000,00, bem como NEGOU PROVIMENTO ao
recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo a
condenação por danos materiais de primeiro grau de jurisdição, além de
manter a determinação de abstenção de produção, uso, colocação à venda
ou importação de medicamentos genéricos ou similares ao VFEND IV®, ou
qualquer outro que viole a patente de invenção PI 9809468-8.
2. Alega a embargante que a reforma do
julgado se justifica em razão da ocorrência de fato superveniente,

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concernente à concessão de tutela de urgência na ação de nulidade
ajuizada na 13a Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, que
determinou a suspensão da patente mencionada, exclusivamente em
relação à SANDOZ DO BRASIL INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA., até o
encerramento daquela demanda.
Afirma que o sistema jurídico processual está
calcado no princípio da atualidade, reportando-se aos artigos 493 e 933 do
Código de Processo Civil, de modo que o fato novo capaz de influir no
julgamento da lide deverá ser levado em consideração pelo magistrado.
Entende
que
a
suspensão
da
patente
determina a improcedência dos pedidos da autora embargada ou,
subsidiariamente, a suspensão do feito, por prejudicialidade externa, nos
termos do artigo 313, V, 'a', do Código de Processo Civil.
Por
estes
e
pelos
demais
fundamentos
constantes de suas razões recursais, requer o acolhimento dos embargos,
precedido da antecipação da tutela recursal, a fim de que sejam afastadas a
tutela inibitória concedida, bem como as condenações ao pagamento de
indenização por danos materiais e morais; ou, subsidiariamente, seja
determinada a suspensão do processo até o julgamento da ação anulatória
que tramita na Justiça Federal.
3.
A embargada manifestou-se às pp.
283/296.
4. Foi indeferida a antecipação da tutela
recursal, conforme decisão de pp. 686/687.
É o relatório do necessário.
5.
Os embargos de declaração não
comportam provimento.
6.
O acórdão expressou de forma clara
e coerente o entendimento desta C. Câmara acerca do tema, não
padecendo de qualquer vício a ser reparado.
A pretensão da embargante, revelada pelo

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conteúdo das razões recursais, é a desconstituição do ato decisório,
substituindo-o por outro, mediante reapreciação do julgado.
Busca a recorrente encetar nova discussão da
controvérsia jurídica apreciada, porém os embargos de declaração servem
apenas para integrar a decisão nos casos previstos no art. 1.022 do Novo
Código de Processo Civil, não sendo admitidos como manifestação de
inconformismo com o mérito do julgado.
Segundo Humberto Theodoro Júnior, “dá-se o
nome de embargos de declaração ao recurso destinado a pedir ao juiz ou
tribunal prolator da decisão que afaste obscuridade, supra omissão ou elimine
contradição existente no julgado”.1
Não se admitem embargos de declaração
com o propósito de questionar a correção do julgado, para obter sua
substituição por outra que esteja de acordo com os interesses da
embargante.
A mera discordância com os argumentos
alinhados na decisão embargada, com o intuito de obter solução diversa da
ministrada, não erige ao aresto à condição de ato judicial omisso. A revisão
do julgamento escapa do âmbito dos embargos de declaração, recurso
inadequado à modificação do julgado.
Os requisitos para o cabimento do recurso
interposto são os presentes no art. 1.022 do NCPC, que devem restar
demonstrados.
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra
qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em
julgamento de casos repetitivos ou em incidente de
assunção de competência aplicável ao caso sob
1 Curso de Direito Processual Civil, v. 1, Ed. Forense, 51a ed., p 633.

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julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art.
489, § 1o.”
Como não se enquadra em nenhuma das
hipóteses previstas no dispositivo acima transcrito, os embargos de
declaração opostos contra o acórdão não merecem prosperar.
7.
Após o julgamento de embargos de
declaração anteriores aos presentes, em que se afastou o pedido incidental,
formulado pela embargante, de declaração de nulidade da patente de
propriedade da ora embargada, aquela obteve a concessão de tutela
provisória em ação ajuizada perante a Justiça Federal, determinando a
suspensão dos efeitos da patente.
Pautando-se
nestes
fatos,
requer
a
embargante a integração do julgado com base no artigo 493 do Código de
Processo Civil.
8.
Em
seus
termos, “se, depois da
propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do
direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em
consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir
a decisão”.
É certo que a aplicação do dispositivo é
destinada às instâncias ordinárias, nos termos da jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça; assim, não há dúvida de que deve ser aplicado em sede
de embargos de declaração nesta sede.
9.
Ocorre que o fato superveniente
trazido pela recorrente não altera o entendimento já exposto nos acórdãos
que julgaram a apelação e os embargos de declaração anteriores, no
sentido de inexistência de relação de prejudicialidade externa decorrente da
ação de nulidade da patente, ainda que tenha havido concessão de tutela
provisória de urgência naquela sede.
Isso porque, a decisão proferida tem caráter
precário, o que não retira a proteção conferida à patente, a menos que haja
decisão proferida em sede de cognição exauriente que reconheça a

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nulidade da patente.
10.
Ademais, consoante o artigo 48 da Lei
n.o 9.279/1996, “a nulidade da patente produzirá efeitos a partir da data do
depósito do pedido”, ou seja, os efeitos são ex tunc, de modo que
desnecessária a suspensão da presente demanda, com o fito de aguardar o
desfecho final da ação de nulidade da patente, já que, em caso de
procedência
desta,
seus
efeitos
retroagirão
por
força
de
lei,
independentemente do resultado da presente demanda.
Neste sentido, a jurisprudência das Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial desta Corte:
“APELAÇÃO.
AÇÃO
INIBITÓRIA
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROPRIEDADE
INDUSTRIAL. DESENHO INDUSTRIAL. PATENTE DE INVENÇÃO.
Preliminares. Prejudicialidade externa. Pretensão de suspensão
do processo em razão da propositura de ação perante a
Justiça Federal cujo objeto é a discussão acerca da validade
dos registros de desenho industrial e patentes emitidos pelo
INPI. Rejeição. Registros que devem ser reputados válidos até
que sobrevenha decisão em sentido contrário. Mérito da ação
inibitória e indenizatória que independe do julgamento da
ação anulatória ou declaratória de nulidade. Risco de
decisões
contraditórias
solvido
pelo
efeito
ex
tunc.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Possibilidade de alegação da
nulidade dos registros como matéria de defesa (LPI, art. 56,
§1o). Juiz que não se pronunciou a respeito. Irrelevância.
Competência absoluta da Justiça Federal, em virtude da
participação obrigatória do INPI. Dispositivo que deve ser
interpretado de maneira restrita aos feitos que tramitem
perante a Justiça Federal. Omissão do laudo sobre pontos que
serviriam a demonstrar a ausência de novidade quanto ao
estado da técnica. Impertinência à causa. Cerceamento não
configurado. Mérito. Ausência de novidade. Matéria que se
relaciona ao mérito da própria patente e do desenho
industrial. Validade dos registros que foge aos estritos limites
deste
processo.
Incompetência
da
Justiça
Estadual.
RESPONSABILIDADE CIVIL. Dever de indenizar que prescinde da
efetiva comprovação dos danos materiais e morais (in re ipsa).

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Valor da indenização material a ser apurada em liquidação.
Sentença mantida. Recurso improvido.”2
“PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Desenho industrial
Ação
cominatória, c.c. indenizatória por danos materiais e morais
Discussões acerca da validade de registro de marca, patente
ou desenho industrial, que devem ser travadas em processo
administrativo de nulidade ou, ainda, em ação autônoma,
proposta perante a Justiça Federal, com a necessária
participação do INPI, sem o quê os registros emitidos por tal
autarquia federal devem ser reputados válidos e produtores
de todos os efeitos de direito, não se afigurando possível, pois,
sua declaração de nulidade ou ineficácia, "incidenter tantum",
pela Justiça Estadual Precedentes do STJ Impossibilidade
de acolhimento da pretensão recursal com base em nenhuma
das alegações tecidas pela apelante acerca da pretensa
nulidade do registro do desenho industrial objeto da lide

Desnecessidade de suspender-se o processo e de aguardar-se
o desfecho da ação anulatória, com base em suposta
questão prejudicial externa, qual seja, o exame da validade
do registro do desenho industrial
Declaração de nulidade
que produz efeitos "ex tunc", retroagindo à data do depósito
do pedido de registro, nos termos do artigo 112, § 1o, da Lei de
Propriedade Industrial Prática de atos de violação de direito
de propriedade industrial e de concorrência desleal, por parte
da apelante, comprovada com os elementos existentes nos
autos Configuração de danos materiais e morais "in re ipsa"
Confirmação da sentença recorrida Recurso improvido.”3
11. Ademais, a decisão liminar da Justiça
Federal baseou-se em laudo pericial alegado pela embargada como nulo de
pleno direito, sendo objeto de questionamento perante o e. Tribunal Regional
da 2a. Região, contando com a manifestação do INPI e do MPF, naqueles
autos, quanto à nulidade do referido laudo pericial. (fls 707).
2 (TJSP; Apelação Cível 1000957-94.2015.8.26.0248; Relator (a): Hamid Bdine; Órgão
Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Indaiatuba - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 13/12/2017; Data de Registro: 15/12/2017)
3 (TJSP; Apelação Cível 1010011-76.2014.8.26.0068; Relator (a): Caio Marcelo Mendes
de Oliveira; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de
Barueri - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/08/2017; Data de Registro: 14/08/2017)

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12.
Diante de tal quadro, não há nenhum
reparo a ser feito no acórdão embargado, permanecendo integralmente
mantido.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de
declaração.
DES. AZUMA NISHI
RELATOR

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Embargos de Declaração Cível no 1068232-48.2017.8.26.0100/50001
Comarca: São Paulo
Embargante: Sandoz do Brasil Indústria Farmacêutica Ltda
Embargdos:
Pfizer
Inc.
e
Oncoexpress
Comércio
de
Produtos
Farmaceuticos Ltda. - Me
Voto 16195
Declaração de Voto Convergente
Concordo
com
o
digno
Desembargador
Relator.
Sem
qualquer
desprezo
pela
decisão
noticiada e proferida em caráter provisório pela
Justiça Federal, é certo que ela ostenta uma
eficácia
“ex
nunc”
e
não
pode
atingir
o
julgamento anteriormente proferido.
A
propriedade
industrial
não
foi
desconstituída. Ela existe e subsiste e, de
acordo com a decisão noticiada, sua eficácia foi
provisoriamente suspensa, o que não pode conduzir
a uma pura e simples modificação do veredicto
pronunciado.
Não
há,
também,
mais
propriamente,
prejudicialidade externa, tendo sido, repetidas
vezes,
rejeitada
a
proposição
tendente
ao
reconhecimento
da
incidência
do
artigo
313,
inciso
V,
alínea
“a”
do
CPC
de
2015
(correspondente ao artigo 265, inciso IV, alínea
“a” do CPC de 1973) e, agora, já foi proferido um
julgamento de mérito no âmbito deste processo,
não podendo uma decisão posterior repercutir em
seu conteúdo.
As questões levantadas pela embargante
remetem, isso sim, a uma sobreposição da eficácia
dos
atos
judiciais,
emanados
de
esferas

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diferentes e com conteúdo diferente também, pois,
enquanto pendente a tutela de urgência concedida
na Justiça Federal, no sentido de suspender os
efeitos da patente discutida, não é possível, ao
meu ver, simultaneamente, extrair executividade
do julgado proferido na Justiça Estadual, sem que
isso abale as conclusões tiradas. Este é um
resultado natural desta sobreposição.
A demanda ajuizada perante a Justiça
Federal, por ser atacado o próprio direito de
propriedade
industrial,
tem
uma
extensão
de
efeitos
“erga
omnes”,
enquanto
aquela
aqui
enfocada remete apenas às partes litigantes. Este
ajuste merece ser feito, mas não implica em
alteração do veredicto e é exterior a este
processo.
Não há, então, nada para ser alterado,
não havendo vícios no acórdão embargado, cabendo
seja feita, isoladamente, a observação acima
exposta.
Acompanho,
portanto,
o
digno
Desembargador Relator e, pelo meu voto, também,
rejeito estes embargos.
Fortes Barbosa
Desembargador

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Eletrônicos
EDUARDO AZUMA NISHI
1084E0B6
9
10
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de Votos
MARCELO FORTES BARBOSA FILHO
108C0254
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1068232-48.2017.8.26.0100/50001 e o código de confirmação da tabela acima.