Tribunal: TJSP
Processo: 1005593-91.2017.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Patente
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Propriedade industrial. Ação cominatória cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais. Alegação de violação do modelo de utilidade registrado no INPI (MU 8801220-4). Sentença de improcedência mantida pelo acórdão. Contradição, omissão e obscuridade. Afastamento do laudo pericial. Fundamentação que está ancorada em prova emprestada. Inconsistências

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Propriedade industrial. Ação cominatória cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais. Alegação de violação do modelo de utilidade registrado no INPI (MU 8801220-4). Sentença de improcedência mantida pelo acórdão. Contradição, omissão e obscuridade. Afastamento do laudo pericial. Fundamentação que está ancorada em prova emprestada. Inconsistências identificadas. Não se pode negar que o laudo produzido nos autos n. 1016573-97.2017.8.26.0003 trouxe conclusão diversa da prova pericial do caso presente. Indisputavelmente, essa prova emprestada serviu para convencer o juízo de primeiro grau e para, igualmente, fundamentar a conclusão do acórdão hostilizado. O estudo comparativo detalhado a fls. 18/27 dos embargos deixa claro que as conclusões do acórdão não podem prevalecer, considerando que existem inconsistências entre as amostras das caixas modelos "4X2" e "4X4" fabricadas pela ré Forcon e utilizadas para a execução da perícia [prova emprestada]. Reconhecimento que essas inconsistências abalaram as conclusões trazidas no bojo da prova emprestada, o que, certamente, canaliza para a modificação do julgamento ora questionado. A alteração do resultado do julgamento, a partir dos efeitos infringentes dos embargos, ganha reforço diante da necessária coerência com o entendimento da Câmara exposto em caso parelho que não foi considerado no acórdão impugnado. Embargos acolhidos, com efeitos infringentes, com procedência dos pedidos principais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Registro: 2020.0000756871
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1005593-91.2017.8.26.0003/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante FORCON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA, são
embargados NANOPLASTIC TECNOLOGIA EM POLÍMEROS LTDA. e ASTRA
S/A INDUSTRIA E COMERCIO.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos com
efeitos infringentes, com a procedência dos pedidos principais. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEREIRA
CALÇAS (Presidente sem voto), CESAR CIAMPOLINI E ALEXANDRE
LAZZARINI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
GILSON DELGADO MIRANDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
2a Vara Cível do Foro Regional do Jabaquara
Embargos de Declaração n. 1005593-91.2017.8.26.0003/50000
Embargante: Forcon Indústria e Comércio de Plásticos Ltda.
Embargadas: Nanoplastic Tecnologia em Polímeros Ltda. e outra
Voto n. 19.901
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Propriedade
industrial. Ação cominatória cumulada com
pedido de indenização por danos materiais e
morais. Alegação de violação do modelo de
utilidade
registrado
no
INPI
(MU
8801220-4). Sentença de improcedência
mantida pelo acórdão. Contradição, omissão
e
obscuridade.
Afastamento
do
laudo
pericial. Fundamentação que está ancorada
em
prova
emprestada.
Inconsistências
identificadas. Não se pode negar que o laudo
produzido
nos
autos
n.
1016573-
97.2017.8.26.0003 trouxe conclusão diversa
da
prova
pericial
do
caso
presente.
Indisputavelmente, essa prova emprestada
serviu para convencer o juízo de primeiro
grau e para, igualmente, fundamentar a
conclusão do acórdão hostilizado. O estudo
comparativo detalhado a fls. 18/27 dos
embargos deixa claro que as conclusões do
acórdão não podem prevalecer, considerando
que
existem
inconsistências
entre
as
amostras das caixas modelos “4X2” e “4X4”
fabricadas pela ré Forcon e utilizadas para a
execução da perícia [prova emprestada].
Reconhecimento que essas inconsistências
abalaram as conclusões trazidas no bojo da
prova
emprestada,
o
que,
certamente,
canaliza para a modificação do julgamento
ora questionado. A alteração do resultado do
julgamento, a partir dos efeitos infringentes

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dos embargos, ganha reforço diante da
necessária coerência com o entendimento da
Câmara exposto em caso parelho que não foi
considerado no acórdão impugnado. Embargos
acolhidos, com efeitos infringentes, com
procedência dos pedidos principais.
Vistos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos
contra o acórdão de fls. 2375/2380 que, por votação unânime, negou
provimento ao recurso de apelação da embargante, autora. Constou da
ementa do acórdão: “PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Contrafação. Modelo
de desenho industrial. Aproveitamento ilícito de elementos das
reivindicações de patente não constatado do conjunto probatório.
Sentença correta. Recurso não provido”.
Segunda a embargante, “existem questões
fundamentais que se impõem ser abordadas, a respeito dos pontos
principais que restaram obscuros, contraditórios e omissos, no acórdão
que não foram apreciados, conforme a gravidade dos FATOS que
ensejaram a decisão singular e diversas irregularidades, que deverão ser
examinados, com a devida cautela em sede deste Recurso, culminando
com decorrentes efeitos infringentes”. Nesse passo, “a decisão
embargada foi contaminada por vício e partiu de premissas incorretas,
restando obscura, contraditória e omissa, o que culminará no provimento
dos presentes Embargos para aprimorá-la e pelo princípio da economia
processual, modificá-la com seus Efeitos Infringentes ou ANULAR a
sentença”. Aduz que o “laudo realizado pelos peritos José Pio Tamassia
e Boris Largman, na ação criminal contra a Embargada NANOPLASTIC é
um laudo imprestável e nunca poderia ter sido aceito pelos nobres
julgadores”. Em verdade, “estamos diante de perícia técnica equivocada
e imprestável, como o próprio nome elucida, sendo questões técnicas de
engenharia e uma ciência exata, que não permite duas interpretações
diferentes para o mesmo objeto. Logo, houve erro grosseiro dos peritos
José Pio Tamassia e Boris Largman e via de consequência não podem
servir de fundamentação ao v. acórdão embargado”. Em síntese, “tratou-
se de uma artimanha da Embargada, para confundir o juízo e nobres
julgadores e deu certo, porém, diante destes esclarecimentos, deve ser
totalmente rechaçada e extirpada do julgamento” (fls. 01/17).

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A embargada Astra S/A Indústria e Comércio
respondeu a fls. 31/42. “Alega a embargante que o V. Acórdão é obscuro
vez que os Nobres Julgadores teriam fundamentado o Acórdão
embargado em prova emprestada, consistente no Laudo Pericial de
fls.899/1000, confeccionado pelo Perito Judicial José Pio Tamassia,
produzido nos autos do processo 1004231-14.2014.8.26.0309 em tramite
na 6a Vara Cível de Jundiaí-SP, trazido aos autos por esta Embargada-
Astra. Ocorre que essa alegação não corresponde à verdade, vez que a
da leitura mais atenta do referido acórdão não se encontra uma única
referência ao Laudo mencionado pela Apelante. Na verdade, a
Embargante está a litigar de má-fé, pois como dito acima tem o péssimo
hábito de distorcer e omitir fatos, cometendo, sempre, 'pequenos
equívocos' em suas petições, equívocos esses que se forem admitidos
como verdades induzirão a erro o julgamento. Disse a Embargante que o
Acórdão embargado teria sido fundamentado no Laudo Pericial de fls.
899/1000, juntado aos autos pela Embargada e do presente processo,
apesar de serem as mesmas partes. Isso não é verdade. Importante
lembrar que foi a própria Embargante quem fez questão de mencionar a
existência desse outro processo em trâmite na comarca de Jundiaí e que
tem por objeto produto diverso deste. Por isso, esta Embargada
acreditou que seria prudente informar à esta C. Câmara que as acusações
levianas que lhes foram sido atribuídas na referida ação não eram
verdadeiras e, por isso, tão logo confeccionado o Laudo Pericial, naqueles
autos, trouxe uma cópia do mesmo, para demonstrar a lisura de suas
ações”. E mais: “No laudo acima mencionado vê-se claramente que os
produtos periciados divergem destes, não havendo como se aceitar essas
insinuações de que esta Embargada estaria agindo de má-fé”. Aduziu
também:“Noutra ponta, como dito acima, da leitura do V. Acórdão
recorrido nota-se que a D. Turma Julgadora sequer fez menção ao laudo
pericial confeccionado no processo de Jundiaí, contrariando o que está
sendo alegado pela Embargante, ao contrário, no julgamento ficou muito
claro que esta N. Turma ancorou sua fundamentação no Laudo Pericial
confeccionado nos autos do processo criminal de no 1016573-
97.2017.8.26.0003 da 1a Vara Criminal do Fórum Regional de Jabaquara,
que tem por objeto o mesmo produto destes autos. Portanto, a Colenda
Turma Julgadora deixou muito claro no V. Acórdão recorrido que apesar
do Perito Judicial, nomeado nestes autos, o Engo. Dante Grasso Junior
apontar que a Nanoplastic teria reproduzido as reivindicações 4, 6 e 7,
indicando principalmente a semelhança com as abas curvilíneas e nas

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laterais curvas com aumento no diâmetro concordando com as laterais
retas, esta N. Turma destacou, cristalinamente, que fundamentou sua
decisão no Laudo Pericial produzido no processo criminal de Busca e
Apreensão de no 1016573-97.2017.8.26.0003 da 1a Vara Criminal do
Fórum Regional de JABAQUARA”. Não é demais lembrar que esta
Embargada não fabrica este produto, apenas o revende a seus clientes.
Outrossim, há que se considerar que o pedido de registro da Patente de
Invenção da Co-embargada (Nanoplastic) não foi impugnado pela
Embargante, seja durante os trâmites do processo administrativo
promovido para a sua concessão junto ao INPI, nem é objeto de pedido
judicial de nulidade, de modo que “a coexistência das patentes, enquanto
alguma não é cancelada ou suspensa na Justiça Federal, coaduna-se com
o sobredito julgado do STJ e com a presunção de legalidade da
concessão, enquanto ato administrativo emitido por agente público” (fl.
2378 - parte final). Como já se noticiou nestes autos, a Nanoplastic Co-
embargada ingressou com uma Ação de Nulidade da Patente de Modelo
de
Utilidade
da
Embargante
(Processo
de
no
5007642-37.2018.4.02.5101, em trâmite perante a Justiça Federal do
Rio de Janeiro e para tanto, apresentou vasta documentação
comprovando que as reivindicações contidas na Patente UM - 8801220-4,
de titularidade da Embargante já estavam submetidas ao domínio
público. Por fim, há que se proceder o desentranhamento do documento
de fls. 2399/2408, pois trata-se de Estudo Comparativo elaborado de
forma unilateral e por profissional contratado e remunerado pela própria
Embargante, estudo esse que deveria ter sido apresentado durante a
fase de instrução do processo e não neste momento processual. Ademais,
esse estudo comparativo não se enquadra no conceito de novo
documento, referido documento deveria ter sido apresentado pela
Embargante quando intimada a se manifestar sobre o Laudo Pericial,
ainda na fase de instrução do processo, se não o fez no momento
oportuno, incorreu na preclusão do direito de produzir novas provas,
caso contrário, far-se-á tabula rasa dos dispositivos contidos no artigo
477, seus parágrafos e incisos. Se a Embargante não se satisfez com os
esclarecimentos do perito, deveria ter apresentado quesitos técnicos
para serem respondidos e se esse direito lhe fosse negado, deveria
interpor o recurso cabível no momento processual adequado, se não o
fez, não pode vir agora querer respostas a indagações que deveriam ter
sido apresentadas durante o trabalho pericial”. Os embargos devem ser
rejeitados.

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A embargada Nanoplastica Tecnologia em
Polímeros Ltda. respondeu a fls. 44/63. Inicialmente, defendeu a
preclusão na juntada de novos documentos. É cediço que o âmbito
estreito dos embargos declaratórios somente autoriza a sua utilização
“ÚNICA
E
EXCLUSIVAMENTE”
para
esclarecer
omissões
ou
obscuridades, afastar ambiguidades ou sanar contradição. Em que pese a
inexistência
de
omissão,
contradição
e
obscuridade,
o
que,
verdadeiramente busca a embargante é rediscussão da matéria tratada
no recurso (inclusive, as razões são semelhantes), para que seja
proferido novo julgamento com base em suposto documento novo,
desvirtuando-se a natureza do recurso e embargos de declaração. O que
se verifica, em verdade, é a insatisfação da Embargante com os
fundamentos do acórdão embargado, que negou provimento ao recurso
de apelação interposto, objetivando assim, a evidente revisão do julgado,
o que não deve prosperar. Verifica-se que os embargos de declaração
opostos têm caráter estritamente protelatório e, a interposição de
recurso com o intuito manifestamente protelatório configura ato de
litigância de má-fé, nos termos dos artigos 80, VII e 1026, § 2o do
Código de Processo Civil. À vista disso, requer a condenação da parte
contrária ao pagamento das multas previstas nos artigos supracitados,
por se tratar de embargos manifestamente protelatórios. No que tange
ao produto da Requerida acusado indevidamente de contrafação
corresponder ao objeto da sua Patente Concedida BR102013000205-4,
frise-se que no laudo ora noticiado, todos os elementos caracterizantes
da Patente da empresa Embargante foram objeto de análise comparativa
com os Produtos da Embargada (mesmos produtos acusados nesses autos
de
contrafatores)
NÃO
SENDO
CONSTATADA
A
VIOLAÇÃO/CONTRAFAÇÃO DE NENHUM DESSES ELEMENTOS.
Deste modo, não devem prevalecer as alegações da Embargante, haja
vista que e a prova emprestada é perfeitamente cabível no âmbito
judicial e possui a mesma valoração probatória das demais provas
produzidas na demanda, motivo pelo qual, o acórdão embargado deverá
ser mantido in totun.
Tempestivos, os autos vieram conclusos.
Esse é o relatório.
Inicialmente, rejeito as impugnações trazidas
nas respostas de fls. 31/42 e 44/63.

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Como é cediço, o STJ “tem admitido a juntada
de documentos que não os produzidos após a inicial e a contestação, em
outras fases do processo, até mesmo na via recursal, desde que
respeitado o contraditório e ausente a má-fé. Não é absoluta a exigência
de juntar documentos na inicial ou na contestação. A juntada de
documentos em sede de apelação é possível, tendo a outra parte a
oportunidade de sobre eles manifestar-se em contra-razões” (STJ,
REsp. n. 780.396-PB, 1a Turma, j. 23-10-2007, rel. Min. Denise Arruda).
Vale
dizer,
“é
admitida
a
juntada
de
documentos novos após a petição inicial e a contestação desde que: (i)
não se trate de documento indispensável à propositura da ação; (ii) não
haja má fé na ocultação do documento; (iii) seja ouvida a parte contrária
(art. 398 do CPC)” (STJ, REsp n. 1.072.276-RN, 4a Turma, j.
21-02-2013, rel. Min. Luis Felipe Salomão). Em outro precedente: STJ,
AgRg-REsp. n. 897.338-PR, 5a Turma, j. 17-09-2009, rel. Min. Arnaldo
Esteves Lima.
Com efeito, “somente os documentos tidos
como pressupostos da causa é que devem acompanhar a inicial e a defesa.
Os demais podem ser oferecidos em outras fases e até mesmo na via
recursal, desde que ouvida a parte contrária e inexistentes o espírito de
ocultação premeditada e o propósito de surpreender o juízo” (Theotonio
Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli e João
Francisco Naves da Fonseca, 'Código de Processo Civil e legislação
processual em vigor', 47a edição, São Paulo, Saraiva, 2016, p. 473).
É o suficiente para a rejeição da impugnação.
Ne espécie, a embargante ingressou com tutela
de urgência, com pedido liminar, contra as embargadas. Afirma que, em
virtude
de
as
embargadas
estarem
“fabricando/comercializando/distribuindo”, “oferecendo”, “expondo a
venda” e “mantendo em estoque” os produtos “caixa para instalação
elétrica - modelos 4x2 e 4x4” de forma enganosa, contrafeita, desleal e
parasitária, direito seu está sendo violado. Vale dizer, toda a publicidade
é dirigida aos mesmos clientes e mercado da autora, o qual possui
patente erga omnes. Sob este manto, fabricam e comercializam os
produtos contrafeitos infringindo os direitos de criação e exclusividade

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patenteado, bem como desviando toda a clientela da Autora, cometendo,
portanto, CRIME CONTRA PATENTE DE MODELO DE UTILIDADE,
CRIME DE CONCORRÊNCIA DESLEAL e CRIME CONTRA OS
CONSUMIDORES”.
A liminar foi indeferida a fls. 100. Houve
agravo (autos n. 2075503-03.2017.8.26.0000). O recurso não foi provido
(fls. 617/622), revogando-se a liminar deferida pelo ilustre relator
Desembargador Hamid Bdine.
A tutela cautelar foi convertida em ação
principal (ver petição de fls. 733/763). A autora renovou o que já havia
apresentado no pedido cautelar: é titular do modelo de utilidade
registrado no INPI (MU 8801220-4), consistente em "disposição
introduzida em caixa para interruptores e tomadas elétricas". As rés
violaram a sua patente, mediante reprodução parcial não autorizada das
reivindicações enumeradas; demandou a Nanoplastic e a Astra por
reprodução
de
outros
pontos
característicos
(autos
1012354-46.2014.8.26.0003 da 5a Vara Cível deste foro regional; autos
0008436-69.2016.8.26.0309
e
1004231-14.2014.8.26.0308,
respectivamente da 3a Vara Criminal e 6a Vara Cível da Comarca de
Jundiaí-SP). Assim, em síntese, pleiteou a condenação das rés à
abstenção de manter em estoque, vender ou oferecer à venda as caixas
de tomadas" e ao pagamento de indenização material e moral.
Após os articulados das partes, como não
poderia deixar de ser, o feito foi saneado e determinada a realização de
prova pericial (fls. 1.025).
Laudo pericial a fls. 1523/1.567. O perito
delimitou bem a discussão no presente caso: “a controvérsia dos autos,
em síntese, consiste em saber sobre: a violação da patente da autora
(MU 8801220-4), examinada unicamente à luz das reivindicações não
indicadas nas lides preexistentes (autos 101254-46.2014 da 5a Vara
Cível local e 1004231- 14.2014.8.26.0308 da 6a Vara Cível da Comarca de
Jundiaí-SP)”.
Depois das considerações necessárias, o perito
deixou assentado após realizar a análise do produto das requeridas:

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1) Constatou-se que ambos os modelos (4x4
e 4x2) possuem flange externo (5);
2) Abaixo da borda superior, nas laterais
da caixa da Requerida, são providas de abas
curvilíneas (7). Estas abas curvilíneas (7) incorporam,
entretanto, áreas em baixo relevo, porém não afasta
a sua semelhança com as características da patente
Autora.
3) No modelo 4x2 da Requerida, possui
múltiplos orifícios (19) para ancoragem do parafuso de
fixação da tomada ou interruptor. Os múltiplos
orifícios estão voltados para a traseira da caixa,
porém
não
afasta
a
sua
semelhança
com
as
características da patente Autora, pois exercem a
mesma função.
4) Apesar de possuir abas circulares e
anelares para possibilitar sua fixação por pressão, as
amostras das peças da Requerida possuem laterais
curvas (4) que possuem um aumento no diâmetro e
ostentam um flange externo (5) que concordam com as
laterais retas (6).
A partir dessas constatações, o perito concluiu:
“Sendo assim, ocorre a alegada reprodução dos itens (4), (6) e (7) da MU
8801220-4 pelas Requeridas. Conforme já foi concluído em Laudo
Pericial feito por este signatário, constatou-se a reprodução das
características (5) e (19), nos autos 1012354-46.2014.8.26.0003” (fls.
1544).
É verdade que o acordão embargado refutou
essa conclusão do perito a partir da confirmação da sentença. Constou
expressamente: “em que pese a conclusão do laudo pericial lançado no
presente feito (fls. 1.523/1.567), não há efetiva demonstração de
contrafação, causa de pedir da presente demanda. Ressalte-se, o
juízo de primeiro grau identificou diferenças significativas entre os
produtos em questão, com base no laudo pericial de outro processo
entre a autora e a corré Nanoplastic, o que impede o

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reconhecimento da invocada violação do modelo de utilidade. Como
bem apontado no laudo acolhido, ainda que haja semelhança visual
dos produtos, não há que se falar em contrafação (ver fls.
1.782/1.783)”.
É exatamente nesse ponto que o recurso finca
o inconformismo da embargante. Nos embargos de declaração a autora
foi muito incisiva: “Primeiramente, chama-se a atenção dos nobres
julgadores para o fato de que a PROVA EMPRESTADA aceita para
fundamentar a decisão de V.Exa. foi trazida aos autos em Fls. 899/1000
pela Embargada ASTRA, consistindo no laudo pericial realizado na ação
cível em Jundiaí, sob n. 1004231-14.2014.8.26.0308 perante a 6a. Vara
Cível de Jundiaí, da qual ela é igualmente a única Ré, pelos peritos José
Pio Tamassia e Boris Largman, porém, o que deixou de informar foi que
este laudo diz respeito a outro objeto (caixas elétricas) e
contrafação, apesar das partes serem as mesmas (FORCON e ASTRA
nesta ação cível de Jundiaí) e ao despeito do que foi afirmado pelo
ilustre Desembargador, foi totalmente impugnado pela Embargante em
Fls. 1005/1024. Inclusive, a Embargada tentou de todas as formas e
recursos possíveis perante o juiz “a quo” evitar a realização de perícia
nestes autos, pelo próprio perito nomeado pelo MM. Juízo e sucumbiu
nessa empreitada”.
E mais: “a Embargada NANOPLASTIC que é
revel, conforme certidão da Serventia de Fls. 893 em 09.11.2017, trouxe
aos
autos
o
laudo
criminal
elaborado
no
processo
1016573-
97.2017.8.26.003, agora sim para o mesmo objeto desta ação cível e com
os peritos nomeados José Pio Tamassia e Boris Largman em Fls.
1075/1318 (mesmos da ação cível de Jundiaí acima), o qual foi igualmente
impugnado pela Embargante em Fls. 1329/130. Com respeito a este laudo
criminal trazido pela Embargada revel NANOPLASTIC, extraído do
processo criminal 1016573-97.2017.8.26.003 esclarecemos que o objeto
é o mesmo da contrafação tratada nestes autos cíveis, onde atuaram
novamente os peritos José Pio Tamassia e Boris Largman, cujo laudo
chegou a conclusão de inexistência de contrafação. Porém, o que não foi
observado é que esses mesmos peritos daquela outra ação de Jundiaí,
realizaram a perícia em objetos errados, ou seja, em outros
produtos obtidos durante as diligências de busca e apreensão na
sede da Requerida NANOPLASTIC, ou seja, NÃO são os produtos
contrafeitos objeto das duas medidas cautelares de exame pericial

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criminal e esta ação cível”.
Mas não é só.
Afirma a embargante ainda; “Para não pairar
dúvidas desta afirmação, trazemos o laudo comparativo entre os
produtos corretos e objeto da ação criminal de São Paulo contra a
Embargada
NANOPLASTIC
em
contrapartida
com
os
produtos
periciados e contido no laudo dos peritos criminais de São Paulo,
provando tecnicamente que são distintos. Por outro lado, temos que a
primeira medida criminal sob número 1016900-94.2017.8.26.0309
perante a 1a Vara Criminal de Jundiaí, sobre o mesmo objeto e
contrafação desta ação cível, contra a Embargada ASTRA, teve seu
laudo pericial realizado naqueles autos e os peritos em Fls. 1333/1336 e
complemento em Fls. 1639/1666, chegaram à conclusão de que existe
contrafação”. De fato:
“Peritos Fls. 1333/1336:
Conclusão: 'As Caixas Elétricas de embutir
apreendidas junto à requerida, constituem-se de
produtos de contrafação do Modelo de Utilidade da
requerente, registrado no INPI'.
Peritos Fls. 1369/1666:
Ora, o Laudo Judicial deixa claro às fls. 1356,
que a contrafação dá-se em razão de que as caixas
elétricas
apreendidas,
“apresentam
elementos
construtivos que visam a mesma funcionalidade que
caracteriza a novidade aplicada ao estado da técnica no
Modelo de Utilidade da requerente”.
Quanto
às
comparações
construtivas,
esclarecem ainda os Peritos Judiciais que, no presente
caso, constatou-se a 'Infração por Equivalência' do
Modelo de Utilidade da requerente, eis que a mera
substituição ou modificação de certos elementos que
exerçam a mesma função ou resultado, não afastam a
contrafação da patente protegida da requerente. Além

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de outras elucubrações, a requerida faz referência a
laudos periciais de outras caixas elétricas de fabricante
diverso, alheio ao presente caso”.
Por derradeiro a embargante conclui: “Como se
pode verificar acima, dos 03 (três) laudos elaborados, para os MESMOS
OBJETOS, somente UM deles, dos peritos José Pio Tamassia e Boris
Largman chegaram a conclusão diversa de que não teria havido
contrafação, porque fizeram a perícia em produto distinto, não os
contrafeitos
juntados
a
inicial
e
foi
justamente
este
laudo
absolutamente equivocado que V. Exa e seus pares usaram para
fundamentar suas decisões e pior trazido aos autos como prova
emprestada e pela Embargada NANOPLASTIC considerada revel nos
autos supra”. Mais uma vez:
“Pode-se verificar que esses dois peritos
José Pio Tamassia e Boris Largman chegaram a
conclusão diferente, justamente porque fizeram a
perícia nos objetos errados, ou seja, em outros
produtos obtidos durante as diligências de busca e
apreensão na sede da Requerida NANOPLASTIC mas
NÃO nos produtos contrafeitos objeto das duas
iniciais das medidas cautelares de exame pericial
criminal e desta ação cível em curso. Equívoco
injustificável
ante
os
elementos
técnicos
absolutamente bem definidos na exordial.”
Os embargos devem ser acolhidos, pois, como
apontou a embargante, o acórdão padece mesmo de contradições,
omissões e obscuridades que precisam ser afastadas.
A sentença que foi ratificada pelo acórdão usou
para embasar a rejeição do pedido o laudo subscrito em 05-08-2018
pelos peritos José Pio Tamassia Santos e Boris Largman. Isso é fato!
Não se discute que a autora ingressou com a
presente ação cominatória de abstenção de uso de produto contrafeito
cumulada com indenização, argumentando, às escâncaras, que as rés,
embargadas,
estariam
fabricando
e
comercializando
produtos
contrafeitos em violação a sua patente do MU 8801220-4.

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A
patente
conferida
à
embargante
é
determinada a partir das reivindicações formuladas pelo depositante,
nos moldes do art. 41 da Lei n. 9.279/96. Vale dizer, “A extensão da
proteção conferida pela patente será determinada pelo teor das
reivindicações, interpretado com base no relatório descritivo e nos
desenhos”.
Nesse passo, como não poderia deixar de ser,
por expressa disposição legal, a patente confere ao seu titular o direito
de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar
à venda, vender ou importar com estes propósitos: I - produto objeto de
patente; II - processo ou produto obtido diretamente por processo
patenteado.
Na inicial a autora foi incisiva ao afirmar que as
caixas ASTRA/NANOPLASTIC indicadas reproduzem as seguintes
características protegidas pela patente MU 8801220-4, em especial:
a) contar com um flange externo (5) -
(primeira, segunda, terceira e quarta amostras);
b) abaixo da borda superior, nas laterais da
caixa (1), serem providas abas curvilíneas (7) -
(primeira, segunda, terceira e quarta amostras). As
abas curvilíneas (7) incorporam, entretanto, áreas
em baixo relevo, detalhe esse que não afasta a sua
semelhança com a característica análoga, prevista na
patente MU8801220-4;
c) contar com múltiplos orifícios (19) para
ancoragem do parafuso de fixação da tomada ou
interruptor - (terceira e quarta amostras). Os
múltiplos orifícios estão voltados para a traseira da
caixa, fato esse que não afasta a sua semelhança
com a característica análoga prevista na patente
MU8801220-4.
d) contar com laterais curvas (4) - (terceira
e quarta amostras)

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e) contar com laterais retas (6) - (terceira
e quarta amostras)
No caso, a prova pericial, produzida sob o pálio
do contraditório, reconheceu a contrafação. Manteve a estrutura do
laudo que apresentou nos autos n. 1012354-46.2014.8.26.0003 que havia
constatado a reprodução das características (5) e (19) e acrescentou,
para o caso vertente, o reconhecimento da reprodução dos itens (4), (6)
e (7) da MU 8801220-4 pelas embargadas. Força observar que esta
patente foi depositada em 12-05-2008, publicada em 05-01-2010 e
expedida em 08-10-2013. Validade de 15 anos e partir do data do
depósito, ou seja, até 05/2022.
É verdade que as embargadas apresentaram,
em extensa manifestação, críticas fortes às conclusões do perito. O
perito, a fls. 1856/1857, manteve suas conclusões:
“Este Perito concluiu que ocorre a alegada
reprodução dos itens (4), (6) e (7) da MU
8801220-4 no produto fabricado e comercializado
pelas
Requeridas.
Foi
analisado
o
produto
comercializado e fabricado pela Requerida em
contraponto à patente (características, reivindicações
e figuras) concedida à Autora (MU88012204-7),
conforme Relatório do Laudo.
Não houve falta de comparação técnica
conforme alega a Requerida. Pelo contrário, este
Perito analisou todas as características constantes no
produto das Requeridas e reivindicações, figuras,
características da patente Autora, a fim de concluir
a alegada reprodução.
No
mais,
a
manifestação
das
fls.
1571-1596 não traz nenhum fato técnico novo que
altere as conclusões feitas ou as análises feitas nos
produtos e patente da Requerente. Importante
destacar, também, que não é objeto desta perícia

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analisar ou confrontar as conclusões de outros laudos
elaborados tanto por este Perito ou por outros
signatários.
Sendo assim, ratifico Laudo Pericial. Fico a
disposição para demais esclarecimentos”.
Não se pode negar que o laudo produzido nos
autos
n.
1016573-97.2017.8.26.0003
trouxe
conclusão
diversa.
Indisputavelmente, essa prova emprestada serviu para convencer o juízo
de primeiro grau e para, igualmente, fundamentar a conclusão do acórdão
hostilizado.
Ledo engano, porém.
Nesses autos n. 1016573-97.2017.8.26.0003 a
embargante defendeu seu direito alegando que a embargada Forcon
teria lançado no mercado consumidor Caixas Para Interruptores e
Tomadas Elétricas que reproduzem características protegidas pela
patente MU 8801220-4. O estudo comparativo detalhado a fls. 18/27
dos embargos deixa claro que as conclusões do acórdão não podem
prevalecer, considerando que existem inconsistências entre as amostras
das caixas modelos “4X2” e “4X4” fabricadas pela ré Forcon e utilizadas
para a execução da perícia. Estou convencido de que essas
inconsistências abalaram as conclusões trazidas no bojo da prova
emprestada, o que, certamente, canaliza para a modificação do
julgamento ora questionado. Em outras palavras, essas inconsistências
justificam o porquê das conclusões técnicas tão dispares.
No
mais,
a
alteração
do
resultado
do
julgamento, a partir dos efeitos infringentes dos embargos, ganha
reforço diante da necessária coerência com o entendimento da Câmara
adotado em caso parelho que não foi considerado no acórdão impugnado.
Com efeito, segundo bem descreveu a embargada Forcon a fls. 1.847 dos
autos n. 1012354-46.2014.8.26.0003, em verdade existem quatro ações
ajuizadas pela embargante abordando a mesma discussão. A coerência,
assim, deve prevalecer. E, nessa quadra, decidiu esta 1a Câmara
Reservada
de
Direito
Empresarial,
nos
autos
da
apelação
n.
1012354-46.2014.8.26.0003, j. 23-05-2018, rel. Des. Hamid Bdne, pelo
acolhimento da pretensão da autora, por votação unânime, cuja ementa

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restou assim lançada da seguinte forma:
“Apelação.
Modelo
de
utilidade.
Ação
cominatória cumulada com pedido de indenização por
danos materiais e morais. Conclusão pericial de que o
conteúdo da reivindicação já se encontrava antecipada
pelo estado da técnica. Ausência de competência da
Justiça Estadual. Irrelevância das conclusões periciais
no caso concreto. Matéria consolidada no REsp. n.
1.527.232, apreciado sob a sistemática dos recursos
repetitivos pelo C. STJ. Questão que deve ser
discutida em ação própria perante a Justiça Federal,
assegurada a participação do INPI, nos termos do
art. 175, caput, da Lei n. 9.279/96. Reprodução
parcial da patente concedida à autora. Desnecessidade
de reprodução integral do conteúdo da reivindicação.
Hipótese que autoriza a condenação das rés ao
pagamento de indenização por danos emergentes e
lucros cessantes a ser arbitrada em fase de liquidação
(art. 44, caput, da Lei n. 9.279/96), além de
indenização
por
danos
morais.
Manutenção
da
obrigação de fazer consistente em paralisar, de forma
permanente, a fabricação e comercialização de
produtos contrafeitos. Decisão reformada. Recurso
provido”.
Reconhecido o ato ilícito, impossível afastar a
procedência dos pedidos iniciais, para determinar que as apeladas (i)
abstenham de manter em estoque, vender ou oferecer à venda as caixas
de
tomadas
que
constituem
reproduções
parciais
da
patente
“DISPOSIÇÃO INTRODUZIDA EM CAIXA PARA INTERRUPTORES E
TOMADAS ELÉTRICAS” - Carta-Patente de Modelo de Utilidade sob o
número MU 8801220-4 de 08-10-2013, bem como quaisquer outras que
reproduzam o objeto patenteado de titularidade da Autora, sob pena de
multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais); (ii) exibam, no prazo de 15 dias,
as notas fiscais de compra e venda dos produtos que adquiriram e
venderam com as características da “DISPOSIÇÃO INTRODUZIDA EM
CAIXA PARA INTERRUPTORES E TOMADAS ELÉTRICAS” de
12-05-2008 Carta Patente de Modelo de Utilidade sob o número MU
8801220-4 de 08-10-2013.

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Mas não é só!
E os danos?
Como se sabe, nesses casos “o prejuízo
suportado prescinde de comprovação, pois se consubstancia na
própria violação do direito, derivando da natureza da conduta
perpetrada.
A
demonstração do dano se confunde com a
demonstração da existência do fato contrafação” (STJ, REsp n.
1.674.370-SP, 3a Turma, j. 03-08-2017, rel. Min. Nancy Andrighi). Em
suma, “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o
entendimento de que, na hipótese de contrafação de marca, a
procedência do pedido de condenação do falsificador em danos
materiais e morais deriva diretamente da prova que revele a
existência de contrafação” (STJ, AgInt-REsp n. 1.444.464-SP, 4a
Turma, j. 28-11-2017, rel. Min. Raul Araújo).
Vale lembrar, ainda, que não se “exige
comprovação, para fins indenizatórios, de que os produtos
contrafeitos tenham sido expostos ao mercado” (STJ, REsp n.
1.535.668-SP, 3a Turma, j. 03-08-2017, rel. Min. Nancy Andrighi), bem
como que “descabe o julgamento de improcedência dos pedidos
exordiais”, mesmo que não tenha “sido demonstrada a exata extensão
dos prejuízos experimentados”, pois “a apuração pode ser realizada
em liquidação de sentença” (STJ, REsp n. 1.207.952-AM, 4a Turma, j.
23-08-2011, rel. Min. Luis Felipe Salomão).
No mesmo sentido: 1) STJ, AgInt-REsp n.
1.537.883-PR, 4a Turma, j. 15-08-2019, rel. Min. Raul Araújo; 2) STJ,
AgInt-REsp n. 1.366.770-SP, 4a Turma, j. 08-04-2019, rel. Min. Antonio
Carlos Ferreira; 3) STJ, AgInt-REsp n. 1.652.576-RJ, 3a Turma, j.
29-10-2018, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva; 4) STJ, AgInt-AREsp n.
228.942-SP, 4a Turma, j. 06-03-2018, rel. Min. Lázaro Guimarães; 5)
STJ, AgRg-REsp n. 1.097.702-RS, 4a Turma, j. 03-08-2010, rel. Min.
Aldir Passarinho Junior; e 6) STJ, REsp n. 466.761- RJ, 3a Turma, j.
03-04-2003, rel. Min. Nancy Andrighi.
No que concerne à fixação da indenização por
danos morais, não existem critérios fornecidos pela lei, de modo que “o

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arbitramento da condenação a título de dano moral deve operar-se com
moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao porte empresarial
das partes, suas atividades comerciais, e, ainda, ao valor do negócio,
orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela
jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do
bom senso, atento à realidade da vida, notadamente à situação
econômica atual, e às peculiaridades de cada caso” (STJ, REsp n.
173.366-SP, 4a Turma, j. 03-12-1998, rel. Min. Sálvio de Figueiredo
Teixeira).
Assim,
atento
aos
princípios
da
proporcionalidade, razoabilidade e adequação, tendo em conta as
circunstâncias que envolveram o fato, as condições econômico-
financeiras da parte ofensora, assim como o grau da ofensa moral e a
preocupação de não permitir que a condenação passe despercebida,
consistindo, destarte, no necessário efeito pedagógico de evitar futuros
e análogos fatos, entendo justo o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil
reais), ou seja, 25.000,00 (cinquenta mil reais) para cada corré, com
correção monetária pela Tabela Prática de Atualizações do TJSP a
partir desta data (Súmula n. 362 do Superior Tribunal de Justiça) e
juros de mora de 1% ao mês desde a data do fato (Súmula n. 54 do STJ).
À
vista
dessas
considerações,
força
o
acolhimento do embargos de declaração, com efeitos infringentes, para,
assim, dar provimento ao recurso de apelação e reformar a sentença de
primeiro grau. Com isso, julga-se procedente a demanda para determinar
que as apeladas: (i) abstenham de manter em estoque, vender ou
oferecer à venda as caixas de tomadas que constituem reproduções
parciais da patente “DISPOSIÇÃO INTRODUZIDA EM CAIXA PARA
INTERRUPTORES E TOMADAS ELÉTRICAS” - Carta-Patente de
Modelo de Utilidade sob o número MU 8801220-4 de 08-10-2013, bem
como quaisquer outras que reproduzam o objeto patenteado de
titularidade da Autora, sob pena multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais);
(ii) exibam, no prazo de 15 dias, as notas fiscais de compra e venda dos
produtos que adquiriram e venderam com as características da
“DISPOSIÇÃO INTRODUZIDA EM CAIXA PARA INTERRUPTORES E
TOMADAS ELÉTRICAS” - Carta Patente de Modelo de Utilidade sob o
número MU 8801220-4 de 08-10-2013. E mais: para condenar as
apeladas: (iii) ao pagamento de indenização pelo dano material (lucros
cessantes) com apuração em liquidação de sentença, com fundamento nos

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artigos 208 a 210 da Lei n. 9.279/96; (iv) ao pagamento de indenização
pelo dano moral arbitrado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sendo
R$ 25.000,00 de cada corré, com correção monetária pela Tabela
Prática de Atualização do TJSP a partir desta data (Súmula n. 362 do
Superior Tribunal de Justiça) e juros de mora de 1% ao mês desde a
data do fato (Súmula n. 54 do STJ).
Diante da sucumbência, condeno as rés ao
pagamentos das custas, das despesas processuais e dos honorários
advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação,
nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC.
Posto isso, acolho os embargos de declaração,
com efeitos modificativos, nos moldes indicados alhures.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica