Tribunal: TJSP
Processo: 1079289-63.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO. MARCA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. Sentença de improcedência. Preliminar de nulidade de sentença afastada. Violação de direito marcário não configurada. Utilização da marca para indicação de compatibilidade com o sinal digital de televisão (DTV). Inteligência do art. 132, II da Lei de Propriedade Industrial. Inocorrência de atos de

Ementa:
APELAÇÃO. MARCA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. Sentença de improcedência. Preliminar de nulidade de sentença afastada. Violação de direito marcário não configurada. Utilização da marca para indicação de compatibilidade com o sinal digital de televisão (DTV). Inteligência do art. 132, II da Lei de Propriedade Industrial. Inocorrência de atos de concorrência desleal. Inexistência de direito de exclusividade sobre o uso da sigla. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000615889
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1079289-63.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em
que é apelante FÓRUM DO SISTEMA BRASILEIRO DE TV DIGITAL
TERRESTRE, é apelado GIBSON INNOVATIONS DO BRASIL IND.
ELETRÔNICA LTDA.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores PEREIRA CALÇAS (Presidente) e FORTES BARBOSA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
AZUMA NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

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Apelação Cível no 1079289-63.2017.8.26.0100 -Voto no 10053
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1a. CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
APELAÇÃO CÍVEL No 1079289-63.2017.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO 1a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL
MAGISTRADA: PAULA REGINA SCHEMPF CATTAN
APELANTE: FÓRUM DO SISTEMA BRASILEIRO DE TV DIGITAL TERRESTRE
APELADA: GIBSON INNOVATIONS DO BRASIL IND. ELETRÔNICA LTDA
Voto no 10053
APELAÇÃO. MARCA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR
PERDAS E DANOS. Sentença de improcedência.
Preliminar de nulidade de sentença afastada.
Violação de direito marcário não configurada.
Utilização
da
marca
para
indicação
de
compatibilidade com o sinal digital de televisão
(DTV). Inteligência do art. 132, II da Lei de
Propriedade Industrial. Inocorrência de atos de
concorrência desleal. Inexistência de direito de
exclusividade sobre o uso da sigla. SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Cuida-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra a r. sentença de fls. 196/198, objeto de embargos de
declaração rejeitados às fl. 208 que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE NÃO FAZER C/C INDENZATÓRIA ajuizada por FÓRUM DO SISTEMA
BRASILEIRO DE TV DIGITAL TERRESTRE face de GIBSON INNOVATIONS DO
BRASIL IND. ELETRÔNICA LTDA, rejeitou as pretensões autorais, ao reputar
inexistente violação ao direito marcário.
Em razão da sucumbência, a autora foi
condenada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios aos patronos da ré, arbitrados em 10% do valor
atualizado da causa.

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Irresignada
com
a
r.
sentença,
a
demandante recorre pleiteando a sua reforma, consoante as razões
apresentadas às fls. 210/227.
Preliminarmente, pleiteia a nulidade da
sentença, por reputar que não foram abordados pontos fundamentais de
suas alegações.
Quanto ao mérito, a recorrente alega que
o uso indevido de sua marca registrada é incontroverso, tendo a recorrida
admitido apor a designação “DTV” em seus produtos, mesmo após
cessada a licença que lhe franqueava a utilização do selo.
Pontua
que
a
indicação
de
compatibilidade das antenas com televisores digitais deve ser feita pelas
siglas oficiais definidas em lei (SBTVD-T e ISDB-T), e não através de sua
marca registrada, sobretudo utilizando o mesmo desenho característico.
No mais, que a sigla DTV não exprime
designação genérica, e sim, indica a compatibilidade de produtos
licenciados e produzidos pelas empresas que fazem parte do seu quadro
de associados.
Por
essas
e
pelas
demais
razões
apresentadas, pugna pelo o provimento do recurso e anulação da
sentença. Subsidiariamente, requer sua reforma, a fim de que seja
determinada a abstenção do uso de sua marca, bem como o
recolhimento de todos os produtos que a ostentem, sob pena de multa no
valor de R$ 50.000,00 por violação. Pleiteia, ademais, reparação dos
prejuízos experimentados, a serem apurados em oportuna liquidação, nos
moldes do art. 210, III da Lei de Propriedade Industrial.
O recurso é tempestivo e o valor referente
ao preparo recursal foi recolhido, conforme os comprovantes juntados às
fls. 228/230.
Contrarrazões de apelação apresentadas
às fls. 246/251.
Houve oposição ao julgamento virtual, nos

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termos da Resolução n.o 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de
Justiça (fl. 254).
É o relatório do necessário.
1.
O
recurso
não
comporta
provimento.
2.
Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE NÃO FAZER C/C INDENIZATÓRIA ajuizada por FÓRUM DO SISTEMA
BRASILEIRO DE TV DIGITAL TERRESTRE em face de GIBSON INNOVATIONS DO
BRASIL IND. ELETRÔNICA LTDA.
A autora alegou ser legítima detentora da
marca mista “DTV” (fls. 26/29), que se presta a indicar a compatibilidade
de aparelhos eletrônicos e acessórios com o sinal digital de televisão. Em
decorrência, faz o licenciamento do uso da marca, mediante contribuição
de empresas associadas. Relata que a ré possuía licença de uso até o ano
de 2016, ocasião em que foi excluída do quadro de associados em razão
de inadimplência. Não obstante, assevera que ela permanece utilizando
sua marca de forma não autorizada.
Ante essas circunstâncias, requereu a
cessação da utilização da marca, bem como o recolhimento de todas as
mercadorias que a ostentem, juntamente à reparação dos prejuízos
experimentados em razão da violação perpetrada.
Devidamente citada, a ré apresentou
contestação, pontuando que a utilização da marca DTV nas embalagens
de suas mercadorias é expressamente autorizada pela legislação
pertinente, possuindo a mera finalidade de indicar a compatibilidade com
aparelhos de televisão digital. No mais, que inexiste risco de confusão no
público consumidor, uma vez que seus produtos ostentam claramente o
emblema da fabricante (Phillips). Por fim que a forma abreviada “DTV” é
catalogada pelo INPI como expressão de uso corrente no mercado, não
possuindo direito de uso exclusivo.
A D. Magistrada sentenciante rejeitou as
pretensões autorais, remanescendo o inconformismo da autora.

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3.
Inicialmente, afasto a preliminar de
nulidade da sentença, baseada na alegação de que não foram
abordados todos os pontos levantados pela requerente.
Isto porque, a decisão vergastada abordou
os principais pontos suscitados pela autora, apresentando fundamentação
satisfatória. Cediço que a sentença não se presta a responder verdadeiro
questionário elaborado pelas partes, sendo suficiente a análise das
questões capazes de infirmar a conclusão do julgador, com a exposição
de forma clara das razões de decidir.
4.
Superada a preliminar, passo à
análise da matéria de fundo.
5.
Com efeito, o art. 132, II da Lei de
Propriedade Industrial preconiza que o titular da marca não poderá
impedir que fabricantes de acessórios utilizem a marca para indicar a
destinação do produto, desde que obedecidas as práticas leais de
concorrência.
O
dispositivo
legal
refere-se
à
permissibilidade de uso de marca de terceiros como referência, devendo a
utilização estar orientada pela lealdade concorrencial e pela boa-fé.
No caso vertente, o uso da marca da
apelante está em consonância ao regramento citado. Isso porque o
símbolo “DTV” foi aposto nas embalagens das antenas com o intento de
indicar a compatibilidade destas com o sinal digital de televisão (fls. 24/25).
Ademais, na reportagem colacionada pela própria recorrente, declara-se
que a marca em apreço seria utilizada para identificar equipamentos que
seguem o padrão do sistema brasileiro de TV digital (fl. 31).
A utilização da sigla, in casu, está também
respaldada pelos termos do registro da marca junto ao INPI, dado que não
foi conferida à titular direito de exclusividade sobre a forma abreviada DTV
(fls. 27/29).
6. Por certo, eventuais práticas de
concorrência desleal perpetradas pela apelada estariam sujeitas a
repressão do Judiciário, a fim de resguardar a higidez dos direitos

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marcários, cuja proteção consta da Constituição Federal (art. 5a, XXIX) e
da Lei de Propriedade Industrial (art. 130). Contudo, as circunstâncias
descritas não revelam condutas que infrinjam tais direitos.
Na hipótese, observa-se o mero uso da
marca, assegurado pelo ordenamento no art. 132, II da Lei de Propriedade
Industrial. Sobre o assunto, destacam-se os ensinamentos de DENIS BORGES
BARBOSA. Confira-se:
“O inciso II do artigo 132, por sua vez, autoriza que
fabricantes de acessórios utilizem marca alheia para
indicar a destinação de seus produtos, desde que
obedecidas as práticas leais de concorrência. É o caso,
por exemplo, dos fabricantes de peças destinadas a um
tipo de automóvel específico, como autofalantes e pneus,
que poderão indicar quais os veículos são compatíveis com
seus produtos. Aqui também, se enfatiza a constrição
resultante da ponderação de interesses.”1
Arremata JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES:
“Não poderá o titular da marca impedir que os
fabricantes de acessórios utilizem a marca para indicar a
destinação do produto, desde que obedecidas as práticas
leais de concorrência. Ora, essa permissão não deixa de
ser também uma faculdade que terá o fabricante do
acessório, porém não poderá fazer sobrepujar a marca
principal do produto para comercializar o seu acessório.
Poderá, isto sim e quando muito, fazer projeção de sua
marca de fabricante do acessório, dizendo de forma
singela que tal produto poderá ser empregado naquele
outro principal com a marca tal ou, ainda, se for o caso,
como acessório do produto, com tais e tais marcas. Assim
deverá ser porque as práticas leais de concorrência não
vão permitir que um fabricante se projete sobre o produto
de outrem para viver a sua mercê e/ou à sua imagem.”2
1
http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/do_efeito_aposica_marcas.
pdf, acesso em 27/03/20 às 17:00
2 SOARES, José Carlos Tinoco. Lei de Patentes, Marcas e Direitos Conexos. São Pulo: RT, 1997,
p. 217-218

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Notadamente,
as
embalagens
dos
produtos (fls. 24/25) ostentam em destaque a marca da fabricante
(Phillips), constando a indicação gráfica DTV de modo singelo,
acompanhada de dizeres que instruem sobre a compatibilidade com o
sinal digital de televisão.
7. Em conclusão, reputo que o uso da
marca em comento fez-se no estrito limite legal, não configurando ato
ilícito que gere obrigação de indenizar. Destarte, os pleitos formulados pela
recorrente não merecem prosperar.
8. Pelo trabalho desempenhado na
fase recursal, majoro os honorários advocatícios arbitrados sucumbenciais
de 10% para 15% do valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11o
do CPC.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
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