Tribunal: TJSP
Processo: 0038946-58.2011.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Propriedade industrial. Marca. Concorrência desleal. Autora titular da marca Tagima, para o ramo de instrumentos musicais, criada pelo renomado luthier Seize Tagima e posteriormente a ela cedida. Retorno do criador ao mercado anos depois, justamente no ramo da produção e venda de instrumentos musicais, com utilização de marca distinta, correspondente ao prenome Seize, acrescida todavia de

Ementa:
Propriedade industrial. Marca. Concorrência desleal. Autora titular da marca Tagima, para o ramo de instrumentos musicais, criada pelo renomado luthier Seize Tagima e posteriormente a ela cedida. Retorno do criador ao mercado anos depois, justamente no ramo da produção e venda de instrumentos musicais, com utilização de marca distinta, correspondente ao prenome Seize, acrescida todavia de partícula remissiva ao nome de família ("Seize by Seize Tagima"). Inexistência de pacto não-concorrencial entre as partes. "Assinatura" dos produtos, contudo, tal como feita, que embora não constitua marca propriamente dita vem utilizada inequivocamente com tal função, como autêntico acessório marcário. Concorrência desleal caracterizada, pela inegável associação para com a marca da autora, inclusive com potencial de esvaziá-la. Inaplicabilidade ao caso da teoria da distância, por envolver o conflito apenas as duas partes e além disso a reprodução literal da marca registrada. Descabimento da sugestão das rés de restrição indevida ao uso do nome civil ou de violação de direito autoral. Decisão judicial que não obsta a utilização do nome em situações comuns da vida civil, nem tampouco a divulgação da autoria dos instrumentos, senão o emprego do nome Tagima com função marcária. Ausência de vedação, por outro lado, à simples divulgação ao mercado da atuação do luthier junto às empresas rés, ou ao fato de serem os instrumentos por elas comercializados de sua autoria. Sentença de procedência confirmada, com ressalva quanto ao efetivo alcance do julgado. Apelação das rés desprovida, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000885169
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0038946-58.2011.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes RMLA
INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. e SEIZI
WORKS ME LTDA. (COMERCIAL RADIOPEÇAS LTDA.), é apelado MARUTEC
INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo, com
observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), MAURÍCIO PESSOA E ARALDO TELLES.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
FABIO TABOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

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Apelação Cível no 0038946-58.2011.8.26.0001 - F. R. Santana (Capital) - Voto no 17.011
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Apelantes: RMLA Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda. e Seize
Works ME Ltda. (nova denominação de Comercial Radiopeças Ltda.)
Apelada: MARUTEC Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda.
Apelação no 0038946-58.2011.8.26.0001 9a Vara Cível do F. R. Santana (Capital)
Voto no 17.011
Propriedade industrial. Marca. Concorrência desleal.
Autora titular da marca Tagima, para o ramo de
instrumentos musicais, criada pelo renomado luthier Seize
Tagima e posteriormente a ela cedida. Retorno do criador
ao mercado anos depois, justamente no ramo da produção e
venda de instrumentos musicais, com utilização de marca
distinta, correspondente ao prenome Seize, acrescida
todavia de partícula remissiva ao nome de família (“Seize
by Seize Tagima“). Inexistência de pacto não-concorrencial
entre as partes. “Assinatura” dos produtos, contudo, tal
como feita, que embora não constitua marca propriamente
dita vem utilizada inequivocamente com tal função, como
autêntico
acessório
marcário.
Concorrência
desleal
caracterizada, pela inegável associação para com a marca
da
autora,
inclusive
com
potencial
de
esvaziá-la.
Inaplicabilidade ao caso da teoria da distância, por
envolver o conflito apenas as duas partes e além disso a
reprodução literal da marca registrada. Descabimento da
sugestão das rés de restrição indevida ao uso do nome civil
ou de violação de direito autoral. Decisão judicial que não
obsta a utilização do nome em situações comuns da vida
civil, nem tampouco a divulgação da autoria dos
instrumentos, senão o emprego do nome Tagima com
função marcária. Ausência de vedação, por outro lado, à
simples divulgação ao mercado da atuação do luthier junto
às empresas rés, ou ao fato de serem os instrumentos por
elas
comercializados
de
sua
autoria.
Sentença
de
procedência confirmada, com ressalva quanto ao efetivo
alcance do julgado. Apelação das rés desprovida, com
observação.
VISTOS.

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A r. sentença de fls. 548/549vo julgou procedente demanda
ajuizada por empresa cessionária dos direitos sobre a marca Tagima, para o segmento de
instrumentos musicais, fundada em violação marcária e concorrência desleal,
reconhecendo a possibilidade de indução do público consumidor em erro, bem como a
violação à expectativa criada com o transferência da marca, por conta da utilização pelas
rés, na venda de seus produtos, da referência by Seize Tagima, em alusão ao criador dos
instrumentos. Condenou as demandas, desse modo, a não mais explorar a marca Tagima
no segmento de instrumentos musicais, sob qualquer forma, bem como a não mais
incluir a expressão by Seize Tagima em associação com seus produtos ou em qualquer
meio de publicidade. A par disso, impôs às demandadas o pagamento de indenização, a
ser arbitrada em liquidação de sentença.
Apelam as rés (fls. 566/591), insistindo, em síntese, na ausência
de violação à marca Tagima, visto que a marca utilizada pela apelante RMLA, Seize,
teria grafia totalmente diversa, sendo igualmente bem distinta a apresentação visual de
ambos os signos, de modo que ausente qualquer risco de indução do público
consumidor em erro. Destacam não haver qualquer pacto de não concorrência entre as
partes, bem como que o luthier Seize Tagima teria firmado parceria com a apelante
RMLA apenas catorze anos depois do término de seu vínculo para com a autora, sendo
ele o criador dos instrumentos negociados pela apelante e por isso sendo perfeitamente
lícito o uso da expressão by Seize Tazima, que não teria sequer feição marcária, mas
desempenharia função meramente informativa. Argumentam que, longe de causar
confusão, a alusão teria por escopo justamente evitar confusão nos consumidores,
indicando a existência da parceria entre o luthier e a apelante RMLA, bem como a
autoria dos instrumentos negociados, sendo assim perfeitamente lícita, inclusive à luz
do art. 24, II, da Lei no 9.610/98, além de atender ao dever de informação prescrito pelo
Código de Defesa do Consumidor. Além do mais, alegam que a vedação violaria o
direito do criador ao uso de seu nome civil, e que haveria perfeita possibilidade de
convivência entre as marcas, com base na teoria da distância. Pregam, ainda, a
necessidade de interpretação restritiva do negócio entre a autora e a pessoa de Seize

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Tagima, afirmando não decorrer dele qualquer proibição de identificação da autoria dos
instrumentos. Tecem por fim considerações sobre a liberdade de iniciativa e a livre
concorrência, batendo-se em conclusão pela reforma da r. sentença e pelo julgamento de
improcedência da demanda.
O recurso, que é tempestivo, foi devidamente processado,
manifestando-se a apelada em contrarrazões no prazo legal (fls. 606/621).
É o relatório.
Não prospera o inconformismo.
A rigor, têm razão as rés-apelantes quando chamam a atenção
para a ausência de conflito direto entre as marcas concretamente utilizadas por cada uma
das partes, Tagima (autora) e Seize (rés), muito embora representem elas os
componentes (nome e prenome, respectivamente) de um único nome civil, Seize
Tagima, pertencente ao representante da segunda ré, renomado produtor de instrumentos
musicais, como incontroverso nos autos.
Como quer que seja, à parte o aspecto identificativo para com a
pessoa do citado luthier, as marcas, em termos de grafia, sonoridade e mesmo
apresentação visual, não guardam qualquer semelhança, sendo perfeitamente
distinguíveis pelo público consumidor. De resto, a autora não discute, na presente
demanda, possível conflito marcário no tocante ao emprego isolado do prenome Seize.
O problema, de ordem diversa, reside tão somente na
associação, que as rés passaram a fazer, dos instrumentos de marca Seize com a pessoa
de seu criador, mediante o emprego de expressão que remete ao nome completo, Seize
Tagima, e portanto congrega parcela coincidente com a marca registrada da autora.
Admite-se, como dizem as rés, que a expressão “by Seize
Tagima” não seja, propriamente, uma marca, mas é inegável seu emprego com
finalidade marcária, de modo a criar um mecanismo associativo entre os instrumentos
musicais comercializados e a pessoa do conhecido produtor. E essa associação, nas

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especialíssimas circunstâncias dos autos, acaba por configurar modalidade de
concorrência desleal, como bem reconhecido pela r. sentença apelada.
O fato é que, como incontroverso, o luthier Seize Tagima, já
com prestígio consolidado e com marca registrada em torno de seu nome de família,
acabou por ceder em definitivo referida marca à autora, em 1996, que passou a utilizá-la
para a identificação de seus produtos, muito embora sem qualquer relação para com as
criações do artista.
Por volta de 2008, entretanto, Seize deliberou de certa forma
retornar ao mercado, e assim criou empresa (Comercial Radiopeças, hoje Seize Works)
que se associou com a corré RMLA para o lançamento de produtos relacionados a
instrumentos musicais. E, a partir daí, de modo a “informar” ao mercado a proveniência
dos instrumentos comercializados por essas empresas, passou a indicar expressamente,
ao lado da marca Seize, a autoria das criações, com o que, todavia, estabeleceu
associação também para com seu nome de família, Tagima.
Não houvesse a cessão marcária feita para a autora, a
“informação” seria perfeitamente lícita e não geraria qualquer problema. Mas, ao
pretender se valer da força identificativa e do prestígio do nome Tagima, as rés
acabaram por ofender, indiscutivelmente, a marca transferida, sob mais de um aspecto.
É inegável o potencial dano em termos de confusão junto ao
público consumidor, tendo em vista a existência de uma empresa que utiliza, de há
muito, a marca Tagima, e o surgimento, de um momento ao outro, de outra que emprega
um “acessório marcário” por meio do qual reivindica ser comercializadora dos produtos
justamente produzidos pelo citado Tagima.
De outra parte, não se pode descartar inclusive o aproveitamento
pelas rés do renome alcançado pela marca Tagima, desenvolvida pela autora ao longo
dos anos mediante a agregação, ao prestígio do luthier, de elemento autônomo
representado pela qualidade dos próprios produtos produzidos.
A par disso, a tentativa de reinvindicação da paternidade da
criação dos instrumentos, tal qual feita pelas rés, traz também o componente altamente

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pernicioso da deslegitimação da própria marca da autora, mediante a sugestão implícita
de não serem os produtos dela, autora, autênticas criações Tagima (dissociação, diga-se,
cujo risco afinal se assumiu no momento da cessão da marca).
Por todas essas razões, não há como deixar de reconhecer a
tentativa de utilização de expediente ilícito voltado enfraquecer a marca alheia e se
apropriar da respectiva clientela.
Aliás, é interessante vislumbrar a motivação das rés no emprego
da “assinatura” em questão. A rigor, dispõem elas, como já dito, de marca própria,
Seize, que afinal remete ao prenome do criador dos instrumentos e cuja exploração,
igualmente já se disse nesta decisão, é lícita, o que em tese bastaria para equacionar o
conflito de interesses.
Se se viram entretanto na necessidade de acrescentar, à marca, a
“assinatura” do criador dos produtos, intuitivamente é porque a marca formada pelo
simples prenome não estaria cumprindo, nos níveis desejados, o papel identificador para
com tal pessoa, o que demandaria o reforço advindo de elemento mais forte, o nome
Tagima com o “pequeno” inconveniente de se tratar de marca autônoma.
Em nada auxilia as rés, por outro lado, a invocação da teoria da
distância, que não tem pertinência para com os fundamentos da discussão travada no
caso concreto.
Destina-se tal teoria a nortear o grau de diferenciação de marca
exigido de um novo agente no mercado, relativamente a um signo já protegido no
mesmo segmento e considerando as marcas utilizadas por outros concorrentes. Não é o
que se tem na espécie dos autos.
Primeiro, inexistem no caso os terceiros com cujas marcas
pudesse ser confrontada a marca das rés de modo a definir o grau de aproximação
tolerado; o confronto está posto em termos primários entre as partes do presente litígio.
E, segundo, não se está falando propriamente de aproximação, mas na reprodução literal
da marca alheia por meio do mecanismo empregado.
E não se trata, sob outro enfoque, de negar a Seize Tagima o

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exercício do direito autoral inalienável de identificar sua criação, ou mesmo de impedir
singelamente o uso de nome civil.
Esta C. 2a Câmara de Direito Empresarial teve oportunidade de
decidir, ainda que em torno de tutela provisória, hipótese bastante assemelhada a esta,
no âmbito do Agravo de Instrumento no 2057165-83.2014.8.26.0000, com mesma
Relatoria, julgado em 25 de agosto de 2014.
Ali, tratava-se de um conhecido nome da moda que havia
celebrado negócio comprometendo-se, mediante remuneração, a não utilizar, durante
determinado tempo, a marca composta por seu nome civil, mas que logo em seguida
lançou no mercado coleção que levava como marca o nome de sua filha, trazendo
associado a esse, de forma aparentemente inocente, justamente a malsinada expressão
“by ....” seguida de seu próprio nome.
E as ponderações que na oportunidade se fizeram em torno da
ausência de negativa ao exercício de singelo direito autoral, como também da imposição
lícita de restrição ao uso de nome civil, aplicam-se perfeitamente à espécie ora
discutida.
Com efeito, não se está, no caso, impedindo de forma genérica a
utilização ordinária por Seize Tagima de seu nome civil, em situações corriqueiras da
vida, senão impedindo sua utilização no estrito âmbito da atividade empresarial
considerada, e com função de marca. Esse é, enfim, o problema.
A vedação determinada pela r. sentença levou em conta o fato de
que a alusão ao luthier não foi vinculada ao uso do nome civil em sua singela função
identificativa, desbordando na verdade dos aspectos abrangidos pela tutela conferida aos
direitos da personalidade e configurando na prática utilização representativa da
verdadeira marca, pois destinada a identificar e transferir seu prestígio aos produtos das
rés.
Quando não fosse por isso, ao ceder a marca formada
justamente por seu nome de família, houve da parte de Seize a inequívoca e consciente
renúncia ao emprego desse mesmo nome como elemento identificativo de instrumentos

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musicais, ainda que de sua própria criação.
Justamente nessa linha, não impressiona tampouco a tentativa
das rés de conduzir a discussão para o terreno dos direitos autorais, com invocação do
direito moral de identificação da criação intelectual, à luz da Lei no 9.610/98.
Não se está, com efeito, falando na singela indicação do autor
intelectual da obra, mas sim na utilização de uma assinatura com status de marca, em
confronto com a alienação dessa mesma marca, o que inegavelmente permite seja a
conduta qualificada sob a ótica concorrencial.
Em outras palavras, a “assinatura” dos instrumentos musicais
negociados pelas rés por parte de Seize Tagima não vem utilizada de modo meramente
informativo e desinteressado para a identificação do criador dos instrumentos, mas
essencialmente para fomentar a comercialização dos produtos em questão por meio de
aproveitamento do prestígio pessoal existente em torno do nome do luthier, além de
concomitantemente esvaziar o poder designativo da marca da autora.
Vale dizer, o direito de autor e sua própria irrenunciabilidade, no
caso, não podem ser tomados em termos isolados, alçando a identidade do autor dos
trabalhos vôos mais elevados e permitindo abordagem sob a ótica do direito marcário,
no qual perfeitamente possível a renúncia, como apontado por autorizada doutrina (cf.
Haroldo Malheiros Duclerc Verçosa, in Curso de Direito Comercial, vol. I, p. 334,
Malheiros: São Paulo, 2004), à luz do art. 124, XV, da Lei no 9.279/96.
É o caso de confirmar, por tudo, a r. sentença de procedência da
demanda, com uma ressalva necessária, contudo, de modo a aclarar o efetivo alcance do
dever de vedação imposto, evitando a deturpação do espírito do julgado.
O que se proibiu, inclusive no plano publicitário, foi qualquer
tentativa de utilização da palavra Tagima como marca, aí incluído o emprego da
“assinatura” “by Seize Tagima” que aqui se discutiu, e que como indicado foi utilizada
como acessório marcário. Entretanto, é preciso reiterar que o mencionado Seize não está
impedido de concorrer com a autora utilizando produtos próprios (aspecto nem sequer
controvertido), nem tampouco, evidentemente, como extensão natural dessa

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prerrogativa, de enfatizar referida criação (e, neste ponto, o caso dos autos difere do
precedente referido no corpo do julgado, em que a par do problema da utilização da
assinatura como marca indireta havia, também, cláusula de não-concorrência claramente
estabelecida entre as partes).
Vem daí não estar compreendida pelo alcance do julgado a
simples divulgação, sem conotação marcária, inclusive por meios publicitários, de que o
luthier está vinculado às empresas rés, ou de que criados por ele, pessoalmente, os
instrumentos por elas negociados.
Confirma-se por tudo a r. sentença apelada, majorando-se os
honorários sucumbenciais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, de 10% para 15% (quinze
por cento) do valor atualizado da causa.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo, com observação.
FABIO TABOSA
Relator