Tribunal: TJSP
Processo: 1002706-62.2018.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
Direito marcário. Ação cominatória, cumulada com pedido de índole indenizatória, visando a que a ré se abstenha de usar a marca "Garlic Food" sem a autorização da autora. Sentença de parcial procedência. Apelação da ré.

Propaganda feita pela ré, em vídeo postado na plataforma Youtube, para demonstrar as funcionalidades de sua máquina detectora de metal, em que se identificava peça de metal

Ementa:
Direito marcário. Ação cominatória, cumulada com pedido de índole indenizatória, visando a que a ré se abstenha de usar a marca "Garlic Food" sem a autorização da autora. Sentença de parcial procedência. Apelação da ré.

Propaganda feita pela ré, em vídeo postado na plataforma Youtube, para demonstrar as funcionalidades de sua máquina detectora de metal, em que se identificava peça de metal ferroso em embalagem de alho com a marca da autora. Conduta da ré que caracteriza violação de direito marcário, denegrindo a marca perante os consumidores. Danos morais que, nos ilícitos relacionados à propriedade industrial, se encontram "in re ipsa". Doutrina de GAMA CERQUEIRA e de LÉLIO DENICOLI SCHMIDT.

Os critérios de fixação de indenização "devem visar (...) à máxima eficácia do remédio jurídico, (...) asseguradas as garantias do devido processo legal" (DENIS BORGES BARBOSA). Indenização arbitrada em valor adequado considerando-se as particularidades do caso concreto.

Manutenção da sentença recorrida. Apelação desprovida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251188
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados
e
discutidos
estes
autos
de
Apelação
Cível
no
1002706-62.2018.8.26.0048, da Comarca de Votorantim, em que é apelante ALUTAL
CONTROLES INDUSTRIAIS LTDA - EPP, é apelado GARLIC FOODS COMERCIAL
IMPORTADORA E EX.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente sem voto), ALEXANDRE LAZZARINI E AZUMA NISHI.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
CESAR CIAMPOLINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002706-62.2018.8.26.0048 -Voto no 21.379
CB 2
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação no 1002706-62.2018.8.26.0048
Comarca:
Votorantim 2a Vara Cível
MM. Juíza de Direito Dra. Graziela Gomes dos Santos Biazzim
Apelante:
Alutal Controles Industriais Ltda. EPP
Apelada:
Garlic Foods Comercial Importadora e Exportadora de
Alimentos Eireli
VOTO No 21.379
Direito marcário. Ação cominatória, cumulada
com pedido de índole indenizatória, visando a que
a ré se abstenha de usar a marca “Garlic Food”
sem a autorização da autora. Sentença de parcial
procedência. Apelação da ré.
Propaganda feita pela ré, em vídeo postado na
plataforma
Youtube,
para
demonstrar
as
funcionalidades de sua máquina detectora de
metal, em que se identificava peça de metal ferroso
em embalagem de alho com a marca da autora.
Conduta da ré que caracteriza violação de direito
marcário,
denegrindo
a
marca
perante
os
consumidores. Danos morais que, nos ilícitos
relacionados
à
propriedade
industrial,
se
encontram "in re ipsa". Doutrina de GAMA
CERQUEIRA e de LÉLIO DENICOLI SCHMIDT.
Os critérios de fixação de indenização “devem
visar (...) à máxima eficácia do remédio jurídico,
(...) asseguradas as garantias do devido processo
legal” (DENIS BORGES BARBOSA). Indenização
arbitrada em valor adequado considerando-se as
particularidades do caso concreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002706-62.2018.8.26.0048 -Voto no 21.379
CB 3
Manutenção da sentença recorrida. Apelação
desprovida.
RELATÓRIO.
Trata-se de ação cominatória, cumulada com pedido
indenizatório, ajuizada por Garlic Foods Comercial Importadora e
Exportadora de Alimentos Eireli contra Alutal Controles Industriais Ltda.
EPP, julgada parcialmente procedente por sentença que se lê a fls. 129/139 e
que porta o seguinte relatório:
“Vistos.
Trata-se de Ação de Obrigação de Não Fazer c.c. Indenização por Dano Moral
ajuizada por GARLIC FOODS COMERCIAL IMPORTADORA E
EXPORTADORA DE ALIMENTOS EIRELI em face de ALUTAL
CONTROLES INDUSTRIAIS LTDA., em que a autora afirma ter sido
publicado pela requerida, no sítio eletrônico 'YouTube', vídeo no qual, o
maquinário por ela produzido, era capaz de detectar peças de material ferroso
em embalagens industriais, estando dentre os produtos exibidos, uma
embalagem de alho triturado de fabricação da requerente, sem qualquer tipo de
proteção à marca da requerente, desta forma, denegrindo a imagem de seu
produto no mercado.
Requereu a concessão de tutela de urgência consistente no fornecimento de
cópia digital do vídeo, além de sua remoção da plataforma digital, requerendo,
no mais, a procedência da ação, condenando a requerida a se abster de utilizar
a marca propriedade da requerente sem a expressa autorização nesse sentido,
bem como sua condenação ao pagamento do valor de R$ 50.000,00 (cinquenta
mil reais) a título de danos morais. Com a inicial vieram os documentos de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002706-62.2018.8.26.0048 -Voto no 21.379
CB 4
22/42.
Os autos foram inicialmente distribuídos na Comarca de Atibaia, oportunidade
em que o pedido da tutela de urgência foi indeferido à fl. 53.
Devidamente citada, a empresa requerida apresentou Contestação às fls.
58/69, abordando, preliminarmente, a incompetência territorial, tendo em vista
que a sede da empresa ré se situa em Comarca diversa da propositura da ação,
bem como a extinção do feito sem julgamento do mérito, por inépcia da
inicial.
No mérito confessou o descuido na produção do vídeo que levou a exibição da
marca da autora sem qualquer tipo de proteção, porém, não o fez com o
intuito de promoção comercial, não tendo com objetivo do vídeo, denegrir a
imagem da requerente, mas sim, demonstrar a capacidade do produto
comercializado pela requerida, descaracterizando eventuais danos morais. Por
fim, salienta que não houve comprovação de prejuízo algum pela demandante
em razão do vídeo, não existindo, desta forma, danos a serem indenizados.
Juntou documentos às fls. 70/82.
O agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a liminar,
denegou a concessão da tutela por perda do objeto, uma vez que o vídeo
produzido pela requerida foi retirado de circulação (fls. 87/93).
Réplica às fls. 96/105.
O Juízo da Comarca de Atibaia entendeu pela incompetência para apreciação
do feito, remetendo os autos a este Juízo, onde foram recebidos, determinando-
se a intimação das partes quanto ao interesse na produção de outras provas (fls.
107 e 112).
A empresa ré apresentou, às fls. 115/117, endereço eletrônico privado e
sigiloso de acesso ao vídeo, a fim de instruir o conteúdo anteriormente exibido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002706-62.2018.8.26.0048 -Voto no 21.379
CB 5
na plataforma 'Youtube', enquanto a requerente pugnou pela produção de
prova oral e técnica, às fls. 118/119.
O feito foi saneado, restando afastadas as preliminares levantadas e indeferidas,
tanto a prova técnica, quanto a colheita de depoimentos, havendo designação
designada de audiência de conciliação que, entretanto, restou infrutífera (fls.
122/123 e 126).” (fls. 129/131).
De início, assinalou a Magistrada que “o vídeo
apresentado (fl. 117) consiste em demonstração das funcionalidades do
equipamento industrial comercializado pela requerida, exibindo em
determinado momento, a marca e produto da autora em um dos testes, sem
qualquer tipo de proteção ou vedação a sua imagem. Vale frisar, ainda, que,
em momento algum há menção de que o pedaço de metal teria sido colocado
no interior da embalagem, o que somente pode ser subentendido por quem o
assiste” e que “a ré não negou a utilização da marca 'Garlic Foods' sem
autorização da autora, fato que, aliado à narrativa expedida pela requerente
e os documentos juntados aos autos, comprovam, de forma satisfatória, a
propaganda veiculada pela empresa ré sem autorização da detentora dos
direitos de propriedade, os quais foram violados com a exibição do vídeo,
ainda que o logotipo tenha sido exibido de forma secundária, sem intenção
de mácula ao produto”.
Prosseguindo, expôs que “[a]s alegações tecidas
quanto à ausência de demonstração do prejuízo, bem como o curto lapso de
tempo em que o logotipo foi exibido não socorrem a demandada, na medida
em que o simples uso da marca, ou seja, a composição visual característica
da propriedade protegida, sem autorização, independentemente de culpa,
configura dano in re ipsa, isto é, da própria coisa, conforme preconizado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002706-62.2018.8.26.0048 -Voto no 21.379
CB 6
pelos arts. 130 e ss., da Lei no 9.279/96”.
Concluiu que “evidenciada a utilização ilícita da
imagem alheia para fins comerciais, nasce o dever de indenizar, que abrange
reparação dos danos morais decorrentes da publicação não autorizada”,
arbitrando-os “com base em critérios de razoabilidade e prudência (...) em
R$ 10.000,00”.
Embargos de declaração opostos pela ré a fls.
142/147, os quais foram rejeitados por decisão à fl. 148.
Apelação da ré a fls. 151/161. Argumenta que (a)
para caracterização do dano moral é necessária a prova do prejuízo da parte
supostamente lesada, o que não ocorreu no presente caso; (b) a propaganda
não tinha cunho econômico ou comercial, tendo apenas a finalidade de
divulgar os produtos por ela fabricados; (c) não se utilizou do produto da
autora para valorizar seu produto e, por consequência, obter vantagem
econômica; (d) o uso do produto foi secundário, sem a intenção de prejudicar
a autora; (e) ainda que não se entenda assim, o valor arbitrado a título de
danos morais foi excessivo, considerando-se que a propaganda ficou
veiculada por 2 segundos e teve irrisórias 82 visualizações, devendo ser
reduzido para R$ 2.000,00, ou algum valor que atenda aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.
Contrarrazões da autora a fls. 168/175. Afirma que
(a) “o vídeo produzido pela apelante em nenhum momento deixa claro para
o espectador que o pedaço de metal, lá denominado como 'agente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002706-62.2018.8.26.0048 -Voto no 21.379
CB 7
contaminante', fora inserido pela própria apelante, deixando a quem assiste
ponderar se já havia ou não, referido pedaço de metal dentro da embalagem
de alho”; (b) o ato mais lesivo à imagem de uma empresa do ramo
alimentício é a baixa qualidade de higiene dos produtos que fabrica e
comercializa; (c) a utilização de marca devidamente registrada e seu produto,
para fins comerciais sem a expressa autorização do titular é absolutamente
ilegal, configurando, inclusive, crime tipificado no artigo 189, I da Lei
9.279/96.
Ausente oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO.
Mantenho a sentença, da lavra da MM. Juíza de
Direito da 1a Vara Cível de Vororantim, Dra. GRAZIELA GOMES DOS
SANTOS BIAZZIM, que merece ser confirmada por seus próprios e jurídicos
fundamentos, antes em parte sumariado (art. 252 do Regimento Interno deste
Tribunal de Justiça).
Restaram comprovadas as alegações da autora no
sentido de que a propaganda feita pela ré para demonstrar as funcionalidades
de sua máquina detectora de metal trouxe descrédito à marca de sua
titularidade, podendo dar a entender aos consumidores que o alho por ela
comercializado continha peça de mental ferroso. A ré não negou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002706-62.2018.8.26.0048 -Voto no 21.379
CB 8
propaganda, mas afirmou que houve um descuido na produção do vídeo e que
não tinha a intenção de prejudicar a autora.
Contudo, a intenção da ré é menos relevante, como
bem pontuado pela sentença recorrida:
“[a]o contrário do disposto na contestação, para a existência do direito à
indenização pelo uso não autorizado da imagem e marca, é irrelevante saber se
a requerida teve a intenção de prejudicar a autora ou, ainda, se a exibição do
conteúdo ocorreu por período prolongado, pois a norma constitucional é clara
no sentido de que basta a violação para surgir o direito à indenização”
Da mesma forma, deve ser rejeitado o argumento da
ré de que não obteve benefício econômico com o uso da marca da autora, já
que foi usada de forma que abalou sua imagem, denegrindo-a.
É certo que a legislação brasileira, no art. 130 da Lei
9.2797/96, ao assegurar ao titular da marca o direito de “zelar pela sua
integridade material ou reputação”, conferiu fundamento jurídico para a
defesa da marca contra citações impróprias que resulte em descrédito da
marca, como ocorreu no presente caso.
Não merece acolhimento também a alegação de que
não houve prova do prejuízo, posto que, uma vez caracterizada a violação da
propriedade industrial da autora, os danos morais encontram-se in re ipsa.
Doutrina JOÃO DA GAMA CERQUEIRA:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002706-62.2018.8.26.0048 -Voto no 21.379
CB 9
“A simples violação do direito obriga à satisfação do dano, na forma do art.
159 do CC, não sendo, pois, necessário, a nosso ver, que o autor faça a prova
dos prejuízos no curso da ação. Verificada a infração, a ação deve ser julgada
procedente.” (Tratado de Propriedade Intelectual, 3a ed., vol. 2, pág.
1.129).
Do mesmo modo, LÉLIO DENICOLI SCHMIDT:
“Para que o dever de indenizar se configure, basta demonstrar a ocorrência do
uso indevido da marca, sem que seja preciso provar qualquer prejuízo
decorrente de tal conduta, como a queda de faturamento, desvio efetivo de
clientela ou outro fato qualquer. Alguns julgados reconhecem o uso indevido
da marca, mas erroneamente deixam de condenar o infrator a pagar a
indenização devida, por considerarem que o dano não teria sido comprovado.
Trata-se de um equívoco. O dano reside 'in re ipsa', isto é, na própria conduta
ilícita (...)” (Marcas: Aquisição, Exercício e Extinção de Direitos, 2a ed., pág.
295).
Veja-se julgado deste Tribunal em caso semelhante:
“Embargos de declaração formulados pela ré. Acórdão que deu provimento
em parte ao recurso da autora e negou provimento ao da embargante.
Arguição de contradição e omissão. Cláusula penal majorada embora cumprida
a metade da obrigação. Dano moral que deve decorrer da prova do dano honra
objetiva da empresa. Descabimento. Valor da condenação que não se estendeu
à totalidade do contrato. Art. 413 do CC atendido. Dano moral contra pessoa
jurídica ocorre 'in re ipsa' na hipótese de propaganda depreciativa de sua
marca. Desnecessidade de prova de dano à honra objetiva. Matéria julgada
com
objetividade.
Embargos
rejeitados.”
(ED
0013895-05.2007.8.26.0286/50000, ERSON DE OLIVEIRA; grifei).
Confiram-se, ainda, oriundos do Superior Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002706-62.2018.8.26.0048 -Voto no 21.379
CB 10
de Justiça, os seguintes julgados, pelo cabimento da indenização por dano
moral em direito marcário:
“RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO
MARCÁRIO. INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO.
AUSENTE. SÚMULA 284/STF. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO
IMPUGNADO.
SÚMULA
283/STF.
CONTRAFAÇÃO.
DANOS
MATERIAIS E MORAIS. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO
DO PREJUÍZO. DANO IN RE IPSA. (...)
5- Os danos suportados pela recorrida decorrem de violação cometida ao
direito legalmente tutelado de exploração exclusiva das marcas por ela
registradas.
6- O prejuízo suportado prescinde de comprovação, pois se consubstancia na
própria violação do direito, derivando da natureza da conduta perpetrada. A
demonstração do dano se confunde com a demonstração da existência do fato
contrafação , cuja ocorrência é premissa assentada pelas instâncias de
origem. Precedentes.
7- A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de entender cabível a
compensação por danos morais experimentados pelo titular de marca alvo de
contrafação, os quais podem decorrer de ofensa à sua imagem, identidade ou
credibilidade.
8- Recurso especial não provido.” (REsp 1.661.176, NANCY ANDRIGHI;
grifei).
“PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
JULGAMENTO EXTRA PETITA. USO INDEVIDO DA MARCA.
PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. (...)
3. Segundo o entendimento desta Corte, é desnecessária a prova concreta do
prejuízo nos casos de uso indevido da marca. Precedentes.
4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp 1.164.687, ANTONIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002706-62.2018.8.26.0048 -Voto no 21.379
CB 11
CARLOS FERREIRA; grifei).
Prosseguindo, quanto ao valor arbitrado a título de
indenização por danos morais, os critérios para sua fixação “devem visar (...)
à máxima eficácia do remédio jurídico, (...) asseguradas as garantias do
devido processo legal” (DENIS BORGES BARBOSA, Por uma Visão
Imparcial das Perdas e Danos em Propriedade Industrial, pág. 24; grifei).
No presente caso, transcrevo os fundamentos que
levaram ao arbitramento em R$ 10.000,00, que incorporo às razões de
decidir:
“(...) serão considerados para aferição do quantum indenizatório, a ausência de
intenção à mácula da honra objetiva da demandante, bem como o curto lapso
de tempo em que o logo foi exposto, além da pouca amplitude de divulgação
da qual o vídeo goza, aliada a boa-fé da requerente, que confessou a exibição
decorrente de descuido na produção do vídeo e prontamente o retirou de
circulação, ainda que ausente decisão liminar nesse sentido.
Por outro lado, avalia-se a extensão do dano com base no abalo à imagem
conceitual que a empresa de produtos alimentícios projeta no mercado, além
das condições socioeconômicas das partes e o grau de culpa os envolvidos, o
que se faz com base em critérios de razoabilidade e prudência, de maneira que,
analisando o caso, entende-se razoável a fixação da referida indenização em R$
10.000,00, valor este adequado aos parâmetros de fixação estabelecidos pela
jurisprudência em casos análogos” (fls. 138/139).
Posto isso, como dito, mantenho a sentença
recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002706-62.2018.8.26.0048 -Voto no 21.379
CB 12
Majoro os honorários advocatícios fixados na
origem de 10% para 20% do valor da condenação, nos termos do § 11 do art.
85 do CPC.
DISPOSITIVO.
Nego provimento à apelação.
Consideram-se prequestionados todos os dispositivos
constitucionais e legais tratados, implícita ou expressamente, no julgamento.
Na hipótese, todavia, de apresentação, ainda assim, de embargos de declaração,
ficam as partes intimadas a manifestar, no próprio recurso, eventual oposição
ao julgamento virtual.
É como voto.
CESAR CIAMPOLINI
Relator