Tribunal: TJPA
Processo: 0858007-86.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9852 - Cometidos por Meio de Marca
Data de julgamento: 2024-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO. Ainda que a empresa APELANTE tenha comprovado que detém o registro da marca e que, a rigor, a concessão do registro pelo INPI garanta ao titular o direito de uso exclusivo do sinal em seu ramos de atividades em todo território nacional, há de se ter presente que tal proteção da está intrinsecamente relacionada com a possibilidade de confusão pelo consumidor. Notadamente quando se trata de marca evocativa ou fraca, de pouca originalidade, como o caso examinado. "BROWNIETONE” OU “BROWNETTONE”, em suas variadas grafias, são expressões usais no ramo de atividades em que as partes atuam – CONFEITARIA. Além disso, a falta de criatividade da marca tem ensejado a mitigação da exclusividade decorrente do registro, conforme precedentes do STJ. Confusão junto ao público consumidor não demonstrada. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. ACÓRDÃO Acordam os excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0858007-86.2022.8.14.0301

APELANTE: FABIO R SICILIA CONSULTORIA, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI

APELADO: HARALD INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO. Ainda que a empresa APELANTE tenha comprovado que detém o registro da marca e que, a rigor, a concessão do registro pelo INPI garanta ao titular o direito de uso exclusivo do sinal em seu ramos de atividades em todo território nacional, há de se ter presente que tal proteção da está intrinsecamente relacionada com a possibilidade de confusão pelo consumidor. Notadamente quando se trata de marca evocativa ou fraca, de pouca originalidade, como o caso examinado. "BROWNIETONE” OU “BROWNETTONE”, em suas variadas grafias, são expressões usais no ramo de atividades em que as partes atuam – CONFEITARIA. Além disso, a falta de criatividade da marca tem ensejado a mitigação da exclusividade decorrente do registro, conforme precedentes do STJ. Confusão junto ao público consumidor não demonstrada. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por
FABIO SICILIA CONSULTORIA, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI
contra sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Capital nos autos da Ação de Abstenção de Uso de Marca c/c Indenização por Danos Materiais e Morais (proc. nº 0858007-86.2022.814.0301), movida em face de
HARALD INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.

A sentença foi prolatada com o seguinte comando final:

“III. DO DISPOSITIVO:

Ex positis, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC, este juízo julga improcedente as pretensões autorais, revogando a tutela antecipada concedida.

Condena-se o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo nesse momento em 10% sobre o valor da causa.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa nos respectivos sistemas.”

Inconformada, a parte autora interpôs a presente apelação apontando que criou nova categoria de produtos, com uma massa diferenciada, identificando-o BROWNETTONE®, cujo termo inexistia e foi exclusivamente criado por Fábio Sicília. A aglutinação do termo brownie + panetone resultou em uma nova e distintiva categoria de produtos, ainda que receitas similares sejam exploradas por outros estabelecimentos, não podem usar a marca registrada da Apelante.

Defende que a Apelada comercializa e divulga em suas redes sociais produtos ostentando o termo BROWNETTONE® - o que não pode ser aceito. Afirma que no caso em espécie, o dever de a Recorrida indenizar decorre do incontestável fato de que a mesma está imitando a marca registrada da Autora, causando inegável confusão, e/ou associação ao consumidor. Portanto, a Apelante considera proporcional ao dano moral experimentado uma indenização em quantia igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), uma vez que servirá para compensar o prejuízo à reputação da marca e a punir o infrator exemplarmente, com o objetivo de que a Apelada não cometa novamente o ato ilícito. Além do que, o valor sugerido não causará danos financeiros à demandada, visto que se trata de uma empresa de grande porte, determinando, consequente abstenção de uso da marca infratora BROWNIETTONE pela Apelada de forma definitiva.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 14 de junho de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a controversa tão somente acerca do acerto ou não da sentença vergastada ao entender inexistir a violação ao direito autoral defendida pelo autor.

Pois bem, para responder tal questão, necessário tecer alguns comentários.

A Autora em 2006 criou o termo “BROWNETTONE”, registrando o referido elemento normativo junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI em 13/11/2007 (INPI – registro nº 900608145).

Por outro lado, a Ré, ora Apelada, é uma empresa de grande porte, reconhecida nacionalmente no ramo da confeitaria, divulgou em seu site uma receita de “BROWN
I
E
T
ONE”. Fato que a suplicante, entendo tratar-se de violação da marca registrada, ingressou em juízo buscando liminarmente a proibição de utilização, divulgação, comercialização, ostentação da marca de sua titularidade.

Está evidente por toda documentação acostada aos autos que a Recorrente APENAS E TÃO SOMENTE deu uma receita de uma massa que nominou de brownietone, em nenhum momento produziu, divulgou ou comercializou o produto.

Por outro lado, importa ressalta que é pacífico entendimento no STJ
[1]
no sentido de que marcas tidas como fracas ou evocativas constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade e sem suficiente força distintiva, atraindo a mitigação da regra de exclusividade do registro, podendo conviver com outras semelhantes.

Como bem aponta o juízo por ocasião da sentença, “o
uso da expressão
brownettone
é de uso corriqueiro, bastando uma pesquisa nos sites de buscas, a fim de verificar a quantidade de estabelecimentos que vendem e, mesmo, blogues que anunciam a receita. Localizou-se na revista VOGUE, no link
https://vogue.globo.com/wellness/fitness/noticia/2016/12/brownietone-aprenda-receita-de-um-delicioso-doce-fit-para-festas-de-fim-de-ano.ghtml
, a receita do brownietone no ano de 2016. Há ainda no sítio
https://g1.globo.com/pa/para/noticia/2013/12/aprenda-fazer-o-brownietone-que-mistura-panetone-e-brownie.html
reportagem sobre estudante paraense que produziu o brownietone para venda caseira no ano de 2013.

Conclui-se que a marca registrada é descritiva da receita, ou seja, a mistura de brownie com panettone. Por este fato, está classificada na denominação de marca evocativa. (...) a linha que divide as marcas genéricas - não sujeitas a registro - das evocativas é extremamente tênue, por vezes imperceptível, fruto da própria evolução ou desenvolvimento do produto ou serviço no mercado. Há expressões que, não obstante estejam diretamente associadas a um produto ou serviço, de início não estabelecem com este uma relação de identidade tão próxima ao ponto de serem empregadas pelo mercado consumidor como sinônimas. Com o transcorrer do tempo, porém, à medida em que se difunde no mercado, o produto ou serviço pode vir a estabelecer forte relação com a expressão, que passa a ser de uso comum, ocasionando sensível redução do seu caráter distintivo. Nesses casos, expressões que, a rigor, não deveriam ser admitidas como marca por força do óbice contido no art.124, VI, da LPI, acabam sendo registradas pelo INPI, ficando sujeitas a terem sua exclusividade mitigada
”. Novamente ressalto que ainda que a empresa tenha comprovado que detém o registro da marca e que, a rigor, a concessão do registro pelo INPI garanta ao titular o direito de uso exclusivo do sinal em seu ramo de atividades em todo território nacional, há de se ter presente que tal proteção da está intrinsecamente relacionada com a possibilidade de confusão pelo consumidor. Notadamente quando se trata de marca evocativa ou fraca, de pouca originalidade, como o caso examinado. "BROWNETTONE" ou "BROWNIETONE", em suas variadas grafias, são expressões usais no ramo de atividades em que as partes atuam. Além disso, a falta de criatividade da marca tem ensejado a mitigação da exclusividade decorrente do registro, conforme precedentes do STJ.

Ora, embora acredite ser necessário ressaltar ser louvável a iniciativa dos empresários paraenses na busca da inovação dos seus produtos, expandindo seus mercados atingindo os consumidores, acredito que não se pode deixar de lembrar que direito é bom senso sempre. Portanto, seguindo tal linha de raciocínio, no meu íntimo penso ser demasiado o debate ora travado, além do desgaste processual envolvendo as partes e seus patronos, e as consequências pretendidas pura e simplesmente por causa de
UMA LETRA “I”
!

Por mais incrível que pareça, todo o imbróglio processual que alcança cobranças de valores vultosos, é tão somente por causa de um simples “i” que distingue a marca que o Apelante busca tão ferrenhamente defender, pois até mesmo a grafia dos “2 TT’s” se perde na pronúncia do consumidor. Isso sem falar que a fonte não apresenta nenhuma logomarca marcante ou impactante que gerasse alguma simples confusão na leitura da receita divulgada.

Por essas e tantas outras questões, os julgadores devem agir com cautela a fim de não banalizar ou inviabilizar atividades comerciais.

Entendo que mesmo se fosse o caso comercialização de eventual produto (o que não ocorreu, tendo em vista que se trata de receita tão somente), caberia à parte autora demonstrar a concorrência desleal e a potencialidade de que a convivência entre as marcas resultaria em confusão entre os consumidores, o que dificilmente acontecerá. O simples fato de uma empresa nacional divulgar uma receita de brownietone, não caracteriza de pronto uma violação aos direitos da marca BROWNETTONE (Brownietone – com “i”, e Brownettone – sem “i” e grafado com “TT”).

Além do mais, é fato notório que existem diversas receitas de brownietones divulgadas na internet, inclusive em grandes emissoras de televisão em programas de culinária.

Portanto, inexistindo ilicitude a ser suprimida, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

1.

Parte dispositiva.

Pelo exposto e, acompanhando em parte a manifestação ministerial,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

DIREITO MARCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MARCAS SEMELHANTES E PRODUTOS DO MESMO SEGMENTO. MARCAS EVOCATIVAS DA MESMA REGIÃO GEOGRÁFICA DE ORIGEM. MARCAS FRACAS (SÚMULA 83 DO STJ). MITIGAÇÃO DA EXCLUSIVIDADE DO TITULAR. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO (SÚMULA 7 DO STJ). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O eg. Tribunal de Justiça decidiu a lide em sua integralidade, indicando, de forma clara e coerente, os fundamentos utilizados, de modo que não se evidencia omissão, contradição, obscuridade ou erro de fato, tampouco ausência de fundamentação. Assim, não se configura nenhuma violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.

2.
É entendimento desta Corte Superior que marcas tidas como fracas ou evocativas constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade e sem suficiente força distintiva, atraindo a mitigação da regra de exclusividade do registro, podendo conviver com outras semelhantes. Precedentes.

3. No caso, o termo apontado como semelhante é evocativo da região de origem dos produtos confrontados (aguardentes de cana-de-açúcar de Salinas-MG), o que enfraquece o direito de exclusividade dos detentores de registro, mormente quando expressamente afastada a possibilidade de confusão no caso concreto.

4. A alteração da conclusão do acórdão recorrido, quanto à ausência de confusão entre as marcas, demandaria o reexame de fatos e provas, prática vedada pela Súmula 7/STJ.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.516.110/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 22/6/2023.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.

1.
Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, "Marcas fracas, sugestivas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade, atraem a mitigação da regra de exclusividade decorrente do registro, admitindo-se a sua utilização por terceiros de boa-fé." (AgInt nos EREsp n. 1.778.766/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022.).
Incidência da Súmula 83/STJ.

2. Para derruir o entendimento do Tribunal de origem acerca da ausência de concorrência desleal e de potencialidade de a convivência entre as marcas resultar em confusão entre os consumidores, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, prática vedada pela incidência da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.048.372/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 14/6/2023.)

Belém, 23/07/2024