Tribunal: TJPA
Processo: 0057026-22.2016.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA. REVELIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. EFEITOS DA REVELIA RELATIVOS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE DIREITO DE MARCA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PEDIDO DE REGISTRO NO INPI. EFETIVAÇÃO NÃO COMPROVADA. LEI N° 9.279/96. AUSÊNCIA DE REGISTRO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO DE EXCLUSIVIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Marca é o sinal distintivo de determinado produto, mercadoria ou serviço, cuja propriedade se adquire pelo registro validamente expedido pelo INPI, que assegura ao titular o uso exclusivo em todo o território nacional (art. 129 da Lei n.º 9.279/96 - LPI); 2. A simples protocolização do pedido de patente de uma marca no órgão competente não tem o condão de conferir, de imediato, os direitos relativos à patente, dentre os quais se destaca o da exclusividade; 3. Inversão do ônus sucumbencial, com suspensão da execução nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC; 4. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0057026-22.2016.8.14.0133
APELANTE: FRANCISCO ROBERTO DE SOUZA GOMES

APELADO: BLOCO KACA KABACO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA. REVELIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. EFEITOS DA REVELIA RELATIVOS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE DIREITO DE MARCA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PEDIDO DE REGISTRO NO INPI. EFETIVAÇÃO NÃO COMPROVADA. LEI N° 9.279/96. AUSÊNCIA DE REGISTRO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO DE EXCLUSIVIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Marca é o sinal distintivo de determinado produto, mercadoria ou serviço, cuja propriedade se adquire pelo registro validamente expedido pelo INPI, que assegura ao titular o uso exclusivo em todo o território nacional (art. 129 da Lei n.º 9.279/96 - LPI);

2.
A simples protocolização do pedido de patente de uma marca no órgão competente não tem o condão de conferir, de imediato, os direitos relativos à patente, dentre os quais se destaca o da exclusividade;

3
. Inversão do ônus sucumbencial, com suspensão da execução nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC;

4.
Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0057026-22.2016.8.14.0133

JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARITUBA

APELANTE: FRANCISCO ROBERTO DE SOUZA GOMES

APELADO: BLOCO KACA KABACO

REPRESENTANTES: DILSON DOS SANTOS NUNES e UBERLANDE COSTA SOUSA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação (ID 1348791;

1348792), interposto por
FRANCISCO ROBERTO DE SOUZA GOMES,
contra sentença (ID 1348786; 1348788) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marituba, nos presentes autos da Ação Ordinária ajuizada por
BLOCO KAÇA KABAÇO
, que,
julgou procedente o pedido inicial,
determinando ao réu que se abstenha do uso da fonética “Kaça” em reproduções, divulgações de marketing, ou comercialização de materiais; cancelamento de concentrações, arrastões, ou qualquer outro meio de aglomeração que facilite a propagação da marca “Kaça”, bem como a captação de patrocínio neste nome; determinou o recolhimento de todo material já produzido com a marca e encaminhamento para os requerentes, para fins de destruição. Tudo sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais). Condenou o réu ao pagamento de custas processuais e a honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que, em que pese a revelia declarada nos autos, o juízo
a quo
não poderia ter julgado procedente o pedido, haja vista ter negado a tutela de urgência sob o argumento de que as marcas não possuíam similitude e que o pedido de registro da marca ainda se encontrava em andamento. Que a aplicação dos efeitos da revelia não pode servir de base para que o magistrado se abstenha de julgar os fatos narrados de acordo com o direito das partes que se extrai das provas dos autos (art. 371 do CPC).

Alega que os apelados não juntaram provas constitutivas de seu direito, pois não possuem marca registrada no INPI, mas somente pedido ainda não analisado. Suscita o entendimento da Lei 9.279/96. Aduz que a proteção da marca ainda não registrada restringe-se àquelas que constituam reprodução ou imitação suscetível de formar confusão com outras notoriamente conhecidas internacionalmente - e não regionalmente como é o caso de marca carnavalesca-, a teor do art. 6º (bis) I da Convenção de Paris.

Pontua a ausência de similitude entre as marcas “Bloco Kaça Kabaço – o bloco da galera” e “Bloco Caça – esse bloco é massa”, pois se utiliza de elementos grafológicos e figurativos, bem como símbolos e cores diferentes; não havendo imitação.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial, com inversão do ônus sucumbencial. Puna pelo benefício da justiça gratuita. Junta documentos.

Certificada a tempestividade do recurso (ID 1348792 - Pág. 3).

Contrarrazões em que a parte apelada refuta os argumentos da apelante e pugna pela manutenção da sentença (ID 1348793).

Autos convertidos de físicos para virtuais (ID 1348794; 1348795).

Recurso recebido no duplo efeito (ID 1353913).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA RELATORA, DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos da apelação, conheço-a e passo a examiná-la.

Trata-se de recurso de Apelação interposto por FRANCISCO ROBERTO DE SOUZA GOMES, contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, determinando ao réu que se abstenha do uso da fonética “Kaça” em reproduções, divulgações de marketing, ou comercialização de materiais; cancelamento de concentrações, arrastões, ou qualquer outro meio de aglomeração que facilite a propagação da marca “Kaça”, bem como a captação de patrocínio neste nome; determinou o recolhimento de todo material já produzido com a marca e encaminhamento para os requerentes, para fins de destruição. Tudo sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais). Condenou o réu ao pagamento de custas processuais e a honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Cinge-se o presente recurso à averiguação da pertinência da proibição de uso da fonética “Kaça” como marca pelo réu, ora apelante, considerando a situação fática e o teor da legislação pertinente.

Marca é o sinal distintivo de determinado produto, mercadoria ou serviço (REQUIÃO, Rubens. Curso de direito comercial. vol. I. 23 ed. atual. por Rubens Edmundo Requião. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 237), cuja propriedade se adquire pelo registro validamente expedido pelo INPI, que assegura ao titular o uso exclusivo em todo o território nacional (art. 129 da Lei n.º 9.279/96 - LPI).

No que tange à revelia, a não apresentação de defesa tempestivamente induz presunção de veracidade dos fatos articulados na petição inicial (art. 344 do CPC/2015), mas não implica necessariamente a procedência do pedido. Isso porque os fatos fictamente provados podem conduzir a consequências jurídicas distintas daquelas pretendidas pelo autor ou pode existir algum fato capaz de obstar os efeitos da revelia.

Na lição de Teresa Arruda Alvim Wambier
[1]
:

1. Revelia. Contestar para o réu é um ônus. Se ele não se desincumbir desse ônus será revel, mesmo que apresente outras formas de defesa, e poderá sofrer consequências de ordem material e processual, previstas em lei, em razão da sua inatividade. [...] 1.6. O art. 344, tal como o art. 319 do CPC/73, refere-se ao efeito material da revelia, que é a “presunção” de veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor. O dispositivo legal não deixa dúvida de que essa “presunção” diz respeito apenas a alegações de fatos, o que implica dizer que caberá ao juiz analisar livremente os temas de direito, não sendo a revelia garantia alguma de procedência do pedido do autor. De acordo com o STJ, “a falta de contestação não conduz necessariamente à procedência da ação, porquanto os efeitos da revelia não incidem sobre o direito da parte, mas apenas quanto à matéria de fato” ou, ainda, “na revelia, a presunção de veracidade é relativa, de forma que a sua ocorrência conduz à procedência do pedido se, com as provas dos autos, o magistrado se convencer da existência dos fatos alegados e não contestados”. Assim também, “A caracterização de revelia não induz a uma presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados pelo autor, permitindo ao juiz a análise das alegações formuladas pelas partes em confronto com todas as provas carreadas aos autos para formar seu convencimento”.

No mesmo sentido a lição de Fredie Didier Jr.
[2]
:

A revelia não significa automática vitória do autor, pois os fatos podem não se subsumir à regra de direito invocada. Ao réu revel é permitido, sem impugnar os fatos, tratar, apenas, do direito.

A presunção de veracidade dos fatos afirmados pelo autor, principal efeito da revelia, não equivale ao reconhecimento da procedência do pedido. Como qualquer presunção, incide apenas sobre os fatos afirmados pelo demandante.

Transcrevo:

DIREITO CAMBIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REVELIA. EFEITOS RELATIVOS. AVAL. NECESSIDADE DE OUTORGA UXÓRIA OU MARITAL. DISPOSIÇÃO RESTRITA AOS TÍTULOS DE CRÉDITO INOMINADOS OU ATÍPICOS. ART. 1.647, III, DO CC/2002. INTERPRETAÇÃO QUE DEMANDA OBSERVÂNCIA À RESSALVA EXPRESSA DO ART. 903 DO CC E AO DISPOSTO NA LUG ACERCA DO AVAL. REVISÃO DO ENTENDIMENTO DO COLEGIADO. COGITAÇÃO DE APLICAÇÃO DA REGRA NOVA PARA AVAL DADO ANTES DA VIGÊNCIA DO NOVO CC. MANIFESTA INVIABILIDADE. 1.
Os efeitos da revelia - presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor - são relativos e não conduzem, necessariamente, ao julgamento de procedência dos pedidos, devendo o juiz atentar-se para os elementos probatórios presentes nos autos, para formação de sua convicção.
[...] 7. Recurso especial não provido (REsp 163399/SP – T4 Quarta Turma – Rel. Min. Luís Felipe Salomão – Julgado em 10.11.2016).

No caso concreto, observo que os autores/apelados não possuem registro da marca “Kaça”, pois trouxeram aos autos somente o pedido de registro de marca perante o INPI, datado de 28/01/2016, cuja aceitação está sujeita à confirmação do pagamento de GRU (ID 1348784 - Pág. 14/15), o que não foi devidamente comprovado, de modo que

não há sequer a certeza de que o processo junto ao órgão federal foi efetivado.

Ressalte-se que até a fase recursal, os apelados não cuidaram de comprovar o registro que lhes concederia o status de proprietários da marca e, por consequência, o direito de uso exclusivo. Por certo, o interessado em ser titular de determinada marca deve pleitear a proteção que confere a lei.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL.
AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE ATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEFERIMENTO DO PEDIDO DE REGISTRO DA MARCA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO
. IMPROCEDÊNCIA. Mérito do recurso em exame1.\tNo caso em tela a parte autora pretende ser ressarcida dos danos materiais e morais experimentados em razão da utilização da marca ?Ponto de Cinema?. A demandante narra que está em funcionamento desde 1991 e que em 2005, depositou no Instituto Nacional de Propriedade industrial, pedido de registro da marca ?PONTO DE CINEMA?, no processo de nº. 827752970 (fl. 27), de forma que a utilização da referida marca pela empresa ré é indevida.2.\tA propriedade industrial tem proteção constitucional, visando estimular o progresso técnico e científico, considerando o interesse social e econômico do país. A par disso, em vista de uma maior proteção ao autor da criação industrial, bem como a especificação e desenvolvimento da matéria, foi editada a Lei nº 9.279 de 1996, conhecida como Lei de Propriedade Industrial, na qual é limitado o âmbito de atuação da proteção aos direitos relativos à propriedade industrial.3.\tSalienta-se que o interessado em ser titular de determinada marca deve pleitear a proteção que confere a lei. Antes disso, detém o titular do depósito do pedido de registro de marca mera expectativa de direito.4.\tAssim,
há que se reconhecer que, sem o deferimento do registro da marca, o demandante não tem o direito alegado, mas mera expectativa de direito, o qual só se consolida com o deferimento do pedido, a partir do qual se poderia exercer eventual direito indenizatório com base no uso indevido de sua marca
.5.\tNo presente feito o autor postulou registro da marca ?Ponto de Cinema? junto ao INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial), sob o sob o nº 827752970, o qual, todavia, foi arquivado em 01/04/2008 face ao não pagamento das contribuições relativas à expedição do certificado de registro e ao primeiro decênio de sua vigência.6.\
tSomente com o deferimento definitivo da marca pelo INPI, condição esta que não se encontra presente nos autos, seria possível postular a reparação de eventual prejuízo entre o depósito e a obtenção do registro
.7.\tAssim, não demonstrada em tempo hábil a concessão de registro da marca ?Ponto de Cinema?, ônus que impunha à parte autora e do qual não se desincumbiu, a teor do que estabelece o art. 373, inciso I, da novel legislação processual, inexiste dever de indenizar.8.\tA empresa demandada não praticou qualquer das condutas tipificadas como concorrência desleal, haja vista que não demonstrado que a autora detinha registro da marca objeto da lide para o uso exclusivo desta, ônus que impunha à empresa autora e do qual não se desincumbiu, a teor do que estabelece o art. 373, I, do CPC.9.\tRessalte-se, ainda, que a concorrência desleal pressupõe a prática ilícita para obtenção de clientela atuando em evidente prejuízo dos concorrentes, sendo que aquela se caracteriza em função dos meios empregados que, no caso dos autos, seria a utilização de marca da parte autora pela parte ré. 10.\tPor conseguinte, sem a obtenção desta condição essencial para caracterização do meio desleal empregado, isto é, o registro da marca, descaracterizada está a alegada concorrência desleal.11.\tDesse modo, tenho que devem ser julgados improcedentes os pedidos elencados na inicial no que tange a determinação de vedar que a ré utilize a denominação ?Ponto de Cinema? para identificar seus serviços, bem como da condenação da demandada a indenizar os danos morais e materiais sofridos, diante da ausência de registro da marca pela parte autora.12.\tOs honorários advocatícios deverão ser majorados quando a parte recorrente não lograr êxito neste grau de jurisdição, independente de pedido a esse respeito, devido ao trabalho adicional nesta instância, de acordo com os limites fixados em lei. Inteligência do art. 85 e seus parágrafos do novel CPC. Negado provimento ao recurso.

(TJ-RS - AC: 70081957656 RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Data de Julgamento: 28/08/2019, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 02/09/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE DIREITO DE MARCA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. LEI N° 9.279/96. AUSÊNCIA DE REGISTRO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO DE EXCLUSIVIDADE
. DANO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA A QUO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. 1 -
A simples protocolização do pedido de patente de uma marca no órgão competente não tem o condão de conferir, de imediato, os direitos relativos à patente
, dentre os quais se destaca o da exclusividade e o de postular indenização contra terceiros que a exploraram indevidamente. 2 - Nos termos do voto do relator, à unanimidade, recurso conhecido e improvido.

(2014.04541572-62, 133.818, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2014-05-12, Publicado em 2014-05-27)

Consigno que o art. 126 da Lei n.º 9.279 /96 não se aplica ao presente caso, pois sua previsão trata da proteção internacional de marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade, nos termos do art. 6º bis (I), da Convenção da União de Paris, que goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.

Vejamos o julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CANCELAMENTO DE REGISTRO DA MARCA "MEGAMASS". RECONHECIMENTO DA NOTORIEDADE DA MARCA ESTRANGEIRA "MEGA MASS". EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO DA TERRITORIALIDADE. ART. 6º BIS, 1, DA CUP. ART. 126 DA LEI N. 9.279/96. 1.
O art. 6º bis, 1, da Convenção da União de Paris, que foi ratificado pelo Decreto n. 75.572/75 e cujo teor foi confirmado pelo art. 126 da Lei n. 9.279/96, confere proteção internacional às marcas notoriamente conhecidas, independentemente de formalização de registro no Brasil, e vedam o registro ou autorizam seu cancelamento, conforme o caso, das marcas que configurem reprodução, imitação ou tradução suscetível de estabelecer confusão entre os consumidores com aquela dotada de notoriedade.
2. Referida proteção não fica restrita aos produtos que sejam registráveis na mesma classe, exigindo-se apenas que sejam integrantes do mesmo ramo de atividade. 3.
As marcas notoriamente conhecidas, que gozam da proteção do art. 6º bis, 1, da CUP, constituem exceção ao princípio da territorialidade, isto é, mesmo não registradas no país, impedem o registro de outra marca que a reproduzam em seu ramo de atividade
. Além disso, não se confundem com a marca de alto renome, que, fazendo exceção ao princípio da especificidade, impõe o prévio registro e a declaração do INPI de notoriedade e goza de proteção em todos os ramos de atividade, tal como previsto no art. 125 da Lei n. 9.279/96. 4. Quando as instâncias ordinárias, com amplo exame do conjunto fático-probatório, cuja revisão está obstada pela incidência da Súmula n. 7/STJ, concluem que determinada marca estrangeira possui notoriedade reconhecida no ramo de suplementos alimentares em diversos países, não havendo dúvida acerca da possibilidade de provocar confusão nos consumidores, deve, portanto, ser mantido o cancelamento do registro da marca nacional de nome semelhante. 5. Recurso especial conhecido e desprovido.

(STJ - REsp: 1447352 RJ 2014/0073086-4, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 14/06/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/06/2016 RT vol. 971 p. 421)

A simples protocolização do pedido de patente de uma marca no órgão competente não tem o condão de conferir, de imediato, os direitos relativos à patente. Desse modo, merece reforma a sentença que condena o apelante a se eximir do uso da fonética “Kaça”, considerando que os apelados não se desincumbiram do ônus de provar a propriedade da marca para a qual pleiteiam exclusividade.

Diante da improcedência do pedido inicial, com a reforma da sentença, deve-se inverter o ônus da sucumbência, cabendo condenação dos autores a arcar com custas processuais e honorários advocatícios, nos termos fixados na sentença. Fica, entretanto, suspensa a execução das verbas sucumbenciais, por força dos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC, tendo em vista os autores encontrarem-se sob o manto da gratuidade de justiça.

Pelo exposto
,
conheço
do recurso de apelação e dou provimento, para reformar a sentença e indeferir o pedido inicial, nos termos da fundamentação. Invertido o ônus sucumbencial, com suspensão de sua execução, em virtude da justiça gratuita concedida
.

É como voto.

Belém-PA,

de

de 2021.

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]
WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil: Artigo por Artigo. 2. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. p. 665-666.

[2]
DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual, Parte Geral e Processo de Conhecimento. 18. ed. Salvador: Ed. Jus Podivm. p. 677.

Belém, 04/05/2021