Tribunal: TJMT
Processo: 1003440-33.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1003440-33.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[PATENTE, REGISTRO DE MARCAS, PATENTES OU INVENÇÕES]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA. DESA
.
MARIA HELENA GARGAGLIONE P
Ó
VOAS

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, D
RA
. TATIANE COLOMBO
(JUÍZA DE DIREITO CONVOCADA)
]

Parte(s):

[ANA SYLVIA BATISTA COELHO ALVES - CPF: 090.530.197-82 (ADVOGADO), MONSANTO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 64.858.525/0001-45 (AGRAVANTE),
ASSOCIAÇÃO
DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 07.265.758/0001-09 (AGRAVADO),
ASSOCIAÇÃO
DOS PRODUTORES DE SOJA DO ESTADO DO PIAUI - APROSOJA PI - CNPJ: 18.787.249/0001-54 (AGRAVADO),
ASSOCIAÇÃO
DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DA BAHIA - APROSOJA - CNPJ: 09.465.814/0001-76 (AGRAVADO),
ASSOCIAÇÃO
DE PRODUTORES DE SOJA, MILHO E OUTROS GRAOS
AGRÍCOLAS
DO ESTADO DE GOIAS - CNPJ: 19.804.685/0001-57 (AGRAVADO),
ASSOCIAÇÃO
DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DE RONDONIA - APROSOJA/RO - CNPJ: 26.019.371/0001-09 (AGRAVADO),
ASSOCIAÇÃO
DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DO TOCANTINS - CNPJ: 19.054.900/0001-40 (AGRAVADO), SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 269.548.828-95 (ADVOGADO), GUILHERME TOSHIHIRO TAKEISHI - CPF: 316.241.498-98 (ADVOGADO), ARTHUR FERRARI ARSUFFI - CPF: 396.976.648-62 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA DO AMARAL - CPF: 351.499.907-44 (ADVOGADO), MONSANTO TECHNOLOGY LLC (AGRAVANTE), MAXIMILIANO AMARAL DE SOUZA ARRUDA - CPF: 115.483.447-61 (ADVOGADO), PAULO INACIO HELENE LESSA - CPF: 594.109.061-72 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), RENAN FERNANDO SERRA ROCHA SANTOS - CPF: 036.738.271-70 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS FURTADO COELHO - CPF: 462.617.613-53 (ADVOGADO), JOSE PERDIZ DE JESUS - CPF: 295.003.701-15 (ADVOGADO),
MINISTÉRIO
PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA HELENA GARGAGLIONE P
Ó
VOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DAS RÉS. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. AÇÃO COLETIVA. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA ADI 5529. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INPI. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO DO INPI. AUSÊNCIA DE VÍCIO
ULTRA PETITA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelas rés contra decisão parcial de mérito proferida nos autos de Ação Coletiva proposta por associação de produtores, que determinou, com base na eficácia
ex

tunc
da ADI 5529, a correção dos prazos de vigência das patentes PI0016460-7, PI0610654-4 e PI9816295-0, com expedição de ofício ao INPI.

Fatos relevantes: (i) Ação Coletiva proposta em 06/04/2021; (
ii
) decisão agravada declarou os prazos corretos das patentes conforme o caput do art. 40 da LPI; (
iii
) Supremo Tribunal Federal reconheceu em Reclamação Constitucional transitada em julgado a aplicabilidade da eficácia retroativa da ADI 5529 ao caso concreto; (
iv
) decisão agravada determinou comunicação ao INPI para retificação dos prazos no sistema da autarquia.

Requerimentos do recurso: (i) declaração de nulidade da decisão por vício
ultra petita
; (
ii
) reconhecimento da competência da Justiça Federal para declaração do prazo correto das patentes; (
iii
) reconhecimento da necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com o INPI; (
iv
) afastamento da eficácia da ADI 5529 no caso concreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a decisão agravada extrapolou os limites da lide ao determinar a expedição de ofício ao INPI; (
ii
) saber se a Justiça Estadual tem competência para decidir sobre o prazo de vigência das patentes; (
iii
) saber se a ausência do INPI no polo passivo compromete a validade da decisão; (
iv
) saber se o caso concreto está abrangido pela modulação da ADI 5529 com efeitos
ex

tunc
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A determinação de ofício ao INPI visa somente dar cumprimento à decisão judicial, sem ampliar os limites objetivos da lide, inexistindo vício
ultra petita
.

6. O INPI não possui interesse jurídico na demanda, não sendo necessária sua inclusão no polo passivo ou o deslocamento da competência para a Justiça Federal, pois o prazo de vigência das patentes decorre de imposição legal e não de ato discricionário,

7. O caso concreto se enquadra na hipótese da modulação da ADI 5529 com efeitos retroativos, conforme já decidido em sede de Reclamação Constitucional com trânsito em julgado pelo STF, tornando incabível nova discussão sobre o tema.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal,
arts
. 5º, XXIX; 37,
caput
; 109, I; CPC,
arts
. 114, 115, 141, 492; Lei 9.279/96, art. 40; Lei 9.868/99, art. 28, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5529; STF,
Rcl
56393.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MONSANTO DO BRASIL LTDA e MONSANTO TECHNOLOGY LLC contra a decisão parcial de mérito proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Coletiva n. 1011982-53.2021.8.11.0041, ajuizada pela

ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DE MATO GROSSO, aplicando a eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade do art. 40, parágrafo único, da LPI na ADI 5529 no caso concreto, determinou a expedição de ofício ao INPI para a correção dos prazos das patentes
sub judice
.

Em suas razões, aduzem que a ocorrência de vício
ultra petita
no
decisum
, em violação aos
arts
. 141 e 492, do CPC, uma vez que “
O r. Juízo a quo extrapolou os limites subjetivos da lide ao proferir comando judicial direcionado específica e exclusivamente ao INPI, desconsiderando que o pedido inicialmente formulado pela APROSOJA/MT foi adequado em sede de réplica
” e limitado à declaração do prazo correto de vigência das patentes, bem como em ofensa ao art. 109, I, da CF, que estabelece a competência da Justiça Federal para tanto.

Afirmam a “
ineficácia do capítulo da decisão agravada endereçado ao INPI, visto que a pretensão autoral não é apta para atingir os atos administrativos de concessão das patentes PI0016460-7, PI9816295-0 e PI0610654-4 da MONSANTO
”, na medida em que “
o INPI deve obrigatoriamente figurar como réu nas ações que visam à revisão de seus atos administrativos, não somente as ações de nulidade de patente, nos termos do art. 57 da LPI27, como, também, em ação versando sobre a correção dos prazos de vigência das patentes concedidas de acordo com a regra do parágrafo único do art. 40 da LPI
”, tratando-se de hipótese de litisconsórcio passivo necessário.

Apontam a ocorrência da prescrição e decadência do direito de revisão da patente PI0016460-7, nos termos dos
arts
. 1° do Decreto n. 20.910/32 e 21 da Lei de Ação Popular, considerando que referida patente foi concedida em 02/10/2012 e a ação ajuizada somente em 06/04/2021.

Asseveram, do ponto de vista meritório, que “
A decisão agravada não se coaduna com as normas processuais de competência (
arts
. 42 e ss. do CPC), eficácia temporal dos pronunciamentos desconstitutivos (art. 24 da LINDB), alcance da coisa julgada (art. 506 do CPC), e, notadamente, dos limites da eficácia erga omnes e do efeito vinculante das decisões do STF em controle concentrado (art. 28,
p.u
., Lei nº 9.868/99)
”, uma vez que “
Em
primeiro lugar
, deve-se reiterar que no julgamento da ADI 5529, o STF não se debruçou sobre situações concretas e, como decorrência lógica, também não se pronunciou sobre o mérito da ação da APROSOJA/MT no julgamento da Reclamação 56.393 - MT ajuizada pela MONSANTO. Os pronunciamentos até então tomados pelo STF foram restritos à inconstitucionalidade do art. 40, parágrafo único, da LPI ou à ressalva de efeitos concretos aplicável apenas nos casos do item “
ii
” da modulação da ADI 5529 (patentes das áreas de saúde e farmacêutica)
”, “
Em
segundo lugar
, o legislador não previu nenhuma hipótese de alteração da regra do alcance objetivo da coisa julgada no plano da eficácia temporal. No caso concreto, na eventualidade de ser reconhecida a ação como hipótese do item “i”, os efeitos
ex

tunc
da declaração de inconstitucionalidade tomada na ADI 5529 também são delimitados à declaração de inconstitucionalidade da norma
” e “
Em terceiro lugar
, não se pode perder de vista que a decisão da ADI 5529 não atinge automaticamente os atos administrativos praticados pelo INPI com base na norma declarada inconstitucional
”.

Defendem a equivocada interpretação do Juízo
a quo
a respeito da incidência da modulação da ADI 5529 no caso em tela, haja vista que “
no item “i” da ressalva operou-se o efeito retroativo contra a norma jurídica declarada inconstitucional, enquanto no item “
ii
”, a declaração de inconstitucionalidade do art. 40, parágrafo único, da LPI atingiu diretamente as patentes de invenção das áreas de saúde e farmacêutica que foram concedidas com extensão de prazo e que ainda estavam vigentes em 13/05/2021, data da publicação da ata de julgamento da ADI 5529
”, entretanto, “
ao determinar a correção dos prazos de vigência das patentes PI0016460-7, PI9816295-0 e PI0610654-4, a decisão agravada acabou tendo efeito prático equivalente ao da aplicação automática da ADI 5529, que foi restrito às hipóteses do item ‘
ii
’
”, inclusive usurpando competência da Justiça Federal, de modo que “
a correção de prazo das patentes de invenção PI0016460-7, PI9816295-0 e PI0610654-4 por via transversa e sem a participação do INPI na ação, como se verifica no caso concreto, não encontra respaldo nos supostos efeitos vinculantes e retroativos, de eficácia erga omnes, conferidos à decisão da ADI 5529 pelo art. 28, parágrafo único, da Lei 9.868/99
”.

Verberam que a determinação judicial de revisão de ato administrativo do INPI ratifica os argumentos do primeiro Agravo de Instrumento interposto pelas Recorrentes, no sentido de que a ausência da autarquia federal no polo passivo da demanda prejudica o enquadramento da ação no item “i” da ressalva da ADI 5529, acrescentado que “
o caso concreto não possui pertinência com a matéria que foi efetivamente contemplada no acórdão da ADI 5529 e, portanto, não atrai a aplicação dos efeitos
ex

tunc
da declaração de inconstitucionalidade do art. 40, parágrafo único, da LP
”, cuja interpretação das ressalvas deve ser restritiva.

Afiançam que “
A ADI 5529 não opera efeitos automáticos no caso concreto, ainda que no hipotético cenário de enquadramento desta ação no item “i” da ressalva da modulação dos efeitos promovida pelo STF. Em virtude da inexistência de efeitos automáticos, as patentes da MONSANTO só poderiam ser alcançadas pelos efeitos da nulidade da norma jurídica declarada inconstitucional mediante a propositura de ação própria ou pela utilização dos instrumentos processuais cabíveis para questionar a eficácia das patentes sub judice
”, sendo “
imprescindível que seja feita a ponderação entre a preservação dos interesses privados dos produtores rurais de soja, que são patrimoniais e disponíveis, e a supremacia do interesse público, pois o que se tem no caso concreto é efetiva condenação do INPI à revisão de seu ato administrativo em um processo no qual a autarquia federal sequer é parte
”.

Esclarecem que “
A decisão agravada também deixou de observar que a superveniência da declaração de inconstitucionalidade do art. 40, parágrafo único, da LPI, não se confunde com a validade dos atos de concessão das patentes sub judice, da forma como praticados pela autarquia federal
”, de modo que “
Em
primeiro lugar
, o r. Juízo a quo deveria ter observado que as normas jurídicas gozam de presunção de constitucionalidade51, de modo que a superveniente declaração de inconstitucionalidade da norma não produz, automaticamente, os efeitos difusos e indetermináveis pretendidos, sob pena de colocar em xeque princípios constitucionais como a segurança jurídica e a tutela da confiança
”; “
Em
segundo lugar
, as patentes PI0016460-7, PI9816295-0 e PI0610654-4 são atos administrativos que gozam de presunção de legalidade, inerente a toda e qualquer lei ou ato normativo, considerando a vinculação da administração pública ao princípio da legalidade (art. 37 da CF). Com isso, é inexorável que o art. 40, parágrafo único, da LPI, enquanto vigente, produziu efeitos concretos, pelo que não se justifica a contestação extemporânea dos seus efeitos ou dos atos jurídicos perfeitos que praticados com base na norma cuja inconstitucionalidade só foi efetivada no dia 13/05/2021, com a publicação da ata de julgamento da ADI
” e “
Em
terceiro lugar
, a inconstitucionalidade e nulidade da norma jurídica não se confunde com as patentes sub judice, de modo que, na eventualidade desta C. Câmara ratificar a incidência dos efeitos
ex

tunc
da ADI 5529 no caso concreto, após o julgamento do Agravo de Instrumento nº 1014570-25.2022.8.11.0000, não se pode negligenciar que os títulos patentários da MONSANTO foram concedidos após a prática de ato administrativo do INPI que concebeu situação jurídica preexistente e consolidada, com proteção constitucional
”.

Reforçam que a jurisdição do Juízo Estadual não atinge a higidez ou o prazo das patentes
sub judice
, “
sob pena de violação direta à Constituição Federal, por se tratar de decisão que atenta contra a higidez das patentes PI0016460-7, PI9816295-0 e PI0610654-4 ao tempo em que foram concedidas (aplicando a lei vigente à época)
”, mencionando, ainda, que a eventual manutenção da declaração dos novos prazos das patentes “
opera efeitos
inter
partes e só beneficiará os produtores rurais associados da APROSOJA/MT que foram relacionados na lista nominal
”.

Nesses termos, pugnam pelo acolhimento das questões preliminares e prejudiciais de mérito para
“(i) Declarar a nulidade da decisão ultra petita, exclusivamente em relação à revisão dos atos administrativos praticados pelos INPI, devendo ser determinada a expedição de novo ofício ao INPI para (a) dar ciência da decisão e (b) determinar o restabelecimento dos prazos de vigência das patentes PI0016460-7, PI9816295-0 e PI0610654-4, na forma do art. 40,
p.u
., da LPI, sob pena de violação aos
arts
. 141 e 492, do CPC; (
ii
) Declarar a ineficácia da decisão agravada contra o INPI, reconhecendo a sua inoponibilidade em desfavor da autarquia federal e a sua delimitação exclusivamente
inter
partes, sob pena de violação aos
arts
. 114 e 115, inc. I, do CPC; (
iii
) Reconhecer a prescrição da pretensão autoral de revisão dos atos administrativos de concessão da patente PI0016460-7 praticado pelo INPI, sob pena de violação ao art. 1º do Decreto nº 20.910/32; e (
iv
) Reconhecer a decadência do direito de ação no tocante à patente PI0016460-7, sob pena de violação ao art. 21 da Lei de Ação Popular (Lei nº 4.717/65)
” e, no mérito, pugnam pela reforma da decisão recorrida para
“(i) reconhecer que a ação não se enquadra no item “i” da ressalva da modulação temporal da ADI 5529, (
ii
) afastar a incidência de efeitos
ex

tunc
no caso concreto, (
iii
) declarar que os prazos de vigência das patentes PI0016460-7, PI9816295-0 e PI0610654-4 não deve ser corrigido e, caso seja necessário, (
iv
) determinar que o INPI promova o restabelecimento dos prazos de vigência das patentes da MONSANTO, por todas as razões expostas
”.

Deferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 272535894).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, com pedido de aplicação por multa por litigância de má-fé aos Agravantes (Id. 272420857).

A Procuradoria Geral de Justiça apontou a ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial (Id. 281511854).

É o relatório.

V
O T
O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MONSANTO DO BRASIL LTDA e MONSANTO TECHNOLOGY LLC contra a decisão parcial de mérito proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Coletiva n. 1011982-53.2021.8.11.0041, ajuizada pela ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DE MATO GROSSO e OUTROS, aplicando a eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade do art. 40, parágrafo único, da LPI na ADI 5529 no caso concreto, determinou a expedição de ofício ao INPI para a correção dos prazos das patentes
sub judice
.

Para melhor compreensão da celeuma, oportuno se faz uma breve retrospectiva fática.

Outrossim, para fins didáticos, as preliminares serão tratadas ao final.

Tem-se, na origem, Ação Coletiva ajuizada pela Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso – APROSOJA/MT contra as empresas Monsanto Technology e Monsanto do Brasil Ltda.

visando a correção do prazo de vigência das patentes de invenção PI0016460-7, PI0610654-4 e PI98116295-0, integrantes da tecnologia “INTACTA RR2 PRO”, que alegam devem ser de 20 (vinte) anos contados do depósito de cada um dos pedidos de patente e não de 10 (dez) anos da sua concessão, consoante declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da Lei de Propriedade Industrial, bem como a condenação das ora Agravadas a se absterem de cobrar
royalties
pelo uso da tecnologia referente as patentes em questão a partir das datas em que caíram em domínio público e a devolveram os valores cobrados após tal fato.

Em decisão proferida em 17/05/2024 o Juízo
a quo
determinou a suspensão do processo diante da pendência de recursos de Agravo de Instrumento e de Embargos de Declaração opostos na Reclamação Constitucional n. 56363 apresentada pelas empresas demandadas, que tem por objeto a aplicação dos efeitos concretos produzidos em decorrência da vigência das patentes antes do julgamento da ADI 5529.

Posteriormente, em nova decisão proferida em 30/08/2024 - objeto deste Agravo de Instrumento - conquanto rejeitados os
aclaratórios
opostos contra o
decisum
anterior, a julgadora singular proferiu julgamento parcial de mérito quanto ao prazo das patentes, reconhecendo a necessidade de redução dos prazos diante da declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40, da LPI, com a determinação de ofício ao INPI para a devida adequação, nos seguintes termos:

“
Diante do exposto,
conheço
os embargos de declaração para julgá-los improcedentes, diante da inexistência de omissão e, com fundamento no art. 356, II do CPC, c/c art. 40, caput, da LPI,
julgo
parcialmente o mérito, para declarar os prazos de vigência das patentes discutidas nesta ação, em consonância com a decisão proferida na ADI 5.529, nos seguintes termos: a patente PI 0016460-7, passa a ter prazo de validade até 12/12/2020; a patente PI 0610654-4 passa a ter o prazo de validade até 26/05/2026 e a patente PI 9816295-0 passa a ter o prazo de validade até 03/03/2018.

Expeça-se ofício ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI, encaminhando-se
copia
desta sentença, para a correção dos prazos de vigência das patentes, conforme acima estabelecido, com a expedição das respectivas cartas de patente corrigidas
”.

Tal decisão, por sua vez, foi objeto de novos
aclaratórios
opostos pelos litigantes, os quais foram rejeitados em decisão prolatada em 19/12/2024, mesma data em que fora lançada a sentença de procedência dos pedidos na Ação Coletiva, nos seguintes termos:

“
Retomando a questão atinente a cobrança dos royalties referente às patentes PI 0016460-7; PI 0610654-4 e PI 9816295-0, estas tiveram seus prazos de validade corrigidos em consonância com a decisão proferida na ADI 5.529, que declarou inconstitucional o prazo previsto no parágrafo único do art. 40, da LPI (id. 167317997).

Ficou demonstrado que duas das patentes já ultrapassaram os seus respectivos prazos de vigência, sendo que a patente PI0016460-7 expirou em 12/12/2020 e a patente PI9816295-0 expirou em 03/03/2018, de modo que a partir dessas datas, se encontram em domínio público e podem ser exploradas de forma livre.

Sobre os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40, da LPI, houve modulação para preservar os prazos das patentes concedidos com fundamento no dispositivo declarado inconstitucional, ressalvando-se as seguintes situações:

“18. Modulação dos efeitos da decisão, conferindo-se efeitos
ex
nunc, a partir da publicação da ata deste julgamento, de forma a se manterem as extensões de prazo concedidas com base no preceito legal, preservando-se, assim, a validade das patentes já concedidas e ainda vigentes em decorrência da aplicação do aludido preceito. Ficam ressalvadas da modulação (i) as ações judiciais propostas até o dia 7 de abril de 2021 (data da concessão parcial da medida cautelar no presente processo) e (
ii
) as patentes que tenham sido concedidas com extensão de prazo relacionadas a produtos e processos farmacêuticos, bem como a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde. A ambas as situações se aplica o efeito
ex

tunc
, o que resultará na perda das extensões de prazo concedidas com base no parágrafo único do art. 40 da LPI, devendo ser respeitados os prazos de vigência das patentes estabelecidos no caput do art. 40 da Lei 9.279/1996 e resguardados eventuais efeitos concretos já produzidos em decorrência da extensão de prazo das referidas
patentes.(...)
.”

Inicialmente, houve dúvida quanto à aplicação da ressalva referente aos efeitos concretos produzidos durante o prazo de vigência das patentes, entretanto, ao julgar o agravo interno na Reclamação n.º 56.393 interposta pelas requeridas, a Corte Suprema assim decidiu:

AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADI 5.529. MODULAÇÃO DE EFEITOS. OBSERVÂNCIA. 1. O Plenário do Supremo, ao apreciar a ADI 5.529, resguardou eventuais efeitos concretos produzidos em decorrência da vigência de patentes, com prazo estendido de acordo com o parágrafo único do art. 40 da Lei n. 9.279/1996, apenas quanto a produtos e processos farmacêuticos, além de equipamentos e/ou materiais em uso de saúde. 2. Uma vez em discussão patente relacionada ao agronegócio e tendo sido a ação proposta na origem antes de 7 de abril de 2021, cumpre observar a eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da Lei n. 9.279/1996. 3. Agravo interno desprovido. (
Rcl
56393
AgR
-segundo - Segunda Turma - Min. NUNES MARQUES - Publicação: 09/05/2024).

Portanto, a declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40, da Lei n.º 9.279/1996 deve retroagir para as patentes em discussão nesta ação. E corrigido o prazo das patentes, a cobrança dos royalties proporcionais, realizada quando estas já se encontravam em domínio público, são ilegais
”.

Diante da prolação da sentença superveniente, as alegações recursais relacionadas à prescrição e decadência, efeitos da declaração de inconstitucionalidade tomada na ADI 5529 no caso em tela e validade dos atos de concessão das patentes
sub judice
perderam seu objeto, tanto que reproduzidas no recurso de Apelação interposto, onde a matéria deverá ser tratada, de modo que o objeto deste instrumental fica restrito à expedição de ofício ao INPI para correção do prazo das patentes, questão não abordada na sentença.

E, no ponto, razão não assiste às Recorrentes.

Com efeito, é cediço que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5529, declarou a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da Lei n. 9.279/1996, que estabelecia que o prazo de vigência para a patente de invenção não seria inferior a 10 (dez) anos, a contar da data de concessão, por entender que a prorrogação do prazo teria caráter “injusto e inconstitucional”, por “privilegiar o interesse particular em detrimento da coletividade”, em julgado que assim restou ementado:

EMENTA Ação direta de inconstitucionalidade. Parágrafo único do art. 40 da Lei nº 9.279/
1996 .
Lei de propriedade industrial. Ampliação do prazo de vigência de patentes na hipótese de demora administrativa para a apreciação do pedido. Indeterminação do prazo de exploração exclusiva do invento. Ofensa à segurança jurídica, à temporalidade da patente, à função social da propriedade intelectual, à duração razoável do processo, à eficiência da administração pública, à livre concorrência, à defesa do consumidor e ao direito à
saúde .
Procedência do pedido. Modulação dos efeitos da decisão. 1. A proteção à propriedade industrial, prevista como direito fundamental no
art
. 5º, inciso XXIX, da Constituição de 1988, se dá de forma temporária e com fundamento no interesse social e no desenvolvimento tecnológico e econômico. Trata-se, portanto, de instituto com finalidade determinada pela Constituição e que não se circunscreve a um direito individual, pois diz respeito à coletividade e ao desenvolvimento do País. 2. Segundo o caput do
art
. 40 da Lei nº 9.279/1996, a vigência da patente observará os prazos fixos de 20 (vinte) anos para invenções e de 15 (quinze) anos para modelos de utilidade, contados da data de depósito. A Lei de Propriedade Intelectual
( LPI
) prevê, ainda, uma regra adicional no parágrafo único do dispositivo: a contar da data de concessão da patente, o prazo de vigência não será inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenção e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade. Portanto, extrai-se do
art
. 40 a relevância de dois marcos temporais para a determinação do prazo de vigência da patente: a data do depósito e a data da concessão do pedido. 3. O parágrafo único do art. 40 estabelece um prazo variável de proteção, pois esse depende do tempo de tramitação do respectivo processo administrativo no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI
) .
Assim, caso a autarquia leve mais de 10 (dez) anos, no caso da invenção, ou mais de 8 (oito) anos, no caso do modelo de utilidade, para proferir uma decisão final, o período total do privilégio ultrapassará o tempo de vigência previsto no caput do art. 40. 4. O parágrafo único do
art
. 40 da LPI teria sido instituído com o objetivo de compensar o acúmulo de pedidos de patentes (backlog) no INPI. O fenômeno existe desde a edição da Lei nº 9.279/1996, a qual, para se adequar ao Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio (Acordo TRIPS), tornou patenteáveis determinados produtos antes não sujeitos à exploração exclusiva. Internalizado o acordo e editada a Lei nº 9 .279/1996 sem que fosse utilizado o prazo de transição conferido aos países em desenvolvimento, a autarquia federal não estava devidamente equipada para receber a carga adicional de novos produtos registrados, o que gerou um grande passivo de pedidos. 5. O Acordo TRIPS, no art. 33, assegura à patente no mínimo 20 anos de vigência desde o depósito do respectivo
pedido .
A lógica do acordo é que o mero depósito gera uma presunção em favor do requerente. Portanto, o prazo de vigência adicional a partir da concessão, conferido pelo parágrafo único do art. 40, não deriva do Acordo TRIPS; tampouco encontra paralelo em outras jurisdições, nas quais os direitos adicionais de exclusividade seguem uma lógica essencialmente diversa da adotada pela legislação brasileira, por terem aplicação reduzida, limitada a casos específicos e não serem direitos automáticos. Os instrumentos adotados no exterior para estender o período de exploração exclusiva de invenções - em suas variadas formas, prazos e regras específicas - contêm mecanismos que impedem que o prazo de validade da patente seja estendido por mais tempo do que o
necessário .
6. O parágrafo único do art. 40 é desarrazoado sob diversos aspectos, haja vista que ele acaba por tornar o prazo de vigência das patentes indeterminado. Com efeito, não se sabe o prazo final da vigência de uma patente no Brasil até o momento em que essa é efetivamente concedida, o que pode demorar mais de uma
década .
A consequência prática disso é a ausência, de fato, de limitação temporal para a proteção patentária no Brasil, redundando no cenário absurdo de haver patentes vigendo no país por prazos extremamente extensos, de cerca de 30 anos, o que desborda dos limites da razoabilidade e faz o país destoar das demais jurisdições em matéria de proteção da propriedade industrial. 7. Estando vigente o parágrafo único do art. 40, o prazo entre o depósito e a concessão de uma patente sempre será indeterminado, com ou sem backlog no INPI, visto que o tempo de processamento pelo escritório de patentes é um elemento indeterminado, dadas a complexidade envolvida na análise desse tipo de pedido - que é variável e depende do produto e do setor tecnológico pertinentes - e as intercorrências que podem ocorrer no trâmite administrativo –, algumas delas ensejadas pelos próprios requerentes no intuito de se beneficiarem da extensão automática prevista na norma questionada . Nesse sentido, mesmo que o INPI venha a superar o atraso crônico na análise dos pedidos de patentes, remanescerá a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40. 8. A prorrogação do prazo de vigência da patente prevista na Lei de Propriedade Industrial, além de não contribuir para a solução do atraso crônico dos processos submetidos ao INPI, acaba por induzir ao descumprimento dos prazos previstos no caput do
art
. 40, pois ameniza as consequências da mora administrativa e prolonga o período de privilégio usufruído pelos depositantes, em prejuízo dos demais atores do mercado, além da própria Administração Pública e da sociedade como um todo. Há elementos suficientes nos autos que apontam para o fato de que a norma questionada retroalimenta o backlog, contribuindo para gerar o fenômeno que ela busca contornar, em direta afronta aos princípios da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF) e da eficiência administrativa (art. 37, caput, CF
) .
9. O impacto da extensão do prazo de vigência de patentes no Sistema Único de Saúde (SUS) é digno de atenção, pois, sendo ele um dos maiores sistemas de saúde pública do mundo e contando com uma rede de atendimento que visa universalizar o acesso à saúde gratuita, demanda recursos públicos compatíveis com sua amplitude e complexidade, os quais, todavia, esbarram em problemas financeiros e orçamentários típicos de um país em desenvolvimento como o Brasil. O domínio comercial proporcionado pela patente por períodos muito longos tem impacto no acesso da população a serviços públicos de saúde, uma vez que onera o sistema ao eliminar a concorrência e impor a aquisição de itens farmacêuticos por preço estipulado unilateralmente pelo titular do direito, acrescido do pagamento de royalties sobre os itens patenteados que o Poder Público adquire e distribui.
10 .
Quanto maior o prazo de exclusividade usufruído pelo titular da patente farmacêutica, mais
será
onerado o poder público e a sociedade, considerando-se a necessidade de aquisição de medicamentos em larga escala para a execução de políticas públicas em saúde. Esse contexto se torna ainda mais gravoso e dotado de urgência diante da emergência internacional de saúde decorrente da pandemia da Covid-19. O enfrentamento de uma crise de tamanha magnitude envolve a gestão de recursos escassos de diversas ordens, e não somente aqueles associados à aquisição de medicamentos com possível indicação para o tratamento da doença. A pressão sobre o sistema de saúde aumentou de forma global, elevando a demanda por insumos em toda a cadeia de
atendimento .
11. O prolongamento indevido dos prazos de vigência de patentes farmacêuticas reveste-se de caráter injusto e inconstitucional, por privilegiar o interesse particular em detrimento da coletividade, impactando de forma extrema a prestação de serviços de saúde pública no país e, consequentemente, contrariando o direito constitucional à saúde (art. 196 da Constituição de 1988). A extensão do prazo de vigência das patentes afeta diretamente as políticas públicas de saúde do país e obsta o acesso dos cidadãos a medicamentos, ações e serviços de saúde, causando prejuízos não apenas a concorrentes e consumidores, mas, principalmente, àqueles que dependem do Sistema Único de Saúde para garantir sua integridade física e sua
sobrevivência .
12. A indeterminação do prazo contido no parágrafo único do art. 40 da Lei 9.279/1996 gera insegurança jurídica e ofende o próprio Estado Democrático de
Direito .
A previsibilidade quanto ao prazo de vigência das patentes é essencial para que os agentes de mercado (depositantes, potenciais concorrentes e investidores) possam fazer escolhas racionais. Ademais, a ausência de regras claras dá margem ao arbítrio e à utilização oportunista e
anti-isonômica
das regras do jogo, tais como as estratégias utilizadas pelos depositantes para prolongar o período de exploração exclusiva dos produtos. 13. A temporalidade prevista no
art
. 5º, inciso XXIX, da CF/88 deve ser interpretada à luz do escopo da proteção patentária, que não se restringe a tutelar os interesses dos inventores/depositantes das patentes, garantindo, também, o usufruto do invento por toda a sociedade (i) a partir de regras claras e (
ii
) por prazo razoável. Portanto, a vantagem concorrencial concedida a autores de invenções ou modelos de utilidade deve ter vigência determinada e previsível, de forma que não apenas seus beneficiários, mas também os demais atores da indústria, possam aferir com exatidão a data do término da vigência da patente. Nesse sentido, o dispositivo questionado não observa o quesito da temporariedade, pois, ao se vincular a vigência da patente à data de sua concessão, ou seja, indiretamente ao tempo de tramitação do respectivo processo no INPI, se indetermina o prazo de vigência do benefício, o que concorre para a extrapolação dos prazos previstos no caput do art. 40 da LPI e para a falta de objetividade e previsibilidade de todo o
processo .
14. A temporariedade da patente permite a harmonização da proteção à inventividade com o cumprimento da função social da propriedade, pois, apesar de resguardar os direitos dos autores de inventos ou modelos de utilidade por um período determinado, incentivando e remunerando os investimentos em inovação, garante ao restante da indústria e, em última análise, à sociedade, a possibilidade de se apropriar dos benefícios proporcionados pelos produtos da criatividade a partir da extinção dos privilégios de sua exploração. 15. O parágrafo único do
art
. 40 da LPI autoriza o adiamento da entrada da concorrência no mercado e a permanência dos efeitos da exclusividade por prazo indeterminado e excessivo, proporcionando a dominação dos mercados, a eliminação da concorrência e o aumento arbitrário dos lucros, aprofundando a desigualdade entre os agentes econômicos e transformando o que era justificável e razoável em inconstitucional, estando configurada, portanto, ofensa à função social da propriedade intelectual (art. 5º, inciso XXIX, c/c o art. 170, inciso III), à livre concorrência e à defesa do consumidor (art. 170, incisos IV e V) . 16. A demora no tempo de exame das patentes é uma realidade que precisa ser combatida, para se garantir segurança jurídica a todos os agentes do mercado. Nada justifica um período de exame administrativo de cerca de dez anos. Apelo ao administrador público federal (Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Agência Nacional de Vigilância Sanitária e Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde) para que envide efetivos esforços no sentido de superar as deficiências na análise dos pedidos de
patentes .
17. Ação direta julgada procedente, declarando-se a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da Lei nº 9.279/
1996 .
18. Modulação dos efeitos da decisão, conferindo-se efeitos
ex
nunc, a partir da publicação da ata deste julgamento, de forma a se manterem as extensões de prazo concedidas com base no preceito legal, preservando-se, assim, a validade das patentes já concedidas e ainda vigentes em decorrência da aplicação do aludido preceito. Ficam ressalvadas da modulação (i) as ações judiciais propostas até o dia 7 de abril de 2021 (data da concessão parcial da medida cautelar no presente processo) e (
ii
) as patentes que tenham sido concedidas com extensão de prazo relacionadas a produtos e processos farmacêuticos, bem como a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde. A ambas as situações se aplica o efeito
ex

tunc
, o que resultará na perda das extensões de prazo concedidas com base no parágrafo único do
art
. 40 da LPI, devendo ser respeitados os prazos de vigência das patentes estabelecidos no caput do art. 40 da Lei 9.279/1996 e resguardados eventuais efeitos concretos já produzidos em decorrência da extensão de prazo das referidas patentes. (STF - ADI: 5529 DF, Relator.: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 12/05/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/09/2021)

Outrossim, a Corte Suprema, modulou os efeitos da decisão de declaração de inconstitucionalidade, conferindo-se a ela efeitos
ex
nunc
a partir da publicação da ata do julgamento, de forma a se manter as extensões de prazo concedidas com base no preceito legal, ficando ressalvadas da modulação (i) as ações judiciais propostas até o dia 7 de abril de 2021, inclusive (hipótese dos autos, visto que a ação originária foi proposta em 06 de abril de 2021) e (
ii
) as patentes que tenham sido concedidas com extensão de prazo relacionadas a produtos e processos farmacêuticos e a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde, situações em que o efeito será
ex

tunc
.

Inobstante a determinação expressa de aplicação do efeito
ex

tunc

à declaração de inconstitucionalidade às ações propostas até 07/04/2021, em face da decisão proferida pela Relatora originária, Desa. Clarice Claudino da Silva, no âmbito do Agravo de Instrumento n. 1014311-30.2022.8.11.0000, que determinara às empresas que depositassem em juízo o valor equivalente a 1/3 (um terço) dos royalties referentes à patente de invenção PI9816295-0, a contar da data do vencimento (08/03/2018), apresentaram as Agravantes a Reclamação Constitucional n. 56.963 perante o STF, sob o argumento de que o
decisum
teria descumprido a modulação dos efeitos ocorrida no julgamento da ADI 5.529.

A Reclamação foi desprovida pela Corte Suprema, cujo acórdão de julgamento, transitado em julgado em 07/02/2025, está assim ementado:

AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADI 5.529. MODULAÇÃO DE EFEITOS. OBSERVÂNCIA. 1. O Plenário do Supremo, ao apreciar a ADI 5.529, resguardou eventuais efeitos concretos produzidos em decorrência da vigência de patentes, com prazo estendido de acordo com o parágrafo único do art. 40 da Lei n. 9.279/1996, apenas quanto a produtos e processos farmacêuticos, além de equipamentos e/ou materiais em uso de saúde. 2.
Uma vez em discussão patente relacionada ao agronegócio e tendo sido a ação proposta na origem antes de 7 de abril de 2021, cumpre observar a eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da Lei n. 9.279/1996
. 3. Agravo interno desprovido. (
Rcl
56393
AgR
-
segundo, Relator
(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 12-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 08-05-2024 PUBLIC 09-05-2024)
. (destaquei)

Como se vê, a despeito das alegações das Recorrentes, o Supremo Tribunal Federal já decidiu, em decisão transitada em julgado, que no caso em tela, aplica-se o efeito
ex

tunc

à declaração inconstitucionalidade de parágrafo único do art. 40 da Lei n. 9.279/1996, com a consequente redução do prazo das patentes
sub judice
,

de forma que a matéria não comporta mais campo para discussão.

Nessa esteira, não parece razoável pretender impedir o julgador da demanda originária de comunicar o fato ao INPI, órgão responsável pelo registro das patentes no Brasil, notadamente quando, como cediço, a declaração de inconstitucionalidade em tela tem eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública Federal, Estadual e Municipal.

Trata-se de medida naturalmente imposta pela declaração de

inconstitucionalidade da regra prevista no parágrafo único do artigo 40 da LPI, e que deve ser cumprida pela Administração Pública Federal, nos termos do art. 28, parágrafo único da lei n. 9.868/1999.

Anota-se que, embora as Agravantes defendam a violação da competência da Justiça Federal para a declaração do prazo correto de vigência das patentes e a necessidade de participação do como réu nas ações que visam à revisão de seus atos administrativo, como já anotado pelo julgador singular em decisão anterior nos autos, “
Não há nenhuma outra previsão legal que imponha a participação da autarquia em processos judiciais, senão naqueles que tenham como objeto a declaração de nulidade do ato administrativo da concessão da patente ou registro, por vicio, o que não é o caso desta ação, que não aponta nenhuma conduta antijurídica da autarquia
”.

Deveras, o INPI não é o titular e nem mesmo interessado na relação de direito material discutida no processo, tampouco possui qualquer ingerência sobre o prazo de vigência de patente, que decorre diretamente da lei, de forma que, ausente qualquer alegação de vício no ato administrativo de concessão das patentes, desnecessária sua participação no em demanda que visa a correção dos em razão da inconstitucionalidade de dispositivo legal.

Em verdade, como não é o INPI quem define o prazo de uma patente, a qual ocorre por imposição legal, a pretensão das Agravantes de impedirem a anotação da alteração do prazo das patentes perante a autarquia traduz-se em tentativa de burlar a eficácia vinculante da declaração de inconstitucionalidade proferida pelo STF.

Inobstante, conquanto decisão supra, proferida ainda em 2022, tenha sido objeto do Agravo de Instrumento n. 1014570-25.2022.8.11.0000, interposto pelas ora Recorrentes, não houve qualquer questionamento sobre tal capítulo, de forma que a desnecessidade de participação do INPI já se trata de questão preclusa nos autos.

Do mesmo modo, não há falar que o julgador singular extrapolou os limites subjetivos da lide ao proferir comando judicial direcionado específica e exclusivamente ao INPI.

Ora, verifica-se que na petição inicial, proposta antes do julgamento da ADI 5.529, a Agravada APROSOJA formulou pedido de correção do prazo de vigência das patentes de invenção n. PI0016460-7, PI0610654-4 e PI9816295-0, pugnando para que fossem computados nos termos do
caput
do art. 40 da LPE (20 anos a partir da do depósito de cada pedidos de patente), mediante a declaração, de forma incidental, do parágrafo único do citado dispositivo legal.

A única diferença é que, quando da apresentação da réplica, a ADI 5.529 já havia sido julgada, com o reconhecimento da inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 40 da LPI, de forma que a parte Autora apenas reiterou os seus fundamentos e pedidos, pugnando para que fosse observado o quanto decidido pelo STF.

Logo, considerando que
a demanda
foi decidida nos limites propostos e em observância à natureza da pretensão requerida, inexiste decisão
ultra petita
.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, revogando a liminar proferida no início deste recurso.

Por derradeiro, por não verificar, por ora, hipótese de litigância de má-fé por parte das Recorrentes, mas apenas o exercício do direito de recorrer, não há falar em aplicação da pena de multa, como requerido em sede de contrarrazões.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL):

Desembargadora Maria Helena,

Sob minha ótica, Vossa Excelência analisou este recurso com profundidade. O único ponto que acrescento é em relação à menção de que a medida declarada no julgamento proferido na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5529 é imposta e deve ser cumprida pela administração pública.

Acrescento que tal decisão não só deve ser cumprida pela administração pública, mas também deve ser rigorosamente observada pelos tribunais inferiores, dado o seu efeito vinculante, conforme estabelecido no artigo 927, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC). Pensar de outra forma implicaria em ofensa a essa previsão legal.

Diante disso, considerando que o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade ocorreu após o ajuizamento da ação na Justiça Federal, a comunicação da magistrada sentenciante ao INPI foi plenamente adequada. Assim, não vejo nenhuma atitude ou decisão
extra petita
, tal qual muito bem fundamentado no voto de Vossa Excelência.

O acréscimo que faço é sobre a necessidade de observância do efeito vinculante das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de ofensa ao artigo 927, inciso I, do CPC.

Desse modo, acompanho na íntegra o voto de Vossa Excelência.

É como
voto.-

V O T O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (2ª VOGAL – CONVOCADA):

Eminentes pares,

Com a devida vênia, divirjo parcialmente da douta Relatora, apenas para decotar da decisão agravada, a
determinação
:

-
de
expedição de ofício ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) para proceder à correção dos prazos das cartas-patente:
PI 0016460-7
(depositada em 12/12/2000, prazo de vigência até 12/12/202038),
PI 9816295-0
(depositada em 03/03/1998, prazo de vigência até 03/03/201839) e
PI 0610654-4
(depositada em 26/05/2006, prazo de vigência até 26/05/202640);

-
para
que o INPI informe ao Juízo todos os direitos de propriedade intelectual que integram a tecnologia
INTACTA RR2 PRO
.

Isso porque, ao proferir tal ordem, o Juízo singular extrapolou claramente os limites subjetivos da lide, dado que direcionou um comando judicial específico e vinculante ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), uma entidade que não figura como parte legítima no polo passivo da presente ação.

Essa decisão, portanto, desconsiderou o princípio do contraditório e da ampla defesa em relação a terceiros que não foram devidamente incluídos no processo, configurando uma ofensa aos preceitos legais e processuais que regem a formação da relação jurídica e a extensão dos efeitos da sentença.

Além disso, e o mais importante a ser considerado, é que a concretização e o cumprimento da ordem contida nos ofícios expedidos culminariam inevitavelmente na produção de um efeito
erga omnes
à decisão judicial proferida. Tal situação é juridicamente insustentável e merece ser examinada com rigor.

No âmbito do controle difuso de constitucionalidade, as decisões proferidas possuem, por sua própria natureza, efeito restrito e limitado às partes envolvidas na lide. Isso significa que a declaração de inconstitucionalidade, ainda que reconhecida em um caso específico, não se estende automaticamente a outros casos ou a terceiros que não integraram a relação processual.

Esta característica fundamental do controle difuso, ao contrário do controle concentrado de constitucionalidade, impede a generalização dos efeitos da decisão para além do que foi debatido e decidido entre as partes.

Qualquer tentativa de expandir (efeito
erga omnes
) a eficácia dessa decisão para além dos limites
inter
partes configuraria um desvirtuamento do sistema de controle de constitucionalidade vigente, comprometendo a segurança jurídica e a devida observância dos princípios processuais.

No mais, o efeito
ex

tunc
da ADI 5529 retroage exclusivamente contra a norma jurídica declarada inconstitucional, não atingindo automaticamente os atos administrativos praticados pelo INPI com base na norma.

A declaração de inconstitucionalidade de uma norma pelo STF não acarreta a reforma ou rescisão automática de decisões prévias. Qualquer pleito que ultrapasse a coisa julgada do Supremo para contestar atos do INPI deve ser feito por meio de ação própria contra a autarquia federal.

Com essas considerações, novamente, reiterando todas as vênias, voto pelo
parcial provimento
do recurso, a fim de suprimir da decisão agravada, as ordens direcionadas
ao Instituto
Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025