Tribunal: TJMT
Processo: 1002963-23.2021.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002963-23.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Patente, Marca, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EXCELENCIA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - CNPJ: 19.800.244/0001-87 (APELADO), ERICA NAOMI SILVA DE CARVALHO - CPF: 065.250.461-22 (ADVOGADO), JOANA ALESSANDRA GONCALVES DE QUEIROZ - CPF: 009.462.351-12 (ADVOGADO), VALQUIRIA ANDREA SOUZA SANTOS - CPF: 830.776.851-91 (APELADO), EXCELENCIA SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - CNPJ: 18.085.061/0001-64 (APELANTE), FELIPE BRANDANI GUSMAO - CPF: 091.429.799-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROPRIEDADE INDUSTRIAL. RECURSO DE APELAÇÃO. USO INDEVIDO DE MARCA. REGISTRO JUNTO AO INPI. MARCAS SEMELHANTES EM CLASSES DISTINTAS. POSSIBILIDADE DE COEXISTÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou procedente a Ação de Abstenção de Uso de Marca, determinando que a ré se abstivesse de utilizar, a qualquer título, o nome fantasia semelhante ao da autora. A sentença fundamentou-se no risco de confusão ao público consumidor e condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a coexistência das marcas registradas pelas partes, em classes distintas do INPI, gera risco de confusão para o público consumidor; e (ii) estabelecer se a sentença deve ser reformada para permitir o uso da marca pela ré nos limites da classe em que foi registrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei de Propriedade Industrial (LPI - Lei nº 9.279/96) assegura ao titular de marca registrada o direito de uso exclusivo em todo o território nacional (art. 129), desde que respeitadas as limitações legais.

4. A distinção de classes no INPI reduz significativamente o risco de confusão entre as marcas, pois indica áreas de atuação distintas das empresas.

5. A jurisprudência admite a coexistência de marcas semelhantes em classes diferentes, desde que não haja sobreposição de serviços que possa induzir o público a erro.

6. O termo “Excelência” possui caráter genérico e baixa distintividade, o que reforça a possibilidade de coexistência das marcas em diferentes segmentos.

7. A proibição total do uso da marca pela ré configura restrição excessiva, pois a proteção do nome empresarial é limitada ao Estado onde foi registrada, conforme o Código Civil e o Decreto 1.800/96.

8. Para evitar confusão ao público consumidor, deve-se restringir o uso da marca pela ré apenas no tocante à classe 45, permitindo sua utilização nos serviços da classe 36.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O registro de marcas em classes distintas no INPI reduz o risco de confusão ao público consumidor e permite a coexistência dos sinais distintivos, salvo prova de sobreposição de serviços ou indução ao erro.

2. A restrição ao uso de marca semelhante deve observar a classe de registro e o potencial efetivo de confusão entre os serviços prestados.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial), arts. 129 e 124; Código Civil, art. 1.116; Decreto nº 1.800/96, art. 61; CPC, arts. 85, §8º, e 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.339.817/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11/10/2022, DJe 26/10/2022.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por EXCELÊNCIA SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA., com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Abstenção de Uso de Marca nº. 1002963-23.2021.8.11.0041, ajuizada em face de EXCELÊNCIA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA. e VALQUIRIA ANDREA SOUZA SANTOS, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando o feito extinto com resolução do mérito, para determinar que a ré se abstenha de utilizar, a qualquer título, e divulgar, sob qualquer meio, o nome fantasia “Excelência Medicina e Segurança do Trabalho”, mesmo que o alterando para qualquer outro que a ele se assemelhe ou com ele se confunda. Por consequência, condenou a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, estes fixados, por apreciação equitativa, em R$ 1.500,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC (ID 247069672).

Irresignada, a ré/apelante aduz que obteve o registro de sua marca junto ao INPI, de modo que, atualmente, não existe mais discussão oriunda sobre o alegado em inicial, até porque demonstrou-se através do órgão especial de registro (INPI) que ambas as empresas merecem o registro especificado, cada um em sua classe distinta.

Alega que a parte autora/apelada detém proteção a sua marca mista classe n°. 45, enquanto a ré/apelante labora em atividade empresarial com marca diversa, na classe nº.

36, sendo que a distinção entre essas classes indica que as áreas de atuação das empresas são distintas, o que por si só reduz a possibilidade de confusão por parte do público consumidor, ainda que os nomes empresariais sejam semelhantes

Sustenta que a ré/apelante está registrada na classe nº. 36, que abrange serviços financeiros e seguros, enquanto a autora/apelada se encontra na classe nº. 45, que inclui serviços jurídicos e outros tipos de assistência, de maneira que a coexistência das marcas em diferentes classes de registro pode ser um elemento que favorece a não interferência entre as empresas, desde que não haja sobreposição de serviços ou produtos que possam induzir o público ao erro.

Defende que esta demanda não trata dos símbolos das empresas, mas se restringe à questão do nome empresarial, sendo este protegido por meio de registro na Junta Comercial, que atua em âmbito estadual ou distrital, sendo vedada a aceitação de registro de nome já existente ou que cause confusão com outro previamente registrado, conforme previsto no artigo 1.116 do Código Civil e no artigo 124 da Lei de Propriedade Industrial. Assim, uma vez registrado, o nome empresarial passa a gozar de proteção apenas na unidade da federação em que foi registrado (Decreto 1.800/96, artigo 61).

Enfatiza que que o simples termo “EXCELÊNCIA” não pode ser considerado similar, uma vez que, no contexto da propriedade industrial, é classificado como uma “marca fraca”, comparável a um termo genérico que não é passível de proteção.

Diz que não restou demonstrada a confusão das marcas junto ao público ou o desvio de clientela, de modo que a sentença deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais (ID 247069674).

A autora/apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 247069680).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Trata-se de ação de abstenção de uso indevido de marca ajuizada por Valquiria Andrea Souza Santos, representante da empresa Excelência Medicina e Segurança do Trabalho Ltda, em face de Vanessa Silva dos Santos Almeida, representante da empresa Excelencia Seguranca do Trabalho ME, no qual a autora sustentou ser titular do registro da marca “Excelência Medicina e Segurança do Trabalho Ltda” junto ao INPI, com pedido depositado em 23/11/2015 e concedido em 26/03/2019, na classe 45, todavia a requerida está utilizando indevidamente nome empresarial semelhante, causando confusão aos consumidores.

Por sua vez, a ré contestou alegando que sua marca foi registrada na classe 36, não havendo similitude com a marca da autora, tampouco potencial de confusão aos consumidores devido às atividades distintas. Sustenta, ainda, que não há proteção ao nome empresarial no Estado do Paraná, onde está sediada.

Depois do trâmite regular do processo, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando o feito extinto com resolução do mérito, para determinar que a ré se abstenha de utilizar, a qualquer título, e divulgar, sob qualquer meio, o nome fantasia “Excelência Medicina e Segurança do Trabalho”, mesmo que o alterando para qualquer outro que a ele se assemelhe ou com ele se confunda. Por consequência, condenou a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, estes fixados, por apreciação equitativa, em R$ 1.500,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC (ID 247069672), sentença contra a qual a ré se insurge, nos termos do relatório.

Pois bem.

Em primeiro lugar, é importante destacar que a Lei de Propriedade Industrial (LPI - Lei nº. 9.279/96), em seu art. 129, garante ao titular de marca registrada o direito de uso exclusivo em todo o território nacional. Senão vejamos:

Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

Logo, ante o texto de lei acima colacionado, tem-se que, “a priori”, o registro da marca “Excelência Medicina e Segurança do Trabalho Ltda” pela recorrida assegura sua exclusividade de uso.

Todavia, na hipótese, deve-se atentar para o fato de que as marcas registradas pelas partes estão em classes distintas junto ao INPI, sendo que a marca da ré/apelante está registrada na classe 36, que abrange serviços financeiros e seguros, enquanto a da recorrida pertence à classe 45, relativa a serviços jurídicos e outros tipos de assistência.

Logo, certo é que essa distinção de classes reduz consideravelmente o risco de confusão entre as marcas por parte dos consumidores, uma vez que indica áreas de atuação distintas das empresas.

Nesse sentido, a jurisprudência tem admitido a coexistência de marcas semelhantes em classes diferentes, desde que não haja sobreposição de produtos ou serviços que possa induzir o público a erro.

A propósito:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO MARCÁRIO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. REGISTRO DE MARCA. "ROSE & BLEU". USO EXCLUSIVO. IMPOSSIBILIDADE. CORES E DENOMINAÇÕES (LPI, ART. 124, VIII). TERMOS NOMINATIVOS SUGESTIVOS (LPI, ART. 124, VI). RECURSO DESPROVIDO. 1. "Nos termos da jurisprudência desta Corte, marcas dotadas de baixo poder distintivo, formadas por elementos de uso comum, evocativos, descritivos ou sugestivos, podem ter de suportar o ônus de coexistir com outras semelhantes" (REsp 1.819.060/RJ, Relatora MINISTRA NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe de 26/2/2020). 2. Os elementos nominativos da marca "ROSE & BLEU" não alcançam distintividade suficiente a merecer a proteção almejada pela recorrente - uso exclusivo -, pois, além de tratarem de signos referentes a cores, que não são registráveis, configuram expressão sugestiva que possui laço conotativo com a atividade comercial desempenhada pela sociedade. 3. Nesse contexto, nos termos do art. 124, VI e VIII, da Lei da Propriedade Industrial (LPI), e da jurisprudência do STJ, não merece reforma o acórdão recorrido que confirmou o registro concedido pelo INPI, autorizando apenas o uso da marca mista - elementos nominativos acrescidos de estilização visual - e negando o pedido de uso exclusivo dos elementos nominativos. 4. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp n. 1.339.817/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 26/10/2022).

Desta forma, entendo que procede parcialmente o pedido da ré/apelante, de reforma da sentença para que não seja obrigada a se abster integralmente do uso da marca que lhe foi concedida pelo INPI.

No entanto, por cautela, e para evitar potenciais confusões junto aos consumidores, determino que a recorrente se abstenha de usar sua marca para identificar serviços pertencentes à classe 45, que é a mesma em que atua a recorrida.

Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para reformar parcialmente a sentença, a fim de determinar a abstenção de uso da marca pela ré/apelante para identificar serviços pertencentes à classe 45, podendo utilizar livremente sua marca registrada para os serviços da classe 36, que é distinta daquela em que atua a autora/apelada. Ante a sucumbência recíproca, determino o rateio da verba sucumbencial fixada na sentença, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, nos termos do parágrafo único, do art. 86, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025