Tribunal: TJMT
Processo: 1005816-05.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005816-05.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Marca]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RJS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 37.302.300/0001-35 (APELADO), YOHAN FUCHS SELLE - CPF: 028.261.681-00 (ADVOGADO), ROSSO MOTORS COMPRA E VENDA DE VEICULOS USADOS LTDA - CNPJ: 30.204.714/0001-82 (APELANTE), HAROLDO DE ARAUJO LOURENCO DA SILVA - CPF: 090.570.857-12 (ADVOGADO), BRUNO COSTA DA SILVA - CPF: 112.753.287-17 (ADVOGADO), GABRIEL BORSOTTO THODE - CPF: 137.291.337-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE ABSTENÇÃO DE USO DE DOMÍNIO E DE MARCA. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. USO INDEVIDO DE MARCA REGISTRADA. RISCO DE CONFUSÃO AO CONSUMIDOR. PREVALÊNCIA DO DIREITO DE PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais e determinou que a Apelante se abstenha do uso da marca "Rosso Motors" e do domínio "
www.rossomotors.com.br
".

2.

O juízo de primeiro grau deferiu a tutela de evidência e condenou a Recorrente à abstenção do uso da marca e do domínio digital, fixando multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 60.000,00.

II.
Questão em discussão

3. A controvérsia reside na exclusividade do uso da marca "Rosso Motors" e no direito de impedir sua utilização pela recorrente, considerando o deferimento do pedido de registro junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

III.

Razões de decidir

4. O artigo 129 da Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96) assegura ao titular de marca registrada o uso exclusivo em todo o território nacional, sendo vedado o uso indevido por terceiros.

5. O Superior Tribunal de Justiça reconhece a impossibilidade de coexistência de marcas quando há risco de confusão ao consumidor, ainda que os estabelecimentos estejam situados em estados distintos e apresentem diferenciação nos produtos comercializados.
6. A mera alegação de inexistência de confusão entre consumidores não é suficiente para afastar a ilicitude da concorrência desleal, sobretudo quando evidenciada a tentativa de associação indevida com marca consolidada no mercado.

7. O deferimento do registro de marca pelo INPI reforça o direito da recorrida à proteção contra o uso indevido e concorrência desleal.

IV.

Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"O registro de marca junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial confere ao seu titular o direito exclusivo de uso em todo o território nacional, vedando-se a utilização indevida por terceiros, especialmente quando evidenciado risco de confusão ao consumidor."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.279/96, arts. 129 e 130.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.937.989/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 23/08/2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pela pessoa jurídica Rosso Motors Compra e Venda de Veículos Usados Ltda., contra a sentença prolatada pela Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da
Ação Ordinária de Abstenção de Uso de
Domínio
e de
Marca
c/c Pedido de Tutela Antecipada
, ajuizada pela empresa RJS Comércio de Veículos Ltda., cujo nome fantasia é “Rosso Motors”.

No ato sentencial, a mencionada Juíza deferiu a tutela de evidência e julgou procedentes os pedidos iniciais, determinando que a Apelante, no prazo de 15 (quinze) dias, abstenha-se de utilizar a marca “Rosso Motors” e o domínio “www.rossomotors.com.br” em suas redes sociais ou em quaisquer meios de divulgação, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Além disso, condenou a Recorrente ao ônus da sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, porque desconsiderou aspectos importantes das circunstâncias que norteiam a causa, como o fato de estar estabelecida na cidade do Rio de Janeiro-RJ, a cerca de 2.000 km de distância da Apelada, que se encontra localizada na cidade de Cuiabá-MT.

Além disso, destaca que, embora ambas as empresas atuem no setor de venda de veículos, as diferenças nas características dos automóveis comercializados impedem qualquer possibilidade de confusão por parte dos consumidores. Isso ocorre porque uma delas (a Recorrida) foca na venda de carros de luxo, com preços elevados, enquanto a outra (a Recorrente) se dedica à comercialização de veículos populares, com valores mais acessíveis à população.

Afirma que a jurisprudência reconhece a possibilidade de coexistência de marcas semelhantes dentro do mesmo segmento de mercado, desde que já estejam consolidadas em seus respectivos nichos de consumo e não haja risco de confusão para os consumidores.

Argumenta que, no presente caso, considerando o território onde as empresas em questão estão estabelecidas, é viável a coexistência pacífica e simultânea entre a marca e o nome empresarial. Isso se justifica, sobretudo, pelo fato de operarem em mercados distintos e geograficamente afastados, além de utilizarem logomarcas totalmente diferentes.

Sustenta que durante o tempo de tramitação da ação (mais de 3 anos), a Apelada não foi capaz de demonstrar qualquer caso de confusão entre potenciais consumidores das empresas litigantes, reforçando a impossibilidade de qualquer prejuízo às empresas decorrente da coexistência das marcas.

Alega que o ordenamento jurídico brasileiro tem como proprietário da marca aquele que primeiro registra e, também, prevê hipóteses de questionamentos do uso de marca já registrada.

Argumenta que o pedido aberto de registro de marca no INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial) pode ser impugnado, em 06 (seis) meses, pelos usuários de boa-fé, que podem, inclusive, conseguir o domínio da marca.

Expõe, ainda, acerca da previsão legal do Processo Administrativo de Nulidade (PAN), que pode ser instaurado, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, além da Ação de Anulação de Registro de Marca, que possui o prazo prescricional de 05 (cinco) anos.

Diante dessas razões, requer o provimento do recurso, a fim de que o ato sentencial seja reformado para permitir a Apelante o uso da marca “Rosso Motors”, do domínio
www.rossomotors.com.br
, do nome “Rosso Motors” em qualquer meio de divulgação.

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme certidão de id. 260682154.

Contrarrazões da Apelada pelo não provimento do recurso no id. 259912176.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, a
pessoa jurídica Rosso Motors Compra e Venda de Veículos Usados Ltda. insurge-se contra a sentença prolatada pela Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da
Ação Ordinária de Abstenção de Uso de
Domínio
e de
Marca
c/c Pedido de Tutela Antecipada
, ajuizada pela empresa RJS Comércio de Veículos Ltda., cujo nome fantasia é “Rosso Motors”.

No ato sentencial recorrido, a mencionada Juíza
deferiu a tutela de evidência e julgou procedentes os pedidos iniciais, determinando que a Apelante, no prazo de 15 (quinze) dias, abstenha-se de utilizar a marca “Rosso Motors” e o domínio “www.rossomotors.com.br” em suas redes sociais ou em quaisquer meios de divulgação, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), além de condenar a Recorrente ao ônus da sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Denota-se dos autos que a empresa Apalada,
RJS Comércio de Veículos Ltda., cujo nome fantasia é “Rosso Motors”, estabelecida em Cuiabá-MT, ajuizou a mencionada ação em desfavor da pessoa jurídica Rosso Motors Compra e Venda de Veículos Usados Ltda., ora Apelante, localizada na cidade do Rio de Janeiro-RJ, com o objetivo de impedir o uso indevido da marca "ROSSO MOTORS" e do domínio "www.rossomotors.com.br" pela Recorrente em suas redes sociais e em seu
website
.

Alegou que atua no ramo de comércio de veículos novos e usados e, sendo conhecida pelo nome fantasia ROSSO MOTORS, em 12/02/2021, depositou o pedido de registro da mencionada marca junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), e que a legislação garante ao depositante da marca o direito de zelar pela sua reputação (art. 130 da Lei 9.279/96).

Expôs que foi surpreendida ao saber que a Apelante, que não possui registro junto ao INPI, utilizava a mesma marca em suas redes sociais (
Instagram
e
Facebook
) e mencionava o site “www.rossomotors.com.br”, causando confusão entre os consumidores.

Diante das circunstâncias apresentadas, pleiteou que fosse determinado à Recorrente, em sede de tutela de urgência, que se abstivesse de usar a marca "ROSSO MOTORS" em redes sociais e no domínio eletrônico. E, no mérito, fosse confirmada a antecipação de tutela concedida, para que a Apelante retire a marca e o domínio das plataformas digitais.

Por outro lado, em contestação, a Recorrente suscitou a ausência de interesse de agir da Apelada, devido à ausência de tentativa de solução da questão pela via administrativa antes da judicialização; a ilegitimidade ativa da Recorrida, porque o registro da marca ainda não havida sido concedido, o que representava uma mera expectativa de direito.

Quanto ao mérito, alegou que o pedido de registro da marca não confere exclusividade à Apelada antes da concessão do registro pelo INPI; que desconhecia a existência do pedido de registro; e que não se opõe à cessação do uso do domínio “www.rossomotors.com.br”, pois reconhece que a Recorrida adquiriu o direito sobre ele.

Ao final, pugnou pela extinção do processo, sem resolução de mérito, pela ausência de interesse de agir da Recorrida e, subsidiariamente, pela improcedência dos pedidos iniciais.

Após a oportunidade de impugnação, a Apelada manifestou nos autos juntando o comprovante de despacho de deferimento do pedido de registro no INPI e, em seguida, adveio a sentença de procedência do pedido, reconhecendo o direito da Recorrida ao uso exclusivo da marca “ROSSO MOTORS” e do domínio “www.rossomotors.com.br”, determinando que a Recorrente se abstenha de utilizá-lo em qualquer meio digital, incluído redes sociais e
websites
, sob pena de multa, o que motivou a interposição deste recurso de apelação.

Pois bem.

Vê-se que o cerne da controvérsia reside no direito de exclusividade de uso, pela Apalada, da marca “ROSSO MOTORS”, pois
quanto ao domínio “
www.rossomotors.com.br
”
a Apelante reconheceu o direito da Recorrida em sede de contestação, conforme relatado anteriormente e colacionado a seguir:

É cediço que a Lei n. 9.279 de 14 de maio de 1996 regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial e prevê, a partir do art. 101, as normas sobre o depósito do pedido de registro de determinada marca junto ao
Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

No caso em tela, apesar de a Recorrente alegar a inexistência de possibilidade de confusão pelos consumidores, quanto às litigantes, certo é que a razão não a acompanha, pois, quando verificada a imagem da rede social
instagram
por ela mesma juntada em suas razões recursais, constata-se que a descrição da Recorrida é a seguinte: “Loja especializada em excelência do luxo automotivo, impulsione seu estilo de vida com nossos carros premium”; enquanto no da Recorrente tem-se: “Compras e varejo. Veículos Premium – Blindados – Pickups – SUV’s”. Confira:

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça prevalece o entendimento de que não é possível reconhecer como ação legal aquela capaz de gerar confusão ou uma associação intencional com a marca de um terceiro que opera no mesmo setor de mercado. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL. ORDEM ECONÔMICA. LIVRE CONCORRÊNCIA. DESVIO DE CLIENTELA E CONCORRÊNCIA DESLEAL. REVOLUÇÃO TECNOLÓGICA. INTERNET. COMÉRCIO ELETRÔNICO. PROVEDORES DE BUSCA. LINKS PATROCINADOS.
PALAVRA-CHAVE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE MARCA REGISTRADA. CONFUSÃO DO CONSUMIDOR. DILUIÇÃO DA MARCA. PERDA DE VISIBILIDADE. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL.

1. A livre concorrência é direito constitucional e sua defesa é princípio geral da ordem econômica (art. 170, IV), materializada na repressão à dominação dos mercados e de quaisquer movimentos tendentes à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros (art. 173, § 4º, da CF).

2. A política de concorrência é determinante para continuidade dos empreendimentos de ordem econômica e estrutural de um mercado eficaz. Todavia, a utilização de esforços antiéticos para o desvio de clientela e o empobrecimento do concorrente, torna desleal a concorrência, o que deve ser combatido pelo ordenamento jurídico.

3. O ato de concorrência leal e o de concorrência desleal têm em comum a sua finalidade: ambos objetivam a clientela alheia. A deslealdade, no entanto, está na forma de atingir essa finalidade.

Não é desleal o ato praticado com o objetivo de se apropriar de uma clientela, mas, sim, a prática de atos que superem a barreira do aceitável, lançando mão de meios desonestos.

4. A internet, fruto da revolução tecnológica, maximizou a visibilidade da oferta e circulação de produtos e serviços, propiciando aos seus players o alcance de mercados, até então, de difícil ou impossível ingresso, colaborando para o advento de novos modelos de negócio e a expansão da livre concorrência.

5. Os provedores de busca são sites que rastreiam, indexam e armazenam informações, que são disponibilizadas online, organizando-as e classificando-as para que, uma vez consultadas, possam ser fornecidas como sugestões (ou resultados) que atendam aos critérios de busca informados pelos próprios usuários.

6. É lícito o serviço de publicidade pago, oferecido por provedores de busca, que, por meio da alteração do referenciamento de um domínio, com base na utilização de certas palavras-chave, coloca em destaque e precedência o conteúdo pretendido pelo anunciante "pagador" (links patrocinados).

7. Todavia, infringe a legislação de propriedade industrial aquele que ele como palavra-chave, em links patrocinados, marcas registradas por um concorrente, configurando-se o desvio de clientela, que caracteriza ato de concorrência desleal, reprimida pelo art. 195, III e V, da Lei da Propriedade Industrial e pelo art. 10 bis, da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial.

8. Utilizar a marca de um concorrente como palavra-chave para direcionar o consumidor do produto ou serviço para o link do concorrente usurpador é capaz de causar confusão quanto aos produtos oferecidos ou a atividade exercida pelos concorrentes. Ainda, a prática desleal conduz a processo de diluição da marca no mercado e prejuízo à função publicitária, pela redução da visibilidade.

9. O estímulo à livre iniciativa, dentro ou fora da rede mundial de computadores, deve conhecer limites, sendo inconcebível reconhecer lícita conduta que cause confusão ou associação proposital à marca de terceiro atuante no mesmo nicho de mercado.

10. A repressão à concorrência desleal não visa tutelar o monopólio sobre o aviamento ou a clientela, mas sim garantir a concorrência salutar, leal e os resultados econômicos. A lealdade é, assim, limite primeiro e inafastável para o exercício saudável da concorrência e deve inspirar a adoção de práticas mercadológicas razoáveis.

11. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.937.989/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 7/11/2022). Sem negrito no original.

Consigna-se, ainda, que o art. 129 da Lei da Propriedade Industrial (9.279/96) prevê a proteção territorial das marcas, cuja extensão é nacional. Veja-se:

Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular
seu uso exclusivo em todo o território nacional
, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

Dessa forma, não há fundamento jurídico para reforma da sentença impugnada, pois em perfeita sintonia com o ordenamento jurídico pátrio.

Apesar de a Recorrente alegar que tem em seu favor o direito previsto em lei de impugnar o registro pleiteado pela Apelada junto ao INPI, bem como o direito de precedência previsto no § 1º do art. 129 da Lei n. 9.27/96, não comprovou quaisquer das hipóteses arguidas.

O que se vê nos autos é que o despacho do INPI concedendo o registro à Recorrida já foi prolatado e, portanto, está confirmado seu direito de proteção da marca e do domínio pretendido com o ajuizamento da ação.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Interposto pela pessoa jurídica Rosso Motors Compra e Venda de Veículos Usados Ltda.
e mantenho inalterada a sentença combatida.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025