Tribunal: TJMT
Processo: 1012893-65.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Direito Civil e Processual Civil. Propriedade industrial. Patentes. Parágrafo único do art. 40 da LPI. Declaração de inconstitucionalidade. Modulação dos efeitos pelo STF. Cerceamento de defesa. Indeferimento de prova pericial. Custas processuais e honorários advocatícios em ação coletiva.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pela AMPA contra sentença que julgou improcedente a ação civil coletiva proposta contra a Monsanto do Brasil LTDA e Monsanto Technology LLC, afastando a alegação de ilegalidade na vigência das patentes e condenando a associação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside na aplicação do parágrafo único do art. 40 da LPI às patentes concedidas à Monsanto, na modulação dos efeitos da

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012893-65.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Patente, Registro de Marcas, Patentes ou Invenções]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS PRODUTORES DE ALGODAO - CNPJ: 03.286.988/0001-95 (APELANTE), ARTHUR FERRARI ARSUFFI - CPF: 396.976.648-62 (ADVOGADO), SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 269.548.828-95 (ADVOGADO), MONSANTO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 64.858.525/0001-45 (APELADO), MAXIMILIANO AMARAL DE SOUZA ARRUDA - CPF: 115.483.447-61 (ADVOGADO), ANA SYLVIA BATISTA COELHO ALVES - CPF: 090.530.197-82 (ADVOGADO), PAULO INACIO HELENE LESSA - CPF: 594.109.061-72 (ADVOGADO), MARIA ISABEL COELHO DE CASTRO BINGEMER - CPF: 959.992.309-00 (ADVOGADO), INDYARA MARIA ASSUNCAO - CPF: 046.606.191-92 (ADVOGADO), CLARISSE ALBERTO BERALDI - CPF: 102.065.927-01 (ADVOGADO), EDUARDO PETERS PLATAIS FREIRE - CPF: 137.596.677-40 (ADVOGADO), MAIRA RUDOLPH LINS DE MELLO - CPF: 128.362.767-11 (ADVOGADO), DANIELLY FURLAN - CPF: 028.881.521-18 (ADVOGADO), MONSANTO TECHNOLOGY LLC. (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA DO AMARAL - CPF: 351.499.907-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Civil e Processual Civil. Propriedade industrial. Patentes. Parágrafo único do art. 40 da LPI. Declaração de inconstitucionalidade. Modulação dos efeitos pelo STF. Cerceamento de defesa. Indeferimento de prova pericial. Custas processuais e honorários advocatícios em ação coletiva.

I.

Caso em exame

1. Apelação interposta pela AMPA contra sentença que julgou improcedente a ação civil coletiva proposta contra a Monsanto do Brasil LTDA e Monsanto Technology LLC, afastando a alegação de ilegalidade na vigência das patentes e condenando a associação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na aplicação do parágrafo único do art. 40 da LPI às patentes concedidas à Monsanto, na modulação dos efeitos da decisão do STF na ADI 5529 e na suposta ilegalidade da extensão da vigência das patentes.
3. Discute-se também o indeferimento da prova pericial requerida pela apelante e a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

4. A modulação dos efeitos da decisão do STF na ADI 5529 limitou a retroatividade da declaração de inconstitucionalidade às ações ajuizadas até 07/04/2021, não alcançando a presente demanda, proposta em 14/04/2021.

5. Não há previsão legal que condicione a extensão do prazo de vigência das patentes à verificação da responsabilidade do depositante pelo atraso na concessão.

6.
No que tange à alegação de cerceamento de defesa, o indeferimento da prova pericial se deu de forma legítima, pois não há previsão legal que condicione a aplicação do parágrafo único do art. 40 da LPI à verificação da responsabilidade do depositante pela demora.

7
. No que se refere à cobrança de royalties e à restituição dos valores pagos, tendo em vista que as patentes permaneceram válidas com os prazos concedidos pelo INPI, não há que se falar em cobrança indevida de royalties. Além disso, os pagamentos efetuados decorreram de contratos de licenciamento firmados entre a Monsanto e os produtores rurais, os quais não são objeto desta demanda, razão pela qual não cabe a restituição pretendida.

8. Nos termos do art. 18 da Lei 7.347/1985, a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios em ação coletiva só se justifica em caso de má-fé, inexistente nos autos.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação da apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Tese de julgamento:
“1. A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da LPI, conforme decidido pelo STF na ADI nº 5529, não se estende às ações ajuizadas após 07/04/2021, inexistindo disposição legal que condicione a extensão do prazo de vigência das patentes à verificação da responsabilidade do depositante pelo atraso na concessão. 2. Em ação coletiva, a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios somente é cabível na hipótese de comprovada má-fé (art. 18 da Lei nº 7.347/1985)”.

_______________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV e LXXIII; LPI, art. 40, parágrafo único; Lei 7.347/1985, art. 18; CDC, art. 87.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS PRODUTORES DE ALGODAO contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da “
Ação Civil Coletiva
” (Proc. nº 1012893-65.2021.8.11.0041), ajuizada pela apelante contra MONSANTO DO BRASIL LTDA e MONSANTO TECHNOLOGY LLC j
ulgou improcedentes os pedidos e ainda condenou o requerente ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, assim como em honorários advocatícios, estes fixados no valor correspondente a dez por cento (10%) sobre o valor da causa atualizado (cf. Id. nº 219808264).

A apelante alega, em síntese, que houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial solicitada, “
com o objetivo de avaliar a conduta adotada pela MONSANTO nos procedimentos administrativos de concessão das patentes PI0016460-7, PI0210345-1, PI0017613-3, PI9915821-3, PI0407397-5 e PI0315775-0
”, afirmando que “
a prova requerida se destinava à demonstração cabal da inaplicabilidade do parágrafo único do artigo 40 da LPI na definição dos prazos de vigência das patentes discutidas em juízo”
já que os atrasos nas concessões das patentes questionadas não decorreram de mora administrativa do INPI, mas de conduta da própria MONSANTO “
visando a se beneficiar maliciosa e indevidamente de um mecanismo de extensão de vigência que era aplicado de forma automática - sem a devida verificação das razões e causas do atraso - o que mostra a relevância da prova requerida pela AMPA
”.

Defende a “
inconstitucionalidade da norma contida no parágrafo único do artigo 40 da LPI (...) motivo pelo qual o reconhecimento da inconstitucionalidade incidental da norma é apresentado como causa de pedir principa
l.
Porém, mesmo que por qualquer razão se reconheça a validade do parágrafo único do artigo 40 da LPI, a AMPA ainda assim sustenta o dever de correção das vigências das patentes sub judice pela não incidência da hipótese normativa desse dispositivo aos processos administrativos de concessão das patentes sub judice, justamente porque a própria titular MONSANTO deu causa ao atraso
”, de modo que o referido artigo não deveria ser aplicado no caso concreto, já que a titular da patente não pode se beneficiar de sua própria conduta desidiosa.

Afirma que “
ainda que a r. sentença tenha considerado a validade da norma, pelos efeitos da modulação estabelecidos pelo Eg. STF no julgamento da ADI 5.5529, deixou de considerar a segunda causa de pedir, que autônoma e independentemente da primeira, se relaciona à não incidência do parágrafo único do artigo 40 da LPI
”

Sustenta que, por se tratar de ação coletiva em defesa de direitos coletivos e individuais homogêneos, aplicam-se o artigo 18 da Lei de Ação Civil Pública e o artigo 87 do Código de Defesa do Consumidor, que garantem a isenção de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, salvo em casos de má-fé, o que não ocorreu.

Pede, pois, o provimento do recurso “
para que seja decretada a anulação da r. sentença, dada a ocorrência de cerceamento de defesa consubstanciada no indeferimento injustificável da prova pericial requerida pela AMPA. Caso assim não se entenda, pede-se a reforma da r. sentença, a fim de que este Eg. Tribunal julgue integralmente procedentes os pedidos manejados na presente demanda (...) por fim, em grau de maior subsidiariedade, caso seja mantida a r. sentença, pede-se, minimamente, que seja excluída a condenação da AMPA ao pagamento de despesas processuais, custas judiciais e honorários advocatícios, por flagrante violação ao disposto no artigo 18 da Lei de Ação Civil Pública e no artigo 87 do Código de Defesa do Consumidor
” (cf. Id. 219808272).

As rés apresentaram contrarrazões, combatendo as razões recursais e torcendo pelo desprovimento do apelo (cf. Id nº 219808277)

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal envolve a correção dos prazos de vigência das patentes de invenção da Monsanto e os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 40 da Lei de Propriedade Industrial (LPI), realizada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 5529. Examina-se, ainda, a legalidade da cobrança de royalties após a data em que as patentes teriam caído em domínio público e a alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova pericial, bem como a condenação da AMPA ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

A Suprema Corte, no julgamento da ADI 5529, declarou inconstitucional o parágrafo único do art. 40 da LPI, que permitia a extensão do prazo de vigência das patentes para, no mínimo, dez anos contados da concessão. Entretanto, modulou os efeitos da decisão, fixando a retroatividade da declaração de inconstitucionalidade apenas para as ações propostas até 07/04/2021, bem como para patentes relacionadas a produtos farmacêuticos e equipamentos de uso para a saúde.

No caso concreto, a ação foi ajuizada em 14/04/2021, após o marco fixado pelo STF, razão pela qual a decisão de inconstitucionalidade não tem efeitos ex tunc, permanecendo os prazos de vigência das patentes tal como concedidos pelo INPI. Nesse aspecto, a sentença recorrida se encontra em consonância com o entendimento da Suprema Corte.

A Apelante sustenta que, ainda que não se aplique a modulação dos efeitos da ADI 5529 ao caso concreto, o parágrafo único do art. 40 da LPI não deveria ter sido aplicado às patentes questionadas, pois o atraso na concessão foi causado pela própria Monsanto, e não pelo INPI. Argumenta que a norma deveria ser interpretada no sentido de que a extensão do prazo só se aplicaria se a demora fosse atribuível ao INPI, e não ao depositante da patente. Ocorre que não há previsão legal que autorize a exclusão da contagem diferenciada do prazo de vigência quando a demora for causada pelo próprio depositante. A norma vigente à época não estabelecia essa distinção, razão pela qual a concessão das patentes com vigência estendida foi realizada nos estritos termos da legislação então vigente.

No que tange à alegação de cerceamento de defesa, o indeferimento da prova pericial se deu de forma legítima, pois não há previsão legal que condicione a aplicação do parágrafo único do art. 40 da LPI à verificação da responsabilidade do depositante pela demora. Considerando que o próprio STF já reconheceu a inconstitucionalidade do dispositivo legal e delimitou seus efeitos, eventual prova nesse sentido não teria o condão de alterar o julgamento da causa. Assim, não há nulidade a ser reconhecida, pois o juiz é o destinatário das provas e pode indeferir diligências que considerar desnecessárias (art. 370 do CPC).

No que se refere à cobrança de royalties e à restituição dos valores pagos, tendo em vista que as patentes permaneceram válidas com os prazos concedidos pelo INPI, não há que se falar em cobrança indevida de royalties. Além disso, os pagamentos efetuados decorreram de contratos de licenciamento firmados entre a Monsanto e os produtores rurais, os quais não são objeto desta demanda, razão pela qual não cabe a restituição pretendida.

Por fim, quanto à condenação da Apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, a jurisprudência do STJ tem dispensado às ações coletivas o mesmo tratamento dado à ação civil pública, no sentido de que, não é cabível a condenação do autor em honorários advocatícios sucumbenciais na forma do art. 18 da Lei 7.347/1985, salvo na hipótese de manifesta má-fé. Na hipótese dos autos não há nos autos qualquer elemento que indique que a AMPA tenha atuado de má-fé.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AJUIZAMENTO POR ASSOCIAÇÃO PRIVADA. ART. 18 DA LEI 7.347/1985. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA APLICADO EM FAVOR DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação civil pública ajuizada em 26/03/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 13/12/2021 e concluso ao gabinete em 18/04/2022. 2. O propósito recursal consiste em dizer se, ante o princípio da simetria, o réu, em ação civil pública ajuizada por associação privada, pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios. 3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que não cabe a condenação em honorários advocatícios do requerido em ação civil pública, quando inexistente má-fé, assim como ocorre com a parte autora, por força da norma contida no artigo 18 da Lei nº 7.345/1985 (EAREsp 962.250/SP). 4. Tal orientação não se aplica, todavia, às ações civil públicas propostas por associações e fundações privadas, pois, do contrário, barrado estaria um dos objetivos mais nobres e festejados da Lei 7.347/1985, qual seja, de viabilizar e ampliar o acesso à justiça para a sociedade civil organizada. Ademais, não seria razoável, sob o enfoque ético e político, equiparar grandes grupos econômicos ou instituições do Estado com organizações não governamentais sem fins lucrativos (de moradores, de consumidores, de pessoas com necessidades ambientais, de idosos, ambientais, entre outras). 5. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1986814 PR 2022/0052463-5, Data de Julgamento: 04/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2022).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AJUIZAMENTO POR ASSOCIAÇÃO PRIVADA. ART. 18 DA LEI 7.347/1985. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA APLICADO EM FAVOR DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação civil pública ajuizada em 26/03/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 13/12/2021 e concluso ao gabinete em 18/04/2022. 2. O propósito recursal consiste em dizer se, ante o princípio da simetria, o réu, em ação civil pública ajuizada por associação privada, pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios. 3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que não cabe a condenação em honorários advocatícios do requerido em ação civil pública, quando inexistente má-fé, assim como ocorre com a parte autora, por força da norma contida no artigo 18 da Lei nº 7.345/1985 (EAREsp 962.250/SP). 4. Tal orientação não se aplica, todavia, às ações civil públicas propostas por associações e fundações privadas, pois, do contrário, barrado estaria um dos objetivos mais nobres e festejados da Lei 7.347/1985, qual seja, de viabilizar e ampliar o acesso à justiça para a sociedade civil organizada. Ademais, não seria razoável, sob o enfoque ético e político, equiparar grandes grupos econômicos ou instituições do Estado com organizações não governamentais sem fins lucrativos (de moradores, de consumidores, de pessoas com necessidades ambientais, de idosos, ambientais, entre outras). 5. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1986814 PR 2022/0052463-5, Data de Julgamento: 04/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2022)

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – CAUTELAR INOMINADA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE PROPOSITURA DA AÇÃO PRINCIPAL – ERRO MATERIAL – CAUTELAR DE NATUREZA INCIDENTAL – AÇÃO PRINCIPAL JULGADA – MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PERDA DO OBJETO CONFIGURADA – CONDENAÇÃO À SUCUMBÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE - AÇÃO COLETIVA – APLICAÇÃO DO ART. 87 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ISENÇÃO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Mostra-se pertinente manter a extinção do processo sem resolução do mérito, por perda do objeto da ação cautelar de natureza incidental, quando a Ação principal é julgada, em virtude do caráter acessório da cautelar. Por força de aplicação do art. 87 do Código de Defesa do Consumidor, não se afigura passível de condenação ao ônus sucumbencial a associação autora de Ação coletiva. (TJ-MT - APL: 00219942720138110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 20/09/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 25/09/2017)

APELAÇÃO CÍVEL – CAUTELAR INOMINADA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE PROPOSITURA DA AÇÃO PRINCIPAL – ERRO MATERIAL – CAUTELAR DE NATUREZA INCIDENTAL – AÇÃO PRINCIPAL JULGADA – MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PERDA DO OBJETO CONFIGURADA – CONDENAÇÃO À SUCUMBÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE - AÇÃO COLETIVA – APLICAÇÃO DO ART. 87 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ISENÇÃO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Mostra-se pertinente manter a extinção do processo sem resolução do mérito, por perda do objeto da ação cautelar de natureza incidental, quando a Ação principal é julgada, em virtude do caráter acessório da cautelar. Por força de aplicação do art. 87 do Código de Defesa do Consumidor, não se afigura passível de condenação ao ônus sucumbencial a associação autora de Ação coletiva. (TJ-MT - APL: 00219942720138110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 20/09/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 25/09/2017)

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, tão somente para afastar a condenação da Apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 18 da Lei nº 7.347/1985, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025