Tribunal: TJMT
Processo: 1001989-70.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001989-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Patente]
Relator:
Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIEL ADENSOHN DE SOUZA - CPF: 269.798.678-22 (ADVOGADO), JORGE ANTONIO DA COSTA BATISTA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 01.482.550/0001-57 (AGRAVANTE), MARCHER BRASIL AGROINDUSTRIAL SA - CNPJ: 06.221.454/0001-79 (AGRAVADO), ANTONIO FERRO RICCI - CPF: 039.502.118-96 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE FORMAGGIO JORGE - CPF: 333.993.048-11 (ADVOGADO), EDUARDO PEREZ SALUSSE - CPF: 149.128.638-58 (ADVOGADO), SERGIO RICARDO NUTTI MARANGONI - CPF: 118.676.158-00 (ADVOGADO), WILSON PINHEIRO JABUR - CPF: 256.120.108-26 (ADVOGADO), ERIK GUEDES NAVROCKY - CPF: 307.366.748-29 (ADVOGADO), ISABELA ESHER CASTRO BARBOSA - CPF: 454.073.828-30 (ADVOGADO), CAIO DE FARO COLEN NUNES - CPF: 093.435.079-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

D
IREITO PROCESSUAL CIVIL E PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PREJUDICIALIDADE EXTERNA CONFIGURADA. SUSPENSÃO DO PROCESSO ORIGINÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que revogou tutela de urgência e determinou a suspensão do processo originário (ação de obrigação de não fazer) até o julgamento definitivo de ação de nulidade de patente em trâmite na Justiça Federal.

A decisão recorrida fundamentou-se na prejudicialidade externa decorrente da ação de nulidade que discute a validade da patente BR 102016019443-1, objeto central da lide.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a pendência de ação anulatória de patente justifica a suspensão da ação de infração de patente e a revogação da tutela de urgência anteriormente concedida.

III. Razões de decidir

A prejudicialidade externa justifica a suspensão do feito originário, conforme o art. 313, V, "a", do CPC, pois a validade da patente impacta diretamente a pretensão inicial. A revogação da tutela de urgência foi correta, pois há fortes indícios de invalidade da patente, corroborados pela manifestação do INPI no processo federal, afastando o perigo de dano irreparável. A suspensão do processo preserva a coerência do ordenamento jurídico e evita decisões conflitantes.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"A existência de ação de nulidade de patente em trâmite na Justiça Federal caracteriza prejudicialidade externa e justifica a suspensão da ação de infração de patente até o julgamento definitivo da ação anulatória.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Jorge Antônio da Costa Batista & Cia Ltda. – EPP
, contra a decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, ao apreciar petição da parte ré,
Marcher Brasil Agroindustrial S.A
., ora agravada,

decidiu pela revogação da tutela de urgência anteriormente concedida e pela suspensão do processo
originário
(ação de obrigação de não fazer) até o julgamento definitivo de ação de nulidade de patente em trâmite perante a 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro
.

A decisão agravada fundamentou-se na existência de prejudicialidade externa em razão da ação em trâmite perante o Juízo federal versar sobre a validade da patente de invenção n. BR 102016019443-1(denominado “INGRAIN 160”), objeto central do litígio.

Em suas
razões, a agravante sustenta que a decisão agravada foi proferida em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, configurando-se como uma decisão surpresa, porquanto não lhe foi oportunizada a manifestação sobre os documentos novos apresentados pela parte adversa, nos termos dos artigos 9º, 10 e 437, §1º, do CPC.

Alega que a decisão que suspendeu os efeitos da patente na ação de nulidade foi posteriormente cassada pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, reestabelecendo-se integralmente os direitos de exclusividade de exploração da patente.

Aduz, ainda, que a revogação da tutela de urgência e a suspensão do processo implicam em grave prejuízo, uma vez que a agravada estaria violando sua patente ao comercializar o equipamento “IGRAIN 160”, acarretando

perdas econômicas diárias.

Pugna, assim, pelo prosseguimento do feito originário e pelo restabelecimento da tutela de urgência dantes deferida. Subsidiariamente, que seja determinada a suspensão do processo, pelo prazo máximo de 1 (um) ano.

O pedido de efeito suspensivo foi
parcialmente deferido
por meio da decisão de id n. 266096293, contra o qual a agravada manejou pedido de reconsideração apontando a ocorrência de fato superveniente, cujo pedido foi acolhido, por meio da decisão de ID n. 268047784, restabelecendo a decisão originaria.

Informações coligidas no ID n. 267295933, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta pela agravada no id n. 269909276, requestando o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 19 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de
ação de obrigação de não fazer (cessão de infração de patente de invenção) c/c pedido de indenização proposta
por Jorge Antônio da Costa Batista & Cia Ltda.-EPP em face de Marcher Brasil Agroindustrial S.A., na qual foi concedida parcialmente a tutela provisória de urgência para a abstenção pela ré, de uso da patente de invenção nº BR 102016019443-1, sob pena de multa diária.

Cinge-se que no decorrer da marcha processual, a ré apresentou petição nos autos, informando o ajuizamento de ação de nulidade da referida patente perante a 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro, na qual foi deferida tutela de urgência para suspender os efeitos
inter partes
da patente em questão.

Diante desse fato, o juiz singular revogou a medida de urgência anteriormente concedida e determinou a suspensão do processo, reconhecendo a existência de prejudicialidade externa.

Pois bem.

Como se sabe, o agravo é um recurso
secundum eventum litis
, razão porque a análise da pretensão recursal deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão agravada, sem analisar questões meritórias ou matérias não apreciadas pelo juízo
a quo
.

Logo, nesse contexto, matéria devolvida a este colegiado diz respeito à revogação da tutela de urgência anteriormente concedida e à determinação de suspensão do processo originário até o julgamento definitivo da ação de nulidade de patente em trâmite na Justiça Federal do Rio de Janeiro.

No caso concreto, verifica-se a existência de
prejudicialidade externa
, uma vez que o desfecho da ação de infração de patente ajuizada pela agravante depende diretamente da decisão a ser proferida na ação de nulidade da patente BR 102016019443-1.

A prejudicialidade externa está prevista no
artigo 313, inciso V, alínea "a", do Código de Processo Civil
,

o qual dispõe que o juiz suspenderá o processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa, pendente em tribunal ou juízo diferente. O objetivo dessa norma é evitar decisões conflitantes e garantir a coerência do ordenamento jurídico.

No caso em pauta, a suspensão do processo originário é medida necessária, pois a ação de nulidade de patente discute a validade do próprio título que fundamenta a pretensão da agravante. O eventual reconhecimento da nulidade do registro eliminará a base jurídica da alegação de infração e do pedido de indenização formulado pela parte autora, Jorge Máquinas.

Assim, quando há ação anulatória de patente pendente de julgamento, a ação por infração deve ser suspensa, sob pena de se proferir decisão com base em um direito que pode vir a ser inexigível.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL.
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C.C. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ALEGAÇÃO DE INFRAÇÃO AO MODELO DE UTILIDADE REGISTRADO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
AÇÃO DE NULIDADE DE PATENTE EM TRÂMITE NA JUSTIÇA FEDERAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. CONFIGURAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO QUE SE IMPÕE.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO, EM PARTE.

1. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de origem analisou todas as questões suficientes ao deslinde da controvérsia.

2.
Configura prejudicialidade externa a pendência, em um processo extrínseco ao presente caso, de ação judicial na qual se debate a nulidade das patentes em que se funda o objeto principal desta ação.
Precedente.

3.
A prejudicialidade externa induz à necessidade de sobrestamento desta ação, a fim de resguardar a efetividade da prestação jurisdicional e a racionalidade lógica das decisões judiciais
.

4. Recurso parcialmente provido” (
REsp n. 1.940.037/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, J. 22.06.23 - negritei)

No presente caso,
a manifestação do próprio INPI no processo que tramita perante o TRF-2 demonstra a fragilidade da patente em

questão
, pois o órgão responsável pela concessão de patentes
passou a defender expressamente a possibilidade da sua nulidade
.

Ora,
se

o próprio INPI reconhece que a patente foi concedida de forma equivocada

não há como sustentar, no presente momento, que há uma infração patenteária válida para ser discutida na Justiça Estadual. A tutela de urgência que obrigava a agravada a cessar a comercialização do produto
não pode subsistir quando há indícios tão fortes de que a patente será declarada nula
.

O magistrado de primeiro grau decidiu corretamente ao revogar a tutela de urgência anteriormente concedida e suspender o curso do processo até o desfecho da ação de nulidade de patente.

A revogação da tutela provisória é justificada pelo fato de que

o
periculum in mora
passou a incidir sobre a agravada
, pois mantê-la proibida de comercializar seus produtos com base em uma patente cuja validade está fortemente questionada
traz prejuízos desnecessários
.

Além disso, a suspensão do feito originário
atende ao princípio da economia processual
,
evitando que se prossiga com uma ação que pode perder completamente sua razão de ser, caso a nulidade da patente seja declarada pela Justiça Federal.

Destaca-se que
a suspensão do feito até o julgamento da ação anulatória não causa prejuízo irreparável à agravante
, pois, em eventual procedência da ação de infração, ela poderá buscar ressarcimento pelos danos eventualmente sofridos, com base no artigo
210 da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96)
.

Portanto,
agiu com o costumeiro acerto o juiz
a quo
, devendo der mantida a decisão
recorrida que revogou a tutela de urgência e determinou a suspensão do feito originário até o julgamento definitivo da ação de nulidade da patente em trâmite na Justiça Federal.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 19 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025