Tribunal: TJMT
Processo: 1011352-18.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – UTILIZAÇÃO DE MARCA SIMILAR À DE PROPRIEDADE DA RECORRENTE – RISCO DE CONFUSÃO PERANTE O PÚBLICO CONSUMIDOR – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011352-18.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Marca]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES - CPF: 569.584.551-34 (ADVOGADO), M. CARVALHO BISCO - CNPJ: 07.529.123/0001-63 (AGRAVANTE), ACACIA AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 21.380.209/0001-06 (AGRAVADO), ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA - CPF: 037.274.271-83 (ADVOGADO), RAMON MOLEZ NETO - CPF: 214.023.778-19 (ADVOGADO), FABIO GARIBE - CPF: 259.085.578-89 (ADVOGADO), ANDRE FERNANDO JULIANI - CPF: 279.623.988-84 (ADVOGADO), AMANDA SAMBRANO AMARAL - CPF: 074.688.385-42 (ADVOGADO), JULIANA MARQUEZ CARDOSO - CPF: 417.809.218-96 (ADVOGADO), MARINA GHERMANDI CORROCHER - CPF: 401.846.988-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – UTILIZAÇÃO DE MARCA SIMILAR À DE PROPRIEDADE DA RECORRENTE – RISCO DE CONFUSÃO PERANTE O PÚBLICO CONSUMIDOR – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar de arresto, nos termos dos artigos 300 e 301 do CPC, se mostra indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo requerente, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Manutenção da decisão agravada para garantir a exclusividade do uso da marca registrada e prevenir confusão entre consumidores, conforme a Lei nº. 9.279/1996.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1011352-18.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: M. CARVALHO BISCO

AGRAVADA: ACÁCIA AUTO PEÇAS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
M. CARVALHO BISCO
, contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT,
Dra. Luciana Braga Simão Tomazetti
, nos autos da “ação de abstenção de uso de marca” nº. 1003457-05.2023.8.11.0044, ajuizada por
ACÁCIA AUTO PEÇAS LTDA
, que deferiu a tutela de urgência a fim de determinar que a “
requerida se abstenha de utilizar a marca Acácia Auto Peças, concedendo o prazo dilatório de 30 (trinta) dias para o cumprimento da presente decisão, mediante comprovação nos autos, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais)
” (sic).

A agravante esclarece que “
Agravante titular da marca AP ACÁCIA AUTO PEÇAS, que possui forma de apresentação mista, foi depositada para registro no INPI no dia 04/08/2023, sendo o pedido de registro da marca na classificação 35”
(sic) e que a marca da Agravada possui registro em classificação (40) e nicho diverso da marca da Agravante.

Sustenta que “
necessária e urgente se faz a aplicação e reconhecimento do princípio da especialidade, princípio esse autorizador da coexistência de marcas que sejam até mesmo idênticas, desde que os respectivos produtos ou serviços pertençam a ramos de atividades diversos, e essa divergência deve ser observada através das classificações e especificações, das marcas em conflito, que evidentemente no presente caso, são distintas”
(sic)
.

Aduz que “
a

Empresa Agravante titular da marca objeto do conflito atua no mercado há 19 anos (foi constituída em 2005 conforme se observa através do cartão CNPJ que segue abaixo), está localizada na cidade de Paranatinga-MT, e vem sendo utilizada de boa-fé por sua titular desde então, sendo exposta para todos os consumidores, identificando-se e distinguindo-se de seus concorrentes
” (sic).

Afirma que “
o elemento ‘ACACIA’, que faz parte de seu conjunto marcário (elemento nominativo e elemento figurativa) é utilizado pela empresa Agravante, bem como, pelas demais empresas que o ‘grupo familiar’ possui em nichos de mercado diferentes e de mesmo modo, todas as demais marcas dos diversos seguimentos, estão com pedido de registro de marca em suas respectivas classificações em andamento e aguardando julgamento do INPI
” (sic).

Assevera que “
as classes e as especificações são distintas e ainda, o público-alvo de alcance das empresas envolvidas também é diverso, já que localizadas em Estados diferentes, sendo absurda a alegação de ocorrência de confusão ou associação a marca alheia tanto para consumidores, como para fornecedores, como induz a Agravada
” (sic).

Alega que “
já iniciou o pedido de registro de marca de marca objeto do conflito na classificação 35, com as especificações vinculadas à sua atividade, assim como, as demais empresas do “grupo familiar” que também possuem suas marcas que tem como parte do elemento nominativo a palavra ‘ACACIA’, iniciaram o devido processo administrativo nas respectivas classes corretas, bem como, especificações delimitadas. Já que o mercado é competitivo e cintes estão de que a marca estará protegida somente na classificação em que tiver registrada”
(sic)
.

Aponta que “
a Agravada possui registro em classificação distinta da classificação em que a Agravante pleiteia o registro, apesar de dizer que desde 1992 possui o registro da marca na classificação da marca da Empresa Agravante, a Agravada somente depositou seu pedido de registro na classificação 35, em data posterior à do deposito de pedido de registro de marca da marca da Agravante”
(sic).

Defende que “
o juízo a quo, ao deferir a liminar de natureza satisfativa, ou seja, que uma vez deferida satisfaz integralmente a pretensão da Agravada, sem ao menos possibilitar o mínimo do contraditório à Agravante, criou um cenário de prejuízo absoluto
” (sic).

Dessa forma, alegando a presença dos requisitos legais, requer a atribuição do efeito ao recurso.

Quanto ao mérito, requer o provimento do presente agravo de instrumento para revogar a liminar deferida nos autos de origem (Id. 212060172).

A almejada tutela recursal foi
indeferida
por esta Relatoria em 26/04/2024, conforme Id. 212486157.

Indeferido o pleito de reconsideração apresentado pela parte agravante (Id. 213236699).

A empresa agravada apresentou contraminuta em Id. 215884185, postulando pelo desprovimento do agravo.

Preparo recursal devidamente recolhido no Id. 212107151.

Na peça Id. 218994657, a parte agravante se opôs ao julgamento virtual, vindicando, na mesma oportunidade, na realização da sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o agravante pretende revogar a decisão que deferiu tutela de urgência na origem para determinar que a agravante se abstenha de utilizar a marca Acácia Auto Peças, concedendo o prazo dilatório de 30 (trinta) dias para o cumprimento da presente decisão, mediante comprovação nos autos, sob pena de multa diária.

A decisão agravada, no ponto que interessa, tem o seguinte teor:

“(...) Na espécie, a tutela de urgência vindicada merece deferimento.

Partindo dessas premissas, no caso dos autos, a requerente pleiteia o impedimento do requerido em utilizar a marca ‘Acácia Auto Peças’.

Nota-se do documento apresentado à Ref. 135150983 que a parte autora possui registro junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) em relação a denominação ‘Acacia Auto Peças LTDA’.

A Lei n.º 9.279/96, que regula direitos e obrigações atinentes à propriedade industrial, dispõe sobre as normas aplicáveis ao registro de marca, em seu artigo 122 e seguintes, os quais preconizam que:

‘Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.

Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se:

I - marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa;

II - marca de certificação: aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada; e

III - marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade.’

Cabe ressaltar que o titular da marca registrada perante o INPI tem direito ao seu uso de forma exclusiva em todo o território nacional, além de poder ceder seu registro e licenciar seu uso, sempre priorizando a integridade material e a reputação da marca, conforme preconizam os artigos 129 e 130, da Lei n.º 9.279/96, in verbis:

‘Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

§ 1º Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.

§ 2º O direito de precedência somente poderá ser cedido juntamente com o negócio da empresa, ou parte deste, que tenha direta relação com o uso da marca, por alienação ou arrendamento.

Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de: I - ceder seu registro ou pedido de registro; II - licenciar seu uso; III - zelar pela sua integridade material ou reputação.’

Assim, havendo comprovação de que a autora possui registro da denominação “Acacia Auto Peças” perante o INPI, restou devidamente comprovado o fumus boni iuris para o deferimento da tutela antecipada pleiteada.

De inteira pertinência ao tema versado, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO – UTILIZAÇÃO DE MARCA SIMILAR À DE PROPRIEDADE DA RECORRENTE – REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA ANTECIPADA PREENCHIDOS – RECURSO PROVIDO. Diante da probabilidade do direito, consubstanciado na utilização de marca similar por empresa diversa que atua no mesmo ramo de atividade, e do perigo de dano decorrente da confusão perante o público consumidor e de violação da imagem e identidade da Recorrente, restam presentes os pressupostos necessários para o deferimento de tutela antecipada, visando cessar a utilização indevida. (TJ-MT - AI: 10102090420188110000 MT, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 17/07/2019, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2019)

Assim, presentes, pois, as hipóteses legais, revela-se cabível a concessão da tutela antecipada em desfavor do requerido.

Ante o exposto,
defiro
a antecipação dos efeitos da tutela para
determinar
que a requerida se abstenha de utilizar a marca Acácia Auto Peças, concedendo o prazo dilatório de 30 (trinta) dias para o cumprimento da presente decisão, mediante comprovação nos autos, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais)”
(sic).

Pois bem. O recurso
não
merece o almejado provimento, pelas razões que passo a declinar.

A proteção ao nome e marca comerciais é garantida constitucionalmente, conferindo-se a proteção ao nome comercial àquele que primeiro registrou o arquivamento dos atos constitutivos da empresa no órgão competente, fazendo seu uso, e a proteção à marca comercial àquele que primeiro depositou-a junto ao INPI.

Adquire-se a propriedade da marca pelo registro válido, garantindo-se ao seu titular o uso exclusivo, em todo o território nacional, inclusive em seus impressos, papéis e propaganda.

In casu
, verifica-se que a parte agravada possui registro junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) em relação a denominação “Acácia Auto Peças LTDA” desde o ano 1992 na classe 40 (id. 135150983 – autos de origem), enquanto a parte agravante protocolou pedido de registro da marca “AP ACÁCIA AUTO PEÇAS” na classe 35 em 04/08/2023 (Id. 135150989 – autos de origem).

Nesse contexto
,
conquanto registro da agravada e o pedido de registro realizado pela parte agravante perante o INPI consignem classes distintas, verifico a afinidade/similaridade entre as atividades desenvolvidas pelas partes litigantes, atuando no mesmo ramo de atividade, havendo a possibilidade real de confusão entre consumidores, assim como de usurpação, proveito econômico parasitário e/ou desvio desleal de clientela alheia - motivadores à proteção da marca, nos termos da Lei nº. 9.279 /1996.

Logo, o caso dos autos necessita maior dilação probatória na origem, devendo ser mantida a decisão a fim de evitar erro, dúvida ou confusão entre os consumidores das empresas em questão.

Nesse sentido, é o entendimento

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS – VIOLAÇÃO DA IMAGEM E IDENTIDADE DA AGRAVADA – RISCO DE CONFUSÃO PERANTE O PÚBLICO CONSUMIDOR – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inteligência do artigo 300, caput, do CPC. O nome empresarial e a marca gozam de proteção, havendo indicativos de similaridade e conflito entre a denominação e marca, deve ser mantida a decisão agravada a fim de evitar confusão ou gerar dúvida ao público consumidor.
”
(TJ-MT - AI: 10104634020198110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 06/05/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2020)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO – UTILIZAÇÃO DE MARCA SIMILAR À DE PROPRIEDADE DA RECORRENTE – REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA ANTECIPADA PREENCHIDOS – RECURSO PROVIDO.
Diante da probabilidade do direito, consubstanciado na utilização de marca similar por empresa diversa que atua no mesmo ramo de atividade, e do perigo de dano decorrente da confusão perante o público consumidor e de violação da imagem e identidade da Recorrente, restam presentes os pressupostos necessários para o deferimento de tutela antecipada, visando cessar a utilização indevida.
”
(TJ-MT - AI: 10102090420188110000 MT, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 17/07/2019, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2019)

“
AÇÃO DE CASSAÇÃO DE USO INDEVIDO DO NOME EMPRESARIAL E MARCA – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – REQUISITOS ENSEJADORES PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 303, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela antecipada. O nome empresarial e a marca gozam de proteção, havendo colidência entre denominação empresarial e marca, deve ser mantida a decisão de abstenção, a fim de evitar confusão ou gerar dúvida ao consumidor.
”
(TJMT Agravo de Instrumento 1001883-55.2018.8.11.0000, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 11/06/2018)

Por fim, importante destacar que apesar da agravante alegar que está providenciando o registro da marca em classe distinta da parte agravada, sabe-se que o simples pedido de registro de marca junto ao INPI não outorga exclusividade no uso da marca, pois implica mera expectativa de direito.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024