Tribunal: TJMT
Processo: 0001400-92.2013.8.11.0040
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001400-92.2013.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ADELAR GONZAGA CORRADI - CPF: 457.128.910-34 (APELANTE), MARIO EDUARDO HOFF DA SILVA - CPF: 592.935.780-34 (ADVOGADO), EDIVANI PEREIRA SILVA - CPF: 020.114.839-05 (ADVOGADO), MONSANTO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 64.858.525/0001-45 (APELADO), MAXIMILIANO AMARAL DE SOUZA ARRUDA - CPF: 115.483.447-61 (ADVOGADO), LUCAS LIMA RIBEIRO - CPF: 004.931.641-97 (ADVOGADO), MARCOS VELASCO FIGUEIREDO - CPF: 407.047.340-87 (ADVOGADO), MONSANTO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 64.858.525/0001-45 (REPRESENTANTE), MONSANTO TECHNOLOGY LLC (APELADO), ANA SYLVIA BATISTA COELHO ALVES - CPF: 090.530.197-82 (ADVOGADO), MAIRA RUDOLPH LINS DE MELLO - CPF: 128.362.767-11 (ADVOGADO), MARIA ISABEL COELHO DE CASTRO BINGEMER - CPF: 959.992.309-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C
DEPÓSITO – IMPROCEDÊNCIA –
PATENTES - PROTEÇÃO NO BRASIL PELO PRAZO DE VALIDADE REMANESCENTE, LIMITADO PELO PRAZO DE VINTE ANOS PREVISTO NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA
-
TERMO INICIAL - DATA DO PRIMEIRO DEPÓSITO

–

ARTIGO 230, § 4º,
C/C ARTIGO 40
, AMBOS DA
LEI N. 9.279/96
–
ALEGAÇÃO DE COBRANÇA D
OS
R
O
YALTIES

PELA MONSANTO

EM DATA POSTERIOR
A 31/
08/2010 – REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO
–

ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – ARTIGO 373, I,
DO CPC/15
–

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO
– SENTENÇA MAN
TIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A
Lei de Propriedade Industrial, em seu art. 230, § 4º, c/c o art. 40, estabelece que a proteção oferecida às patentes estrangeiras, vigora pelo prazo remanescente de proteção no país onde foi depositado o primeiro pedido, até o prazo máximo de proteção concedido no Brasil - 20 anos - a contar da data do primeiro depósito no exterior
, que no caso deu-se em 31/08/1999,
com vencimento 20 anos
depois
, ou seja, em 31/08/2010.

Cumpre ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, a teor do artigo
333
,
I
, do
Código de Processo Civil
. Não tendo se desincumbido desse ônus, deve ser julgado improcedente o pedido.

Assim, é improcedente o pedido de repetição de indébito de valor supostamente pago a
título de
r
o
yalties
,
se a parte
autora
não comprova de modo cabal a existência
de
s
s
e direito
, a fim de
justifica
r
sua pretensão de
restituição.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
por
ADELAR
GONZAGA CORRADI

(
ID nº 187394658
)

em face da sentença que
julgou
im
procedente

a

Ação
Declaratória c/c Repetição de Indébito c/c
Depósito nº
0001400-92.2013.8.11.
0040
,
ajuizada

contra
MONSANTO
DO BRASIL LTDA e MONSANTO TECHONOLOGY LLC
.
N
o mais, a
parte autora foi condenada a pagar as custas e despesas judiciais e ainda honorários advocatícios, estes arbitrado
s
em 10% sobre o valor atualizado da causa, com base no § 2º do art. 85 do
CPC/15.

Em suma,
pretende o apelante reforma da sentença
que indeferiu a sua pretensão, relativamente
à
suspensão da cobrança de
royalties
e a devolução em dobro dos montantes cobrados indevidamente diante de cessação da validade das patentes que autorizavam tal cobrança.

Assevera que a sentença
não se pronunciou quanto
à
validade ou não das patentes que autorizariam a cobrança de royalties questionadas pelo apelante e declaradas vencidas pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI).

Afirma q
ue nunca houve pelo autor a alegação de que seu pedido deveria ser deferido com base na Lei de Cultivares, porquanto a alegação desde a peça vestibular foi no sentido da falta de legitimidade das apeladas em prosseguir com a cobrança após o vencimento das Patentes, fato ocorrido em
31/08/2010
.

Pondera que em
simples consulta ao sítio eletrônico mantido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), vislumbra-se que a última patente relacionada à tecnologia de soja transgênica denominada “
Roundup

Ready
(RR)”, tombada sob o nº PI 1100008-2 (posteriormente convertido em PP 1100008-2 B1), possui data originária de depósito nos Estados Unidos da América como sendo em
31/08/1990
.

Com efeito, pretende a apelante a aplicação da Lei nº 9.279/96, a qual prevê no seu artigo 40:
A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos
e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depósito
.”

Enfatiza que marco temporal de início dos prazos de vigências supracitados, quando a invenção possui origem estrangeira, tem como parâmetro a data do primeiro depósito no exterior, consoante preleciona o Art. 230, §4º, da Lei nº 9.279/96.

Assevera ainda que mesmo tendo por diversas vezes as apeladas judicializado a questão, a fim de obter a extensão do prazo de vigência da patente (a exemplo do processo nº 2007.51.01.805642-1 distribuído no Juízo da 39ª da Vara Federal de São Paulo), não logrou a dilação do aludido prazo, em razão da necessidade de observância do prazo do primeiro depósito feito no Estado estrangeiro de origem.

Adiante reafirma que conquanto haja direito à percepção de royalties pelas apeladas sobre a tecnologia transgênica denominada ROUNDUP READY (RR), tal privilégio findou
-se
em
31/08/2010
, razão por que deverá ser pronunciada a extinção da referida patente nesta data.

Alega também
que o objeto da Ação Declaratória não foi analisado – até porque, a sentença não se pronunciou sobre a validade das patentes ou quando elas haviam
se
expirado.

Assim, na concepção do apelante
,
merece ser reconhecida a expiração do prazo da última patente em vigor (PI 1100008-2), com a declaração de inexigibilidade de
royalties
pela utilização do herbicida “
Roundup

Ready
” a partir de
31/08/2010
, e consequentemente, a condenação da apelada em repetição de indébitos deflagrados pela cobrança indevida de
royalties
no período em questão.

No mais, ressalta que a fundamentação lançada pelo Juízo monocrático, a dar conta de que o autor/apelante, objetiva, com a presente ação, unicamente a cessação da cobrança de
royalties
pela utilização da tecnologia
Roundup

Ready
(RR) e
Bollgard
I (BT)
, sob argumento de que a Lei de Proteção de Cultivares (Lei nº 9.459/1997 não incide à hipótese, suscitando o IAC nº 4, não se vislumbra, na hipótese, conexão com o que foi decidido no REsp nº 1.610/728/RS. Noutras palavras, a decisão tomada nos autos do REsp nº 1.610/728/RS não supre ou atinge o analisado na presente ação declaratória cumulada com repetição de indébito.

Concluindo
, declara
que, expirado o prazo de validade da patente – no caso de invenção o lapso de 20 (vinte) anos –, o detentor da propriedade intelectual perde a exclusividade sobre o bem, passando a domínio público, conforme preconiza o artigo 78, inciso I, da Lei de Patentes.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para que seja declarada a data de vencimento das patentes de soja transgênica
Roundup

Ready
(RR)
em 31 de agosto de 2010, conforme suplicado na petição inicial, bem como seja determinada a devolução em dobro – repetição de indébitos – dos montantes cobrados e pagos pelo apelante em data posterior ao vencimento da patente supracitada, além da inversão do ônus da prova.

As contrarrazões vieram no
ID nº 187394662
, oportunidade em que a parte apelada arguiu a preliminar de não conhecimento do recurso face à violação do princípio da dialeticidade recursal
, sob o argumento de que o apelante não impugnou o capítulo da sentença que reconheceu que não há prova de pagamento nos autos após o dia
31/08/2010
. No mérito
,
rebate e peça recursal em todos os seus termos.

Encaminhado o feito ao Núcleo de Conciliação deste Tribunal de Justiça, para uma tentativa de conciliação entre as partes, esta restou infrutífera, conforme
ID nº 202052667
.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desinteresse na causa (
ID nº 205936685
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares

Inicialmente, é importante salientar que n
ão há afronta ao princípio da dialeticidade se as razões recursais permitem extrair os fundamentos de fato e de direito pelos quais se busca a reforma da sentença recorrida
, muito mais ainda quando a questão levantada confunde como o próprio mérito do recurso, pois eventual comprovação ou não de pagamento dos valores após a data de
31/08/2010
, encontra-se relacionada com a matéria de fundo
, principalmente da eventual ilegalidade da cobrança de royalties após a data supra.

No caso em comento,
muito embora a MONSANTO te
nha
propost
o
várias ações
judiciais para estender o
prazo de sua
s

patentes, certo
é que
já se encontra sedimentando pelo Superior Tribunal de Justiça
no Recurso Especial

nº 731.101-RJ
,
que na data de
31/08/2010
expirou a última patente vigente, não exist
indo
qualquer direito exclusivo
a
que alude a tecnologia
Roundup

Ready
, de forma a possibilitar
à
multinacional
a
cobrança de royalties
.
Confira:

“
ADMINISTRATIVO E COMERCIAL. MS. RECURSO ESPECIAL. PATENTE CONCEDIDA NO ESTRANGEIRO. PATENTES PIPELINE. PROTEÇÃO NO BRASIL PELO PRAZO DE VALIDADE REMANESCENTE, LIMITADO PELO PRAZO DE VINTE ANOS PREVISTO NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA. TERMO INICIAL. DATA DO PRIMEIRO DEPÓSITO. ART. 230, § 4º, C/C O ART. 40 DA LEI N. 9.279/96. 1. A Lei de Propriedade Industrial, em seu art. 230, § 4º, c/c o art. 40, estabelece que a proteção oferecida às patentes estrangeiras, chamadas patentes pipeline, vigora "pelo prazo remanescente de proteção no país onde foi depositado o primeiro pedido", até o prazo máximo de proteção concedido no Brasil - 20 anos - a contar da data do primeiro depósito no exterior, ainda que posteriormente abandonado. 2. Recurso especial provido.”
(STJ - REsp: 731101 RJ 2005/0036985-3, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 28/04/2010, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
19/05/2010)

O
artigo 230, § 4º, da Lei
de Propriedade Industrial (Lei nº
9.279/96), prevê expressamente que o prazo de vigência
de patentes no Brasil, quando reivindicada
determinada prioridade, será correspondente ao prazo remanescente de proteção
do primeiro pedido depositado no país de origem e, não de eventuais novos pedidos originários a partir
dele.

Sobre o tema:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE PIPELINE. PRAZO. TERMO INICIAL. PRIMEIRO DEPÓSITO NO EXTERIOR. PRECEDENTE. 1. A Segunda Seção desta Corte decidiu, no julgamento do
Resp
n. 731.101/RJ, relatado pelo Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, que "a Lei de Propriedade Industrial, em seu art. 230, § 4º, c/c o art. 40, estabelece que a proteção oferecida às patentes estrangeiras, chamadas patentes pipeline, vigora 'pelo prazo remanescente de proteção no país onde foi depositado o primeiro pedido', até o prazo máximo de proteção concedido no Brasil - 20 anos - a contar da data do primeiro depósito no exterior, ainda que posteriormente abandonado". 2. Embora não haja prazo expresso no art. 230, § 3, da LPI para a juntada do documento comprobatório da concessão da patente correspondente no exterior, constato que o acolhimento da pretensão recursal demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ. 3. Após 20 anos dos depósitos das patentes americanas ocorridos 1985 - as patentes pipeline da apelante já se encontrariam extintas, caso concedidas, desde o ano de 2005. Considerando que a decisão de indeferimento dos pedidos das patentes pipeline pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial-INPI se deu em 2006, é inconsistente a pretensão da recorrente. 4. O sistema patentário de continuações, previsto na legislação dos Estados Unidos da América sob as modalidades
continuation
, divisional ou
continuation
-
in-part
, mas sem equivalência no Direito Brasileiro, existe para atender as peculiaridades daquele país, altamente desenvolvido e gerador de tecnologia, não se refletindo na interpretação dada por esta Corte Superior ao art. 230, § 4º, da Lei 9.279/96, já que prevalece, no âmbito da propriedade industrial, o princípio da territorialidade, a resguardar a soberania nacional, a qual ficaria comprometida com os alvedrios de legislações alienígenas. (
AgRg
no REsp 1131808/RJ, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO
DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2011,
DJe
10/05/2011)5. Agravo Regimental não provido.”
(STJ -
AgRg
no RECURSO ESPECIAL Nº 1.128.660 – RJ
– Quarta Turma – Relator: Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO – julgamento: 03/06/2014)

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE PIPELINE. PRAZO. TERMO INICIAL. PRIMEIRO DEPÓSITO NO EXTERIOR. PRECEDENTE. 1. Nos termos da jurisprudência sedimentada na Segunda Seção desta Corte Superior, "a Lei de Propriedade Industrial, em seu art. 230, § 4º, c/c o art. 40, estabelece que a proteção oferecida às patentes estrangeiras, chamadas patentes pipeline, vigora 'pelo prazo remanescente de proteção no país onde foi depositado o primeiro pedido', até o prazo máximo de proteção concedido no Brasil - 20 anos - a contar da data do primeiro depósito no exterior, ainda que posteriormente abandonado" (REsp 731101/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/04/2010,
DJe
19/05/2010). 2. Agravo regimental provido.” (
STJ -
AgRg
no RECURSO ESPECIAL Nº 677.557 – RJ – Quarta Turma – Relatora: Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI – julgamento:
18/12/2012).

“
DIREITO CIVIL. PROPRIEDADE INTELECTUAL. PATENTES PIPELINE. PROTEÇÃO NO BRASIL PELO PRAZO DE VALIDADE REMANESCENTE, CONTADO DA DATA DO PRIMEIRO DEPÓSITO, LIMITADO PELO PRAZO DE VINTE ANOS PREVISTO NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA. 1. "A Lei de Propriedade Industrial, em seu art. 230, § 4º, c/c o art. 40, estabelece que a proteção oferecida às patentes estrangeiras, chamadas patentes pipeline, vigora 'pelo prazo remanescente de proteção no país onde foi depositado o primeiro pedido', até o prazo máximo de proteção concedido no Brasil - 20 anos - a contar da data do primeiro depósito no exterior, ainda que posteriormente abandonado." (REsp 731.101/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/04/2010,
DJe
19/05/2010)
2.-
Agravo Regimental improvido”.
(
STJ -
AgRg
no RECURSO ESPECIAL Nº 1.355.115 – RJ – Terceira Turma
–

Relator: Ministro SIDNEI BENETI – julgamento
: 25/06/2013).

Portanto, conforme se vê, Lei de Propriedade Industrial, em seu art. 230, § 4º, c/c o art. 40, estabelece que a proteção oferecida às patentes estrangeiras, vigora pelo prazo remanescente de proteção no país onde foi depositado o primeiro pedido, até o prazo máximo de proteção concedido no Brasil - 20 anos - a contar da data do primeiro depósito no exterior, que ocorreu
,
no caso
,
em
31/08/1990
, portanto, vendendo em
31/08/2010
.

Aliás,
ao julgar o
RAI nº45040/2013
, extraído do mesmo
processo,
já havia suspendido a cobrança
dos royalties
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DEPÓSITO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DEFERIMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL E SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS ROYALTIES REFERENTES ÀS TECNOLOGIAS RR (ROUNDUP READY) E BT (BOLLGARD I) – SOJA E ALGODÃO TRANSGÊNICOS – ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE COM AÇÕES COLETIVAS SOBRE O MESMO TEMA – DESCABIMENTO – EXPIRAÇÃO DO PRAZO DAS PATENTES – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO AUTOR (ARTIGO 273 DO CPC) – ADIAMENTO DA COBRANÇA DE ROYALTIES DA SOJA RR1 NO BRASIL – DIVULGAÇÃO NA IMPRENSA – DESNECESSIDADE DE DEPÓSITO JUDICIAL – CONCORDÂNCIA DAS PARTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a decisão recorrida
se encontra
de acordo com o entendimento proferido na Ação Coletiva nº 001/1.09.0106915-2 do Poder Judiciário do RS, na qual foi reconhecido o efeito erga omnes (REsp nº 1.243.386), em relação à suspensão da cobrança de royalties e/ou indenização sobre a comercialização da soja transgênica
, constata-se a verossimilhança das alegações do requerente (artigo 273 do CPC),
haja vista que a tentativa de prorrogação da patente pelas empresas agravantes perante o STJ foi negada
.

Presente o fundado receio de risco de dano irreparável em razão da incerteza de restituição dos valores pagos indevidamente, caso a cobrança seja reconhecida de forma definitiva pelos Tribunais Superiores como ilegais.

Mesmo sendo fato incontroverso que as empresas recorrentes suspenderam a cobrança dos royalties – divulgação na imprensa –, o periculum in mora se mostra presente na precariedade do sustento desta decisão, pois a qualquer momento podem retroagir no ato, voluntariamente, e proceder a sua cobrança novamente.

A decisão a quo deve permanecer no tocante à suspensão da exigibilidade dos royalties referentes às tecnologias RR1 e BT, devendo apenas ser reformada em relação ao deferimento do depósito judicial, ante a expressa concordância das partes, em razão do adiamento da cobrança dos royalties em questão.
”
(TJMT – RAI nº 45040/2013
, Segunda Câmara de Direito Privado
–

Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO – julgamento:
04/09/2013).

Logo,
a partir de
31/08/2010
,
eventual cobrança
dos
rayalties
se mostra
ilegal
e indevida,
suscetível
de repetição do indébito em dobro.

Na hipótese, a parte autora postulou
pela condenação das requeridas para restituírem, em dobro, todos os valores
que receberam ilegalmente a partir da data de 31/08/20
10.

Contudo,
é importante salientar
que c
onforme estabelecido pelo
inciso
I
do art.
373
do
CPC
/15
, ao requerente incumbe o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, devendo, portanto, instruir o processo com as provas mediantes as quais pretende demostrar a veracidade de suas alegações fáticas.

Inclusive, n
o caso concreto, inexiste hipótese para a distribuição do ônus da prova de

modo diverso
–
até porque,
em análise das provas constante
s
dos autos, não h
á
efetiva demonstração de que
o apelado tenha efetuado cobrança
de valores
indevidos
a contar de
31/08/2010
.

Na hipótese,
analisando
as provas
anexadas
aos autos, inexiste comprovação
que efetivamente a parte autora/apelante
realizou pagamento de
royalties
após
31/08/2010
.

Aliás, a única
comprovação
são os boletos
bancários de ID
113180599 dos autos principais, todos com vencimento no dia
28/02/2013, contudo, nenhum desses documentos possui comprovação de pagamento
,
a exemplo de
autenticação bancária ou recibo de pagamento,
como muito bem salientou o juízo singular.

Desse modo, o autor não se desincumbi
u
do ônus probatório que lhe competia quanto a essa questão, não tendo atendido ao que estabelece o artigo
333
,
I
, do
CPC
, razão pela qual não há que se falar em devolução do valor pretendido a título de indébito.
Assim, deve
ser mantida a sentença que julgou improcedente a ação.

Ante o exposto,
nego provimento ao

recurso
.

No mais, majoro os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor
atualizado da causa, nos termos do artigo 85
,
§ 11, do CPC/15.

E como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024