Tribunal: TJMT
Processo: 1006260-09.2019.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006260-09.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Marca]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HOTEL PORTO JOFRE PANTANAL NORTE LTDA - EPP - CNPJ: 03.587.266/0001-70 (APELANTE), ALBERTO DA CUNHA MACEDO - CPF: 536.502.631-49 (ADVOGADO), L A SILVA RODNON - ME - CNPJ: 14.689.207/0001-20 (APELADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), E PROPAGANDA E MARKETING LTDA - CNPJ: 11.918.637/0001-88 (APELADO), E PROPAGANDA E MARKETING LTDA - CNPJ: 11.918.637/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA REGISTRADA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA – REJEIÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA ORAL DESNECESSÁRIA –
PROIBIÇÃO DE USO E MENÇÃO À MARCA REGISTRADA “PORTO JOFRE” E “PANTANAL NORTE” – INDICAÇÃO GEOGRÁFICA – REGIÃO RECONHECIDA PELO TURISMO E PRÁTICA DE PESCA ESPORTIVA – RADICAIS QUE JÁ ERAM UTILIZADOS ANTERIORMENTE À OBTENÇÃO DA MARCA REGISTRADA - MARCA IRREGISTRÁVEL (LEI Nº 9.279/96, ART. 124, IX) –
AUSÊNCIA DE EXCLUSIVIDADE SOBRE O USO DO TERMO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1.
A arguição de incompetência do juízo não subsiste, porquanto, não se deduz que houve negativa “
a validade legal
(das marcas),
equivalendo tal ato à declaração de nulidade de ditos registros
”, até mesmo porque, essa hipótese última – declaração de nulidade dos registros de marca – exige processamento próprio e autônomo, além de expressa deliberação quanto à nulidade, o que não ocorreu na hipótese.

2.“
O registro de termo que remete a determinada localização geográfica no nome empresarial, por se referir a lugar, não confere o direito de uso exclusivo desse termo
”. (STJ – Terceira Turma - REsp nº 989.105⁄PR – Relª. Ministra NANCY ANDRIGHI - Julgado em 08⁄09⁄2009 - DJe 28⁄09⁄2009).

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por HOTEL PORTO JOFRE PANTANAL NORTE LTDA-EPP contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação “
Abstenção de Uso de Marca Registrada c/c Indenização Por Danos Morais e Materiais
” (Número Único 1006260-09.2019.8.11.0041), ajuizada pela apelante contra L. A. SILVA RONDON – ME (POUSADA PORTO JOFRE), julgou improcedente o pleito autoral por entender que “
ainda que ocorra o registro da localização geográfica como elemento da marca
,
inexiste o direito do seu uso exclusivo, haja vista a sua referência a lugar
”
(cf. Id. nº 138765964).

A apelante sustenta que
“
os termos ‘Porto Jofre’ ou ‘Pantanal Norte’ não constituem nenhuma indicação de procedência ou denominação de origem
”
, de modo que “
podem servir de elemento característico de marca para produto ou serviço
”

(cf. Id. nº 138765965 - pág. 7) e prossegue dizendo que não “
consta nos autos nenhuma prova de que tais expressões sejam uma ‘indicação geográfica’, nos termos da lei
” e que “
o magistrado confunde ‘marca de indicação geográfica’ com nome de localidade geográfica
” (cf. Id. nº 138765965 - pág. 8); aduz que “
não há anterioridade impeditiva aos registros feitos pela Autora/Recorrente
”, enfatizando que a apelada “
só passou a usar a expressão ‘Porto Jofre’ nos idos de 2018
” e diz, ainda, que “
há nítida possibilidade de confusão entre os serviços prestados pelas duas empresas, pois são idênticos
” e defende ser indispensável a realização de prova oral para comprovar “
a ocorrência de vários episódios de confusão entre os dois estabelecimentos
” e por isso alega que houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide (cf. Id. nº 138765965 - págs. 9, 11 e 13).

Argumenta que ao “
negar a possibilidade de uso exclusivo das marcas da Autora/Recorrente, (...) o magistrado a quo simplesmente negou-lhes a validade legal, equivalendo tal ato à declaração de nulidade de ditos registros
”, e diz que “
o juízo estadual não é o foro competente para tal declaração, uma vez que a nulidade de um registro de marca só pode ser declarado na Justiça Federal, com a necessária intervenção do INPI
”

e por essa razão a
rguiu a incompetência da Justiça Estadual, defendendo, mais uma vez, que “
os registros validamente concedidos para esta Recorrente, garantem a exclusividade de uso de tais termos para designar aqueles serviços especificados nos certificados de registro
”
(cf. Id. nº 138765965 – págs. 16 e 20); destaca que o quadro fático-processual dos autos diverge daquele constante em autos diversos, de ação anteriormente ajuizada contra a apelante por terceiro (Número Único
53762-68.2013.8.11.0003)
, mas, especialmente o fato de “
ter buscado as vias adequadas para desconstituir o registro de marca invocado para demandá-la
”, frisando, uma vez mais, que enquanto “
os registros são válidos, eles devem ser respeitados
” (cf. Id. nº 138765965 – págs. 20 e 23).

Postula o provimento do recurso para que, acolhida a arguição de cerceamento de defesa, a sentença seja anulada e os autos retornem ao juízo singular para retomada da fase instrutória, ou, se repelida, seja reformada a sentença, para procedência do pleito autoral nos moldes postulados.

A apelada apresentou contrarrazões, refutando os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 138765975).

É o relatório.

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A apelante “Hotel Porto Jofre” ajuizou a presente ação de abstenção de marca contra a apelada alegando que
“é titular das seguintes marcas, todas já devidamente registradas no INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial: Porto Jofre, Hotel Porto Jofre Pantanal Norte e Hotel Pantanal Norte
”, e que a ré L. A. Silva Rondon –ME (“Pousada”) “
usa, indevidamente, elementos que imitam integralmente as marcas registradas pela autora, a começar pelo nome de fantasia que consta no seu comprovante de inscrição no CNPJ
”, a saber, “
Pousada Porto Jofre – Pantanal Norte
” (cf. Id. nº 138764379 - págs. 2/3).

Sem mais delongas, diante da singeleza da questão que não demanda maiores elucubrações, a arguição de incompetência do juízo não subsiste, porquanto, não se deduz que houve negativa “
a validade legal
(das marcas),
equivalendo tal ato à declaração de nulidade de ditos registros
”, até mesmo porque, essa hipótese última – declaração de nulidade dos registros de marca – exige processamento próprio e autônomo, além de expressa deliberação quanto à nulidade, o que não ocorreu na hipótese.

A preliminar de cerceamento de defesa confunde-se com o mérito recursal, com o qual será envolvida, analisada e decidida.

O cerne da questão é saber se os designativos “Porto Jofre” e “Pantanal Norte” constituem indicação geográfica ou nome de localidade geográfica e se é cabível a proteção do uso da marca por conter
radical comum; essa definição implicará no reconhecimento do direito de exclusividade ou não da marca em observância à exceção legal ao registro da marca constante do rol do art. 124 da Lei nº 9.279/1996.

Porto Jofre é um distrito do Município de Poconé, neste Estado, que está localizado ao final da Rodovia Transpantaneira, no Pantanal mato-grossense, região que se destaca por seus atrativos para o turismo, em especial para pesca esportiva.

A indicação geográfica é constituída por
indicação de procedência ou a denominação de origem, e por definição legal, considera-se “
indicação de procedência o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que se tenha tornado conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou de prestação de determinado serviço
” (art. 177 da Lei nº 9.279/76), e “
denominação de origem o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que designe produto ou serviço cujas qualidades ou características se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores naturais e humanos
” (art. 178 da Lei nº 9.279/76).

O art. 124, IX, da Lei nº 9.279/76 dispõe que:

“
Art. 124. Não são registráveis como marca:

(...)

IX - indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica;”

Não há dúvida de que os designativos “Porto Jofre” e “Pantanal Norte” r
emetem precisamente à indica
ção geográfica
e justamente por se referirem a determinado lugar, não confere à apelante o direito de uso exclusivo desses termos, devendo coexistir juntamente com a apelada que possui empreendimento com nome fantasia que se utiliza dos mesmos radicais, pois, optou pela utilização do nome da localidade na sua marca.

A propósito:

EMENTA:
Direito Civil. Direito Empresarial. Recurso especial. Nome empresarial. Lei 8.934⁄94. Proteção. Nome previamente registrado. Termo que remete a localização geográfica. Ausência de direito de uso exclusivo. Marca. Lei 9.279⁄96. LPI. CDC. CF, CC⁄02. Nome geográfico. Possibilidade de registro como sinal evocativo. Impossibilidade de causar confusão ou levar o público consumidor a erro.
Ausência de violação ao direito de uso exclusivo da marca
. Dissídio jurisprudencial, Cotejo analítico. Ausência, -
O registro de termo que remete a determinada localização geográfica no nome empresarial, por se referir a lugar, não confere o direito de uso exclusivo desse termo
. - E permitido o registro de marca que utiliza nome geográfico, desde que esse nome seja utilizado como sinal evocativo e que não constitua indicação de procedência ou denominação de origem. (...). Recurso especial não provido. (STJ – Terceira Turma - REsp nº 989.105⁄PR – Relª. Ministra NANCY ANDRIGHI - Julgado em 08⁄09⁄2009 - DJe 28⁄09⁄2009)

EMENTA: ARGUIÇÃO DE CONCORRÊNCIA DESLEAL. RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO, PELA JUSTIÇA ESTADUAL, DE MATÉRIA RELACIONADA À CONCORRÊNCIA DESLEAL, CONCERNENTE À UTILIZAÇÃO DE TERMO CONTIDO NA MARCA E NOME COMERCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA CONCORRENTE. POSSIBILIDADE, EXCLUSIVIDADE DE UTILIZAÇÃO, EM MARCA, DE NOME DE RIO. DESCABIMENTO, POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO AO CONSUMIDOR OU DESVIO DESLEAL DE CLIENTELA DESCARTADOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, COM BASE NOS ELEMENTOS CONTIDOS NOS AUTOS. REVISÃO DA DECISÃO, NA VIA ESPECIAL. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS COM FITO DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 538 DO CPC. DESCABIMENTO. (...).
2. A titularidade para registro de indicação geográfica é, em regra coletiva, não cabendo direito de exclusividade a quem obtém o registro de marca que a contenha
.
3
. (...). 4. Recurso especial parcialmente provido, apenas para afastar a multa aplicada com base no artigo 538 do Código de Processo Civil, (STJ – Quarta Turma - REsp 1092676⁄MS - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 15⁄05⁄2012 - DJe 28⁄05⁄2012).

Ademais,
como constou da r. sentença, e sobre essa questão a apelante nada diz ao longo de suas razões recursais, “
é incontroverso nos autos que o registro dos nomes empresariais e das marcas da requerente
é posterior ao do nome mercantil da ré
”, e que o “Registro da Marca/concessão ocorreu em
08/05/2018
, sendo solicitado pelo autor ao INPI em
01/08/2016
”, além disso, “o requerido já utilizava o nome fantasia
‘Pousada Porto Jofre’
e o endereço eletrônico
www.pousadaportojofre.com.br

mesmo antes do requerente solicitar seu registro, conforme se destaca do documento juntado nos autos pela autora no id. 18007204, datado de
20/10/2015”
(destaque originais – cf. Id. nº 138765964).

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Em cumprimento ao disposto no art. 98, §3º, do CPC, majoro em 2% o percentual dos honorários advocatícios.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023