Tribunal: TJMT
Processo: 1007736-31.2018.8.11.0037
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007736-31.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Patente, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO EDSON GUILHERME ZEFERINO - CPF: 038.355.459-49 (APELANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), M.F. RURAL REPRESENTACOES LTDA - ME - CNPJ: 07.095.159/0001-86 (APELADO), JOAO FELIPE DE MELO JORGE - CPF: 404.697.148-75 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE BOTTINO PEREIRA - CPF: 310.019.018-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE PATENTE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – EXTINÇÃO DA AÇÃO PELA ILEGITIMIDADE DE PARTE PASSIVA -

LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – SENTENÇA ANULADA – APLICAÇÃO DOS §§ 2º E 3º DO ART. 1.013 DO CPC/15 – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A PATENTE DE INVENÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO – RESPONSABILIDADE PELA DIVULGADAÇÃO DE VENDA – AUSÊNCIA DE ORDEM JUDICIAL DE RETIRADA – ART. 19 DA LEI 12.965/2014 – AÇÃO IMPROCEDENTE -

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser reconhecida a legitimidade passiva da apelada para figurar no polo passivo, haja vista que os provedores de busca contribuem na comercialização de produtos e a eles se aplica, além da Lei de Marco Civil, o Código de Defesa do Consumidor (art. 2º, incisos V, VI e 7º, inciso XIII, da Lei nº 12.965/14 c/c art. 7º do CDC), no sentido de aproximar os usuários a realizarem e concretizarem as negociações de seus interesses.

Anulada a sentença que reconheceu a legitimidade da requerida, julga-se desde logo a lide, consoante os §§ 2167 e 3º, do art. 1.013 do CPC/15, se a causa estiver em condições de imediato julgamento.

No caso dos autos, ainda que se admita que no site da apelada se venda produtos patenteados pela apelante, não restou comprovado o abuso de direito de patente da apelante, haja vista que de acordo com o laudo pericial, os produtos anunciados no site da empresa requerida apresentam dissimilaridade estruturais do ponto de vista físico, fato que descaracteriza a identidade de invenção, circunstância que afasta o dever de indenizar.

Nos termos do art. 19 da Lei nº 12.965/14 (Marco Civil da Internet), o provedor apenas pode ser civilmente responsabilizado pelo conteúdo gerado por terceiros, tal qual os anunciantes, após ignorar ordem judicial específica para retirada do conteúdo do seu sítio eletrônico, o que não ocorreu na hipótese.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ANTONIO EDSON GUILHERME ZEFERINO
contra a sentença que julgou extinta a
Ação de Abstenção de Uso de Patente c/c Indenização por Danos Materiais
ajuizada em face de
MF RURAL REPRESENTAÇÕES LTDA – ME,
sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15, ante o reconhecimento da ilegitimidade passiva da requerida e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15.

Em suas razões recursais, o apelante alega que ajuizou a ação em face da apelada em razão de esta violar o direito de propriedade industrial e intelectual do apelante, visto que no site eletrônico da empresa apelada são divulgados anúncios de venda de produtos que reproduzem e imitam o objeto inventado e patenteado pelo apelante, denominado de “corrente para aplicações agrícolas e similares em geral” (patente de invenção nº 0600590-0).

Aduz que anteriormente ao ajuizamento da ação, notificou extrajudicialmente a apelada acerca dos anúncios disponíveis em seu site (
https://www.mfrural.com.br
) que violavam a patente de invenção nº 0600590-0, contudo, mesmo ciente, a apelada nada fez para cessar as divulgações de venda dos produtos que eram plágios da invenção do apelante.

Narra que em análise pericial realizada no curso da demanda, o perito apurou que a atividade da apelada é de fornecimento de espaço publicitário na internet, bem como verificou que no site eletrônico são anunciados para venda 04 (quatro) produtos que se assemelham ao produto patenteado pelo apelante, possuindo as mesmas funções/utilização/operação.

Sustenta que a apelada possui responsabilidade solidária, uma vez que tinha ciência em que seu site eram anunciados produtos que violam a patente do autor e permaneceu inerte.

Assevera que apesar d a apelada não auferir lucro com as vendas realizadas em seu site, esta recebe pelos anúncios de venda disponibilizados no sítio eletrônico, inclusive pelos anúncios de venda que violam a propriedade intelectual/industrial.

Relata que apesar da Lei 12.965/2014 (Marco Inicial da Interne), especificar em seu art. 19 que o provedor de aplicações de internet será responsabilizado civilmente pelos danos decorrentes de conteúdo gerados por terceiro, após a inércia de ordem judicial, os tribunais estaduais e superiores entendem de modo diverso.

Cita o julgado REsp 1383354 SP 2013/0074298-9, no sentido de que a comunicação da atividade ilícita pode ser efetuada pelo próprio titular da marca ou até mesmo terceiros que denunciarem a oferta de produtos com violação de propriedade industrial, assim, é desnecessária uma medida judicial para a remoção dos anúncios por parte do mediador.

Expõe que tal dispositivo da Lei do Marco Civil da Internet encontra-se ultrapassado ao exigir o ajuizamento da ação judicial para a responsabilização solidária das empresas que são omissas no seu dever de retirar do ar conteúdos que violam direitos alheios, pois acarreta excessos de demandas judiciais, sendo a inércia ao cumprimento da notificação extrajudicial meio hábil para configurar a responsabilidade solidária.

Descreve que o Tribunal de São Paulo entendeu que o art. 19 da Lei 12.965/2014, não deve ser interpretado na sua literalidade, sob pena de ser considerada inconstitucional, visto que já existia jurisprudência anterior do STJ, no sentido que o não cumprimento de notificação extrajudicial já caracteriza a responsabilidade da parte.

Ao final, requereu o provimento do recurso e a reforma da sentença no sentido de julgar procedente a ação.

Nas contrarrazões, a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso (ID nº 150900922).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
ANTONIO EDSON GUILHERME ZEFERINO
ajuizou
Ação de Abstenção de Uso de Patente c/c Indenização por Danos Materiais
em face de
MF – RURAL REPRESENTAÇÕES LTDA – ME,
por meio da qual alegou, em síntese, violação da propriedade industrial, protegida mediante concessão de patente de invenção nº 0600590-0, desde a data do depósito (23/02/2006), pelo período de 20 (vinte) anos.

Narrou que referida invenção é explorada e comercializada, com exclusividade pela empresa ZEFERINO & CIA LTDA – ME (TRATORMAT), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 02.023.193/0001-21, com sede na cidade de Primavera do Leste, na Rua Olivério Porta, Bairro Primavera II, cujo autor é sócio proprietário, o qual vem sofrendo constantemente com o plágio de seu produto.

Sustentou que foi verificado através do “site” da empresa requerida, na internet, a exposição e comercialização do produto que reproduz e imita o patenteado, com as denominações de “Correntão Marítimo”, “Rolo Corrente Incorporador e Nivelador”, “Rolo Corrente” e “Rolo Correntão”.

Relatou que diante da violação dos direitos do autor, a fim de ver assegurado os seus direitos, bem como ver ressarcido dos prejuízos causados com a comercialização indevida pela empresa requerida, propôs a presente demanda.

Ao final, requereu a imposição de obrigação de não fazer à requerida, consistente na abstenção de utilização da patente e a condenação ao pagamento de indenização face aos danos materiais e às perdas e danos suportados em razão da utilização indevida da propriedade industrial do autor.

Ao proferir a sentença, a douta magistrada Dra. Patrícia Cristiane Moreira julgou extinto o processo sem resolução do mérito, conforme já relatado.

Contra a referida sentença foi interposto embargos declaratórios, os quais foram rejeitados (ID nº 150900910).

Pois bem
.

Da Legitimidade passiva.

Extrai-se dos autos que a atividade exercida pela requerida, ora apelada, é única e exclusivamente de comercialização de espaço publicitário em sua plataforma
on line
, sem nenhuma ingerência nos processos de negociação entre compradores e vendedores dos produtos que alega o autor serem plagiados, consoante aponta o laudo pericial de ID nº 150900528. Vejamos:

Não obstante a apelada não participar dos negócios que são firmados pelos anunciantes com eventuais pessoas que se aproximam por intermédio do site, verifica-se que a parte requerida é legítima para figurar no polo passivo, haja vista que os provedores de busca contribuem na comercialização de produtos e a eles se aplica, além da Lei de Marco Civil, o Código de Defesa do Consumidor (art. 2º, incisos V, VI e 7º, inciso XIII, da Lei nº 12.965/14 c/c art. 7º do CDC), no sentido de aproximar os usuários a realizarem e concretizarem as negociações de seus interesses. Vejamos:

Lei 12.956/14 (Lei de Marco Civil):

“Art. 2º. A disciplina do uso da internet no Brasil tem como fundamento o respeito à liberdade de expressão, bem como:

(...)

V -

a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor; e

VI - a finalidade social da rede.”

“Art. 7º. O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, e ao usuário são assegurados os seguintes direitos:

(...)

XIII - aplicação das normas de proteção e defesa do consumidor nas relações de consumo realizadas na internet.”

Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 7º. Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e eqüidade.”

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE EM COMPRA DE VEÍCULO ANUNCIADO EM PROVEDOR DE BUSCA. LEGITIMIDADE PASSIVA.
PROVEDOR DE BUSCA FOMENTADOR DE NEGOCIAÇÕES ENTRE USUÁRIOS VIA INTERNET. REMUNERAÇÃO INDIRETA. LEGITIMIDADE PASSIVA.
CORRETAGEM. CAUSA DE EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE DO DANO MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO E ATRIBUÍDO A AMBOS OS RÉUS POR FATO PRÓPRIO. No caso dos autos, trata-se de recurso de apelação contra sentença que condenou o Detran ao pagamento de indenização em decorrência de fraude em aquisição de veículo automotor anunciado no site da OLX. Os provedores de busca contribuem com a comercialização de produtos e prestação de serviços e a eles se aplica o Código do Consumidor (v. art. 7º, inciso XIII, da Lei n. lei 12.965/14 c/c art. 7º do CDC) no sentido de aproximar os usuários a realizarem e concretizarem as negociações de seus interesses. Em troca disso, recebe benefício com a remuneração advinda de publicidades e, a depender do caso, com aquelas advindas de serviços pagos destinados a dar maior visibilidade ao anúncio. Se da atividade econômica exercida colhe o bônus, deve arcar também com o ônus, tendo em vista que a teoria do risco do empreendimento foi consagrada no precitado código. (...)” Provimento parcial a ambos os recursos.

(TJ-RJ - APL: 02844182020168190001, Relator: Des(a). MARCOS ALCINO DE AZEVEDO TORRES, Data de Julgamento: 09/10/2019, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL) destaquei

Portanto, constatada a legitimidade passiva da requerida para responder à ação, deve ser declarada nula a sentença.

Assim, passo à análise do mérito recursal da ação, nos termos do art. 1.013, §§ 2º e 3º, do CPC/15, uma vez que a causa encontra-se madura.

Alega o apelante que foi verificado através do “site” da empresa requerida, na internet, a exposição e comercialização do produto que reproduz e imita o patenteado, violando os direitos do autor.

Extrai-se dos autos que não é possível afirmar que os anúncios veiculados na plataforma da requerida não são de produtos adquiridos diretamente da apelante ou de quem tenha dele adquirido os direitos de exploração da patente, conforme se vê do laudo pericial, vejamos (ID nº 150900528):

Neste contexto, ainda que se admita que no site da apelada se venda produtos patenteados pela apelante, não restou comprovado o abuso de direito de patente da apelante.

Ademais, registre-se que o laudo pericial foi claro ao concluir que os 04 (quatro) produtos que possuem semelhança do ponto de vista de função/utilização/operação com o produto patenteado, anunciados no site da empresa requerida,
apresentam dissimilaridades estruturais do ponto de vista físico
(ID nº 150900528 – Pág. 44), fato que descaracteriza a identidade de invenção, circunstância que afasta a incidência do art. 44, da Lei 9.279/96,
in verbis:

“Art. 44. Ao titular da patente é assegurado o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto, inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente.”

De mais a mais, nos termos do art. 19 da Lei nº 12.965/14 (Marco Civil da Internet), o provedor apenas pode ser civilmente responsabilizado pelo conteúdo gerado por terceiros, tal qual os anunciantes, após ignorar ordem judicial específica para retirada do conteúdo seu sítio eletrônico.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MARCO CIVIL DA INTERNET. DIVULGAÇÃO DE DADOS PESSOAIS VEICULADOS A PROSTITUIÇÃO E A CONTEÚDO SEXUAL EXPLÍCITO. PROVEDORES DE APLICAÇÃO DE INTERNET. RESPONSABILIDADE. CONTEÚDO GERADO POR TERCEIRO. DANOS MORAIS. INAPLICABILIDADE. 1. Recurso especial interposto em 25/11/2020 e concluso ao gabinete em 31/03/2022. 2. Cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais. 3. O propósito recursal consiste em determinar se há dever indenizatório dos provedores de aplicação de internet por conteúdo gerado por terceiro. 4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está amplamente consolidada no sentido de afirmar que a responsabilidade dos provedores de aplicação da internet, por conteúdo gerado de terceiro, é subjetiva e solidária, somente nas hipóteses em que, após ordem judicial, negar ou retardar indevidamente a retirada do conteúdo.
5. A motivação do conteúdo divulgado de forma indevida é indiferente para a incidência do art. 19, do Marco Civil da Internet. 6. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 1993896 SP 2021/0277687-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 17/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022) destaquei

Assim, não há se falar em responsabilidade civil da apelada, haja vista que não restou comprovada a suposta utilização indevida de propriedade industrial pelos anúncios veiculados em seu sítio eletrônico, bem como ausente ordem judicial de retirada de conteúdo, nos termos do art. 19 da Lei nº 12.965/2014.

Portanto, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para anular o ato sentencial e a teor do disposto no art. 1.013, §§ 2º e 3º, do CPC/15, julgar improcedente a ação. Mantida verba honorária fixada.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023