Tribunal: TJMT
Processo: 1008824-75.2019.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008824-75.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Marca]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[D.F. DE OLIVEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE BIG BAG'S E SACARIAS LTDA - EPP - CNPJ: 15.754.437/0001-98 (APELADO), KLEYSLLER WILLON SILVA - CPF: 627.784.711-20 (ADVOGADO), BRUNO FIGUEIREDO MARQUES - CPF: 717.051.201-72 (ADVOGADO), RAFAEL TEIXEIRA BARBOSA - CPF: 714.857.591-53 (ADVOGADO), ALFABAG FABRICACAO DE PRODUTOS TEXTEIS EIRELI - CNPJ: 28.213.055/0001-07 (APELANTE), CARLOS EDUARDO LOPES MARIANO - CPF: 131.849.338-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ALFABAG FABRICAÇÃO DE PRODUTOS TEXTEIS EIRELI

APELADO(S):

D.F. DE OLIVEIRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BIG BAG'S E SACARIAS LTDA - EPP

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA CUMULADA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA - VEDAÇÃO USO DA EXPRESSÃO “COCHOBAG”, A QUAL FOI DEVIDAMENTE REGISTRADA NO INPI COMO UMA MARCA – CONDENAÇÃO EM DANO MORAL – ALEGAÇÃO DE EXPRESSÃO DE USO COMUM E COM GRAFIA DIVERSA – DESACOLHIMENTO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE O TERMO UTILIZADO NA VEICULAÇÃO DE ANÚNCIOS PELA RÉ SEJA DE USO COMUM, GENÉRICO OU MERAMENTE DESCRITIVO (ART.124 DA LEI N.9.279/96) – DIREITO À EXCLUSIVIDADE DO USO AO TITULAR DA MARCA REGISTRADA (ART.129, CAPUT, DA LPI) – CISÃO DA GRAFAÇÃO DO TERMO EM DOIS NÚCLEOS AUTÔNOMOS (“COCHO BAG”) -

IRRELEVÂNCIA – TERMO CAPAZ DE GERAR DÚVIDAS QUANTO À ORIGEM DO PRODUTO PERANTE A CLIENTELA COMUM – DANO MORAL PRESUMIDO – MANUTENÇÃO – VERBA INDENIZATÓRIA EM VALOR EXORBITANTE – REDUÇÃO NECESSÁRIA

– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o INPI registrou o produto e o respectivo nome da marca, atribuindo à sua detentora a proteção e os direitos garantidos na Lei n. 9.279/96, há uma presunção, ainda que
juris tantum
, de que o nome da marca não é de uso comum, genérico e ou simplesmente descritivo, haja vista o que preceituam os incisos do art.124 da mencionada Lei.

Nesse caso, por força do que estabelecem as exceções previstas nos §§1º e 2º da art.129 da Lei de Propriedade Industrial, o termo

“uso comum” do nome “cocho bag” capaz de permitir a mitigação da exclusividade garantida ao detentor da marca não foi demonstrado no curso da instrução processual pela parte requerida.

Tanto o nome comercial quanto a marca gozam de proteção jurídica com dupla finalidade: por um lado, ambos são tutelados contra usurpação e proveito econômico indevido; por outro, busca-se evitar que o público consumidor seja confundido quanto à procedência do bem ou serviço oferecido no mercado (REsp 1641906/MG).

Assim, se nome correspondente à marca registrada (CochoBag) foi veiculado em anúncios desautorizados da ré com uma grafia um pouco diversa – em dois núcleos autônomos (Cocho bag) – tal fato não elimina o risco de a clientela confundir a origem dos produtos, justificando a procedência da tutela inibitória ao uso indevido do termo.

A jurisprudência do STJ entende que é devida a compensação por danos morais, na hipótese de se constatar violação de marca, independentemente de comprovação concreta do abalo resultante do uso indevido (REsp 1730067/SP).

No entanto, arbitrada a verba indenizatória em valor exorbitante, esta deve ser reduzida, nos termos do art.944 do CC/2002, a fim de ajustar-se aos parâmetros de razoabilidade, proporcionalidade e equidade.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ALFABAG FABRICAÇÃO DE PRODUTOS TEXTEIS EIRELI

APELADO(S):

D.F. DE OLIVEIRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BIG BAG'S E SACARIAS LTDA – EPP

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ALFABAG FABRICAÇÃO DE PRODUTOS TEXTEIS EIRELI
,

contra a sentença proferida nos autos da
Ação de Abstenção de uso de marca cumulada c/c Indenização por danos morais c/c pedido de tutela de urgência
n. 1008824-75.2019.8.11.0003 movida pela empresa
D.F. DE OLIVEIRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BIG BAG'S E SACARIAS LTDA - EPP
, a qual julgou procedentes os pedidos iniciais para

(
a)
determinar que a ré se abstenha de utilizar a expressão “‘CochoBag’ (marca registrada)” ou mesmo de forma separada “Cocho Bag”, em quaisquer meios de divulgação que a empresa utilize (sejam eles: loja física, eventos, sua área de atuação, em seus produtos, letreiros, fachadas, publicidade, propaganda, websites, redes sociais, bem como, qualquer outro meio de divulgação pública), sob pena de multa diária de R$300,00, limitada à importância de R$30.000,00

(art.42, §1º, Lei n. 9.279/1966 e art.297, CPC);
(b)
conceder à empresa ré o prazo de 15 (quinze) dias para adequar-se e cumprir integral e corretamente a obrigação delineada na alínea “a” do dispositivo sentencial (art.927, CPC);
(c)
condenar a empresa ré ao pagamento do valor de R$20.000,00 a título de indenização por danos morais, devendo incidir correção monetária pelo INPC/IBGE e juros de mora a contar desta decisão (art.186, art.187 e art.937, CC e art.7, parágrafo único e, 43, §3º, do CDC, Súmula 362 do STJ e Súmula 548 do STJ); e
(d)
condenar a ré ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios arbitrados em 12% sobre o valor da condenação.

Afirma a empresa demandada que, tratando-se de uma
indústria renomada de embalagens flexíveis de grande porte, utilizando o tecido de bag, acabou adotando, em sua linha de produção, a confecção de cochos, ocasião em que não apareceu a patente nenhuma do produto.

Alega que, na verdade, a autora apelada vem tendo dificuldade de concorrer no mercado por conta dos valores de frete praticados pelas lojas digitais e, por essa razão tenta “recuperar seu prejuízo” com a presente lide, a qual se revela frágil e temerária.

Inconformada com a sentença de procedência, sustenta a requerida que, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento – interposto pela autora para reiterar a tutela inibitória indeferida inicialmente pelo juízo singular –, esta relatora teria consignado que, além de o verbete “cocho bag” já ser usado há muito tempo no referido mercado, tal expressão é utilizada para designar cochos feitos de tecidos “bag”.

Assevera que, ainda assim, o termo utilizado pela apelante traz a expressão em dois núcleos separados, ou seja, “cocho bag”, não se confundindo com a marca registrada da apelada, a qual é gravada em um só termo, qual seja, “CochoBag”.

Reforça que expressão “cocho bag” é usual no mercado, assim como outras expressões em língua estrangeira, formadas, por exemplo, com expressão “
fit
”, utilizada por várias academias, de maneira que seria um absurdo alguém registrá-la agora e passar a exigir indenização de todos que usam o verbete.

Argumenta que os produtos registrados pela recorrida junto ao INPI em nenhum momento especificam, com exatidão necessária, o cocho bag, sendo ele um comedouro para animais de pasto confeccionado com tecido plástico.

Com tais argumentos, alega que a lide movida pela apelada é temerária, tratando-se de uma aventura jurídica às margens da litigância de má-fé, razão pela qual não poderia ser julgada procedente.

Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da indenização arbitrada a título de indenização por danos morais, haja vista e quantidade irrisória do produto comercializado.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID. n. 113118509.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme ressai dos autos, a apelada ajuizou a demanda originária relatando que
é a titular da marca
CochoBag
®
, devidamente registrada junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), com validade até 18.12.2028, relativas às Classes Nice: 3.4.2, 3.4.4, 20.5.7, 29.1.3, 29.1.7, e que desde então realiza a venda desses seus produtos pela internet e via
e-commerce
.

Registrou que, no entanto, teria tomado conhecimento, em março de 2019, da venda/fabricação do produto denominado “CochoBag” pela empresa requerida, conforme fora constatado através de Ata Notarial, mediante a utilização publicitária de imagens do grupo CochoBag
®
, para fins comerciais, em flagrante aproveitamento parasitário das marcas exclusivas e protegidas da parte autora.

Ainda segundo os argumentos autorais, a conduta da ora apelante acabou denegrindo a sua imagem já que a referida empresa explorou de forma precária o prestígio da marca CochoBag® através de uma loja/site, produtos de qualidade duvidosa, misturando-os com outros produtos idênticos aos protegidos pela marca e propriedade intelectual registrados, de modo a induzir os consumidores ao erro, os quais acreditam estar comprando em uma loja pertencente ao grupo da verdadeira COCHOBAG.

No mais, invocando os ditames do art.5º, inciso XXIX, da CF; do inciso V do art.4º do CDC; e dos artigos 129 e 130, ambos da Lei nº 9279/96 (Lei de Propriedade Industrial), além de precedentes jurisprudenciais, ajuizou a demanda objetivando, inicialmente, o deferimento de tutela inibitória para que a ora apelante se abstivesse de usar a expressão/marca “COCHOBAG” em sua loja, em seus eventos, sua área de atuação, em seus produtos, letreiros, fachadas, publicidade, propaganda, websites, redes sociais, bem como todos os meios de divulgação pública, sob pena de multa diária a ser arbitrada.

No mérito, pugnou, além da confirmação da referida tutela inibitória pleiteada
initio litis
, pela condenação da requerida, ora apelante, ao pagamento de indenização a título de dano moral, ante a

presunção da ocorrência de prejuízo quando se constata o uso indevido da marca, sendo que a própria violação do direito é tida como capaz de gerar lesão à atividade empresarial do titular, v.g., no desvio de clientela e na confusão entre as empresas.

A tutela de urgência requerida foi indeferida pelo juízo de origem, o que levou a requerida à interposição do Agravo de Instrumento n. 1014471-60.2019.8.11.0000, de relatoria desta Desembargadora.

Na ocasião, o referido recurso foi desprovido por esta C. Câmara. Senão vejamos a fundamentação exposta no citado aresto:

“[...]

No entanto, ao analisar a peça recursal e os documentos que a acompanham, não há evidências da presença dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida.

Isso porque, em busca nos sistemas de
e-commerce
disponíveis na internet, em especial no site aludido pela agravante, certo é que a página da agravada (
https://www.mercadolivre.com.br/perfil/ALFABAG
) não está exatamente a comercializar produtos como se fossem aqueles produzidos pela recorrente, tampouco utilizando-se da marca de que a agravante é detentora, para subtrair-lhe clientes.

Aparentemente, a empresa agravada utiliza-se do termo composto, redigido em dois núcleos autônomos – ou seja ‘Cocho Bag’, e não ‘Cochobag’ – para tentar substantivar de forma neologística um produto novo no mercado, que nada mais é que um cocho para a alimentação de animais, confeccionado com material têxtil comuns na fabricação de ‘Bags’ (sacolas feitas de tecido de polipropileno aditivado), daí porque ‘Cocho Bag’.

Na falta de um verbete adequado para nominar tal produto, o mercado adotou esse neologismo.

Em
10/07/2017
– ou seja, antes mesmo da data de protocolo do pedido de registro da marca (ID. n. 22647333 - Pág. 1), em 19/09/2017 – o site da Associação dos Criadores de Mato Grosso – ACRIMAT já trazia uma notícia intitulada
‘Confinamento ganha ‘cocho bag’ como aliado em MT’
que já utilizava do referido verbete para substantivar o produto em questão, conforme disponibilizado no seguinte endereço eletrônico:
https://acrimat.org.br/portal/confinamento-ganha-cocho-bag-como-aliado-em-mt
/
.

Com isso, somente com a necessária instrução processual se poderá aquilatar a tese defendida pela parte autora. Por ora, não demonstrada a plausibilidade do direito a exigir a concessão imediata da tutela provisória de urgência.” (ID. n. 113118454 - Pág. 6/7)

Citada, a ora apelante apresentou resposta trazendo argumentos defensivos análogos aos reprisados neste apelo.

Instadas a partes a se manifestarem acerca das provas que pretendiam produzir (decisão de ID. n. 113118462), a ré, ora apelante permaneceu silente, consoante certidão de ID. n. 113118487 - Pág. 1.

Regularmente processado o feito adveio, a sentença de procedência dos pedidos iniciais.

Inconformada, se volta a empresa requerida contra tal veredicto pelas razões expostas no relato.

Pois bem.

No tocante à tutela inibitória, constata-se que a sentença se revela irrepreensível.

Com efeito, é bem verdade que, de início, esta Colenda Câmara,

por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento n. 1014471-60.2019.8.11.0000, compreendeu pela inconveniência do deferimento da medida inibitória tanto pelo fato de o termo utilizado pela apelante em seus anúncios não ser exatamente idêntico ao da marca registrada em favor da autora.

Ocorre, entretanto, que se o INPI registrou o produto e o respectivo nome da marca, atribuindo à sua detentora a proteção e os direitos garantidos na Lei n. 9.279/96, há uma presunção, ainda que
juris tantum
, de que o nome da marca não é de uso comum, genérico e ou simplesmente descritivo, haja vista o que preceituam os incisos do art.124 da mencionada Lei.

Nesse caso, por força do que estabelecem as exceções previstas nos §§1º e 2º da art.129 da Lei de Propriedade Industrial, o presuntivo “uso comum” do termo “cocho bag” capaz de permitir a mitigação da exclusividade garantida ao detentor da marca precisava ser demonstrado no curso da instrução processual pela parte requerida, levando-se em conta a regra do inciso II do art.373 do CPC/15.

No entanto, isso não ocorreu. Afinal, consoante já anotado, apesar de instado a indicar as provas que pretendia produzir para demonstrar a existência de circunstâncias extintivas, impeditivas e/ou modificativas do direito do autor, este quedou-se inerte, deixando precluir a referida prerrogativa processual.

Consequentemente, prevalece hígida a garantia de uso exclusivo, em todo o território nacional, ao titular da propriedade da marca registrada, nos termos do que dispõe o
caput
do citado art.129.

De igual modo, revendo o posicionamento inicialmente adotado, certo é que a grafia do termo “cocho bag” em dois núcleos autônomos – e não de modo aglutinado num só verbete – não excepciona, por si só, a proteção à propriedade industrial da marca “CochoBag
®
”.

Isso porque, segundo a jurisprudência do STJ,
“Tanto o nome comercial quanto a marca gozam de proteção jurídica com dupla finalidade: por um lado, ambos são tutelados contra usurpação e proveito econômico indevido; por outro, busca-se evitar que o público consumidor seja confundido quanto à procedência do bem ou serviço oferecido no mercado.”
(REsp 1641906/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 26/09/2017).

Sendo assim, o uso desautorizado do nome de uma marca registrada em anúncios comerciais somente será vedado se o produto for análogo ao protegido e/ou seu público alvo (clientela) for o mesmo, ou se puder gerar nessa clientela dúvidas quanto à origem do bem anunciado.

É esse exatamente o caso dos autos. O produto anunciado pela apelante – cocho para a alimentação de animais, confeccionado com material têxtil comuns na fabricação de “Bags” (sacolas feitas de tecido de polipropileno aditivado) – senão idêntico, é muito semelhante ao que é comercializado pela detentora da marca registrada, com capacidade potencial de acarretar dúvidas razoáveis ou confusões acerca de qual o produto corresponde ao protegido.

Afinal, aquele se dirige à rede para adquirir um cocho confeccionado com tecidos de
bags
, e já ouviu a expressão “cochobag” não vai saber se o termo é grafado de forma aglutinada ou em núcleos autônomos.

Se optar por pesquisar pelo termo em uma expressão com dois núcleos, ainda que esteja objetivando adquirir especificamente o produto da autora apelada, detentora da marca, encontrará nessa busca as ofertas veiculadas pela ré apelante.

Com isso, há que ser mantida a sentença neste ponto.

O mesmo, porém, não ocorre no que diz respeito à tutela indenizatória.

Não exatamente porque subsista alguma dúvida se o uso desautorizado da marca registrada é capaz de acarretar danos morais ao seu titular. Afinal,
“a jurisprudência do STJ entende que é devida a compensação por danos morais, na hipótese de se constatar violação de marca, independentemente de comprovação concreta do abalo resultante do uso indevido.”
(REsp 1730067/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

Ou seja, o dano moral no

caso dos autos é presumido, restando apenas a aferição do
quantum
indenizatório.

Sobre mencionado tema, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que o quantum indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, restou consagrado nos pretórios nacionais que,
“além de atentar-se para as circunstâncias fáticas do caso, tais como, a gravidade objetiva do dano, seu efeito lesivo, a natureza e a extensão, as condições sociais e econômicas da vítima e do ofensor, deve o quantum indenizatório pautar-se numa razoabilidade tal que venha dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da ofensa, ao mesmo tempo em que não pareça sugerir ao lesado certa conveniência ou vantagem trazida pelo abalo suportado.”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – RAC N.U 0001754-10.2010.8.11.0045, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 21/08/2013, publ. no DJE 30/08/2013)

E diante de tais circunstâncias, de se concluir que o valor fixado se revela excessivo.

Desse modo, ao arbitrar o valor da verba indenizatória em R$20.000,00, o julgador singular acabou supervalorizando o dano moral causado à autora que, por se tratar de uma pessoa jurídica, recomenda uma análise da extensão do dano segundo critérios menos subjetivos, consoante preceituado no art.944 do CC/2002.

Assim, o valor de R$8.000,00 atende razoável, proporcional e equitativamente o dano moral experimentado pela autora apelada, sem aviltá-lo ou menosprezá-lo.

Em função da alteração do
quantum
, a verba deve ser corrigida monetariamente a partir do julgamento do presente recurso.

No mais, por forma do que dispõe a Súmula 326 do STJ, a redução da verba indenizatória não altera a sucumbência.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao presente apelo tão somente para reduzir o valor da verba indenizatória para R$8.000,00 (oito mil reais), a serem corrigidos monetariamente pelo INPC desde este julgamento.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022