Tribunal: TJMT
Processo: 1021329-39.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021329-39.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Marca]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), GEP INCORPORADORA E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 04.565.333/0001-19 (AGRAVANTE), NOVO TEMPO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 10.493.813/0001-14 (AGRAVADO), ADRIANA MAIA ARRUDA - CPF: 025.605.471-12 (ADVOGADO), ANA LUIZA FERRO BRAZ - CPF: 058.734.751-13 (ADVOGADO), EDUARDO DIETRICH E TRIGUEIROS - CPF: 259.055.668-36 (ADVOGADO), EDUARDO FONSECA VILLELA - CPF: 045.368.446-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA VINDICADA PARA QUE A REQUERIDA SE ABSTENHA DE UTILIZAR A MARCA “FLORAIS” DE TITULARIDADE DA REQUERENTE, BEM COMO DEIXE DE VEICULÁ-LA EM QUALQUER MATERIAL PUBLICITÁRIO – AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300, do CPC, p
ara a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano.

No caso presente, a documentação trazida com a inicial não comprova, de fato, que há confusão ou associação indevida entre a marca “Florais”, de titularidade da recorrente, com o empreendimento imobiliário da recorrida, denominado “Florais dos Buritis”.

Na marca de ambas as partes a única semelhança consiste na palavra “Florais”, sendo certo que, por ser tão comum e usual, é impossível concluir que, por si só, este elemento cause confusão nos consumidores e caracterize concorrência desleal.

O Superior Tribunal de Justiça entende que a regra do art. 129 da Lei nº. 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial) não confere proteção irrestrita ao titular da marca registrada, mas uma proteção limitada às situações em que há risco de confusão ou de associação indevida entre marcas idênticas ou semelhantes para designar produtos idênticos, semelhantes ou afins.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por GEP INCORPORADORA E PARTICIPACOES LTDA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer PJE nº 1007265-83.2021.8.11.0045, proposta em desfavor de NOVO TEMPO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, que indeferiu a tutela vindicada para que a requerida se abstenha de utilizar a marca “Florais” de titularidade da requerente, bem como deixe de veiculá-la em qualquer material publicitário.

Em suas razões, alega a agravante que a marca “Florais” está regularmente registrada na classe 36, perante o INPI, possuindo direito à proteção, distintividade e exclusividade na exploração em todo território nacional.

Aduz ser evidente a identidade entre o signo adotado pela Agravada e a marca registrada da Agravante, bem como que tanto a Agravante quanto a Agravada fornecem a mesma espécie de produto – ambas atuam com execução de empreendimentos imobiliários, de modo que não é possível a utilização do signo “Florais dos Buritis” por parte da Agravada, porque o objetivo desta é idêntico àquele da marca “Florais”, que demonstra o risco de confusão.

Defende que o direito à proteção da marca é assegurado pela Constituição, no art. 5º, XXIX, e a Lei nº. 9.279/96 expressamente veda o registro, como marca, de sinal que reproduza ou imite marca anterior, quando ambas designarem produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins e, em razão disso, houver possibilidade de confusão ou de associação.

Assevera que, nos termos do art. 129, da Lei de Propriedade Industrial, o titular de marca validamente registrada tem direito a seu uso exclusivo em todo o território nacional, ao passo que a agravada sequer possui registro.

Sustenta que tem sido procurada por clientes diversos solicitando informações sobre o empreendimento lançado pela Agravada e que outras empresas tentaram registrar marcas semelhantes, com inclusão de vocábulos adicionais à expressão “Florais” já registrada, mas o INPI não permitiu o registro na mesma classe.

Assim, pede seja concedida a antecipação de tutela recursal, para que a Agravada se abstenha de utilizar a marca “Florais” de titularidade da Requerente, bem como deixe de veiculá-la em qualquer material publicitário, sob pena de multa diária não inferior à R$10.000,00 (dez mil reais).

No mérito, pugna seja dado provimento ao presente agravo, reformando-se in totum a interlocutória do Juízo de origem, para fins de reconhecer a impossibilidade de uso irregular da marca da Agravante pela Agravada até o julgamento de mérito da ação.

O pedido de tutela recursal foi deferido para determinar que a agravada se abstenha de utilizar a marca “Florais” em seus produtos, ou de qualquer outro sinal que imite, reproduza ou possa ser confundido ou associado à marca da agravante, devendo o magistrado de piso tomar as medidas cabíveis para o efetivo cumprimento da medida, até o julgamento do mérito recursal (ID 111854982).

Contraminuta da parte agravada (ID 117495991).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada proposta por GEP INCORPORADORA E PARTICIPAÇÕES LTDA em face de NOVO TEMPO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, narrando que é construtora conhecida em Mato Grosso por desenvolver Loteamentos e Condomínios Horizontais de alto padrão há mais de 18 anos, já tendo lançado mais de quinze empreendimentos, dentre os quais os “Florais”, situados na capital Cuiabá e nos municípios de Várzea Grande e Chapada dos Guimarães.

Narra, ainda, que é detentora da marca “Florais”, registrada na classe 36 perante o INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial) desde 2007 e com vigência até 2027, mas que a requerida atualmente possui o empreendimento imobiliário denominado “Florais dos Buritis”, produto similar aos produtos da requerente – venda de terrenos em loteamento e/ou condomínios fechados.

Assim, ajuizou a demanda, pleiteando pela concessão de tutela de urgência para que seja determinado que a requerida se abstenha de utilizar a marca “Florais”, de titularidade da requerente, bem como deixe de veiculá-la em qualquer material publicitário, sendo ao final confirmada a tutela e condenada a requerida no pagamento de indenização por danos morais.

Ao analisar o pleito, a Magistrada singular entendeu pela ausência dos requisitos do art. 300, do CPC, e indeferiu a tutela, o que motivou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento, pretendendo a reforma da decisão.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Da análise dos elementos trazidos à colação, tenho que não se mostra possível o acolhimento da tutela de urgência pleiteada pela autora.

Isso porque a documentação trazida com a inicial não comprova, de fato, que há confusão ou associação indevida entre a marca “Florais”, de titularidade da recorrente, com o empreendimento imobiliário da recorrida, denominado “Florais dos Buritis”.

Na marca de ambas as partes a única semelhança consiste na palavra “Florais”, sendo certo que, por ser tão comum e usual, é impossível concluir que, por si só, este elemento cause confusão nos consumidores e caracterize concorrência desleal.

Como sabido, a propriedade industrial tem proteção constitucional, visando estimular o progresso técnico e científico, considerando o interesse social e econômico do País.

Nesse sentido, foi editada a Lei nº. 9.279/96, denominada de Lei de Propriedade Industrial, na qual é limitado o âmbito de atuação da proteção aos direitos relativos à propriedade industrial, e que, em seu artigo 129, dita ser assegurado ao titular o uso exclusivo da marca em todo o território nacional, sendo o titular aquele que possui a propriedade da marca, adquirida por registro validamente expedido.

Porém, o Superior Tribunal de Justiça entende que a regra do art. 129 da Lei de Propriedade Industrial não confere proteção irrestrita ao titular da marca registrada, mas uma proteção limitada às situações em que há risco de confusão ou de associação indevida entre marcas idênticas ou semelhantes para designar produtos idênticos, semelhantes ou afins:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO MARCÁRIO. ART. 535 DO CPC/1973 NÃO VIOLADO. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO. SEMELHANÇA ENTRE AS MARCAS É IRRELEVANTE. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO. TERMOS DE USO COMUM. REVER O JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Consoante preceitua a Súmula 568/STJ: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema." 2. A ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil de 1973 não ficou caracterizada, tendo em conta que o Tribunal de origem examinou, de forma clara e fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde coerente da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da agravante. 3. O acórdão recorrido firmou premissa fática quanto à irrelevância da semelhança existente entre as marcas "REI" e "NEI", ponderando não haver confusão ou associação entre elas. Por esta ótica, permanece a compreensão anteriormente exarada no sentido de que toda a matéria foi apreciada e solvida à luz dos elementos de fato e de prova coligidos aos autos, de modo que a revisão das premissas alcançadas encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ. 4. O Tribunal de origem adotou solução em consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que "marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade e sem suficiente forma distintiva atraem a mitigação da regra de exclusividade do registro e podem conviver com outras semelhantes" (AgInt no REsp 1.338.834/SP, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017). Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ, aplicável a ambas as alíneas autorizadoras. 5. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1242572/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 13/03/2019)

“RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA E DE ABSTENÇÃO DE USO. COLORÊ / YOPA COLORES. ANÁLISE DO CONJUNTO MARCÁRIO. TODO INDIVISÍVEL. POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA. AUSÊNCIA DE RISCO DE CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. DIFERENÇA FONÉTICA. FAMÍLIA DE MARCAS. FUNÇÃO SECUNDÁRIA DA EXPRESSÃO COLORES. MARCA MISTA X MARCA NOMINATIVA. DISTINGUIBILIDADE SUFICIENTE. NULIDADE DO ACÓRDÃO. PREJUDICIALIDADE. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. 1. Ação ajuizada em 5/5/2017. Recurso especial interposto em 26/6/2019. Autos conclusos à Relatora em 29/10/2020. 2. O propósito recursal, além de analisar eventual negativa de prestação jurisdicional, é verificar a higidez do ato administrativo que concedeu a marca YOPA COLORES à recorrente. 3. Prejudicialidade da alegação de negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista o princípio da primazia da decisão de mérito. 4. Para que fique configurada a violação de marca, é necessário que o uso dos sinais distintivos impugnados possa causar confusão no público consumidor ou associação errônea, em prejuízo ao titular da(s) marca(s) supostamente infringida(s). Precedentes. 5. Nos termos da jurisprudência desta Corte, marcas dotadas de baixo poder distintivo, formadas por elementos de uso comum, evocativos, descritivos ou sugestivos, podem ter de suportar o ônus de coexistir com outras semelhantes. 6. A expressão COLORÊ, registrada pela recorrida, possui baixo grau distintivo, pois consiste em vocábulo que, além de não ter sido criado por ela, corresponde à conhecidíssima parlenda, consagrada junto ao público, sobretudo infantil, em razão de gravações musicais realizadas desde os anos 80. 7. A solução da controvérsia não pode se restringir à análise isolada das expressões COLORES e COLORÊ, pois, se assim fosse, estar-se-ia relegando a um segundo plano o importante fato de que, se o primeiro signo é apenas um dos elementos da marca nominativa da recorrente (YOPA COLORES), o segundo constitui o único elemento nominativo de uma marca mista - que congrega, portanto, também elementos figurativos com forte poder distintivo. 8. Não se pode fragmentar a análise da marca a ponto de quebrar sua unidade e a forma pela qual o público consumidor a percebe, sendo de rigor que se proceda a uma análise global do conjunto. Doutrina. 9. Além do fato de as expressões isoladas (COLORES x COLORÊ) possuírem perceptível diferença fonética, haja vista a tonicidade específica de cada signo, o elemento nominativo COLORES não desempenha função dominante no conjunto marcário de titularidade da recorrente, haja vista que sua família de marcas possui como elemento principal a expressão YOPA. 10. A simples circunstância de os produtos nos quais utilizadas as marcas em exame serem gêneros da mesma natureza não faz presumir, por si só, que o consumidor venha a confundi-los ou considerá-los como de mesma origem. Precedentes. 11. Assim, diante do contexto dos autos, e a partir da interpretação conferida à legislação de regência pela jurisprudência desta Corte, impõe-se concluir pela possibilidade de convivência das marcas em confronto. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.” (REsp 1924788/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 11/06/2021)

Todavia, para a caracterização da infringência de marca, não é suficiente que se demonstrem a semelhança dos sinais e a sobreposição ou afinidade das atividades.

É indispensável que se prove que a coexistência das marcas seja apta a causar confusão no consumidor ou prejuízo ao titular da marca anterior, o que não ocorreu no caso sub judice.

Ausentes, assim, a probabilidade do direito, bem como o risco de dano à imagem da marca protegida por registro, impõe-se o indeferimento do pleito.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022