Tribunal: TJMT
Processo: 1012270-90.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA – PREJUDICIALIDADE EXTERNA COM AÇÃO ANULATÓRIA DE

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012270-90.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Marca]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[MARCELO HENRIQUE ZANONI - CPF: 297.463.738-89 (ADVOGADO), RICARDO LUMINA CINTRA JUNIOR - ME - CNPJ: 06.091.678/0001-03 (AGRAVANTE), MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S.A. - CNPJ: 13.783.221/0004-78 (AGRAVADO), NATAN BARIL - CPF: 003.429.939-41 (ADVOGADO), JULIANA MOTTER ARAUJO - CPF: 017.656.229-05 (ADVOGADO), MAYRA TURRA VICENTINI - CPF: 033.947.369-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA – PREJUDICIALIDADE EXTERNA COM AÇÃO ANULATÓRIA DE DECISÃO ADMINISTRATIVA DO INPI PROPOSTA POSTERIORMENTE PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL – AUSÊNCIA - PROSSEGUIMENTO NORMAL DA LIDE

-
RECURSO PROVIDO.

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a suspensão do processo ante a existência de prejudicialidade externa com outra demanda ou incidente não possui caráter obrigatório, cabendo ao julgador aferir, no caso concreto, a plausibilidade da paralisação consoante as circunstâncias”
(AgInt no AREsp n. 1.709.685/RJ).

Não se afigura prejudicialidade externa entre a Ação de Abstenção de Uso de Marca em tramite na justiça estadual e a Ação Anulatória de Ato Administrativo do INPI – Instituto Nacional de Propriedade Industrial, na justiça federal, quando esta última foi proposta muito posteriormente e a primeira já está na fase de produção de provas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1012270-90.2022.8.11.0000
de decisão da 8ª Vara Cível de Cuiabá que, em Ação de Abstenção de Ato, suspendeu a tramitação da lide em razão do ajuizamento da Ação de Nulidade de Ato Administrativo perante a 9º Vara Federal da Subseção da Justiça Federal do Rio de Janeiro.

Aduz que a agravada propôs essa Ação Anulatória visando “
anular a decisão administrativa de indeferimento prolatada pelo INPI no processo nº 912216280, com a consequente determinação à Autarquia para que proceda com o registro da marca “JERONIMO BURGER” em favor da Autora
.”

Sustenta o não enquadramento da lide à hipótese do art. 313, V,”b” do CPC, pois não obstante ambas as ações versarem sobre a questão marcaria, este processo discute a ilegalidade do uso da expressão “JERONIMO” pela agravada, enquanto a anulatória por ela proposta visa a concessão do registro da marca “JERONIMO BURGUER” em seu favor e como os objetos e bens tutelados são diversos, não há risco de sentenças conflitantes.

Acrescenta que até o momento a agravada não possui o registro da marca “JERONIMO”, e ainda que outra Ação seja julgada procedente para registrar a “JERONIMO BURGUER”, não produzirá efeitos
ex tunc
.

Aduz que a Lei 9.279/93 estabelece em seu art. 129 que a propriedade da adquire-se pelo registro validamente expedido, e mesmo na hipótese de a ação anulatória vir a ser julgada procedente para conceder o registro da marca, o seu uso antes disso ainda seria irregular, o que demonstra a ausência de prejudicialidade externa.

Pede o provimento do Recurso para que a decisão agravada seja reformada, determinando-se a continuidade do tramite de Ação.

Sem pedido de efeito suspensivo.

Contraminuta apresentada

(id n. 135930164).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante ajuizou Ação de Abstenção de Ato em desfavor da agravada, aduzindo que possui perante o INPI o registro das marcas GERONIMO WEST MUSIC e há mais de 14 anos usa a expressão GERONIMO como elemento distintivo e diferenciador do seu Título de Estabelecimento (nome fantasia).

Indicou que as empresas atuam no mesmo ramo de atividade, configurando concorrência direta e a situação se agravou quando a agravada requereu perante o INPI o registro das marcas
Jeronimo, Jeronimo Burguer, Restaurante Jeronimo, Jeronimo de um smash na sua fome e Jeronimo by Durski
, evidenciando concorrência desleal.

Após o saneamento do feito, o magistrado deferiu a produção de prova oral e designou audiência de instrução e julgamento para 11/05/2022, porém, em 15/03/2022 a agravada informou o ajuizamento de “Ação de Nulidade de Ato Administrativo” em face do Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI e da ora agravante, autuada sob o nº 5078449-77.2021.4.02.5101 e em tramite perante a 9ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, com o objetivo de anular a decisão administrativa que manteve o indeferimento do pedido de registro da marca Jeronimo Burguer.

Afirmou que essa nova lide constituiria em prejudicialidade externa à continuidade da tramitação desta, e postulou a sua suspensão nos moldes do art. 313,V,a, do CPC, o que foi deferido.

Referido artigo assim estabelece:

Art. 313. Suspende-se o processo:

V - quando a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;

Para Humberto Dalla Bernarnina de Pinho, “
A dependência entre as ações ocorre em duas hipóteses: uma causa é prejudicial à outra; ou seja, a decisão de uma pode interferir no julgamento da outra, ou uma causa é preliminar à outra, e assim o que for decidido em uma pode impedir o exame da outra. Há, portanto, uma espécie de ligação entre as causas, uma verdadeira relação de subordinação. O processo, então, será suspenso de forma a não prejudicar ambas, e isso somente ocorre quando as causas não puderem ser reunidas e julgadas no mesmo juízo. A hipótese analisada, prevista no art. 313, V, a, do CPC, refere-se à questão prejudicial. Contudo não enseja a suspensão do processo a questão de direito material arguida como matéria de defesa em outro processo, como é o caso da prescrição, decidida incidentalmente pelo juiz e sem eficácia em outro processo”. (Manual de Direito Processual Civil- 2ª ed. Saraiva, 2020).

O agravante postula nesta lide a cessação definitiva pela agravada da utilização da expressão JERONIMO e a desistência dos processos de registro das marcas JERONIMO, JERONIMO BURGUER, JERONIMO DÊ UM SMASH NA SUA FOME E JERONIMO BY DURSK, além de eventuais danos patrimoniais.

A Ação anulatória proposta pela agravada envolve apenas o pedido de uso da marca Jerônimo Burguer, e a jurisprudência é assente em considerar a inexistência de prejudicialidade externa entre as Ações anulatórias envolvendo o INPI, propostas na Justiça Federal e as de Abstenção de Uso, em trâmite na estadual.

Ademais, a presente ação em que foi proferida a decisão que originou esse Agravo de Instrumento foi ajuizada em 2018

e já está na fase de produção de provas, enquanto a Anulatória apenas o foi em 2021.

Logo, não há falar em suspensão.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPRIEDADE INTELECTUAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZATÓRIA. ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO DO INPI. SUSPENSÃO DA AÇÃO QUE TRAMITA NA JUSTIÇA ESTADUAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO CONFIGURADA. AÇÃO ANULATÓRIA AJUIZADA POSTERIORMENTE NA JUSTIÇA FEDERAL. 1.

(...)

2.A controvérsia trazida a este Tribunal versa sobre o cabimento de suspensão da presente ação de Obrigação de Não Fazer c/c Indenizatória, diante do ajuizamento, na Justiça Federal, de Ação Anulatória de Ato Administrativo junto ao INPI - Instituto Nacional de Propriedade Intelectual.

3.Consoante entendimento jurisprudencial, no que se refere à possibilidade de suspensão da ação em face de prejudicialidade externa, a teor do disposto no art. 313, V, "a", do CPC, resta cabível a suspensão da ação de abstenção de uso da marca quanto a ação anulatória tiver sido ajuizada anteriormente à ação de abstenção de uso da marca, o que não ocorre no caso em apreciação.

4.Caso dos autos em que não há como se desconsiderar o estágio processual adiantado da ação a que se refere o presente recurso, eis que já foi realizada perícia técnica, que atestou o direito da gravada, além de que restou indeferido, de forma definitiva, o registro da marca pelo INPI. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.(Agravo de Instrumento, Nº 50477893120228217000, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Julgado em: 30-06-2022).

Jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO MARCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CANCELAMENTO DE REGISTRO. ABSTENÇÃO DO USO DE MARCA. SUSPENSÃO DE PROCESSO NA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA COM OUTRO EM TRAMITAÇÃO NA JUSTIÇA FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE (SÚMULA 83/STJ). AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARCIALMENTE PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1.
A eg. Segunda Seção desta Corte, em julgamento de recurso especial repetitivo, firmou a seguinte tese: "As questões acerca do trade dress (conjunto-imagem) dos produtos, concorrência desleal e outras demandas afins, por não envolver registro no INPI e cuidando de ação judicial entre particulares, é inequivocamente de competência da justiça estadual, já que não afeta interesse institucional da autarquia federal. No entanto, compete à Justiça Federal, em ação de nulidade de registro de marca, com a participação do INPI, impor ao titular a abstenção do uso, inclusive no tocante à tutela provisória" (REsp 1.527.232/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a suspensão do processo ante a existência de prejudicialidade externa com outra demanda ou incidente não possui caráter obrigatório, cabendo ao julgador aferir, no caso concreto, a plausibilidade da paralisação consoante as circunstâncias.

3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em nova análise, conhecer do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, na extensão, negar-lhe provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.709.685/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 23/4/2021.)

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para determinar o normal prosseguimento da Ação de Abstenção de Uso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022