Tribunal: TJMT
Processo: 1008545-93.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008545-93.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Marca]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[GUILHERME AUGUSTO LOPES PERDOMO - CPF: 070.756.986-99 (ADVOGADO), REY TURISMO E NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 29.750.480/0001-90 (AGRAVANTE), CONFIANCA AGENCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.488.137/0001-25 (AGRAVADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), CRISLAINE VEIGA - CPF: 728.561.141-72 (ADVOGADO), ARIADINE GROSSI - CPF: 032.117.871-86 (ADVOGADO), LUAN VICTOR NOLASCO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 036.133.421-46 (ADVOGADO), ROSELI FRIZON - CPF: 537.915.331-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER – USO INDEVIDO DE MARCA -

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA –

SUSPENSÃO USO NOME “PORTAL DO AGENTE” – TUTELA RECURSAL - REQUISITOS EVIDENCIADOS – DECISAO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A Lei de Propriedade Industrial em seu artigo 129 prescreve ser assegurado ao titular o uso exclusivo da marca em todo o território nacional, sendo o titular aquele que possui a propriedade da marca, adquirida por registro validamente expedido, todavia a regra

não confere proteção irrestrita ao titular da marca registrada, mas uma proteção limitada às situações em que há risco de confusão ou de associação indevida entre marcas idênticas ou semelhantes para designar produtos idênticos, semelhantes ou afins.

A similaridade deve ser aferida com base em outros elementos identificadores, e não apenas no endereço eletrônico, até porque a alegada concorrência desleal e desvio de clientela, fundamentados na utilização dos elementos identificativos do domínio da autora, que a doutrina denomina ‘
trade-dress
” ,

não prescinde incursão processual verticalizada a fim de se aquilatar se a coexistência das marcas

esta cansando confusão nos consumidores ou prejuízo ao titular da marca anterior.

Evidenciados os requisitos da tutela recursal devem ser sobrestados os efeitos da decisão agravada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Rey Turismo e Negócios Ltda
., em face da decisão interlocutória proferida pelo MMª Juíza de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da A
ção de Obrigação de Fazer e Não Fazer com Cessação de Uso Indevido de Marca c.c Reparação de Danos nº 1014411-56.2022.8.11.0041, proposta por
Confiança Agência de Passagens e Turismo Ltda
., que deferiu a medida de urgência vindicada para o fim de determinar que a requerida, ora agravante,
cesse a utilização do uso do nome “Portal do Agente”, bem como remova referido nome de seus domínios de internet, em especial o site
www.portaldoagente.tur.br
, registros em redes sociais (
Facebook
e
Instagram
) ou qualquer outro meio de reprodução, bem como cesse toda e qualquer associação com a marca da empresa autora, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

Inconformada, insurge-se a agravante, sustentando que a agravada não é detentora exclusiva da expressão “Portal do Agente”. Diz que a insurgente possui os direitos de exclusividade tão somente do uso vinculado dos elementos de sua marca, e que a expressão é livre e disponível a qualquer pessoa, sendo de domínio comum, porque difusamente utilizada por empresas do mesmo segmento de turismo.

Segue alegando a mitigação do uso exclusivo de nome ou expressão de uso comum, e esclarece que o registro da marca e domínio são distintos, e que o registro da marca no INPI não torna o domínio (endereço da empresa na internet), uma marca registrada.

Afirma que o domínio www.portaldoagente.tur.br, é a principal ferramenta de trabalho da empresa, de modo que a decisão
a quo
que a proibiu de usar referido endereço eletrônico do qual é proprietária, ameaça o exercício da atividade empresarial.

Pontua a existência de elementos de distinção entre as marcas, não havendo colidência entre as mesmas.

A antecipação da tutela recursal foi deferida por meio da decisão de Id n. 127437151, para sobrestar os efeitos da decisão agravada.

Informações coligidas pela magistrada
a quo
no Id n. 127866671, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Em contraminuta, coligida no Id n. 129511663, a agravada sustenta a violação de marca e confusão gerada no mercado e consumidores pela utilização do domínio de mesmo nome pela agravante, e pede pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Cuiabá, 22 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer e não fazer proposta por Confiança Turismo Ltda., ora agravada, na qual postulou em caráter de tutela provisória de urgência, a suspensão do uso pela empresa Rey Turismo e Negócios Ltda., ora agravante, do endereço eletrônico
www.portaldoagente.tur.br
, em especial nas redes sociais e junto aos clientes, cujo domínio eletrônico, segundo alega, esta causando confusão operacional e embaraços nas suas atividades comerciais, por ser equiparada a marca utilizada pela empresa – portal do cliente - através do endereço eletrônico
www.portaldoagente.com.br
.

Insurge-se, então, a agravante, contra o pronunciamento da togada a
quo
que concedeu a tutela almejada para determinar que a empresa ré cesse a utilização do uso do nome “Portal do Agente”, bem como remova referido nome de seus domínios de internet, em especial o site www.portaldoagente.tur.br, registros em redes sociais (Facebook e Instagram) ou qualquer outro meio de reprodução, bem como cesse toda e qualquer associação com a marca da empresa autora.

É certo que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nesse contexto, vê-se da decisão hostilizada que a togada singular, entendeu que o uso de endereço eletrônico similar pela ré, ora agravante, qual seja,
www.portaldoagente.tur.br, têm
causado confusão entre os consumidores do setor de turismo.

Destarte, a Lei de Propriedade Industrial ( Lei n. 9.279/96),

em seu artigo 129, prescreve ser assegurado ao titular o uso exclusivo da marca em todo o território nacional, sendo o titular aquele que possui a propriedade da marca, adquirida por registro validamente expedido, todavia, a regra

não confere proteção irrestrita ao titular da marca registrada, mas uma proteção limitada às situações em que há risco de confusão ou de associação indevida entre marcas idênticas ou semelhantes para designar produtos idênticos, semelhantes ou afins.

A par disso,

à vista dos elementos jungidos pela agravante neste recurso, entendo que a probabilidade do direito postulado se mostra verossímil, vez que o certificado de registro da marca da agravada no INPI (Id n. 127166689), não lhe assegura exclusividade sobre a expressão “portal do agente”, pois, consta do registro expressamente a restrição “
sem direito ao uso exclusivo da expressão “Portal do Agente
”, que ao que se afigura é de uso comum, e está relacionada com o mercado em que ambas as partes atuam, pois, outras empresas do mesmo segmento também utilizam a expressão em seu domínio eletrônico.

Ademais, a similaridade deve ser aferida com base em outros elementos identificadores, e não apenas no endereço eletrônico, insuscetíveis de apreciação neste momento inicial do processo, sendo mister dilação processual, até porque a alegada concorrência desleal e desvio de clientela, fundamentados na utilização dos elementos identificativos do domínio da autora, que a doutrina denomina ‘
trade-dress
” não resta evidenciado
primo ictu oculi
, não prescindindo de incursão processual verticalizada a fim de se aquilatar se a coexistência das marcas

esta cansando confusão nos consumidores ou prejuízo ao titular da marca anterior.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA VINDICADA PARA QUE A REQUERIDA SE ABSTENHA DE UTILIZAR A MARCA “FLORAIS” DE TITULARIDADE DA REQUERENTE, BEM COMO DEIXE DE VEICULÁ-LA EM QUALQUER MATERIAL PUBLICITÁRIO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300, do CPC, para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano.

No caso presente, a documentação trazida com a inicial não comprova, de fato, que há confusão ou associação indevida entre a marca “Florais”, de titularidade da recorrente, com o empreendimento imobiliário da recorrida, denominado “Florais dos Buritis”.

Na marca de ambas as partes a única semelhança consiste na palavra “Florais”, sendo certo que, por ser tão comum e usual, é impossível concluir que, por si só, este elemento cause confusão nos consumidores e caracterize concorrência desleal.

O Superior Tribunal de Justiça entende que a regra do art. 129 da Lei nº. 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial) não confere proteção irrestrita ao titular da marca registrada, mas uma proteção limitada às situações em que há risco de confusão ou de associação indevida entre marcas idênticas ou semelhantes para designar produtos idênticos, semelhantes ou afins”
. (RAI N.

1021329-39.2021.8.11.0000,

2ª Câmara de Direito Privado. Rel. Des.

Sebastiao de Moraes Filho, J. 04.05.22 - negritei)

O
periculum in mora
se evidencia ante a premente ameaça a continuidade do exercício das atividades da agravante, que mesmo ante a titularidade do site “portaldoagente.tur.br”, está correndo o risco de se ver proibida de utilizar seu domínio eletrônico, que é o vetor da atividade de buscas dos produtos por ela comercializados, fato que pode prejudicar a operação da empresa, cujo deletério é inquestionável à sua atividade econômica.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de junho de 22.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022