Tribunal: TJMT
Processo: 0009757-54.2008.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009757-54.2008.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Marca]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[E S COMERCIO DE GAS LTDA - ME - CNPJ: 00.055.834/0001-02 (APELADO), BOTURA & FAGUNDES LTDA - CNPJ: 02.636.146/0001-53 (APELANTE), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), ROBER CESAR DA SILVA - CPF: 131.002.718-82 (ADVOGADO), GERALDO DA CUNHA MACEDO - CPF: 171.519.371-72 (ADVOGADO), ALBERTO DA CUNHA MACEDO - CPF: 536.502.631-49 (ADVOGADO), EDSON LUIZ TORTOLA - CPF: 387.794.809-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇAO POR PERDAS E DANOS – IMPROCEDENCIA – USO DE MARCA -

REGISTRO NO INPI

– DIREITO DE PREFERÊNCIA – POSSIBILIDADE – CRITÉRIOS DA ANTERIORIDADE E DA TERRITORIALIDADE – EMPRESAS COM ATUAÇÃO NA MESMA UNIDADE DA FEDERAÇÃO – REGISTRO NULO NA JUSTIÇA FEDERAL – USO INDEVIDO E CONFUSÃO DO CONSUMIDOR – INOCORRÊNCIA – DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com a Lei 9.279/96, art. 129, a propriedade da marca é adquirida pelo registro validamente expedido, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional.

Para definir eventual colidência de marcas, além de verificar o preenchimento do critério da anterioridade, deve se levar em consideração os princípios da territorialidade e da especialidade, a fim de que se conclua pelo uso indevido ou não da marca. Precedentes do STJ.

Considerando que foi declarado nulo o registro da marca INPI utilizada pela autora e confirmado em recurso de apelação pela Quinta Turma do Tribunal Regional da 1ª Região, não se demonstrou a prática de qualquer ato ilícito praticado por parte da empresa requerida, especialmente em virtude da nulidade do registro no INPI, não há falar em ressarcimento de quaisquer danos materiais ou morais, devendo ser mantida a improcedência dos pedidos da inicial.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BOTURA & FAGUNDES LTDA
contra a sentença que julgou improcedente a
Ação Cominatória c/c Indenização por Perdas e Danos c/c Pedido de Antecipação de Tutela
proposta em face de
E. S. COMÉRCIO DE GÁS LTDA,
e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais).

A apelante alega, em suma, a necessidade de suspensão do processo, face à ausência do trânsito em julgado da sentença que anulou o registro de sua marca, no processo nº 2009.36.00.004099-2, em trâmite perante a 1ª Vara Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso.

Aduz que sua marca foi registrada sem qualquer obstáculo da recorrida, a qual não comprovou que tenha requerido o registro da marca, tampouco que fez a impugnação tempestiva ao pedido de registro da recorrente.

Afirma que há de ser lembrado que o próprio juízo da 2ª Vara Cível de Várzea Grande/MT, quando apreciou o pedido liminar, expôs com clareza o direito de propriedade discutido, não pairando dúvida sobre o direito líquido e certo do recorrente, que vem sofrendo prejuízos diários com a utilização ilegal da sua marca pela recorrida.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença para julgar procedente a ação.

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada no ID nº 110355959 – Pág. 3/9, postulando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
BOTURA & FAGUNDES LTDA (REVENDEDORA CHAMAGÁS)
ingressou com a
Ação Cominatória c/c Indenização por Perdas e Danos c/c Pedido de Antecipação de Tutela
em desfavor de
E. S. COMERCIO DE GÁS LTDA,
alegando que apesar de ser proprietária da marca CHAMAGÁS por meio de registro no INPI – Instituto Nacional de Propriedade Industrial, a requerida está utilizando, indevidamente, a mesma marca para exercer suas atividades comerciais, o que está confundindo a sua clientela.

Narrou que o uso desautorizado da marca CHAMAGÁS está acarretando prejuízos ao seu negócio, já que a marca está consolidada no mercado.

Requereu pedido de tutela antecipada para que seja a requerida compelida a parar de utilizar a marca CHAMAGÁS.

No mérito, pugnou pela procedência da ação e que seja a requerida condenada ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais experimentados.

No ID nº 110355952 – Pág. 18/21 foi deferido o pedido de tutela antecipada.

Na sequência, o e. Tribunal de Justiça concedeu o efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento, que ao final foi desprovido (ID nº 110355955 – Pág. 41/45.

O juiz
a quo,
Dr. Marcos José Martins Siqueira julgou improcedente a ação, consoante relatado.

Insatisfeita com a sentença, recorre a parte autora.

No ID nº 110355958 – Pág. 21/27 consta a sentença proferida nos autos da ação de Nulidade de Registro de Marca, feito nº 2009.36.00.004099-2, em trâmite perante o Juízo da Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso.

Contra referida decisão foi interposto recurso de apelação nº (198) 0004099-97.2009.4.01.3600 perante o Tribunal Regional da 1ª Região, o qual foi desprovido – ID nº 110355960 – Pág. 24/32 – confirmando a sentença proferida na ação de Nulidade de registro de Marca, processo nº 2009.36.00.004099-2, em trâmite perante o Juízo da 1ª Vara da Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso.

Pois bem.

De acordo com a Lei 9.279/96, art. 129, a propriedade da marca é adquirida pelo registro validamente expedido, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional,
in verbis:

“Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.”

Ademais, o direito de propriedade das marcas é garantia constitucional prevista no art. 5º, XXIX, da Carta Magna. Vejamos:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;

Com efeito, a legislação brasileira consagra que se adquire a propriedade da marca pelo registro validamente expedido pelo INPI – Instituto Nacional de Propriedade Industrial.

Contudo, quando houver usuário anterior de boa-fé, tem-se reconhecido seu direito de precedência ao registro nos termos da lei.

Conforme dispõe a Lei nº 9.279/96, em seu art. 129, § 1º,
in verbis:

“Art. 129.

A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

§ 1º
. Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.

Pelo que se extrai da norma, conclui-se que a proteção ao direito de uso de marca é dada àquele que possui o registro.

Todavia, este critério, por si só, não se mostra absoluto para se definir eventual colidência de marcas, sendo também necessário o exame da
territorialidade
e da
especialidade
, a fim de que se conclua pelo uso indevido ou não da marca.

Sobre o tema, colaciono julgados do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA. COLIDÊNCIA. NOME EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. PRINCÍPIOS MARCÁRIOS. ANTERIORIDADE, ESPECIFICIDADE E TERRITORIALIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.

(...)

7-
Para aferição de colidência entre denominação empresarial e marca, além de se verificar o preenchimento do critério da anterioridade, deve se levar em consideração os princípios da territorialidade e da especificidade. Precedentes. Hipótese concreta em que esses aspectos forma reconhecidos como preenchidos pelo acórdão recorrido.

8- O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

(REsp n. 1.641.906/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/9/2017, DJe de 26/9/2017.) destaquei

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE ACOLHEU REGISTRO DE MARCA. REPRODUÇÃO DE PARTE DO NOME DE EMPRESA REGISTRADO ANTERIORMENTE. LIMITAÇÃO GEOGRÁFICA À PROTEÇÃO DO NOME EMPRESARIAL. ART. 124, V, DA LEI 9.279/96. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. COTEJO ANALÍTICO. NÃO REALIZADO. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.

(...)

4. Disso decorre que, para a aferição de eventual colidência entre denominação e marca, não se pode restringir-se à análise do critério da anterioridade, mas deve também se levar em consideração os dois princípios básicos do direito marcário nacional: (i) o princípio da territorialidade, ligado ao âmbito geográfico de proteção; e (ii) o princípio da especificidade, segundo o qual a proteção da marca, salvo quando declarada pelo INPI de "alto renome" (ou "notória", segundo o art. 67 da Lei 5.772/71), está diretamente vinculada ao tipo de produto ou serviço, como corolário da necessidade de se evitar erro, dúvida ou confusão entre os usuários.

(...)

(REsp n. 1.204.488/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/2/2011, DJe de 2/3/2011.) destaquei

No caso em tela, de fato há coincidência quanto à especificidade, uma vez que o produto comercializado pelas partes é o mesmo, qual seja, revenda a varejo de gás liquefeito.

No entanto, do conjunto probatório dos autos, extrai-se que a empresa requerida/apelada comprovou que sua constituição se deu no ano de 1994 (ID nº 110355953 – Pág. 19/21) cuja atividade preponderante é o comércio varejista de gás, data esta anterior ao início de uso do nome fantasia “CHAMAGÁS” pela empresa autora, ora apelante.

Por outro lado, tem-se que a empresa autora/apelante, requereu o seu registro junto ao INPI – Instituto Nacional de Propriedade Industrial somente no ano de 2002, vindo obtê-lo no ano de 2007 (ID nº 110355953 – Pág. 28).

Nesse contexto, verifica-se que a requerida utilizava a marca “CHAMAGÁS” anteriormente ao registro concedido à autora/apelante, tendo direito de preferência, sobre ela, nos termos do § 1º, do art. 129, da Lei nº 9.729/96.

Além da presença do quesito da territorialidade, haja vista que ambas as empresas atuam na mesma região geográfica (Estado de Mato Grosso) cuja duplicidade de nomes pode levar o consumidor a erro quanto à procedência do produto que adquire, constata-se a anterioridade do uso da marca por parte da requerida – circunstância que permite o direito da requerida em continuar a utilizá-la.

Aliás, essa matéria já foi objeto de discussão no processo nº 2009.36.00.004099-2, em trâmite perante o Juízo da 1ª Vara da Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso, que declarou nulo o registro da marca INPI utilizada pela autora, ora apelante, a qual foi confirmada em Recurso de Apelação nº (198) 0004099-97.2009.4.01.3600, pela Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região – Relator Desembargador Federal Souza Prudente – 08/09/2021 -, consoante ementa ora transcrita:

“
CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. EMPRESARIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. REGISTRO DE MARCA. DIREITO DE PREFERENCIA. AUSENCIA DE IMPUGNAÇÃO NA SEARA ADMINISTRATIVA. APRECIAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. CRITÉRIOS DA ANTERIORIDADE E DA TERRITORIALIDADE. EMPRESAS COM ATUAÇÃO NA MESMA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA REJEITADA. SENTENÇA CONFIRMADA.

I – Não se verifica litispendência entre a presente demanda, que objetiva a anulação de registro de marca levada a efeito junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, e ação cominatória em trâmite perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, na qual, embora figurem as mesas empresas, motivadas pela mesma causa de pedir, foram formulados pedidos distintos, consistentes na imposição de obrigação de indenizar e de não fazer à ora promovente.

II – Em homenagem ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, eventual ausência de impugnação, na esfera administrativa, a pedido do registro de marca formulado perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI não tem o condão de inviabilizar o exercício judicial do direito de preferência no uso da marca. Precedente.

III – A orientação jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, para aferição de eventual colidência no uso da marca, “não se pode restringir à análise do critério da anterioridade, mas deve também se levar em consideração os dois princípios básicos do direito marcário nacional: (i) o princípio da territorialidade, ligado ao âmbito geográfico de proteção; e (ii) o princípio da especificidade, segundo o qual a proteção da marca, salvo quando declarada pelo INPI de ‘alto renome’ (ou ‘notória’ segundo o art. 67 da Lei 5.772/71), está diretamente vinculada ao tipo de produto ou serviço, como corolário da necessidade de se evitar erro, dúvida ou confusão entre os usuários” (REsp 1.204.488/RS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 02/03/2011).

IV – Na hipótese dos autos, o uso da marca CHAMAGÁS pela suplicante desde sua constituição, no ano de 1994, confere-lhe o direito de preferência em relação ao registro de marca, levado a efeito pela empresa ré junto Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI nos idos de 2007, do que resulta a nulidade desse registro, por se tratar de empresas que exercem atividade comercial idêntica na mesma base territorial (Estado de Mato Grosso).

V – Apelação desprovida. Sentença confirmada. Inaplicável, na espécie, o art. 85, § 11, do CPC/15, tendo em vista que o julgado recorrido foi proferido ainda na vigência do diploma processual anterior.”
(ID nº 110355960 – Pág. 24/25).

Portanto, não restando demonstrada a prática de qualquer ato ilícito praticado por parte da empresa requerida, especialmente em virtude da nulidade do registro no INPI, não há falar em ressarcimento de quaisquer danos materiais ou morais, sendo que a improcedência dos pedidos da inicial é medida que se impõe.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO INIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
- CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CONFIGURAÇÃO -
ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA
- IMPOSSIBILIDADE - PEDIDO DE REGISTRO FORMULADO PELA AUTORA INDEFERIDO NO INPI - CONCORRÊNCIA DESLEAL E CONFUSÃO DO CONSUMIDOR -
INOCORRÊNCIA - DANOS MORAIS E MATERIAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO
. Diante dos elementos constantes dos autos, suficientes para formar o convencimento do julgador, desnecessária a produção de prova oral, sem que isto consubstancie cerceamento do direito de defesa. A exclusividade do uso da marca é conferida a quem detém a propriedade da marca, a qual somente é adquirida após o registro validamente expedido, nos termos do disposto no artigo 129 da Lei 9.279/96. Se a parte autora não tem direito exclusivo sobre a marca, não pode exigir que a parte ré se abstenha de utilizá-la. Para que fique configurada a violação de marca, é necessário que o uso dos sinais distintivos impugnados possa causar confusão no público consumidor ou associação errônea, em prejuízo ao titular da marca supostamente infringida. Constatada a impossibilidade de confusão entre produtos pelo consumidor, não há que se falar em concorrência desleal.
Sem a configuração do ato ilícito, incabível a pretensão de ressarcimento de quaisquer danos materiais ou morais
.

(TJ-MG - AC: 10000210433348001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 14/07/2021, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/07/2021
) destaquei

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso. No mais, majoro os honorários advocatícios a que foi condenado o apelante, em mais R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022