Tribunal: TJMT
Processo: 1009810-33.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009810-33.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Marca]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FABIANA CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 249.471.408-79 (ADVOGADO), PL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 28.425.828/0001-00 (AGRAVANTE), POLO CONSTRUCOES ELETRICA LTDA - CNPJ: 02.143.698/0001-20 (AGRAVADO), MARCELO HENRIQUE ZANONI - CPF: 297.463.738-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE ATO CUMULADA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – PRELIMINAR – INOBSERVÂNCIA ART. 1.016, IV, DO CPC – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – REJEITADA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – UTILIZAÇÃO DE NOME SIMILAR À DE PROPRIEDADE DA RECORRIDA – REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC PRESENTES – MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não merece acolhimento a preliminar de descumprimento do art. 1.016, IV, do CPC, quando inexistem prejuízos ao regular processamento da demanda e atingido o fim almejado.

Para a concessão da tutela antecipada é necessário que estejam reunidos os pressupostos estabelecidos pelo art. 300 do CPC. No caso dos autos, se vislumbre os requisitos que ensejam o atendimento do pleito liminar.

“(...) Diante da probabilidade do direito, consubstanciado na utilização de marca similar por empresa diversa que atua no mesmo ramo de atividade, e do perigo de dano decorrente da confusão perante o público consumidor e de violação da imagem e identidade da Recorrente, restam presentes os pressupostos necessários para o deferimento de tutela antecipada, visando cessar a utilização indevida. (N.U 1010209-04.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
PL ENGENHARIA LTDA,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Cível do Foro da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Abstenção de Ato Cumulada com Pedido de Antecipação de Tutela n.º 1006291-24.2022.8.11.0041, proposta por
POLO CONSTRUÇÕES ELETRICA LTDA
, deferiu a tutela de urgência, para determinar que a parte Requerida se abstenha de utilizar a marca/expressão “POLO” como elemento diferenciador de seus serviços/produtos postos no mercado de consumo, bem como se ABSTENHA de utilizar a aludida marca em seu nome fantasia e razão social, e ainda por qualquer outro meio que possa vincular a marca a si ou causar confusões entre as empresas.

A Agravante alega, em síntese, que o feito na origem foi proposto pela Agravada, em que pleiteia que àquela se abstenha de fazer “uso do nome empresarial, título de estabelecimento (POLO ENGENHARIA), marca (ENGPOLO ENGENHARIA) ou outras formas que eventualmente sejam utilizadas pela Ré e o termo “POLO” ou qualquer outra que se assemelhe à marca da Autora “POLO CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS ®”.

Sustenta que inexiste probabilidade de direito. Assevera que a “Autora desconhecedora da legislação da proteção do nome empresarial, não tem conhecimento que há esfera administrativa após conhecimento de nomes empresariais de terceiros que considere colidente com a sua empresa poderá interpor o Recurso ao Plenário a Junta Comerciais, que impediria acesso Poder Judiciário efetuado pela Autora, causando transtornos e prejuízos a Ré e perante a máquina do Poder Judiciário”.

Salienta que “a expressão POLO tornou-se comum, evocativa para ramo de serviços, tendo em vista o seu significado”. Argumenta que “a expressão POLO tornou-se comum, desgastado uso comum, pertencendo, portanto, ao domínio público, não podendo ser apropriados a título exclusivo”.

Consigna que “o artigo 124 inciso VI da Lei da Propriedade Industrial ressalva cunho distintivo, podendo estes mesmos elementos citados serem registrados quando acompanhados de outros termos ou revestidos de suficiente forma distintiva, sendo observada a registrabilidade do conjunto formado com relação a esta distintividade e à disponibilidade”.

Ressalta que não existe possibilidade de confusão entre as marcas das partes. Aponta que “não pode a Agravada cindir parte da expressão da Agravante para apenas com esta alegar a existência de REPRODUÇÃO, porque a marca deve ser analisada em seu conjunto, isto é, considerando todas às suas características e peculiaridades”.

Destaca a ausência de dano à Agravada, que sustente a tutela provisória, mas a manutenção do
decisum
“poderá levar a Agravante a ruína”. Aduz que “não basta que as marcas sejam semelhantes e que haja afinidade entre as classes de produtos e serviços, pois para que haja colidência de marcas, é necessária, também, a comprovação da “possibilidade de confusão””.

Com essas considerações, requer seja concedido o efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para cassar o
decisum
,
confirmando a liminar concedida.

A liminar foi indeferida pela decisão de ID. 131172697.

Nas contrarrazões, a Agravada aponta, preliminarmente, o descumprimento pela Agravante, do art. 1.016, IV, do CPC, requerendo a inadmissibilidade do recurso. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso, a manutenção da decisão agravada e a condenação da Agravante em multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – INOBSERVÂNCIA ART. 1.016, IV, DO CPC

A Agravada consignou a inobservância do art. 1.016, IV, do CPC pela Agravante, ao deixar de constar o nome completo de todos os advogados que atuam na causa, pugnando pelo não conhecimento do recurso.

Entretanto, a inobservância do dispositivo mencionado alhures consiste em vício formal, sem força para, por si só, levar ao não conhecimento do recurso, como pretendido pela Agravada, ainda mais se esta ofereceu contraminuta e, portanto, não sofreu prejuízo algum.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTARIO – DECISÃO DEFERITÓRIA DE PEDIDO DE ALIENAÇÃO DE IMÓVEL ARROLADO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR FALTA DE COMUNICAÇÃO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – PROCESSOS ELETRÔNICOS – DESNECESSIDADE – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR ILEGITIMIDADE DA INVENTARIANTE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO RECURSAL – PROVIDÊNCIA QUE INCUMBE À INVENTARIANTE E NÃO AO ESPÓLIO INVENTARIADO (CPC, ART. 619, I) – FALTA DE CORRETA INDICAÇÃO DO NOME DAS PARTES (CPC, ART. 1.016, I) – MERA IRREGULARIDADE FORMAL SANÁVEL – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PRELIMINARES REJEITADAS – AUTORIZAÇÃO DE VENDA DE IMÓVEL ARROLADO EM INVENTÁRIO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE PRÉVIA OITIVA DOS HERDEIROS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO SUFICIENTE DA IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA – PEDIDO INDEFERIDO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. A obrigação de comunicação ao Juízo monocrático sobre a interposição de Agravo de Instrumento só é exigível se os processos não tramitarem na forma eletrônica. 2. Nos termos do art. 619, I, do CPC, incumbe ao inventariante pedir autorização para alienar bem arrolado, e sendo assim o representante legal do Espólio tem legitimidade para figurar no polo passivo de recurso interposto contra decisão deferitória do pedido de alienação. 3. A falta de indicação correta do nome das partes não impede o conhecimento do Agravo de Instrumento se a irregularidade não inviabiliza o exercício do contraditório. 4. O art. 619, I, do CPC, condiciona a autorização de venda de imóvel arrolado em inventário à prévia oitiva dos interessados, entre eles, obviamente, os herdeiros. (N.U 1000273-47.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 09/12/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INDICAÇÃO INCORRETA DO NOME DO ADVOGADO DA AGRAVADA – DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.016, IV, DO CPC, E INOVAÇÃO RECURSAL – PRELIMINARES REJEITADAS – DECISÃO DO STJ NA TUTELA PROVISÓRIA N. 2799 – RESTITUIÇÃO AOS RECUPERANDOS - PRODUTO ARRESTADO OU O MONTANTE EQUIVALENTE - OPÇÃO DA CREDORA PELO DEPÓSITO DO VALOR EM JUÍZO – CÁLCULO – OBSERVÂNCIA À COTAÇÃO NA DATA DO PAGAMENTO E NÃO NA DO ARRESTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Dentre os requisitos para interposição de Agravo de Instrumento está o dever de indicação do nome e endereço completo dos advogados que atuam no processo (art. 1.016, IV, do CPC). Contudo, o não cumprimento desse dispositivo consiste em vício formal, sem força para, por si só, levar ao não conhecimento do Recurso, ainda mais se a parte agravada ofereceu contraminuta e, portanto, não sofreu prejuízo algum.

O argumento do agravante, quanto à aplicação do art. 629 do CC, apresentado apenas no segundo grau não implica no não conhecimento integral do Recurso sob o fundamento de inovação, especialmente quando a discussão principal é sobre a ordem emanada do STJ na TP n 2799.

Se em Tutela Provisória o STJ deferiu pedido liminar para que a agravada disponibilizasse os bens arrestados ou restituísse aos recuperandos o valor correspondente, e ela optou por esta última alternativa, a cotação a ser considerada é a do dia do pagamento e não a do arresto.

Não podem ser ignorados os depósitos dos valores já realizados em juízo consoante o preço dos produtos praticados no mercado naquelas datas. E a apuração de eventual saldo remanescente também deverá observar a cotação do dia do pagamento. (N.U 1026220-40.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 17/03/2021, Publicado no DJE 22/03/2021)

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

A Agravante se insurge contra a decisão que deferiu a tutela de urgência, ao argumento de que “a expressão POLO tornou-se comum, desgastado uso comum, pertencendo, portanto, ao domínio público, não podendo ser apropriados a título exclusivo, bem como que inexiste possibilidade de confusão entre as marcas das partes.

O feito na origem foi proposto pela Agravada, pleiteando tutela de urgência, “para o fim de que a Requerida cesse, IMEDIATAMENTE, o uso do nome empresarial, título de estabelecimento (POLO ENGENHARIA), marca (ENGPOLO ENGENHARIA) ou outras formas que eventualmente sejam utilizadas pela Ré e o termo “POLO” ou qualquer outra que se assemelhe à marca da Autora “POLO CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS ®”, sob qualquer forma e/ou pretexto, em especial, mas não se limitando, em folders, panfletos, anúncios, elementos publicitários, mídia digital, redes sociais ou qualquer outro meio ou suporte até o julgamento final da ação”. (ID. 77669412 - Pág. 36 – autos de origem).

A tutela de urgência foi concedida pelo Juízo
a quo,
contando com a seguinte fundamentação e dispositivo:

“(...) In casu, tenho que os elementos de prova acostados à exordial dão conta, nesse momento processual de cognição sumária, da probabilidade do direito da parte Autora para que seja determinado à Requerida que se abstenha de utilizar o termo “POLO” ou outros que se assemelhem à marca da Autora, isto porque ficou devidamente demonstrado que a Requerente, de fato, atua no mercado de consumo desde 1997, conforme se afere do comprovante de situação cadastral (Id. 77669413) e contrato social juntado (Id. 77669414), assim como restou evidenciado o registro da marca “POLO CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS” pela Requerente perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, tendo como data de depósito 05/03/2012, concessão em 27/10/2015 e respectiva vigência até 27/10/2025 (Id. 77669416).

Ainda, aliado a isso, tem-se o tempo de atuação no mercado de “Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica” corroborado também pelas Notas Ficais de Serviço juntadas (Id. 77669425), sendo certo que a própria concessão do registro da marca precede à constituição da pessoa jurídica Requerida, de forma a prevalecer, ao menos nesta fase, o direito de precedência ao registro em favor da Autora (art. 129, § 1º, da Lei nº 9.279/96). (...)

Dessa forma, estando devidamente comprovados os fatos acima discorridos, é suficiente para o Juízo considerar que, havendo a permanência na utilização pela Requerida do termo “POLO” como marca diferenciadora de seus serviços, e inclusive em seu nome fantasia e razão social, pode gerar dúvidas em eventuais consumidores da Requerente, assim como levá-los a erro, causar confusão entre as empresas e até mesmo haver a presunção de que constituem grupo econômico em razão da mesma marca diferenciadora e do ramo de atuação, de forma que, nesta fase perfunctória, razão pela qual não se mostra passível o registro da marca em questão pela Ré, nos termos do que dispõe o art. 124, V e XIX, da Lei nº 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial), e nem mesmo a utilização ou vinculação da expressão “POLO” a si, seus serviços ou produtos eventualmente fornecidos, se mostrando necessária a imposição da obrigação negativa, porquanto demonstrada a utilização indevida da marca pela parte Ré, de forma que a manutenção no uso gera o risco de eventual confusão ou indução de consumidores a erro, exsurgindo daí, inclusive, o perigo de dano.

Corrobora também, ainda no âmbito do perigo de dano, o fato de que a manutenção da utilização da marca da Autora enseja claro prestígio ao locupletamento ilícito, haja vista se tratar de marca devidamente registrada e utilizada por aquela parte que atua no ramo da elétrica há anos, se mostrando injusto e até mesmo ilegal que a Requerida apenas usufrua dela, em razão do espaço e notoriedade que tomou no mercado de consumo, sem qualquer autorização da parte Promovente e nem mesmo qualquer contraprestação a ela. (...)

ANTE O EXPOSTO, estando devidamente preenchidos os requisitos legais, nos termos do art. 300, do CPC, DEFIRO a TUTELA DE URGÊNCIA vindicada pela parte Requerente para DETERMINAR que a parte Requerida, POLO ENGENHARIA LTDA, se ABSTENHA de utilizar a marca/expressão “POLO” como elemento diferenciador de seus serviços/produtos postos no mercado de consumo, bem como se ABSTENHA de utilizar a aludida marca em seu nome fantasia e razão social, e ainda por qualquer outro meio que possa vincular a marca a si ou causar confusões entre as empresas, até ulterior deliberação judicial, sob pena de recair em multa POR DIA DE DESCUMPRIMENTO, que fixo no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). (...)” (ID. 129027180).

Para ser concedida a tutela de urgência, exige o CPC/15:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, para que seja deferida tutela de urgência, imprescindível situação da qual possa resultar lesão grave e de difícil reparação ao deslinde do processo e, ainda, que haja probabilidade do direito alegado pela parte.

Da análise dos autos, a par de respeitáveis os argumentos da Agravante, tenho por preenchidos tais requisitos. Depreende-se dos fatos narrados na petição inicial e das provas que a acompanham, que a probabilidade do direito se encontra devidamente aclarada nos autos, visto que a Agravada detém o registro da marca “POLO CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS” perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

O perigo de dano ressai da notória existência de prejuízo, como bem destacado pelo
decisum
recorrido, inclusive econômico à Agravada, uma vez que, havendo confusão entre os produtos, face a utilização de caracteres que violam a marca de titularidade da parte agravada, a Agravante acaba por se beneficiar de marca pertencente a terceiro, bem como pode comprometer a confiança dos consumidores quanto aos seus produtos.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO – UTILIZAÇÃO DE MARCA SIMILAR À DE PROPRIEDADE DA RECORRENTE – REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA ANTECIPADA PREENCHIDOS – RECURSO PROVIDO.

Diante da probabilidade do direito, consubstanciado na utilização de marca similar por empresa diversa que atua no mesmo ramo de atividade, e do perigo de dano decorrente da confusão perante o público consumidor e de violação da imagem e identidade da Recorrente, restam presentes os pressupostos necessários para o deferimento de tutela antecipada, visando cessar a utilização indevida. (N.U 1010209-04.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019)

Desta feita, constata-se ser acertada a decisão agravada, razão pela qual não merece reparo.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a decisão agravada tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022