Tribunal: TJMT
Processo: 1023222-15.2016.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023222-15.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Marca]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GIGA BR DISTRIBUIDOR E ATACADISTA LTDA - CNPJ: 10.194.833/0001-94 (APELANTE), SERGIO NERY BARBALHO MAIA - CPF: 827.602.417-34 (ADVOGADO), AME COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES E PRESENTES LTDA - CNPJ: 11.003.297/0001-65 (APELANTE), MARCELO HENRIQUE ZANONI - CPF: 297.463.738-89 (ADVOGADO), PAULO GUSTAVO ZANETTI MORAIS BADAN - CPF: 041.226.919-82 (ADVOGADO), LEONARDO ALENCAR PANTOJA - CPF: 102.511.257-18 (ADVOGADO), AME COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES E PRESENTES LTDA - CNPJ: 11.003.297/0001-65 (APELADO), MARCELO HENRIQUE ZANONI - CPF: 297.463.738-89 (ADVOGADO), PAULO GUSTAVO ZANETTI MORAIS BADAN - CPF: 041.226.919-82 (ADVOGADO), LEONARDO ALENCAR PANTOJA - CPF: 102.511.257-18 (ADVOGADO), GIGA BR DISTRIBUIDOR E ATACADISTA LTDA - CNPJ: 10.194.833/0001-94 (APELADO), SERGIO NERY BARBALHO MAIA - CPF: 827.602.417-34 (ADVOGADO), LUIZ EDGARD MONTAURY PIMENTA - CPF: 721.730.767-87 (ADVOGADO), YURI FANCHER MACHADO CASTRO - CPF: 059.662.297-08 (ADVOGADO), LUIZ EDGARD MONTAURY PIMENTA - CPF: 721.730.767-87 (ADVOGADO), YURI FANCHER MACHADO CASTRO - CPF: 059.662.297-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS
- AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA C/C DECLARAÇÃO DE CONCORRÊNCIA DESLEAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA – ALEGAÇÃO INFUNDADA -
PRELIMINAR REJEITADA
–
VIOLAÇÃO À LEGISLAÇÃO MARCÁRIA –RECONHECIMENTO NO JUÍZO DE ORIGEM - ABSTENÇÃO DE USO – DETERMINAÇÃO MANTIDA - SINAIS CARACTERÍSTICOS (
TRADE DRESS
) INSUFICIENTES –IDENTIDADE DAS EMPRESAS COMPROMETIDA - CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO ERRÔNEA PELO CONSUMIDOR – ALTA PROBABILIDADE - CONCORRÊNCIA DESLEAL, DANOS MORAIS E PREJUÍZOS MATERIAIS NÃO DEMONSTRADOS – NECESSIDADE - ART. 373, INCISO I, DO CPC - HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC -

MAJORAÇÃO DE OFÍCIO
-
RECURSOS NÃO PROVIDOS.

O julgamento antecipado da lide é incentivado pelo próprio ordenamento jurídico, e o indeferimento da complementação probatória não implica em cerceamento de defesa quando essa providência não influencia na resolução da causa.

Se o conjunto de sinais característicos (
trade dress
) não é suficiente para distinguir empresas que exploram a mesma atividade comercial, faz-se necessário determinar a abstenção de uso da marca para evitar a confusão ou a associação errônea pelo público consumidor.

A configuração de concorrência desleal pressupõe a prova da má-fé
na assunção de uma das posturas descritas no art. 195 da Lei n. 9279/96, especialmente o desvio de clientela.

A reparação material exige a efetiva demonstração do prejuízo, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, e a ausência de ato ilícito afasta o argumento de dano moral indenizável.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC)
.

R E L A T Ó R I O

Apelações Cíveis em Ação de Abstenção de Uso de Marca c/c Declaração de Concorrência Desleal e Indenização por Danos Materiais e Morais julgada parcialmente procedente, com a condenação da requerida a se abster de utilizar a marca GIGA e/ou suas variações, sob pena de multa de R$ 50.000,00. Diante da sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa foram rateados entre as partes.

A ré alega cerceamento de defesa uma vez que não lhe foi oportunizado se manifestar sobre a juntada de documentação que influenciaria no julgamento.

Afirma que, apesar de indeferidos os pedidos n. 903926466 e 916983820 pelo INPI em 26/03/2019, solicitou a exclusão dos produtos que motivaram essa negativa, bem como nova análise pelo órgão regulador (protocolo n. 916983820).

Aduz que no caso aplica-se a teoria da distância, visto que atua nesta capital e a autora, no estado de São Paulo.

Entende que a semelhança existente não é capaz de induzir os consumidores a engano ou confusão, já que não há reprodução ou imitação.

Ressalta que outras empresas mantêm seus respectivos registros como GIGA 1, GIGATUDO, GIGA FEIRÃO e GIGAFARMA, e, por conseguinte, o da autora junto ao INPI não teria, por si só, o condão de impedi-la do uso.

Acrescenta que a proteção marcária que a beneficia (a autora) se restringe apenas aos serviços e atividades de supermercado, portanto não lhe confere amplos e irrestritos direitos sobre o nome.

Assinala que, a exemplo de MEGA e SUPER, o termo GIGA é comumente utilizado para designar empreendimentos de grande porte.

A autora, por sua vez, ingressou com Recurso Adesivo em que ressalta ser flagrante na hipótese dos autos a prática de concorrência desleal, e que a crescente confusão mercadológica autoriza a condenação da ré à indenização em quantia suficiente para inibir a reiteração da conduta.

Com esses fundamentos, ambas as litigantes pugnam pela reforma da sentença.

Contrarrazões nos IDs n. 76013512 e 76013533.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

1.

PRELIMINAR

De início, a ré argui cerceamento de defesa visto que não foi intimada a se manifestar sobre os documentos juntados pela parte contrária.

Neste caso o julgamento antecipado não constituiu obstáculo à adequada solução do litígio, pois o
decisum
está amparado em provas sobre as quais foi exercido o contraditório amplo.

Em 21/10/2019, a autora comunicou que obteve o deferimento do Registro de Marca n. 828.248.982 (ID n°. 76013492); a ré se pronunciou somente dois dias depois (ID n°. 76013495), quando juntou à lide diversos extratos de pesquisas sobre anotações no INPI com alguma alusão a “GIGA”.

Diante disso, para evitar decisão surpresa, a autora foi intimada e se manifestou no ID n. 76013500. Com a petição não foi anexada prova alguma. Desse modo, é infundada a arguição da ré.

Nas razões que trouxe, não há sequer indicação do que pretendia provar com a fase instrutória, muito menos informação de qual documento não pôde, em tese, impugnar.

De qualquer maneira, o encadeamento dos fatos revela que qualquer dilação probatória serviria apenas ao prolongamento desnecessário da demanda.

Conclui-se então que a matéria foi enfrentada, e só o desfecho foi diverso do pretendido pela ré. Posto isso, não procede a alegação de cerceamento de defesa.

Rejeito

a preliminar.

2.

RECURSO DA RÉ

Aponta, no mérito, a licitude de seus atos em razão da inexistência de afinidade mercadológica. Contudo, é incontroverso nos autos que ambas comercializam utilidades domésticas, gêneros alimentícios e artigos de uso rotineiro.

Assim, mostra-se irrelevante a tentativa de modificar a classificação técnica atribuída à sua atividade comercial para, com isso, formular novo pedido de registro no INPI.

A autora está legitimamente registrada desde 26/03/2019, o que deve ser respeitado pela ré, que atua no mesmo seguimento empresarial.

Trata-se de garantia sedimentada no art. 129 da Lei n. 9.279/96, segundo a qual “
a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional”.

À vista disso, mesmo que concentrem suas práticas comerciais em Estados diversos (SP e MT), há lei federal que endossa a nacionalidade da marca deferida à autora.

O
trade dress
(conjunto-imagem) das duas lojas é tão similar que conduz sim à colisão de sinais, pois as fachadas são nas cores verde e branco e nelas está grafado “GIGA” em letras maiúsculas.

Essa conclusão é corroborada pelas próprias fotografias que a ré trouxe às fls. 22/25 do ID n. 76013508, as quais atestam a alta probabilidade de confusão pelos clientes.

Não é o simples distanciamento geográfico entre os nichos de atuação das litigantes que permite a coexistência entre elas, ainda mais se considerado que o público consumidor não é estático no território nacional.

Sobre o assunto, seguem julgados do STJ bastante didáticos:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA E DE ABSTENÇÃO DE USO. ELLE / ELLE ELLA. POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA. AUSÊNCIA DE RISCO DE CONFUSÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. TEORIA DA DISTÂNCIA. 1. Ação ajuizada em 18/12/2015. Recurso especial interposto em 4/7/2018. Autos conclusos à Relatora em 20/5/2019. 2. O propósito recursal é verificar a higidez do ato administrativo que concedeu a marca ELLE ELLA à recorrida. 3.
Para que fique configurada a violação de marca, é necessário que o uso dos sinais distintivos impugnados possa causar confusão no público consumidor ou associação errônea, em prejuízo ao titular da(s) marca(s) supostamente infringida(s)
. Precedentes. 4.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, marcas dotadas de baixo poder distintivo, formadas por elementos de uso comum, evocativos, descritivos ou sugestivos, podem ter de suportar o ônus de coexistir com outras semelhantes
. 5.
O fato de existirem diversas marcas em vigor também formadas pela expressão ELLE atrai a aplicação da teoria da distância, fenômeno segundo a qual não se exige de uma nova marca que guarde distância desproporcional em relação ao grupo de marcas semelhantes já difundidas na sociedade
. (...). RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
(REsp n°. 1819060/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 26/02/2020, sem grifos no original).

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL.
AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. DORFLEX / DORALFLEX / NEODORALFLEX. IMPOSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA. CONFUSÃO ENTRE CONSUMIDORES. ASSOCIAÇÃO INDEVIDA
. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. 1. Ação ajuizada em 8/7/2013. Recurso especial interposto em 3/12/2018. Autos conclusos à Relatora em 4/10/2019. 2. O propósito recursal é verificar a higidez dos atos administrativos que concederam as marcas DORALFLEX e NEODORALFLEX à recorrente. 3. Para que fique configurada a violação de marca, é necessário que o uso dos sinais distintivos impugnados possa causar confusão no público consumidor ou associação errônea, em prejuízo ao titular da marca supostamente infringida. Precedentes. 4.
De acordo com as disposições técnicas consolidadas no Manual de Marcas do INPI, "termos que, isoladamente, não possuem distintividade para assinalar os produtos ou serviços reivindicados podem ser combinados de modo a formar conjuntos passíveis de registro em vista do caráter distintivo da combinação resultante
". 5.
Diante do contexto dos autos, e a partir da interpretação conferida à legislação de regência pela jurisprudência consolidada desta Corte, impõe-se concluir que as circunstâncias fáticas da hipótese - grau de semelhança entre as expressões confrontadas, possibilidade de confusão ou associação errônea pelos consumidores, tempo de existência da marca violada, utilização das expressões para designação de produtos afins - impõem o decreto de nulidade dos registros da recorrente
. 6. O reexame de fatos e provas é vedado em recurso especial. Súmula 7/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
(REsp n°. 1848648/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 08/06/2020, sem destaques no original).

Como visto, para o público destinatário não distinguir um serviço do outro e incorretamente os associar não é preciso haver a identidade de expressões.

O uso do termo “GIGA” pelas duas empresas é apenas um dos elementos que arrematam a conclusão de uso indevido de marca registrada.

Esse desfecho está embasado na homogeneidade existente, como exaustivamente já discorrido.

Mas vale reiterar que as inscrições na fachada dos prédios são extremamente parecidas (letras em maiúsculo e combinação das cores verde e branco), e ambas atuam no mesmo ramo comercial.

Essa reunião de fatos impede o acolhimento da pretensão da ré e a aplicação da teoria da distância.

3.

RECURSO DA AUTORA

A autora recorre adesivamente com o objetivo de reformar a parte da sentença que indeferiu seus pedidos de reconhecimento de concorrência desleal e de condenação da ré à indenização por danos materiais e morais.

Ocorre que a constatação dessa prática comercial abusiva pressupõe a demonstração de má-fé na assunção de uma das posturas descritas no art. 195 da Lei n. 9279/96, especialmente o arguido desvio de clientela.

O mesmo acontece em relação às reparações pretendidas (art. 373, inciso I, do CPC).

Não está claro na lide o efetivo prejuízo material suportado. Aliás, a autora busca a indenização independentemente dessa demonstração, como ela própria destacou.

Ainda que se trate de lucros cessantes, são raras as exceções no Código Civil e na jurisprudência pátria que admitem a constatação de dano material presumido. E nesta demanda nem sequer foi apontada alguma peculiaridade que permitisse excepcionar a regra geral de imprescindibilidade de prova.

A quantia que razoavelmente deixou de ganhar pelo propalado enfraquecimento de sua marca também exige cabal quantificação, ausente nos autos.

Posto isso, não faz jus a essa reparação, pois a parte adversa não pode ser condenada a restituir valor que não está minimamente justificado na demanda.

Consoante art. 186 do Código Civil, o direito à indenização por danos morais surge somente quando cometida uma ação contrária à lei. Por conseguinte, é necessária a coexistência de três pressupostos - prática de ato ilícito, ofensa à dignidade da pessoa jurídica e nexo de causalidade entre esses dois elementos.

Não há nos autos demonstração de ato ilícito violador da sua honra subjetiva, da integridade de sua imagem no mercado ou da sua credibilidade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - "
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR CONCORRÊNCIA DESLEAL E DESVIO DE CLIENTELA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
" - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA (...)
CARÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE CONCORRÊNCIA DESLEAL, A TEOR DOS ARTS. 195 E 209 DA LEI N. 9.279/1996 - AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ENCARGO PROBATÓRIO, NA LINHA DA REGRA DO ART. 373, I, DO CÓDIGO PROCESSUAL CIVIL
- MANUTENÇÃO DA SENTENÇA GUERREADA - INCONFORMISMO REJEITADO NO PONTO.

Para fins de configuração de concorrência desleal, compete à parte que a alegar, na forma do art. 373, I, da Lei Adjetiva Civil, demonstrar a prática de atos, pela demandada, que se enquadrem na regra dos arts. 195 e 209 da Lei n. 9.279/1996, ocasionando confusão aos consumidores entre os produtos das envolvidas ou mácula à reputação da prejudicada, sob pena de inviabilizar a concessão de indenização pelo afirmado ilícito
.

Na espécie, a análise do caderno processual não permite concluir, porém, pela existência de uso da marca da autora
("Jojaco")
nas vendas efetivadas pela demandada, nem que esta tenha propositadamente ludibriado os consumidores ou provocado confusão entre seus produtos e os da acionante
.

(...)
. (TJSC, Apelação Cível n. 0301958-49.2015.8.24.0075, de Tubarão, rel. Robson Luz Varella, Segunda Câmara de Direito Comercial, j. 26-05-2020,
sem grifos no original).

AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL E DECLARAÇÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. (...)
CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORA QUE É PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA DO ABALO À IMAGEM E NOME PERANTE TERCEIROS (HONRA OBJETIVA)
. FATOS RELATADOS NA PETIÇÃO INICIAL QUE DIZEM RESPEITO AOS SÓCIOS (PESSOAS FÍSICAS). NÃO SE CONFUNDE A PERSONALIDADE JURÍDICA DOS SÓCIOS COM O DA PESSOA JURÍDICA. CONDENAÇÃO AFASTADA. READEQUAÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2.
Apesar da falha na prestação dos serviços da apelante, os fatos ocorridos não geraram prejuízo à imagem da apelada perante terceiros
, (...)
de modo que o ocorrido se trata de mero dissabor não indenizável
. 3. Considerando a improcedência dos pedidos indenizatórios, não há que se falar em condenação e o ônus sucumbencial deve ser redistribuído entre as partes.4. Recurso conhecido e parcialmente provido
. (TJPR - 11ª C.Cível - 0010954-50.2016.8.16.0026 - Campo Largo -

Rel.: Desembargador Sigurd Roberto Bengtsson -

J. 24.08.2020,
sem destaques no original).

Por fim, em consonância com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)
(AgInt no AREsp nº. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
a ambos os Recursos
e, com amparo no art. 85, § 11, do CPC,
majoro os
honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021