Tribunal: TJMT
Processo: 1021804-29.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021804-29.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Marca]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), ALBERTO DA CUNHA MACEDO - CPF: 536.502.631-49 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), L A SILVA RODNON - ME - CNPJ: 14.689.207/0001-20 (AGRAVANTE), HOTEL PORTO JOFRE PANTANAL NORTE LTDA - EPP - CNPJ: 03.587.266/0001-70 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA REGISTRADA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DECISÃO DEFERITÓRIA DE PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA
PROIBIÇÃO DE USO E MENÇÃO À MARCA REGISTRADA DA EMPRESA AUTORA – MARCAS COM MENÇÃO À REGIÃO DO PORTO JOFRE NO PANTANAL MATOGROSSENSE – MARCA IRREGISTRÁVEL (LEI Nº 9.279/96, ART. 124, IX) –
AUSÊNCIA DE EXCLUSIVIDADE SOBRE O USO DO TERMO – LIMITAÇÃO AOS DIREITOS DO TITULAR DO REGISTRO –
DEMONSTRAÇÃO DE QUE A EMPRESA AUTORA TEVE CONTRA SI DEDUZIDA DEMANDA SIMILAR E DEFENDEU-SE SOB OS MESMOS FUNDAMENTOS DA PETIÇÃO RECURSAL –
AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO PELA EMPRESA AUTORA EM PRIMEIRO GRAU – FALTA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1.

Deve ser reformada decisão deferitória de pedido de antecipação da tutela formulado
para proibir a empresa ré de usar ou mencionar determinada marca registrada da empresa autora
se o termo registrado, no caso, “Porto Jofre”, se refere à localidade geográfica da sede das empresas do ramo hoteleiro, e, assim, não é registrável como marca, nos termos do art. 124, IX, da Lei nº 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1021804-29.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por L. A. SILVA RONDON – ME (POUSADA PORTO JOFRE) contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Abstenção de Uso de Marca Registrada c/c Indenização Por Danos Morais e Materiais
” (Proc. nº 1006260-09.2019.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por HOTEL PORTO JOFRE PANTANAL NORTE LTDA-EPP, acolheu pedido de reconsideração formulado pela autora/agravante e deferiu pedido de antecipação da tutela para ordenar às rés que “
cessem imediatamente o uso das marcas registradas da autora, bem como, congelem o domínio do site www.pousadaportojofre.com.br, e eliminem as expressões indicadas do seu sítio eletrônico, de eventuais fan pages ou similares em redes sociais
”, vedando, ainda, “
quaisquer outras manifestações publicitárias e/ou divulgação
”, sob pena de multa diária de R$ 3 mil (cf. Id. nº 62750964 - pág. 2/7).

A ré/agravante pontua, de início, a falta de urgência para concessão da antecipação da tutela, dizendo que a ação foi ajuizada em 13/02/2019, e, num primeiro momento, nas palavradas da recorrente, “
foi proferida decisão que postergou a análise da tutela provisória de urgência
(...)
para momento posterior à manifestação da ré
”, e agora, mais de um ano e meio depois, sem qualquer fato novo ou fundamento relevante, e ainda sem angularização processual, o MM. Juiz acolheu pedido de reconsideração e “
entendeu por bem deferir a tutela provisória de urgência, para determinar que a agravante deixe de utilizar as marcas registradas
” e também para determinar a suspensão (ou “
congelamento
”) do site da agravante (www.pousadaportojofre.com.br), medida que lhe causa “
severos prejuízos, tendo em vista que a venda dos serviços da agravante ocorre majoritariamente através de seu site na internet
” (cf. Id. nº 62750955 - pág. 3).

Explica que, na petição inicial, a empresa/autora/agravada afirma que, além de determinada marca figurativa (logotipo), é titular da marca nominativa “
Porto Jofre
” e das marcas mistas “
Hotel Porto Jofre Pantanal Norte
” e “
Hotel Pantanal Norte
”, que estão sendo indevidamente usadas pela empresa/ré, cujo nome fantasia é “
Pousada Porto Jofre – Pantanal Norte
”.

Argumenta que na verdade, a expressão “
Porto Jofre
” corresponde ao “
nome que foi atribuído à região onde estão localizados os estabelecimentos comerciais
” das partes, sendo igualmente “f
ato público e notório
” que a expressão “
Pantanal Norte
” se refere à “
identificação geográfica onde está situada a comunidade Porto Jofre
”, onde, inclusive, há “
uma disputa turística
” entre as empresas sediadas na margem norte e na margem sul do rio que corta a região, que “
ganhou notoriedade pela exploração do turismo ecológico, o que envolve a prestação dos serviços de hotelaria para a pesca e a apreciação da fauna local, serviços estes prestados tanto pela agravante como pelo agravado
”.

Aduz que, por este motivo, “
existem inúmeros outros estabelecimentos na região, prestando os mesmos serviços, e utilizando-se das mesmas expressões/indicações geográficas com fins de identificação comercial
”; cita como exemplos as empresas “
Porto Jofre Pantanal – Pousada & Camping
”, “
Pantanal Mato Grosso Hotel
” e “
Santa Rosa Pantanal Hotel
” (cf. Id. nº 62750955 - pág. 6).

Afirma que, ao contrário do assentado pela decisão agravada, “
não há indícios minimamente suficientes nos autos
” de que “
o uso indevido da marca registrada tem causado confusão aos consumidores e prejuízo econômico
” à empresa/autora/agravada, e, assim, “
não estão presentes os requisitos legais autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência
”.

Para além da já afirmada inexistência de perigo da demora, diz que não houve demonstração da probabilidade do direito alegado, notadamente porque o art. 124, IX, da Lei nº 9.279/96 “
proíbe o registro de indicação geográfica como marca de uso exclusivo, fato este que o próprio
(Hotel/autor)
já reconheceu em outra demanda
” contra si ajuizada pela empresa “
Porto Jofre Pantanal Camping Ltda.
” (Proc. nº 53762-68.2013.811.0041 – Código 850736, também em trâmite perante o Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT) – cf. Id. nº 62750955 - pág. 4/10).

Anota, ainda sob essa perspectiva, que o fundamento da presente ação colide frontalmente com a tese de defesa deduzida pela própria recorrida naquela outra demanda contra si ajuizada, em que, nas palavras da recorrente, a recorrida “
defendeu-se alegando que os termos nominativos da marca ‘Porto Jofre’ e ‘Pantanal’ são nomes de localidades geográficas, e que, por isso, é impossível que se adquira a exclusividade sobre os referidos termos
” (cf. Id. nº 62750955 - pág. 10).

Prossegue dizendo que, na contestação apresentada àquela ação, a empresa/agravada disse que, nestas hipóteses, há uma espécie de “
limitação aos direitos do titular do registro
”, citando, inclusive, o caso das empresas instaladas na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro/RJ, vocábulo nominal utilizado por diversos hotéis da região, e frisa que o pedido deduzido naqueles autos foi julgado improcedente justamente em função da acolhida da mencionada tese de defesa, que, segundo a recorrente, é a de que “
a expressão ‘Porto Jofre’ é irregistrável como marca por se tratar de nome de uma localidade
” (cf. Id. nº 62750955 - pág. 11).

Enfatiza que é patente o risco de “
dano inverso
”, posto que “
a proibição do uso da marca e a indisponibilidade do site da agravante afetarão de maneira implacável os seus negócios
”, e que “
a medida se afigura ainda mais perversa em se tratando de um momento de retomada das atividades do turismo, um dos setores mais impactados pelos efeitos decorrentes da pandemia
” (cf. Id. nº 62750955 - pág. 4), pelo que pede, de início, concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seja provido o agravo para que, reformada a r. decisão agravada, seja indeferido o pedido de antecipação da tutela formulado pela empresa/autora (cf. Id. nº 62750955 - pág. 15).

A decisão vinculada ao Id. nº 63362480 admitiu o agravo por instrumento e deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e foi mantida por esta eg. 1ª Câmara de Direito Privado, que desproveu o Agravo Interno interposto pelo Hotel Porto Jofre (cf. Id. nº 71374978).

Nas contrarrazões, o Hotel/agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 67071961).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 07 de maio de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, esta eg. 1ª Câmara de Direito Privado já conheceu da controvérsia, ratificando a decisão deferitória do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, esta que, mesmo no momento de alvorecer processual do art. 1.019, I, do CPC, fez minudente análise das razões recursais e do conjunto probatório dos autos.

Leitura das peças dos autos mostra que, na petição inicial, a autora/agravada Hotel Porto Jofre Pantanal Norte Ltda.-EPP, doravante referido apenas como “
Hotel
”, diz que
“é titular das seguintes marcas, todas já devidamente registradas no INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial: Porto Jofre, Hotel Porto Jofre Pantanal Norte e Hotel Pantanal Norte
”, e que a ré L. A. Silva Rondon –ME (“Pousada”) “
usa, indevidamente, elementos que imitam integralmente as marcas registradas pela autora, a começar pelo nome de fantasia que consta no seu comprovante de inscrição no CNPJ
”, a saber, “
Pousada Porto Jofre – Pantanal Norte
” (cf. Id. nº 18006851 - pág. 2/3 dos autos de origem).

Mostra, também, que, nos idos de 2013, a empresa “
Porto Jofre Pantanal Camping Ltda.
” ajuizou ação “
Cominatória de Abstenção de Uso de Marca Registrada c/c Indenização por Danos Morais
” contra empresa a aqui agravada, Hotel Porto Jofre Pantanal Norte Ltda.-EPP (Proc. nº 53762-68.2013.811.0041 – Código 850736).

Verificam-se da petição inicial daquela demanda os seguintes fundamentos:

“A requerente realizou através do processo administrativo nº
822829355 – RPI 1548
, depósito do pedido de registro da marca
PORTO JOFRE PANTANAL HOTEL
junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial na data 05/09/2000,
passando a ser a detentora do uso exclusivo dessa marca, a contar da data
10/10/2006 até 10/10/2016
, conforme consta do
(DOC. 02)
, anexo.

Ocorre que a requerida, em 14/11/2006, distribuiu o processo administrativo de
nº 828797200 – RPI 1871
, junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial, com o objetivo de registrar a marca
HOTEL PORTO JOFRE PANTANAL NORTE
, sendo tal pedido NEGADO em 26/05/2009 (DOC. 03), com fundamento no art. 124, inciso XIX, da Lei nº 9.279/96 (LPI) que, in verbis:

Art. 124. Não são registráveis como marca:

XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia.”

Ponto que merece destaque, é que para a negativa do pedido de registro de marca da ré, a análise formal realizada pela equipe técnica do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, fez menção direta ao processo administrativo nº 8222829355, no qual foi concedido o direito da autora, ao registro de sua marca, conforme documentos trazidos à baila.

Ciente de que a requerente detinha o direito exclusivo de uso da marca
PORTO JOFRE PANTANAL HOTEL
, a requerida passou a fazer uso comercial da mesma
de forma ilegal
, demonstrando efetiva má-fé em sua conduta” (cf. Id. nº 62750965 - Pág. 3 –
grifos
e
destaques
no original).

Citada para aquela demanda, a empresa lá ré, e aqui agravada (Hotel), representada pelos mesmíssimos advogados, a saber, Alberto da Cunha Macedo (OAB/MT nº 8.074) e Geraldo da Cunha Macedo (OAB/MT nº 7.077), defendeu-se dizendo o seguinte:

“O induzimento do Representante da Ré ao erro é claro, pois a Autora o fez crer que a exclusividade sobre a dita marca era absoluta, quando não é isso que o que a lei prescreve.

É que os termos nominativos da dita marca contêm nome de localidade geográfica, in casu, “PORTO JOFRE” e “PANTANAL”.

Nessa situação, o titular de um registro de marca que utilize tais termos não pode adquirir a exclusividade sobre os mesmos. Trata-se, portanto, de limitação aos direitos do titular do registro, um verdadeiro ônus que deve ser suportado por esse titular.

É o caso, por exemplo, excelência, do termo “COPACABANA”, que é o nome da famosa praia do Rio de Janeiro.

Numa busca rápida junto à base de dados do INPI, encontramos os seguintes registros de marca com o referido termo, todos coexistindo, uns e outros suportando o ônus de usar nome de localidade na sua marca, ou seja, sem exclusividade sobre tal termo”
(cf. Id. nº 62750968 - pág. 9/10).

Ao final, o MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT julgou improcedente o pedido deduzido contra a aqui agravada sob os seguintes fundamentos:

“Com relação ao mérito da demanda, deve ser consignado, desde já, que o objeto da inicial não é a utilização da Logomarca. O reclamo inaugural tem como objetivo a condenação da ré à abstenção de uso e divulgação da marca “Porto Jofre Pantanal Hotel” e o pagamento de indenização por danos morais em razão de uso indevido da marca supracitada, a qual lhe pertence por meio de registro apropriado perante o INPI. (...)

No caso dos autos, verifica-se, através do documento de fl. 28, que a autora teve deferido pelo INPI o uso da marca “Porto Jofre Pantanal Hotel” no país, sob registro nº 822829355, com vigência até 10.10.2016.

Assim, entendo que o autor comprovou o fato constitutivo do seu direito, no que se refere ao fato de ser detentor da marca “Porto Jofre Pantanal Hotel” no país, no segmento hoteleiro. (...)

Inicialmente deve ser consignado que o Parque Nacional do Pantanal Matogrossense foi criado pelo Decreto nº 86.392, de 24 de setembro de 1981, com área de 135.000 há, estando localizado no município de Poconé/MT, na confluência dos rios Paraguai e Cuiabá, no extremo sudoeste do Estado de Mato Grosso, fronteira com o Estado do Mato Grosso do Sul e a Bolívia. A expressão “Porto Jofre” refere-se a uma localidade no município de Poconé/MT, onde termina a estrada trasnspantaneira que integra o Parque Nacional do Pantanal Matogrossense.

Creio, assim, que a expressão “Porto Jofre” seria irregistrável como marca, principalmente quando relacionado a atividades hoteleiras por se tratar de nome de uma localidade, que, por óbvio, tal como os algarismos, nomes genéricos, etc, à falta de associação a qualquer outro elemento, atrai a proibição do inciso II, do art. 124, da LPI. Isso porque aqueles elementos lá arrolados constituem patrimônio comum de toda a coletividade, não podendo ser apropriado de forma exclusiva por quem quer seja.

Acerca da matéria, disciplina o art. 124, II, V e IX, da Lei nº 9.279/96:

“Art. 124. Não são registráveis como marca:

(...) II - letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;

(...) V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos;

IX - indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica; (...).” (grifo nosso)

Pode, por evidente, integrar expressão marcária, quando se tem em vista que, ainda desconhecida de boa parte da população brasileira, o nome “Porto Jofre” não se encontra diluído, como é o caso de cidades famosas, tais como Rio de Janeiro, por exemplo. Assim, se alguém se apropria do signo “Porto Jofre”, inevitavelmente, esse termo será, quase sempre, o elemento nominativo predominante de marcas que lhe acresçam outras palavras que não tenham a mesma força sonora ou gráfica.

Isso conduziria à impossibilidade de concorrentes poderem utilizar o nome de cidades em suas marcas comerciais, por exemplo, o que não pode ser admitido.

No caso dos autos, ao nome “Porto Jofre” foi acrescido as expressões “Pantanal” e “Hotel”, ao que o requerente efetuou o registro da marca “Porto Jofre Pantanal Hotel”.

Destaco que o Pantanal é região que abrange os Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, ao que nem de longe se evidencia justo subtrair de outras pessoas da coletividade o direito ao uso do mencionado nome como partícula integrante de suas marcas comerciais. Por fim, a expressão “Hotel” indica a atividade econômica desenvolvida, não sendo o autor o único autorizado a utilizar a referida partícula.

Por seu turno, os argumentos da parte autora para evocação da exclusividade sobre a marca “Porto Jofre Pantanal Hotel” resumem-se especificamente sobre o registro de marca junto ao DINP, que me parece nulo. (...)

Por conseguinte, nenhuma das partes possui atualmente (...)

Ante todo o exposto, na forma do que estabelece o art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos exordiais”.

Percebe-se muito claramente, pois, a probabilidade do direito alegado pela ré/agravante, pois nem mesmo a autora/agravada e seus advogados concordam com a causa de pedir próxima, tendo ela mesmo discorrido longamente sobre a “
limitação aos direitos do titular do registro
(de)
marca que utilize tais termos
” alusivos “
a nome de localidade geográfica
”, devendo ela, autora/agravada, se sujeitar ao mesmíssimo ônus que impôs à empresa que contra ela demandou sob os mesmos fundamentos, e, assim como os hotéis na praia de Copacabana, deve a autora/agravada coexistir com as demais empresas localizadas na área, “
suportando o ônus de usar nome de localidade na sua marca, ou seja, sem exclusividade sobre tal termo
” (cf. Id. nº 62750968 - pág. 9/10), até porque, ao que tudo indica, trata-se de inobservância da regra do art. 77, II, do CPC.

Pelo exposto, ratificando integralmente a decisão vinculada ao Id. nº 63362480, já referendada pelo acórdão vinculado ao Id. nº 71374978, provejo o recurso para reformar a r. decisão de Primeiro Grau e indeferir o pedido de antecipação da tutela.

Custas recursais pela agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021