Tribunal: TJMT
Processo: 0014237-95.2017.8.11.0055
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014237-95.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CLODOVEU FRANCIOSI - CPF: 475.416.449-00 (APELANTE), VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - CPF: 957.493.811-53 (ADVOGADO), MONSANTO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 64.858.525/0001-45 (APELADO), MARCOS VELASCO FIGUEIREDO - CPF: 407.047.340-87 (ADVOGADO), JOAO CARLOS SIQUEIRA RIBEIRO FILHO - CPF: 046.316.141-61 (ADVOGADO), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO), RAYANE DE BRITO CORREA - CPF: 019.229.101-71 (ADVOGADO), MAXIMILIANO AMARAL DE SOUZA ARRUDA - CPF: 115.483.447-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

CLODOVEU FRANCIOSI

APELADO(S):

MONSANTO DO BRASIL LTDA

APELADO(S):

MONSANTO TECHNOLOGY LLC

E M E N T A:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO
– PRETENDIDA RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE
ROYALTIES
PELA UTILIZAÇÃO, NAS SAFRAS DE 2015/2016 E 2016/2017, “SEMENTES TRANSGÊNICAS SALVAS” DE SAFRA ANTERIOR – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA E
ULTRA PETITA
– REJEIÇÃO – MÉRITO:

PRETENSÃO CONTRÁRIA À TESE PARADIGMA

FIRMADA NO
TEMA IAC Nº 4 DO STJ
– PRETENDIDA SUSPENSÃO DA AÇÃO ATÉ JULGAMENTO DE AÇÃO COLETIVA PARA QUESTIONAR A LEGITIMIDADE/LEGITIMIDADE DA CONCESSÃO DE CARTA DE PATENTE ÀS RÉS – INOVAÇÃO RECURSAL – DESACOLHIMENTO – APELO DESPROVIDO.

De acordo com a jurisprudência pacífica do STJ,
“
não há falar em decisão surpresa quando o magistrado
, diante dos limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fático delineado nos autos, realiza a tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico posto, aplicando a lei adequada à solução do conflito, ainda que as partes não a tenham invocado (iura novit curia) e independentemente de oitiva delas, até porque a lei deve ser do conhecimento de todos, não podendo ninguém se dizer surpreendido com a sua aplicação.”
(AgInt no AREsp 1587128/MG).

E igual modo,
“não há falar em julgamento
extra petita
quando o órgão julgador não afronta os limites objetivos da pretensão inicial, tampouco concede providência jurisdicional diversa da requerida, respeitando o princípio da congruência. Ademais, os pedidos formulados devem ser examinados a partir de uma interpretação lógico-sistemática, não podendo o magistrado se esquivar da análise ampla e detida da relação jurídica posta, mesmo porque a obrigatória adstrição do julgador ao pedido expressamente formulado pelo autor pode ser mitigada em observância aos brocardos da
mihi factum dabo tibi ius
(dá-me os fatos que te darei o direito) e
iura novit curia
(o juiz é quem conhece o direito).”
(STJ – REsp 1605466/SP).

Ao julgar o recurso paradigma REsp nº 1.610.728/RS sob o rito de
Incidente de Assunção de Competência
, a Segunda Seção do STJ firmou a seguinte tese que deu origem ao
Tema IAC nº 4
, segundo o qual
“as limitações ao direito de propriedade intelectual constantes do art. 10 da Lei 9.456/97 – aplicáveis tão somente aos titulares de Certificados de Proteção de Cultivares –
não são oponíveis aos detentores de patentes de produto e/ou processo relacionados à transgenia cuja tecnologia esteja presente no material reprodutivo de variedades vegetai
s.”
(gr. n.)

Diante disso, produtores adquirentes de sementes transgênicas não podem se valer de
“sementes salvas” – ou seja, produtos das sementes de soja transgênica (geneticamente modificadas) que adquirem para safra anterior – para o replantio de novas safras sem a respectiva contraprestação à empresa detentora da propriedade industrial e da respectiva patente.

Não deve ser acolhida a pretensão de suspensão do presente feito para aguardar o julgamento definitivo da Ação Coletiva nº 1002596-43.2017.4.01.3600, proposta pela APROSOJA/MT perante a seção judiciária da Justiça Federal desta Unidade Federativa quando suscitada exclusivamente em sede de apelação, em verdadeira inovação recursal.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

CLODOVEU FRANCIOSI

APELADO(S):

MONSANTO DO BRASIL LTDA

APELADO(S):

MONSANTO TECHNOLOGY LLC

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CLODOVEU FRANCIOSI
contra a sentença proferida na
Ação de Repetição de Indébito
nº 0014237-95.2017.8.11.0055 movida em desfavor de
MONSANTO DO BRASIL LTDA
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais através do qual se pretendia reaver os valores de R$77.755,00 e R$142.647,98, referentes ao pagamento de
royalties
pela utilização, nas safras de 2015/2016 e 2016/2017, de “sementes salvas” – ou seja, produtos das sementes de soja transgênica (geneticamente modificadas)
Intacta RR2 PRO
que adquiriu de revendedores da ré na safra 2014/2015. Em razão disso, a sentença condenou o autor ao pagamento das custas processuais e aos honorários advocatícios arbitrados em 15% do valor atualizado da causa. Na referida sentença, foi ainda admitida a integração da
MONSANTO TECHNOLOGY LLC
no polo passivo da demanda.

Inicialmente, sustenta que a sentença incorreu em decisão surpresa ao arrimar sua conclusão no art.18, inciso III, da Lei nº 9.279/1996 – que não permite a proteção de patentes relacionadas à matéria viva, com exceção aos microorganismos transgênicos – e na suposta necessidade de se proteger o tempo de dedicação e os altos custos dispendidos pelos pesquisadores para o desenvolvimento de uma tecnologias, (o que é vedado pelo art.10 do CPC/15),
ultra petita
, de fundamentação deficiente e contraditória já que, tanto o mencionado dispositivo quanto os referidos argumentos não foram invocados por qualquer das partes, devendo, pois, ser reconhecida sua nulidade.

Alega que, por ser de seu conhecimento que as apeladas são detentoras das patentes da semente de soja transgênica
Intacta RR2 PRO
, já realizou o pagamento dos
royalties
no momento em que as adquiriu, cumprindo sua contraprestação pela aquisição da tecnologia, não podendo admitir que se exija o pagamento de novos
royalties
sobre as chamadas “sementes salvas”, quais sejam, aquelas que foram colhidas de sua própria produção e utilizadas como semente para uma nova safra própria.

Aduz que, diversamente do que concluiu a sentença, a regra do art.18, inciso III, da Lei nº 9.279/96 não contradiz a regra do art.43, inc. VI da mesma lei – que permite a terceiros, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, que utilizem, ponham em circulação ou comercializem o produto –, tampouco a do art.10, inciso I, da Lei nº 9.456/97 (Lei de Proteção de Cultivares) pois o que a
Lei de Propriedade Industrial
proíbe é que seja realizada a multiplicação ou propagação comercial de produto patenteado.

Alega não ter descumprido tal regra posto que não realizou a venda do produto a terceiros, mas apenas reservou parte do produto de safra passada para replantio próprio.

No mais, por considerar que a sentença se embasa na
carta patente de invenção 0016460-7
, e que a legitimidade da concessão da referida carta pelo INPI está
sub judice
na Ação Coletiva nº 1002596-43.2017.4.01.3600, ajuizada pela APROSOJA/MT contra as apeladas, em trâmite perante a 2ª Vara Federal da Seção Judiciária deste Estado de Mato Grosso, requer a anulação da sentença, a fim de se aguardar o julgamento da referida ação.

Por fim, pleiteia que este Tribunal se pronuncie expressamente sobre os artigos 2º, 10, 11, 141, 489, 490, 492 e 493, todos do CPC/73; art.93, inciso IX, da CF; art.10 da Lei nº 9.456/97; e aos artigos 18, 42 e 43, todos da Lei nº 9.279/96, para fins de prequestionamento.

Contrarrazões consoante documentos de IDs. ns. 4969693, 4969694, 4969695, 4969696 e 4969908
.

Em decisão de ID. n. 6027154 foi determinado o sobrestamento do presente apelo em razão de encetar questão afetada como representativa de “
controvérsia grande repercussão social
” a ser apreciada no REsp nº 1.610.728/RS sob o rito dos
Incidentes de Assunção de Competência – IAC, Tema nº 4
, ainda pendente de julgamento à época.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA):

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o apelante suscita preliminarmente a ocorrência de nulidade da sentença por ter incorrido em decisão surpresa e
ultra petita
já que os fundamentos nela expostos não foram suscitados pela parte autora, tampouco pela parte ré.

No entanto, tal argumento não prospera, posto que o magistrado decide a lide consoante os fatos apresentados, ainda que utilize outros fundamentos legais que não suscitados pelas partes.

Isso porque, de acordo com a jurisprudência pacífica do STJ,
“
não há falar em decisão surpresa quando o magistrado
, diante dos limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fático delineado nos autos, realiza a tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico posto, aplicando a lei adequada à solução do conflito, ainda que as partes não a tenham invocado (iura novit curia) e independentemente de oitiva delas, até porque a lei deve ser do conhecimento de todos, não podendo ninguém se dizer surpreendido com a sua aplicação.”
(AgInt no AREsp 1587128/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 02/04/2020)

E igual modo,
“não há falar em julgamento
extra petita
quando o órgão julgador não afronta os limites objetivos da pretensão inicial, tampouco concede providência jurisdicional diversa da requerida, respeitando o princípio da congruência. Ademais, os pedidos formulados devem ser examinados a partir de uma interpretação lógico-sistemática, não podendo o magistrado se esquivar da análise ampla e detida da relação jurídica posta, mesmo porque a obrigatória adstrição do julgador ao pedido expressamente formulado pelo autor pode ser mitigada em observância aos brocardos da
mihi factum dabo tibi ius
(dá-me os fatos que te darei o direito) e
iura novit curia
(o juiz é quem conhece o direito).”
(STJ - Terceira Turma – REsp 1605466/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, j. em 16/08/2016, DJe 28/10/2016).

Ainda que assim não o fosse, consoante o
caput
do art.1.013 do CPC/15, a apelação devolve ao juízo
ad quem
o conhecimento e apreciação de todas as questões decididas pelo juízo de origem.

Assim, nada impede que o apelante rebata de todas as formas admissíveis em direito as conclusões do julgado impugnado que pretende ver revertido.

Consequentemente,
rejeito a prejudicial
de nulidade da sentença.-

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A questão controvertida reside em saber se o produtor que adquiriu sementes de soja transgênica
Intacta RR2 PRO
patenteadas pelas rés, pagando na ocasião os respectivos
royalties
fica obrigado a pagar novos
royalties
sobre as chamadas “sementes salvas”, quais sejam, aquelas que foram colhidas de sua própria produção e utilizadas como sementes para uma nova safra própria.

Neste particular, vale lembrar que, como já destacado, ao receber caso análogo em discussão no REsp nº 1.610.728/RS, a Ministra Nancy Andrighi propôs a afetação do referido recurso como representativo de questão com “
grande repercussão social
”, o que foi aceito pela Segunda Seção do STJ, a qual assumiu incidentalmente, em sessão do dia 16/04/2018, a sua competência para dirimir a seguinte tese:

“Definir se é possível conferir proteção simultânea - pelos institutos da patente de invenção (Lei 9.279/96) e da proteção de cultivares (Lei 9.456/97) - a sementes de soja Roundup Ready, obtidas mediante a técnica da transgenia, e, como corolário,
se é ou não facultado aos produtores rurais o direito de reservar o produto de seu cultivo para replantio e comercialização como alimento ou matéria prima
, bem como o direito de pequenos agricultores de doar ou trocar sementes reservadas no contexto de programas oficiais específicos.”
(TEMA/IAC nº 4 – gr.n.)

Ao julgar o recurso paradigma, o STJ firmou a seguinte tese:

“As limitações ao direito de propriedade intelectual constantes do art. 10 da Lei 9.456/97 - aplicáveis tão somente aos titulares de Certificados de Proteção de Cultivares - não são oponíveis aos detentores de patentes de produto e/ou processo relacionados à transgenia cuja tecnologia esteja presente no material reprodutivo de variedades vegetais.”

Para tanto, o voto de relato, condutor do veredicto final, trouxe as seguintes ponderações:

“[...]

5. DA DUPLA PROTEÇÃO. REGIMES JURÍDICOS DISTINTOS.

Um dos argumentos defendidos pelos recorrentes é o de que a Lei 9.456/97 veda, em seu art. 2º, a dupla proteção. As variedades vegetais, segundo argumentam, apenas podem ser protegidas pelas diretrizes nela contidas, excluída a incidência de qualquer outro instrumento legal.

Asseveram, nesse passo, que a aplicação desse diploma deve prevalecer sobre os ditames da Lei de Propriedade Industrial, o que garantiria aos sojicultores brasileiros, segundo o art. 10 da LPC, o direito de reservar sementes para replantio e comercialização como alimentos ou matéria-prima, ao mesmo tempo em que aos pequenos produtores rurais também seria permitido doar e trocar sementes dentro de programas oficiais específicos.

Importante consignar que as situações previstas no precitado artigo não têm correspondência no atual regime de proteção patentária instituído pela Lei 9.279/96.

É dizer, tais limitações, impostas ao direito do titular do Certificado de Proteção de Cultivar, por não estarem elencadas na LPI, não podem, automaticamente, ser aplicadas ao detentor de patentes, sob pena de restringir indevidamente os direitos que a lei lhe confere.

Deve-se notar que, tratando-se de controvérsia acerca do alcance de direitos de propriedade intelectual, é essencial haver, de fato, um direito devidamente reconhecido como tal pela autoridade competente, a fim de que se possa determinar o alcance de sua proteção.

No que concerne a variedades vegetais, conforme assentado linhas atrás, os direitos de proteção se efetivam mediante a concessão de Certificado de Proteção de Cultivar, expedido pelo Serviço Nacional de Proteção de Cultivares.

Assim, a primeira conclusão a que se poderia chegar é que, ausente notícia acerca da existência de tal certificado em favor das recorridas, não haveria sequer viabilidade jurídica de se analisar a questão sob a ótica da tutela de cultivares, uma vez que não cabe ao Poder Judiciário decidir, em abstrato, pela aplicação de um ou de outro diploma legal.

Consequentemente, as exceções previstas na lei específica, incluindo aquelas alegadas pelos recorrentes e conhecidas como ‘privilégio do agricultor’, não haveriam de irradiar seus efeitos na hipótese.

De todo modo, ainda que se reconhecesse a existência de direitos de propriedade intelectual sobre a soja Roundup Ready derivados também da Lei 9.456/97 (LPC), os argumentos dos recorrentes acerca da incidência exclusiva desse diploma legal à espécie não devem prosperar.

Patentes e proteção de cultivares, como visto, são diferentes espécies de direitos de propriedade intelectual, que objetivam proteger bens intangíveis distintos. Não há, por isso, incompatibilidade entre os estatutos legais que os disciplinam, tampouco prevalência de um sobre o outro, pois se trata de regimes jurídicos diversos e complementares, em cujos sistemas normativos inexistem proposições contraditórias a qualificar uma mesma conduta.

A marcante distinção existente entre um regime e outro compreende desde o objeto protegido – novas cultivares, pela LPC; processos e produtos biotecnológicos (microrganismos transgênicos), pela LPI – passando pelo alcance da proteção, pelas exceções oponíveis aos titulares dos direitos, pelos requisitos necessários à outorga da tutela jurídica, pelo órgão responsável pela análise e emissão do título protetivo, pelo prazo de duração do privilégio, dentre outros.

Não se pode negar, entretanto, que o art. 2º da LPC impede o que se convencionou chamar de dupla proteção. Segundo esse dispositivo,
‘a proteção dos direitos relativos à propriedade intelectual referente a cultivar se efetua mediante a concessão de Certificado de Proteção de Cultivar, considerado bem móvel para todos os efeitos legais e única forma de proteção de cultivares e de direito que poderá obstar a livre utilização de plantas ou de suas partes de reprodução ou de multiplicação vegetativa, no País’
.

A existência dessa norma, como já delineado anteriormente, decorre diretamente da obrigação internacional assumida pelo Brasil ao ratificar a Ata de 1978 da União para a Proteção das Obtenções Vegetais, que proíbe os países membros de lhes conferir dupla proteção.

Isso quer dizer que uma mesma variedade vegetal não pode ser protegida simultaneamente por uma patente e por um direito sui generis, tal qual o direito de proteção de cultivares. De acordo com o art. 2, 1, da Convenção UPOV 1978, cada Estado da União pode reconhecer o direito do obtentor mediante a outorga de um título especial de proteção ou de uma patente. Porém, caso a legislação nacional admita a proteção em ambas as formas, deverá aplicar apenas uma delas a um mesmo gênero ou a uma mesma espécie botânica.

É exatamente esse o escopo da norma do art. 2º da LPC. Conforme explica DENIS BORGES BARBOSA, ‘a proteção de uma variedade de planta por cultivar exclui a proteção do mesmo objeto por patente’ (Tratado de Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018, vol. IV, p. 234, sem destaque no original).

A lei proíbe, portanto, que a variedade vegetal – ou seja, ‘o mesmo objeto’ – seja protegido também pela concessão de carta-patente.

Ocorre que, ao contrário do que defendem os recorrentes, o âmbito de proteção a que está submetida a tecnologia desenvolvida pelas recorridas não se confunde com o objeto da proteção prevista na Lei de Cultivares: as patentes não protegem a variedade vegetal, mas o processo de inserção e o próprio gene por elas inoculado na semente de soja.

DENIS BARBOSA elucida o ponto:

Veja-se que a tecnologia em questão não afeta a semente em si (salvo o aspecto de resistência ao glifosato), e muito menos a colheita. A patente não cobre a semente como um todo. Não existe [...] nenhuma patente de semente da Monsanto no tocante à tecnologia RR1. Salvo pelo produto (elemento transgênico) patenteado pela Monsanto, toda semente está em domínio público.
(
Dois estudos sobre os aspectos jurídicos do patenteamento da tecnologia Roundup Ready no Brasil
. PIDCC, Aracaju, Ano III, Edição 7/2014, Out/2014, p. 437).

Ou, em outros termos, a proteção da propriedade intelectual na forma de cultivares (LPC) abrange o material de reprodução ou multiplicação vegetativa da planta inteira, enquanto o sistema da LPI protege, especificamente, o processo inventivo ou o material geneticamente modificado, sendo certo que
‘processos de produção de plantas geneticamente modificadas são considerados patenteáveis, uma vez que não há restrição na LPI’
(PLAZA, Charlene Maria C. De Ávila.
Exclusões de patentes do material genético – análises entre as Leis Nacional/Regional de Propriedade Intelectual
. Revista Internacional de Direito Ambiental, Caxias do Sul (RS), v. 1, n. 2, p. 35-62, maio/ago. 2012).

Quanto ao ponto, parece oportuno esclarecer os conceitos de cultivar e de microrganismo transgênico, cada qual protegido por um estatuto jurídico distinto:

Cultivares

O Glossário de biotecnologia vegetal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento define cultivar como uma
“variedade cultivada de planta, a qual se distingue por características fenotípica e que, quando multiplicada por via sexual ou assexual, mantém suas características distintivas”
(Torres, Antonio Carlos et al. Brasília: Embrapa Hortaliças, 2000).

De acordo com o conceito trazido pela Lei 9.456/97, cultivares podem ser consideradas espécies de plantas sobre as quais foi realizada alguma melhoria, por meio da ação humana, que tenha resultado da alteração de alguma de suas características ou da introdução de características novas capazes de torná-las distintas de outras variedades da mesma espécie. Além de distintividade, devem apresentar homogeneidade e estabilidade.

O conceito técnico está previsto no art. 3º, IV, da LPC:

Art. 3º Considera-se, para os efeitos desta Lei:

[...]

IV - cultivar: a variedade de qualquer gênero ou espécie vegetal superior que seja claramente distinguível de outras cultivares conhecidas por margem mínima de descritores, por sua denominação própria, que seja homogênea e estável quanto aos descritores através de gerações sucessivas e seja de espécie passível de uso pelo complexo agroflorestal, descrita em publicação especializada disponível e acessível ao público, bem como a linhagem componente de híbridos;

Microrganismos transgênicos

A LPI os conceitua como organismos (à exceção do todo ou parte de plantas e animais) que, mediante intervenção humana direta em sua composição genética, expressem características normalmente não alcançáveis pela espécie em condições naturais. Eis a definição legal:

Art. 18. [...]

[...] Parágrafo único. Para os fins desta Lei, microorganismos transgênicos são organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais, que expressem, mediante intervenção humana direta em sua composição genética, uma característica normalmente não alcançável pela espécie em condições naturais.

Na medida em que a lei veda o patenteamento do
‘todo ou parte de seres vivos’
(art. 18, III, parte inicial, da LPI), tem-se que microrganismos transgênicos constituem os
‘únicos elementos constitutivos de seres vivos que, pela lei brasileira, serão objeto de patente contendo reivindicação de produto’
(BARBOSA, Pedro M. N. e BARBOSA, Denis Borges. O Código da Propriedade Industrial conforme os Tribunais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017, vol. I, p. 259).

Ou, nos termos informados em material publicado pelo próprio INPI, ‘a Lei 9.279, pelos comandos citados, estabelece um marco divisório nítido: nem plantas nem animais superiores são patenteáveis no Brasil; as tecnologias, porém, relacionadas à manipulação genética envolvendo microorganismos tornaram-se inequivocamente passíveis de patenteamento’ (e-STJ fl. 2699).

Definido, portanto, o objeto da proteção contida em cada diploma normativo, passa-se ao exame da pretensão dos recorrentes – não pagamento de royalties às recorridas nas hipóteses de reserva de sementes para replantio e comercialização como alimento ou matéria-prima e possibilidade de, tratando-se de pequenos agricultores, doar ou trocar sementes entre si – a partir das limitações legais previstas no art. 18, III, 42, II, e 43, VI, da LPI.

6. PRINCÍPIO DA EXAUSTÃO. REPRODUÇÃO DE SEMENTES QUE CONTÊM GENE E/OU PROCESSO PATENTEADO
.

Uma vez concedida a patente, a LPI, em seu art. 42, garante ao titular o direito de impedir que terceiros façam uso do produto (inc. I) ou do
‘processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado’
(inc. II).

Quanto à proteção conferida ao processo patenteado, DENIS BORGES BARBOSA enfatiza que,
‘como em todos demais sistemas nacionais sob a regra de TRIPs, a patente de processo protege o produto resultante do processo; e não há qualquer vedação de patentes de processo de plantas ou animais’
(in Proposta para regular a intercessão patente/cultivar. Sem destaque no original. Disponível em www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/economia/patente_cultivar.pdf).

A lição de CHARLENE PLAZA merece destaque:

A violação da patente depende da natureza dos bens jurídicos. Se, de fato, a propriedade legal do titular das sementes é a transgenia, ou, no máximo, apenas a composição do genoma da planta e da transgenia, então logo que a semente germina, a patente é violada. Isso porque cada célula da planta terá uma cópia do objeto da propriedade legal de que o titular poderá impedir terceiros de fabricar e utilizar sem o seu consentimento.
(PLAZA, Charlene Maria C. De Ávila.
Exclusões de patentes do material genético – análises entre as Leis Nacional/Regional de Propriedade Intelectual
. Revista Internacional de Direito Ambiental, Caxias do Sul (RS), v. 1, n. 2, p. 35-62, maio/ago. 2012)

Por outro lado, o art. 43 do mesmo diploma normativo estabelece diversos limites ao exercício dos direitos do titular. As limitações listadas em seus incisos consistem em verdadeira autorização para que terceiros utilizem o objeto da patente, independentemente de autorização, sem que se possa impedi-lo ou dele exigir qualquer contraprestação pecuniária.

No que interessa à hipótese, verifica-se que o inciso VI desse dispositivo afasta do espectro protetivo da lei, quando se tratar de ‘patentes relacionadas com matéria viva’ – hipótese dos autos –, o uso de produto patenteado ‘que haja sido introduzido licitamente no comércio’ por seu próprio detentor ou por seu licenciado.

É a positivação do que se convencionou chamar de ‘princípio da exaustão’:

É a doutrina segundo a qual uma vez que o titular tenha auferido o benefício econômico da exclusividade (‘posto no comércio’), através, por exemplo, da venda do produto patenteado, cessam os direitos do titular da patente sobre ele. Resta-lhe, apenas, a exclusividade de reprodução.
(BARBOSA, Pedro M. N. e BARBOSA, Denis Borges.
O Código da Propriedade Industrial conforme os Tribunais
. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017, vol. I, p. 598).

Assim, em regra, uma vez que o adquirente tenha obtido o produto colocado licitamente no mercado, com o consentimento do titular, esgota-se o direito de patente sobre aquele produto específico e, via de consequência, não mais poderão ser opostas, dali em diante, a quem quer que seja, as vedações do art. 42 da LPI na futura exploração comercial do bem.

Todavia, e aqui reside ponto fundamental da presente controvérsia, a parte final do inc. VI do art. 43 da LPI expressamente prevê que não haverá exaustão na hipótese de o produto patenteado ser “utilizado para multiplicação ou propagação comercial da matéria viva em causa”.

A toda evidência, a opção legislativa foi a de deixar claro que a exaustão, quando se cuida de patentes relacionadas à matéria viva, atinge apenas a circulação daqueles produtos que possam ser enquadrados na categoria de matéria viva não reprodutível, circunstância que não coincide com o objeto da pretensão dos recorrentes.

O exemplo utilizado por BARBOSA e BARBOSA é esclarecedor:

Quem compra a espiga de milho, protegida por processo de reprodução, pode comer, vender, fazer pipoca ou enfeite de sala de jantar. Pode até mesmo plantar o milho num potinho na varanda. Mas não pode tornar-se competidor do titular da patente, reproduzindo milho para fins comerciais.
(op. cit., p. 611).

NUNO PIRES DE CARVALHO ilustra a situação comentando julgado da Suprema Corte dos Estados Unidos:

O Tribunal entendeu que o agricultor não era protegido pela exaustão no caso de guardar sementes de uma colheita e replantá-las em seguida, posto que a exaustão não serve de argumento para permitir que o comprador produza os bens protegidos a partir daqueles que adquiriu. Na verdade, ao ‘replantar’, o agricultor não está plantando os artigos que comprou, mas sim plantando – pela primeira (e única) vez – os artigos que ele produziu a partir dos artigos que comprou. A exaustão só se dá quanto aos artigos que ele comprou, e não quanto aos que ele produziu. Assim, por meio de contrato, o titular (no caso, de uma patente) pode negar ao agricultor a exceção da UPOV, e este não pode alegar a exaustão em seu favor.
(
Acordo TRIPS Comentado
. 2ª edição. Versão para Kindle, p. 603).

Acerca do tema, vale também a leitura da exposição detalhada por CHARLENE PLAZA:

No Brasil não há aplicação da exaustão de direitos quando o produto patenteado seja utilizado para multiplicação ou propagação da matéria viva em causa. Tal norma possibilita que terceiros, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem, ponham em circulação ou comercializem um produto patenteado que haja sido introduzido licitamente no comércio (interno ou externo) pelo detentor da patente ou por detentor de licença, desde que o produto patenteado não seja utilizado para multiplicação ou propagação comercial da matéria viva em causa.
(PLAZA, Charlene Maria C. de Ávila.
Das patentes aos royalties – o caso da soja transgênica da Monsanto
. In Revista de propriedade intelectual: direito contemporâneo e constituição. Aracaju, 2012, n. 1, p. 9)

DENIS BARBOSA é categórico ao afirmar que
“a exaustão não se aplica, no Brasil, quando o produto patenteado seja utilizado para multiplicação ou propagação comercial da matéria viva em causa”
(Dois estudos sobre os aspectos jurídicos do patenteamento da tecnologia Roundup Ready no Brasil. PIDCC, Aracaju, Ano III, Edição 7/2014, Out/2014, p. 425).

Nessa linha intelectiva, entender que os agricultores representados pelos recorrentes possuem o direito de reservar o produto da soja RR (que contém tecnologia patenteada pelas recorridas) para replantio e posterior comercialização, bem como o de doar ou trocar essas sementes, equivale a esvaziar o conteúdo normativo do dispositivo em questão, tornando-o letra morta, o que se revela inadmissível do ponto de vista técnico-jurídico.

7. CONCLUSÕES: PROTEÇÃO DOS DIREITOS DO INVENTOR EM FUNÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE PROCESSO OU PRODUTO RELACIONADO À TRANSGENIA.

De tudo o que foi até aqui exposto, é possível extrair-se algumas conclusões.

Como as patentes em questão foram concedidas em razão da inserção de um gene que conferiu à planta uma função distinta da que naturalmente possuía, os direitos do titular do privilégio vão incidir sobre o atributo inoculado (que confere resistência ao glifosato) e, via de consequência, tendo a planta sido reproduzida e a nova geração conservado tal atributo, sobre ele também devem se projetar os direitos de exclusiva.

Os possíveis desdobramentos do alcance da proteção são esmiuçados por BRUCH, VIEIRA E DEWES:

Se o inventor inserir um novo atributo em uma planta existente, tal como um novo gene com nova função, seu direito de propriedade industrial se restringe ao atributo inserido nesta e não se expande para toda a planta modificada. As outras plantas da mesma espécie que não receberam este novo atributo também continuarão não pertencentes a ele. Deste direito surgem três situações [...]:

1) Se esta planta com o novo atributo se replica, conservando nas plantas-filhas o atributo inserido originalmente, sobre este atributo tem o titular do DPI sua titularidade. Se esta planta replicada for utilizada por causa do atributo protegido, é lógico que este atributo dá ao seu titular o direito de cobrar pelo seu uso.

2) Contudo, se esta planta com o novo atributo for cultivada e o atributo inserido nela não permanecer na planta ou não for utilizado pelo usuário da planta, pode-se concluir que não cabe ao inventor do atributo reivindicar a cobrança de royalties pelo uso do novo atributo protegido.

3) Ademais, se esta planta com o novo atributo ou os produtos derivados dela forem utilizados, sendo que neste uso é irrelevante o novo atributo, não cabe ao inventor do atributo direito de cobrar sobre o seu uso.

[...]

Contudo, deve-se deixar claro que, em existindo o atributo protegido em uma planta, mesmo que esta planta em si seja protegida por terceiro, a existência desse atributo confere ao seu titular o direito de cobrar royalties pelo seu uso, bem como ao titular da proteção da cultivar
. (BRUCH, Kelly Lissandra; VIEIRA, Adriana Carvalho Pinto e DEWES, Homero.
A propriedade industrial: dupla proteção ou proteções coexistentes sobre uma mesma planta
. In Propriedade intelectual e inovações na agricultura. Org.: Antônio Márcio Buainain, Maria Beatriz Machado Bonacelli, Cássia Isabel Costa Mendes. Brasília; Rio de Janeiro: CNPq, FAPERJ, INCT/PPED, IdeiaD; 2015, p. 314).

Ou, na lição de PLAZA e CARRARO,
‘pela regra do art. 42, inciso II, da Lei nº 9.279/96, tem-se que um titular de patente de invenção, cuja proteção abarca novo atributo de uma planta, tal como um gene com nova função, tem o direito de explorar com exclusividade essa planta no Brasil ou vedar que terceiros a utilizem comercialmente, sem sua autorização’
(PLAZA, Charlene Maria C. de Ávila e CARRARO, Fábio.
Propriedade Intelectual – patentes e cultivares
. In Propriedade intelectual na agricultura. Coord.: PLAZA, DEL NERO, TARREGA e SANTOS. Belo Horizonte: Fórum, 2012, p. 131).

Sobreleva consignar que o afastamento dos direitos conferidos aos titulares de patentes devidamente concedidas – como objetivam os recorrentes – teria aptidão para, além de malferir as disposições de direito interno consubstanciadas na LPI, frustrar compromissos assumidos pelo Brasil no âmbito da Organização Mundial do Comércio, pois resultaria em descumprimento do quanto estabelecido no art. 28, 1, do Acordo TRIPs, que estipula as garantias asseguradas ao inventor.

O ‘privilégio do agricultor’ previsto na LPC, portanto, não é oponível ao titular de patentes de produto e/ou processo na hipótese de ser utilizada a matéria viva a elas relacionada para fins de multiplicação ou propagação comercial, pois não se trata de limitação estabelecida aos direitos tutelados pelo regime jurídico sobre o qual está assentado o sistema de patentes adotado pelo Brasil.

A tese defendida pelos recorrentes parte de um pressuposto manifestamente equivocado: o de querer fazer incidir às recorridas, titulares de direitos garantidos por cartas-patentes, as limitações previstas, exclusivamente, a detentores de certificados de proteção de cultivares
.

De se referir, outrossim – o que corrobora a ausência de previsão no ordenamento jurídico vigente acerca das limitações postuladas pelas recorrentes sobre os direitos de propriedade intelectual das recorridas –, a existência de estudos, elaborados por doutrinadores especialistas na área, por meio dos quais se propõe, justamente, que a LPI seja modificada para que se faça nela constar normas restritivas que deem suporte a reivindicações como as aqui deduzidas.

É o caso dos seguintes artigos, de lavra, respectivamente, do Professor DENIS BORGES BARBOSA e da Professora CARLA EUGENIA CALDA BARROS:
Proposta para regular a intercessão patente/cultiva
r (disponível em www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/economia/patente_cultivar.pdf) e
A sobreposição dos direitos de propriedade intelectual em biotecnologia: patentes e cultivares. Modificações dos artigos 43 e 70 da Lei 9.279, de 14 de maio de 1996
(In
Proteção Jurídica para as Ciências da Vida: Propriedade Intelectual e Biotecnologia
. IBPI, 2012, pp. 81/172).

A pretensão dos recorrentes, portanto, exigiria inovações normativas de lege ferenda.

A título de consideração final, impõe-se assentar que, muito embora a adoção em larga escala do cultivo de plantas modificadas por meio de transgenia venha acompanhada de uma série de questionamentos de natureza econômica, social, ambiental, alimentar e político-ideológica, o Poder Judiciário – sobretudo em sede de recurso de fundamentação vinculada, versando sobre questões restritas ao âmbito de sistemas protetivos de direitos de propriedade intelectual – não constitui a arena adequada para o enfrentamento dessas questões, não podendo elas servirem como condicionantes das razões de decidir do julgador.

No que concerne à alegação usualmente feita de que os direitos de propriedade intelectual criam monopólios, ainda que temporários, é importante lembrar que existem sensíveis diferenças entre seus efeitos e o funcionamento da proteção à propriedade intelectual (quanto à matéria, confira-se o estudo conduzido por ROBERT M. SHERWOOD, in
Propriedade intelectual e desenvolvimento econômico
. São Paulo: EDUSP, 1992).

Segundo SHERWOOD (op. cit., pp. 60/62), a propriedade intelectual, como explanado no decorrer deste voto em relação às patentes, cria, tão somente, o direito de impedir/excluir terceiros do uso de um
produto
ou
processo específico
. O monopólio, por outro lado, se relaciona à capacidade de excluir qualquer produto ou processo de um determinado
mercado
, sendo notório que, no caso dos autos, a soja com a tecnologia patenteada pelas recorridas não se trata de produto que equivalha à totalidade do mercado brasileiro desse grão. De um lado, o Registro Nacional de Cultivares do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (RNC) aponta, em 11/4/2019, mais de duas mil ocorrências para cultivares de soja; de outro, DENIS BARBOSA informa que
‘haveria pelo menos 75 cultivares com características de serem resistentes ao glifosato, mas este número compreende variedades que não são da Monsanto’
(
Dois estudos sobre os aspectos jurídicos do patenteamento da tecnologia Roundup Ready no Brasil
. PIDCC, Aracaju, Ano III, Edição 7/2014, Out/2014, p. 431).

Ainda que se assuma como premissa que um novo mercado possa surgir como mera consequência de um único invento protegido, o que sucede é que o acesso a ele não estaria vedado senão em razão de deficiências técnicas, atribuíveis aos próprios potenciais competidores, em desenvolver produtos dotados de capacidade concorrencial. As barreiras à entrada nesse mercado não decorreriam, substancialmente, da proteção à propriedade intelectual.

Caso se tratasse, ao contrário, de um verdadeiro monopólio, mesmo que fossem envidados esforços de pesquisa e desenvolvimento que resultassem na criação de um produto ou processo competitivo, seria, por definição, impossível inseri-los no mercado, independentemente da proteção a direitos de propriedade intelectual.

Novamente, a doutrina de SHERWOOD é esclarecedora:

A propriedade intelectual pode oferecer uma vantagem importante, mas não é um monopólio. Num monopólio, especialmente quando for criado por iniciativa governamental, como é frequente em muitos países comunistas e em desenvolvimento, a empresa, na verdade, não fracassa porque ela é protegida. A propriedade intelectual protege a idéia, a invenção, a expressão criativa, mas não a empresa. No caso da propriedade intelectual, o produto da mente pode fracassar ou ser suplantado no mercado. No caso de um monopólio, é a própria empresa o objeto de proteção.
(SHERWOOD, 1992, p. 61)

Não se pode, outrossim, cogitar da utilização, pelo Judiciário, do regime legal de proteção à propriedade intelectual para, por via indireta, corrigir eventuais imperfeições concernentes ao funcionamento do mercado. Resultados nesse sentido devem ser buscados na esfera própria destinada à defesa da concorrência e da ordem econômica, sob pena de se impor ao sistema de patentes uma função que não lhe cabe.

De se consignar, pode derradeiro, que, conforme destacado no acórdão recorrido, nada impedia que os agricultores representados pelos recorrentes empregassem a soja convencional em seus plantios, sem o custo relacionado a
royalties
ou taxa tecnológica; mas, a partir do momento em que optaram pelo cultivo de sementes modificadas por meio de invenção patenteada, inafastável o dever de contraprestação pela tecnologia utilizada. Se escolheram fazer uso desta variedade específica, é porque lhes pareceu economicamente vantajoso, devendo arcar com as consequências dessa opção.” (
https://ww2.stj.jus.br/websecstj/cgi/revista/REJ.cgi/ATC?seq=97022993&tipo=91&nreg=201601710999&SeqCgrmaSessao=&CodOrgaoJgdr=&dt=20191014&formato=PDF&salvar=false
)

Em suma, o que ficou decidido no paradigma é que
patentes
e
proteção de cultivares
são diferentes espécies de direitos de propriedade intelectual, que objetivam proteger bens intangíveis distintos, com regimes jurídicos igualmente diversos e complementares estre si, não havendo se falar em incompatibilidade entre os estatutos, ou a sobreposição de um pelo outro, podendo coexistirem.

Decidiu-se, assim, que ainda que a Lei nº 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial) veicule o
princípio da exaustão
como norma geral aplicável a produtos patenteados, não se pode olvidar que a parte final do inciso VI do seu art. 43 prevê expressamente que não haverá exaustão na hipótese de tais produtos serem utilizados para
“multiplicação ou propagação comercial da matéria viva em causa”
.

Diante disso, produtores adquirentes de sementes transgênicas não podem se valer de
“sementes salvas” – ou seja, produtos das sementes de soja transgênica (geneticamente modificadas) que adquirira para safra anterior – para o replantio de novas safras sem a respectiva contraprestação à empresa detentora da propriedade industrial e da respectiva patente.

Conforme ficou bem claro na ementa do referido paradigma a
“opção legislativa foi a de deixar claro que a exaustão, quando se cuida de patentes relacionadas à matéria viva, atinge apenas a circulação daqueles produtos que possam ser enquadrados na categoria de matéria viva não reprodutível, circunstância que não coincide com o objeto da pretensão dos recorrentes.”

Por essas razões é que se chegou à tese do
Tema IAC nº 4
, segundo a qual
“as limitações ao direito de propriedade intelectual constantes do art. 10 da Lei 9.456/97 – aplicáveis tão somente aos titulares de Certificados de Proteção de Cultivares – não são oponíveis aos detentores de patentes de produto e/ou
processo relacionados à transgenia cuja tecnologia esteja presente no material reprodutivo de variedades vegetais
.”

Note-se que, conquanto o caso paradigma se referisse a sementes de soja transgênica
Roundup Ready
– RR1, a redação da tese é abstrata abrangente – como convém que seja – garantido a proteção dos direitos de detentores de patentes de produto e/ou processo relacionados à transgenia cuja tecnologia esteja presente no material reprodutivo de variedades vegetais, pouco importando se a soja transgênica adquirida pelo apelante no caso concreto (
Intacta RR2 PRO
) seja nova versão, ou uma evolução da RR.

O que importa, diante da
ratio decidendi
exposta é que as sementes adquiridas pelo autor, das quais se pretender salvar sementes para o replantio é transgênica e a empresa que o desenvolveu goza da proteção industrial garantida pela Carta Patente nº PI 0016460-7 de ID. n. 4969909 - Pág. 1 (referente à tecnologia INTACTA).

Assim, a pretensão de suspensão do presente feito para aguardar o julgamento definitivo da Ação Coletiva nº 1002596-43.2017.4.01.3600 proposta pela APROSOJA/MT perante a seção judiciária da Justiça Federal desta Unidade Federativa se trata de uma verdadeira inovação recursal, suscitada apenas em sede de apelação, sem que tivesse sido arguida
em outra
oportunidade que coube ao autor falar nos autos.

Com isso, deixo também de acolher o pedido de suspensão do presente processo.

No mais, considerando que, de acordo com §3º do art.947 do CPC/15, o acórdão proferido em assunção de competência vinculará todos os juízes e órgãos fracionários, a manutenção da improcedência do pedido de repetição de
royalties
sobre as sementes transgênicas salvas é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
nego provimento ao presente apelo
.

Consequentemente, majoro a verba a ser paga ao(s) patrono(s) das requeridas, nos termos do §11 do art.85 do CPC/15, para o equivalente a 18% do valor atualizado da causa.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020