Tribunal: TJMT
Processo: 1003457-05.2023.8.11.0044
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL NÚMERO 1003457-05.2023.8.11.0044
APELANTE: M. CARVALHO BISCO EPP
APELADA: ACÁCIA AUTO PEÇAS LTDA
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA – PRELIMINARES DE OFENSA À DIALETICIDADE E ILEGITIMIDADE DE PARTE REJEITADAS – MÉRITO – REGISTRO DE MARCA NO INPI – USO INDEVIDO POR TERCEIRO – PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE – POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO ENTRE CONSUMIDORES – DIREITO DE EXCLUSIVIDADE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.
O registro da marca no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) confere ao titular o direito exclusivo de utilizá-la em todo o território nacional, nos termos do artigo 129 da Lei no. 9.279/96, impedindo terceiros de fazerem uso indevido da mesma ou de sinais distintivos que possam gerar confusão no mercado.
O princípio da especialidade, embora limite a proteção marcária às classes para as quais o registro foi concedido, não impede a repressão ao uso indevido por terceiros que atuam em segmentos correlatos, notadamente quando há possibilidade de induzimento do consumidor a erro.
Comprovado que a parte autora é detentora do registro da marca "Acácia Auto Peças" desde 1992 e que a parte requerida utilizava a expressão "Acácia" sem o devido registro no mesmo ramo de atividade, restou caracterizada a violação ao direito de exclusividade e a concorrência desleal.
O simples pedido de registro de marca pelo requerido junto ao INPI não lhe confere direito de precedência sobre a parte já titular do registro há décadas, uma vez que apenas o registro deferido pelo INPI gera direitos e obrigações oponíveis a terceiros.
A existência de afinidade entre as atividades das partes e o potencial de confusão entre os consumidores justificam a proteção marcária, conforme jurisprudência.
Apelação desprovida. Sentença mantida. Honorários majorados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003457-05.2023.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Marca, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ACACIA AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 21.380.209/0001-06 (APELADO), FABIO GARIBE - CPF: 259.085.578-89 (ADVOGADO), RAMON MOLEZ NETO - CPF: 214.023.778-19 (ADVOGADO), M. CARVALHO BISCO - CNPJ: 07.529.123/0001-63 (APELANTE), WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES - CPF: 569.584.551-34 (ADVOGADO), ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA - CPF: 037.274.271-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA – PRELIMINARES DE OFENSA À DIALETICIDADE E ILEGITIMIDADE DE PARTE REJEITADAS – MÉRITO – REGISTRO DE MARCA NO INPI – USO INDEVIDO POR TERCEIRO – PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE – POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO ENTRE CONSUMIDORES – DIREITO DE EXCLUSIVIDADE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O registro da marca no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) confere ao titular o direito exclusivo de utilizá-la em todo o território nacional, nos termos do artigo 129 da Lei no. 9.279/96, impedindo terceiros de fazerem uso indevido da mesma ou de sinais distintivos que possam gerar confusão no mercado.

O princípio da especialidade, embora limite a proteção marcária às classes para as quais o registro foi concedido, não impede a repressão ao uso indevido por terceiros que atuam em segmentos correlatos, notadamente quando há possibilidade de induzimento do consumidor a erro.

Comprovado que a parte autora é detentora do registro da marca "Acácia Auto Peças" desde 1992 e que a parte requerida utilizava a expressão "Acácia" sem o devido registro no mesmo ramo de atividade, restou caracterizada a violação ao direito de exclusividade e a concorrência desleal.

O simples pedido de registro de marca pelo requerido junto ao INPI não lhe confere direito de precedência sobre a parte já titular do registro há décadas, uma vez que apenas o registro deferido pelo INPI gera direitos e obrigações oponíveis a terceiros.

A existência de afinidade entre as atividades das partes e o potencial de confusão entre os consumidores justificam a proteção marcária, conforme jurisprudência.

Apelação desprovida. Sentença mantida. Honorários majorados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL NÚMERO 1003457-05.2023.8.11.0044

APELANTE:

M. CARVALHO BISCO EPP

APELADA:

ACÁCIA AUTO PEÇAS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
M. CARVALHO BISCO EPP
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Segunda Vara da Comarca de Paranatinga, Juíza de Direito
Luciana Braga Simão Tomazetti
, a qual, nos autos da
“ação de abstenção de uso de marca c/c tutela de urgência”
processo número 1003457-05.2023.8.11.0044, julgou procedente a demanda determinando que
“a requerida de se abster de utilizar a marca acácia auto peças, e, sob qualquer forma ou pretexto, em qualquer meio, removendo seus domínios, registros em mídias e redes sociais ou qualquer outro meio onde esteja reproduzida a referida marca”
, condenando
“o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais, com fulcro no artigo 85, § 2o inciso I, do Código de Processo Civil, fixo em 10% sobre o valor da causa”
(sic).

Nas razões do apelo Id. 249767204, a parte recorrente aduz, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da apelada, alegando que esta não possui registro da marca em disputa na classe 35, o que inviabilizaria a postulação da presente demanda.

No mérito propriamente dito, sustenta que o princípio da especialidade deve ser aplicado, uma vez que os registros de ambas as partes pertencem a classes distintas e, portanto, não haveria colidência de mercado.

Relata que a anterioridade do uso do nome "ACÁCIA" pelo grupo familiar da apelante desde 1999, sendo adotado em diversos empreendimentos comerciais, de forma que a adoção da marca em discussão se deu de boa-fé e sem qualquer intenção de aproveitamento indevido.

Defende, no mais, a inexistência de risco de confusão entre os consumidores, pois as atividades das empresas são distintas, não havendo possibilidade de concorrência desleal, bem como que a sentença impugnada afronta o princípio da proporcionalidade, ao lhe impor a abstenção total do uso da marca, sem considerar a história e identidade visual de sua empresa.

A par desses argumentos, pede o provimento do recurso para seja reformada a sentença recorrida para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

A parte apelada apresentou contrarrazões (Id. 260328667), alegando, preliminarmente, que as razões recursais não impugnam especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a reiterar a contestação, o que afrontaria o princípio da dialeticidade, devendo o recurso ser inadmitido.

No mérito, alega sua legitimidade ativa, destacando que o uso indevido de sua marca enseja prejuízos e confusão entre os consumidores, sendo plenamente cabível a ação para proteção de seu direito marcário.

Discorre que o princípio da especialidade não se aplica ao caso, pois há identificação de colidência entre as atividades desenvolvidas pelas partes, tornando-se inviável a coexistência das marcas em litígio.

Reforça a existência de decisões anteriores que reconheceram a necessidade de proteção da marca "ACÁCIA AUTO PEÇAS", impedindo terceiros de utilizá-la indevidamente. Pede, ao final, pelo não conhecimento do recurso ou, caso seja conhecido, pelo seu desprovimento para manter a sentença em sua integralidade.

Certidão de regularidade do recolhimento do preparo no Id. 261078191.

Pedidos de sustentação oral realizados por ambas partes nas peças Ids. 269740260 e 270585857.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por M. CARVALHO BISCO - EPP contra sentença que julgou procedente a ação de abstenção de uso de marca movida por ACÁCIA AUTO PEÇAS LTDA, determinando a remoção da marca e condenando a requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

No recurso, a apelante alega ilegitimidade ativa da apelada por falta de registro na classe 35; invoca o princípio da especialidade; defende o uso anterior da marca "ACÁCIA" por seu grupo familiar desde 1999; nega a existência de confusão entre consumidores e sustenta afronta ao princípio da proporcionalidade.

Pede a reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

A sentença recorrida possui o seguinte teor:

“
Processo no 1003457-05.2023.8.11.0044

SENTENÇA

VISTO,

I – RELATÓRIO

Cuidam-se os presentes autos de ação de abstenção de uso de marca c/c tutela de urgência ajuizada por
ACÁCIA AUTO PEÇAS LTDA
em face de
M. CARVALHO BISCO-EPP,
ambos devidamente qualificados nos autos.

Relata a parte autora que é empresa atuante no ramo de comércio e varejo de peças e acessórios para veículos automotores há mais de 30 (trinta) anos, sendo considerada uma das mais renomadas no setor utilizando a marca “ACACIA AUTO PEÇAS” em todo território brasileiro, de modo que garantindo a exclusividade do uso e preservar a marca, a fim de que fosse utilizada somente como identidade de sua empresa, a Requerente registrou a marca “ACACIA AUTO PEÇAS” sob o n. 815522223, registro concedido desde 1992.

Informa que recentemente a autora tomou conhecimento de que a requerida está indevidamente se utilizando da marca, como nome fantasia da empresa M. CARVALHO BISCO, sem possuir registro perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI).

Ao final pretende a determinação de que a requerida se abstenha de usar a marca ACACIA AUTO PEÇAS ou outra semelhante, sob qualquer forma ou pretexto, em qualquer meio, removendo seus domínios, registros em mídias e redes sociais ou qualquer outro meio onde esteja reproduzida a referida marca.

À Ref. 143251939 foi concedida tutela de urgência e determinada

que a requerida se abstenha de utilizar a marca Acácia Auto Peças, concedendo o prazo dilatório de 30 (trinta) dias para o cumprimento da presente decisão, mediante comprovação nos autos, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Devidamente citado, o requerido apresentou contestação nos autos apresentando preliminar de ilegitimidade ativa argumentando que a autora não é detentora de registro de marca objeto do conflito na classificação 35 e nas especificações que o requerido incluiu seu protocolo de pedido de registro de marca. No mérito, alega que o certificado de registro de marca de classificação diversa, de modo que a classificação do requerido é a 35 e a da autora é a classificação 40 e seu utilizar o termo “AUTO PEÇAS”, ou seja, nicho diverso da marca do requerido, sendo necessária a aplicação do princípio da especialidade para autorizar a coexistência de marcas que sejam até mesmo idênticas. Argumenta, ainda que já utiliza a marca há 19 anos e que a requerente somente depositou pedido de registro de marca no INPI na classificação 35 no dia 05.10.2023, data posterior ao da autora. Ao final, mediante outras argumentações, pretende a improcedência da ação (Ref. 155934602).

Réplica à contestação encartada à Ref. 158670497.

Sobreveio informação de que foi negado provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo requerido (Ref. 160502490).

Instadas a se manifestarem, ambas as partes pleitearam pela improcedência da ação (Ref. 159361568 e 160516166).

Os autos vieram-me conclusos.

Vale ressaltar, de início, que foi preservado no presente feito a garantia constitucional do contraditório, além da ampla defesa, de modo que não paire dúvidas sobre qualquer irregularidade que possa ser apontada para macular o procedimento.

Primeiramente,
afasto
a preliminar de ilegitimidade ativa eis que, sendo a autora interessada jurídica em solicitar a inutilização da marca de forma indevida pela requerida, esta tem interesse processual para o ajuizamento da presente ação.

II – DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE

Verifica-se, desde logo, que o deslinde da controvérsia não carece de dilação probatória, uma vez que as provas trazidas para os autos permitem de forma segura a formação do convencimento, o que, em última análise, confrontaria com os princípios da celeridade e economia processual.

Isso porque mesmo cabendo às partes o ônus da prova (art. 373 do NCPC), é o juiz quem verifica a conveniência de sua produção, selecionando quais as indispensáveis para a instrução e julgamento da lide.

Assim, considerando que o conjunto probatório apresentado é suficiente para a apreciação da pretensão, pois constatadas as condições pertinentes, cumpre ao magistrado decidir a lide, conforme o estado em que se encontra o processo.

Dessa forma, conheço diretamente do pedido julgando antecipadamente a lide nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

III – DO MÉRITO

Em breve análise ao requerimento apresentado na inicial, nota-se que a parte autora pretende a concessão de determinação judicial para que a requerida se abstenha de usar a marca ACACIA AUTO PEÇAS ou outra semelhante, sob qualquer forma ou pretexto, em qualquer meio, removendo seus domínios, registros em mídias e redes sociais ou qualquer outro meio onde esteja reproduzida a referida marca.

Em apertada síntese, a parte autora argumenta que registrou a marca “ACACIA AUTO PEÇAS” sob o n. 815522223, registro concedido desde 1992.

Em sua contestação, a requerida argumenta que as marcas de propriedade das partes possuem classificações distintas solicitados junto ao INPI, de modo que seria necessária a aplicação do princípio da especialidade para autorizar a coexistência de marcas que sejam até mesmo idênticas.

Feita tal consideração, vislumbra-se que a pretensão exordial merece acolhimento. Explico.

Nota-se do documento apresentado à Ref. 135150983 que a parte autora possui registro junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) em relação a denominação “Acacia Auto Peças LTDA”.

A Lei n.o 9.279/96, que regula direitos e obrigações atinentes à propriedade industrial, dispõe sobre as normas aplicáveis ao registro de marca, em seu artigo 122 e seguintes, os quais preconizam que:

“Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.

Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se:

I - marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa;

II - marca de certificação: aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada; e

III - marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade.”

Cabe ressaltar que o titular da marca registrada perante o INPI tem direito ao seu uso de forma exclusiva em todo o território nacional, além de poder ceder seu registro e licenciar seu uso, sempre priorizando a integridade material e a reputação da marca, conforme preconizam os artigos 129 e 130, da Lei n.o 9.279/96,
in verbis
:

“Art. 129.
A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

§ 1o Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.

§ 2o O direito de precedência somente poderá ser cedido juntamente com o negócio da empresa, ou parte deste, que tenha direta relação com o uso da marca, por alienação ou arrendamento.

Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de: I - ceder seu registro ou pedido de registro; II - licenciar seu uso; III - zelar pela sua integridade material ou reputação.”

Assim,
logrou êxito a parte autora em comprovar o registro da denominação “Acácia” perante o INPI, em especificação similar ao ramo de comércio praticado pelo requerido
.

Ademais,
como bem salientado pelo Tribuna de Justiça no julgamento do recurso de Agravo de Instrumento de no 1011352-18.2024.8.11.0000, apesar dos registros se tratarem de classificações distintas (35 e 40), verifica-se a afinidade/similaridade entre as atividades desenvolvidas pelas partes litigantes, atuando no mesmo ramo de atividade, havendo a possibilidade real de confusão entre consumidores, assim como de usurpação, proveito econômico parasitário e/ou desvio desleal de clientela alheia - motivadores à proteção da marca, nos termos da Lei n.o 9.279 /1996
.

Nota-se da situação cadastral da parte autora que sua atividade econômica principal se refere a “Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores”, ao passo que a do requerido se refere a “comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores”, havendo, ainda, outras atividades secundárias.

Apesar do requerido mencionar que está providenciando o registro da marca em classe distinta da parte agravada, sabe-se que o
simples pedido de registro de marca junto ao INPI não outorga exclusividade no uso da marca, pois implica mera expectativa de direito
.

De inteira pertinência ao tema versado, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO – UTILIZAÇÃO DE MARCA SIMILAR À DE PROPRIEDADE DA RECORRENTE – REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA ANTECIPADA PREENCHIDOS – RECURSO PROVIDO. Diante da probabilidade do direito, consubstanciado na utilização de marca similar por empresa diversa que atua no mesmo ramo de atividade, e do perigo de dano decorrente da confusão perante o público consumidor e de violação da imagem e identidade da Recorrente, restam presentes os pressupostos necessários para o deferimento de tutela antecipada, visando cessar a utilização indevida.
(TJ-MT - AI: 10102090420188110000 MT, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 17/07/2019, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2019)

PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - REGISTRO - ESTABELECIMENTO OU NOME COMERCIAL – USO INDEVIDO DE MARCA, NOME DE FANTASIA, DENOMINAÇÃO SIMILAR - VEDAÇÃO - SEMELHANÇAS - CONFUSÃO OU DÚVIDA - PROTEÇÃO DA MARCA - DESPROVIMENTO. Deve ser afastado o emprego de nomes ou expressões de marcas semelhantes, quer pela grafia, pronúncia ou qualquer outro elemento capaz de causar confusão ou dúvida aos possíveis adquirentes do produto. A exclusividade sobre o nome comercial não está restrita a classes, podendo seu titular impedir que outro o utilize como tal, é decorrência necessária que poderá também impedir que terceiros o utilizem como marca em qualquer ramo. (AI 114221/2013, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/02/2014, Publicado no DJE 19/02/2014)
(TJ-MT - AI: 01142216220138110000 114221/2013, Relator: DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, Data de Julgamento: 11/02/2014, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/02/2014)

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. SIMILITUDE DO NOME EMPRESARIAL COM MARCA REGISTRADA. "BRAS FRUTY" (APELANTE) X "BRASFRUT" (APELADA). REGISTRO DE MARCA DA APELANTE INDEFERIDO PELO ÓRGÃO ADMINISTRATIVO RESPONSÁVEL - INPI (INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL). MARCA ANTERIORMENTE E DEVIDAMENTE REGISTRADA PELA APELADA NO INPI. POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO DO CONSUMIDOR. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A questão é regida pelo artigo 124, inciso XIX, da Lei de Propriedade Industrial, Lei 9.279/96, que assim dispõe: "Art. 124. Não são registráveis como marca: (...) XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia." 2. O princípio da especialidade ou da especificidade, a proteção ao signo, objeto de registro no INPI, estende-se somente a produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, desde que haja possibilidade de causar confusão a terceiros. 3. Na hipótese dos autos, as empresas litigantes atuam em segmento de mercado semelhante, vejamos: a Agravante, no comércio e transporte de frutas, verduras, legumes frescos, bebidas etc., e a Agravada, por sua vez, no segmento de sucos naturais, polpas e néctares de frutas. 4. Como atuam em segmentos semelhantes, não há que se falar em aplicação do princípio da especialidade, não obstante os registros pertencerem a classes distintas. 5. As expressões "BRASFRUT" e "BRAS FRUTY" se assemelham, de forma que o acréscimo da letra Y não é suficiente para distinguir as marcas, o que reforça a possibilidade de confusão entre os produtos e serviços oferecidos pelas duas empresas. 6. Os documentos dos autos demonstram que a marca da Apelada é amplamente conhecida em seu segmento de mercado, não restando dúvida que a existência de outra semelhante implicaria num possível ato de concorrência desleal, com prejuízos, também, para o consumidor. 7. Além disso, o pleito da ora Apelante não foi deferido pelo órgão administrativo responsável (INPI) pela concessão da marca. Ou seja, a ausência de registro de marca no INPI pela Apelante afasta ainda mais a possibilidade de uso do nome para as atividades comerciais por ele exercidas. 8. Condenação em danos morais mantida. 9. Recurso conhecido e improvido.
(TJ-BA - APL: 03016281120138050250, Relator: ROBERTO MAYNARD FRANK, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/03/2020)

Assim,
embora os registros junto ao INPI apresentem classes distintas, os ramos de atividade das empresas litigantes – para fins de utilização da marca – são os mesmos, mostrando-se inviável, portanto, a convivência entre as marcas em comento, devendo-se resguardar o direito de proteção em favor do seu legítimo proprietário, este considerado o titular do primeiro registro
.

IV – DISPOSITIVO.

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
julgo procedente
a presente ação e
torno subsistente
a antecipação dos efeitos da tutela de Ref. 143251939, para o fim de terminar a requerida de se abster de utilizar a marca acácia auto peças, e, sob qualquer forma ou pretexto, em qualquer meio, removendo seus domínios, registros em mídias e redes sociais ou qualquer outro meio onde esteja reproduzida a referida marca.

Por corolário,
condeno
o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais, com fulcro no artigo 85, § 2o inciso I, do Código de Processo Civil, fixo em 10% sobre o valor da causa.

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação das partes no prazo de 15 (quinze) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos ao arquivo, conforme determinado no art. 1.006, da CNGC/MT.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, data registrada no sistema.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito”
(destaquei)

Pois bem.

A preliminar de inadmissibilidade da apelação, levantada nas contrarrazões, deve ser afastada.

Embora os argumentos apresentados pela apelante sejam essencialmente os mesmos da contestação, verifica-se que houve impugnação específica aos fundamentos da sentença, respeitando o princípio da dialeticidade recursal, previsto no artigo 932, III, do Código de Processo Civil.

Assim,
REJEITO
a preliminar ofensa à dialeticidade recursal.

Da mesma forma, deve ser
REJEITADA
a prejudicial da ilegitimidade de parte levantada pela recorrente, na medida em que, tal como bem consignado pela sentenciante monocrática,
“sendo a autora interessada jurídica em solicitar a inutilização da marca de forma indevida pela requerida, esta tem interesse processual para o ajuizamento da presente ação”
(sic). A questão também será melhor analisada no mérito.

Assim,
preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo ao exame do mérito
.

Na seara de análise de mérito da insurgência recursal, infere-se que não deve prosperar.

A Lei da Propriedade Industrial (LPI - Lei no. 9.279/1996) dispõe, em seu artigo 129, que a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido pelo INPI, assegurando ao titular o uso exclusivo em todo o território nacional. Veja:

"Art. 129.
A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional
, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148."

Além disso, o artigo 130 da LPI confere ao titular do registro a prerrogativa de zelar pela integridade material e reputação da marca, bem como impedir o uso indevido por terceiros.

Confira sua redação:

"Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de:

I - ceder seu registro ou pedido de registro;

II - licenciar seu uso;

III -
zelar pela sua integridade material ou reputação
."

No caso em análise, verifica-se que a parte autora apelada detém registro da marca “Acácia Auto Peças” desde
1992
, sendo titular exclusiva do direito de uso.

Esse fato, por si só, torna inviável o argumento da parte requerida apelante quanto à possibilidade de coexistência de marcas semelhantes, pois o direito ao uso exclusivo da marca já se encontra consolidado e protegido pelo ordenamento jurídico.

A apelante fundamenta sua defesa no princípio da especialidade, alegando que sua marca estaria registrada em classe distinta da utilizada pela apelada, o que viabilizaria a convivência pacífica dos signos.

Entretanto, essa tese não se sustenta no presente caso.

O princípio da especialidade, previsto na LPI, estabelece que
o registro de uma marca confere direito de uso exclusivo apenas no segmento de atuação em que foi concedido o registro
.

Contudo, a especialidade não é absoluta e deve ser interpretada à luz da possibilidade de confusão e associação indevida entre os consumidores.

Com efeito, quando a marca registrada é amplamente reconhecida em um segmento de mercado e o uso de uma marca semelhante pode gerar confusão ou associação indevida, a proteção se estende além da classificação formal do INPI.

Além disso, o próprio INPI, ao examinar casos de conflito entre marcas, considera não apenas a classificação formal, mas também a afinidade entre os produtos ou serviços e o risco de confusão entre os consumidores.

No caso dos autos, observa-se que
as empresas atuam no mesmo ramo mercadológico (comércio de peças automotivas), o que reforça a possibilidade de associação indevida e desvio de clientela
.

A propósito,
mutatis mutandis
:

“PROCESSUAL CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. PROTEÇÃO DA MARCA. FINALIDADE. IMPEDIR USURPAÇÃO, PROVEITO ECONÔMICO PARASITÁRIO E DESVIO DE CLIENTELA. COLIDÊNCIA. PARÂMETROS. ANTERIORIDADE E ESPECIALIDADE. EVITAR DÚVIDA ENTRE USUÁRIOS. REGISTRO INPI. CLASSES DISTINTAS. MESMO RAMO DE ATIVIDADES . POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO DO CONSUMIDOR. USO INDEVIDO DA MARCA. CONFIGURADO. PROTEÇÃO . PRIMEIRO REGISTRO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 . A proteção da marca tem como finalidade impedir a usurpação, o proveito econômico parasitário e o desvio desleal de clientela, além de evitar confusão do consumidor quanto à procedência do produto/serviço, sendo despiciendo o efetivo equívoco do consumidor. Nesse sentido o entendimento do STJ: [...] 4. Tanto o nome empresarial quanto a marca gozam de proteção jurídica com dupla finalidade: por um lado, ambos são tutelados contra usurpação e proveito econômico indevido; por outro, busca-se evitar que o público consumidor seja confundido quanto à procedência do bem ou serviço oferecido no mercado. 5. O art . 124, V, da Lei de Propriedade Industrial estabelece situação que enseja a recusa da concessão do registro marcário pelo órgão competente: quando se constatar que a reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome empresarial previamente registrado por terceiros possa causar confusão ou associação indevida no público consumidor (hipótese dos autos). 6. Para a tutela da Lei 9.279/96, basta a possibilidade de confusão, não se exigindo prova de efetivo engano por parte de clientes ou consumidores específicos . Precedente. [...] RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.? (REsp 1867230/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 19/08/2021 - grifo nosso) 2.
A aferição de eventual colidência entre marcas não fica restrita à análise do critério da anterioridade e do princípio da especialidade, sendo imprescindível examinar também a necessidade de obstar erro, dúvida ou confusão entre os usuários. 3. No caso dos autos, a autora comprovou que seu registro no INPI é classe NCL (11) 37 (ID 50005964 - Pág. 1), mesma classe da ré, conforme primeiro pedido de registro de marca depositado por esta (n.o 922888558 - ID 50006003 - Pág. 3). Além disso, o próprio INPI indeferiu este primeiro pedido de registro de marca, cujos fundamentos da decisão impõe-se transcrever:? A marca reproduz ou imita os seguintes registros de terceiros, sendo, portanto, irregistrável de acordo com o inciso XIX do art. 124 do LPI: Processo 314845411 (Dinamize Engenharia). [...] O sinal em exame imita o elemento figurativo da marca registrada da Opoente, visando assinalar serviços que são do mesmo segmento de mercado (serviços de construção civil), sendo capaz e gerar confusão ou associação indevida no público consumidor, conforme disposto nos itens 5.11.1, 5.11.2, 5.11.3 do Manual de Marcas. [...] Adicionalmente, tendo em vistas as provas apresentadas nos autos, indefere-se este pedido e registro com base no inciso XXIII do art. 124 da LPI. Foi comprovada a indispensável conformidade aos pressupostos refletidos no parecer complementar à nota INPI/PROC/DICONS/no 529/04. A opoente trouxe aos autos comprovação de que a oposta fora notificada pelo uso indevido de sua marca, em dar anterior à do depósito do pedido de exame. Outrossim, a oposta apresentou contranotificação, comprovando-se nos autos o conhecimento prévio entre as partes. Tendo em vista os argumentos explicados no parágrafo anterior, conclui-se que a eventual convivência das marcas cotejadas deverá suscitar confusão ou associação pelo consumidor médio quanto à sua procedência, conforme disposto no item 5.11.4 do Manual de Marcas.? (destaquei - ID 50005970 - Pág. 2). Reconhecida, assim, pela própria autarquia responsável pelo registro das marcas, a inegável identidade de atividades desenvolvidas pelas partes e a similitude entre os elementos figurativos das marcas das partes envolvidas, com real possibilidade de confusão entre consumidores, proveito econômico parasitário e/ou desvio desleal de clientela alheia - motivadores à proteção da marca, nos termos da Lei n.o 9.279/1996. 4. De outro lado, quanto à mudança da ?logomarca? que ocasionou novo depósito de marca (n.o 926538543), verifica-se que o INPI ainda não examinou o novo pedido da ré . Não obstante, ainda que a ré tenha alterado o sinal identificador de sua marca, alegando que a letra ?D? estilizada teve suas bordas curvadas e que há outros sinais distintivos (nome e tipografia diferentes e ?tag line? dupla - ID 50005999 - Pág. 1), alteração da cor (anteriormente preta e branca) para tons de azul, observa-se entre os sinais identificadores (ID 50005999 - Pág. 1) que ?salta aos olhos? a semelhança, mesmo após a mudança da letra identificadora para ?bordas arredondadas?. Isso porque a mudança do formato veio acompanhada da mudança de cores para tons de azuis, extremamente parecidos com os tons de azul empregados no elemento figurativo ?D? da marca da parte autora . Essa semelhança é ainda mais explícita no cotejo das páginas das redes sociais das partes (ID 50005959 - Pág. 6).
6.
Assim, em que pese os argumentos do requerido e os fundamentos adotados pelo Juízo de origem, a identidade de classes dos pedidos de registro no INPI e a similitude do conjunto-imagem denota a ocorrência de associação de ideias ou confusão no mercado consumidor e, por conseguinte, de usurpação, proveito econômico parasitário e/ou desvio desleal de clientela alheia - motivadores à proteção da marca, nos termos da Lei n.o 9.279/1996.
7. Ante essas considerações, inviável a convivência entre as marcas em comento, devendo-se resguardar o direito de proteção em favor do seu legítimo proprietário, aquele que primeiro o registrou . Nesse sentido: ?[...] 4. No caso em apreço, as marcas 'Metro', 'Metrô News' e 'Jornal do Metrô' possuem semelhança gráfica, atuam no mesmo segmento mercadológico, utilizam o mesmo meio de distribuição e visam o mesmo público, o que evidencia a possibilidade de confusão ou associação entre as marcas. 5. Na hipótese de colidência entre marcas deve prevalecer aquela que foi registrada primeiro . 6. Recurso especial não provido.? (REsp 1911946/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 09/03/2021 - grifo nosso) . 7. Impositivo, pois, o acolhimento dos pedidos iniciais relacionados às obrigações de fazer e não fazer, incumbindo à ré se abster do uso do sinal ?D? como nome empresarial, título de estabelecimento, marca e domínio, ou qualquer outro que reproduza ou imite a marca MISTA registrada ?DINAMIZE? com o sinal ?D?® da Requerente, em todo e qualquer meio que possa dar ensejo a concorrência desleal, confusão ou associação indevida, seja em sites, domínio, redes sociais e demais mídias, materiais publicitários, notas fiscais, impressos em geral. 8. A jurisprudência desta Corte tem se orientado - na esteira do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça - no sentido de que, nas hipóteses de conduta abusiva consistente no uso indevido de marca capaz de gerar confusão, induzindo em erro o consumidor, os danos materiais e morais são presumidos . Precedentes: AgInt no AREsp 1674179/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 28/08/2020; Acórdão 1299324, 07315962520198070001, Relator.: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020; Acórdão 1193578, 07206840320188070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 26/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) . 9. Ainda, quanto ao tema, destaca-se, ainda o teor do enunciado n.o 551 - VI Jornada de Direito Civil/CJF: ?Nas violações aos direitos relativos a marcas, patentes e desenhos industriais, será assegurada a reparação civil ao seu titular, incluídos tanto os danos patrimoniais como os danos extrapatrimoniais.? 10 . No caso, comprovadas pelo autor as despesas com envio da notificação extrajudicial e para defesa perante o INPI, além do pagamento de custas cartorárias (ID 50005961, 50005965, 50005969 - Pág.9, 50005971, 50005977, 50005980, 50005982 - Pág. 2), faz jus ao ressarcimento dessas despesas no valor de R$ 6.330,80 (ID 50005959 - Pág . 28). 11. Quanto as despesas referentes aos honorários advocatícios contratuais, essas são da responsabilidade de quem contratou tais serviços, ainda mais no caso dos Juizados Especiais, pois a Lei 9.099/95, outorgou à parte a capacidade postulatória, motivo pelo qual mostra-se ilegítima a pretensão de ressarcimento dos honorários contratuais pagos ao advogado que atuou na causa dos Juizados Especiais . Precedente: Processo 20110111551323ACJ DF; Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES; DJU: 23/08/2012 Pág. 235. 12. A fixação do valor devido a título de danos morais deve levar em consideração os princípios gerais da prudência, bom senso, razoabilidade e proporcionalidade, assim como a extensão do dano, de modo a atender ao caráter compensatório e, ao mesmo tempo, desestimular a prática de novas condutas, sem equiparação com eventual prejuízo econômico . No caso, atento a essas diretrizes, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos extrapatrimoniais em R$ 8.000,00, quantia capaz de compensar a afetação e confusão gerada com a marca distintiva da empresa requerente parte autora. 13. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA condenar a parte ré a: a) se abster do uso do sinal ?D? como nome empresarial, título de estabelecimento, marca e domínio, ou qualquer outro que reproduza ou imite a marca MISTA registrada ?DINAMIZE? com o sinal ?D?® da Requerente, em todo e qualquer meio que possa dar ensejo a concorrência desleal, confusão ou associação indevida, seja em sites, domínio, redes sociais e demais mídias, materiais publicitários, notas fiscais, impressos em geral; b) pagar à autora o valor de R$ 6 .330,80 (seis mil trezentos e trinta reais e oitenta centavos), a título de danos materiais, e o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de reparação por danos extrapatrimoniais. 14. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9 .099/95. 15. Nos termos do art. 55 da lei no 9 .099/95, sem condenação em custas adicionais, nem honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.”
(TJ-DF 0714936-66.2023.8 .07.0016 1784599, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Data de Julgamento: 13/11/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 23/11/2023) (destaquei)

“EMPRESARIAL. APELAÇÃO. PEDIDO DE REGISTRO DE MARCA APIVEN. COLIDÊNCIA. ANTERIORIDADE REGISTRAL DA MARCA HAPPYVEN. MESMO SEGMENTO MERCADOLÓGICO. POSSIBILIDADE DE INDUZIMENTO DO CONSUMIDOR A ERRO OU CONFUSÃO ENTRE AS MARCAS. MATÉRIA PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO. - Alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada. A controvérsia trazida a julgamento é aferível diante do quanto exposto nos processos administrativos colacionados em confronto com as normas técnicas contidas no Manual de Marcas do INPI. Sendo dispensável a prova técnica, a instrução do feito se mostra suficiente à análise e julgamento do recurso interposto -
A marca "APIVEN" reproduz em parte o signo da marca "HAPPYVEN" e ambas as marcas atuam no mesmo segmento de mercado, haja vista que, conforme perfeitamente delineado na r . sentença, "o"HAPPYVEN"teve o registro deferido igualmente na classe 3 - CREMES COSMÉTICOS, LOÇÕES E ÓLEOS COSMÉTICOS PARA O TRATAMENTO E CUIDADOS DAS PERNAS, PREPARADO COMPLEMENTAR PARA O TRATAMENTO DE DOENÇAS VENOSAS (COSMÉTICOS)".
-
Dada a alta similaridade entre os signos, a coexistência dos registros de "APIVEN" e "HAPPYVEN", no mesmo campo de atuação no mercado, poderia implicar em efetiva e inconteste confusão ou associação entre as marcas, aos consumidores, na hora da compra dos produtos
- Não merece prosperar a alegação da recorrente quanto à ausência de anterioridade de registro, em razão de ter sido deferido, em 3/2/2015, o registro da marca "CREME APIVEN", quando já havia sido registrada a marca "HAPPYVEN", em 22/5/2012. Após o deferimento do registro da marca "CREME APIVEN", em 3/2/2015, a autora deixou de cumprir obrigação legal estabelecida no art. 162 da LPI, não efetuando o recolhimento da taxa de expedição do certificado, o que levou o feito ao arquivamento e a impediu de adquirir o seu direito
- O fato de a Administração, no primeiro requerimento, não ter identificado colidência da marca "APIVEN" em relação à "HAPPYVEN" já registrada, não a impede que, em uma nova análise realizada no segundo requerimento, constate a ocorrência da hipótese contida no art . 124, XIX, da LPI e conclua de forma diversa. - Se é facultado à Administração anular seus próprios atos, quando ilegais, com maior razão, é-lhe possível, ou até mesmo devido, atuar preventivamente, evitando-lhes a edição - Mantida a sentença recorrida. - Em razão da sucumbência recursal, instituída no artigo 85, § 11, do CPC/2015, desprovido o apelo, os honorários fixados na sentença devem ser majorados em 2%. - Matéria preliminar rejeitada. Apelação da parte autora desprovida.”
(TRF-3 - ApCiv: 5007715-25.2019.4.03.6110 SP, Relator.: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR, Data de Julgamento: 29/02/2024, 1a Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 05/03/2024) (destaquei)

“APELAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCAS. REPRODUÇÃO PARCIAL DE ELEMENTO DISTINTIVO DE MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA (ANTERIORIDADE). CLASSES DISTINTAS, MAS EM RAMOS MERCADOLÓGICOS IDÊNTICOS. COLIDÊNCIA. CONFUSÃO ENTRE OS CONSUMIDORES. ART. 124, XIX, da Lei no 9.279/1996. DIREITO DE EXCLUSIVIDADE. CANCELAMENTO DE REGISTRO. DANO MORAL. COMPROVAÇÃO DOS PREJUÍZOS. PRESCINDIBILIDADE. - A Constituição Federal, em seu artigo 5o, XXIX, estabelece que “a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à proteção das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos”.
A lei no 9.279/1996, em consonância com a Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial (CUP), da qual o Brasil é signatário, regula o Sistema de Propriedade Industrial, garantindo proteção aos direitos relativos à propriedade industrial por meio de concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade, concessão de registro de desenho industrial, concessão de registro de marca, repressão às falsas indicações geográficas e repressão à concorrência desleal - A efetivação do direito à proteção das marcas se dá por meio do registro (sistema atributivo) junto ao órgão competente (Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI) e da garantia de exclusividade, e se justifica em razão da relevância econômica que esse bem imaterial possui, capaz de agregar ao valor objetivo de um determinado produto ou serviço aspectos sociais e emocionais, provenientes de sua identificação com o consumidor ao longo do tempo. Portanto, a marca não se restringe ao signo que a identifica, mas à sua efetiva capacidade de singularizar um produto ou serviço a ela associado, sendo esse o fundamento a justificar sua proteção, que será conferida àquele que primeiro efetuar o depósito do pedido de registro junto ao INPI (princípio da anterioridade)
- A exclusividade para uso da marca ficará restrita, em regra, ao âmbito do segmento econômico de atuação do requerente (princípio da especialidade), observada a Classificação Internacional de Produtos e Serviços de Nice (NCL), adotada pelo INPI - A garantia de proteção da marca se estende por todo o território do país em que houve a solicitação do registro (princípio da territorialidade), exceto quando se tratar de “marca notoriamente conhecida” - Embora seja possível a utilização de qualquer sinal (nomes, desenhos, palavras, numerais, letras, etc.) para identificação de produtos ou serviços, a legislação brasileira confere proteção apenas aos sinais distintivos visualmente perceptíveis (art . 122, da Lei no. 9.279/1996), sendo estes, portanto, suscetíveis de registro como marca. De outro lado, a mesma Lei 9 .279/1996 elenca em seu art. 124, sinais que não serão passíveis de registro, seja por razões voltadas à proteção do interesse público, seja para a preservação do interesse de terceiros - Considerados os elementos que formam a marca, ela poderá ser apresentada nas formas (i) “nominativa”, quando se constituir apenas por palavras ou combinação de letras e algarismos, sem vinculação a elementos gráficos (fonte, cor, estilo, etc.), (ii) “figurativa”, apresentando exclusivamente símbolo ou imagem tratada graficamente, (iii) “mista”, composta pela combinação de elementos nominativos e figurativos, ou ainda (iv) “tridimensional”, constituída pelo formato do objeto (forma plástica), desde que distinto da forma inerente à sua própria natureza - Quanto ao grau de distintividade da marca, ou à capacidade de se diferenciar, do ponto de vista fonético, gráfico e ideológico, de outras marcas que identifiquem produtos ou serviços idênticos ou semelhantes, afastando a possibilidade de confusão ou associação equivocada pelo consumidor, o direito de exclusividade de uso só será garantido às marcas capazes de individualizar um serviço ou produto de outros de natureza idêntica, sem que haja colidência entre termos ou signos já registrados -
No caso dos autos, a parte autora, F. Maciel da Silva Tosa, depositou a marca “FÃ DO BICHO PET SHOP VETERINÁRIA” em 05/08/2016, tendo obtido o respectivo registro em 29/05/2018, deparando-se, posteriormente, com o uso da marca “FÃ DO BICHO” reivindicada pela ré DC Marchi Guedes – ME junto ao INPI mediante depósito datado de 21/11/2019
-
Embora no aspecto figurativo haja divergência expressiva na forma de apresentação das marcas, a obtenção de registro para marca mista exige a verificação da distintividade em relação ao elemento fonético/verbal, principalmente por se tratar, no caso concreto, de empresas que atuam preponderantemente no setor de serviços, no qual a apresentação visual não dispõe de apresentação tão ostensiva como as embalagens de produtos.
Nesse ponto, a expressão “FÃ DO BICHO”, utilizada pela ré, ora apelante, corresponde à reprodução do principal elemento distintivo (evocativo/sugestivo) da marca “FÃ DO BICHO PET SHOP VETERINÁRIA”, já que o complemento “PET SHOP VETERINÁRIA” sequer seria passível de registro pelo seu caráter meramente descritivo -
No que concerne ao princípio da especialidade, a parte ré obteve o registro na classe NCL (11) 44 (clínica veterinária), enquanto a autora já possuía registro na classe NCL (10) 35 (comércio de alimentos para animais; comércio de animais vivos; comércio de artigos para animais; comércio de preparações veterinárias; serviços de agências de importação-exportação), sendo que ambas exploram exatamente as mesmas atividades mercadológicas, o que autoriza a proteção exclusiva à marca mais antiga.
Registre-se que
ficou demonstrado que a coexistência das marcas tem gerado confusão entre os consumidores, ou associação indevida a seus efetivos titulares (direcionamento indevido, para seu estabelecimento, de exames realizados por laboratórios de análises clínicas a pedido da apelante; cobrança, por terceiros, de dívidas contraídas pela apelante; entregas de mercadoria por engano; recebimento de mensagens equivocadas nas redes sociais; recebimento – e necessidade de restituição – de valores pagos por serviços prestados pela concorrente).

Ademais, a pesquisa, na internet, pela expressão “FÃ DO BICHO” tem como resultado uma relação extensa de resultados envolvendo redes sociais, vídeos, anúncios e outros conteúdos, sem que seja possível antever, em boa parte deles, se as informações se referem a “FÃ DO BICHO PET SHOP VETERINÁRIA” (São José do Rio Preto) ou a “FÃ DO BICHO” (Barretos/SP), o que reforça o potencial de confusão entre as marcas, impeditiva da coexistência de ambas, nos termos do art. 124, XIX, da Lei no 9.279/1996 -
Caracterizado o direito ao recebimento de indenização por danos morais pela empresa autora em razão da violação do direito de uso exclusivo da marca pela ré, que deverá, contudo, ser reduzido para se adequar aos transtornos descritos nos autos
-Recurso provido em parte apenas para redução do valor fixado a título de dano moral.”
(TRF-3 - ApCiv: 50006944020214036138 SP, Relator.: Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, Data de Julgamento: 08/08/2024, 2a Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 13/08/2024)

(destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO – PROPRIEDADE INDUSTRIAL – IMPROCEDÊNCIA – UTILIZAÇÃO DE MARCA SIMILAR À DE PROPRIEDADE DA AUTORA – INVIABILIDADE – PROTEÇÃO CONFERIDA PELO REGISTRO NO INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI – ABRANGÊNCIA NACIONAL – POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO E CONCORRÊNCIA DESLEAL – ABSTENÇÃO DE USO – DANO MATERIAIS E MORAIS – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A proteção às marcas é assegurada pela Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso XXIX, bem como pela Lei no. 9.297/1996, artigo 124, inciso XIX, o qual veda, terminantemente, qualquer designação que possa confundir ou iludir o consumidor, a fim de preservar a utilização da marca em favor do seu titular, que trabalhou para consolidá-la no mercado.

Comprovado que a grafia, as cores, e os sinais visuais entre as marcas das litigantes são muito semelhantes e capazes de confundir o consumidor na escolha dos produtos comercializados por ambas, as quais atuam no mesmo ramo (vestuário em geral) e possuem comércio virtual, resta configurada a violação da marca de propriedade da autora.

Não há falar-se em indenização por perdas e danos se a parte postulante não descreve com precisão e tampouco comprova os prejuízos experimentados.

O uso indevido da marca não gera presunção ipso facto de lesão ao patrimônio imaterial da empresa, devendo esse ser devidamente comprovado. Precedente do STJ. 3a Turma - REsp 1174098/MG.”
(N.U 0011200-59.2012.8.11.0015, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/03/2016, Publicado no DJE 05/04/2016) (destaquei)

Ademais, a parte apelante também invoca o artigo 129, §1o, da LPI, que assegura direito de precedência ao registro para aquele que de boa-fé já usava a marca há pelo menos seis meses antes do depósito.

No entanto, tal argumento não prospera, na medida em que essa proteção não é absoluta e não prevalece sobre um registro já consolidado e legalmente protegido na forma da Lei de Propriedade Industrial, conforme anteriormente exposto.

De outra feita, na hipótese dos autos, verifica-se que a parte autora apelada possui registro da marca desde 1992, enquanto a parte requerida apelante apenas protocolou pedido de registro em 2023.

Além disso, o uso isolado da marca, sem registro, não confere direito absoluto de exclusividade, sendo mera expectativa de direito, conforme reiterada jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, COM FULCRO NO ART. 269, I, DO CPC/1973. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1 - USO DE MARCA E SINAIS IDENTIFICADORES. EMPRESAS QUE ATUAM NO SEGMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO. EMPRESA AUTORA DETENTORA DA MARCA "UNETVALE". INTENTO DE FAZER CESSAR O USO DA MARCA "UNETT" PELA EMPRESA RÉ. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE HOUVE O REGISTRO DEFINITIVO DA MARCA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE PROTEÇÃO INDUSTRIAL - INPI. ÔNUS DA PARTE AUTORA. ART. 333, I, DO CPC/1973 (VIGENTE À ÉPOCA). HIPÓTESE EM QUE A DEMONSTRAÇÃO DO DEPÓSITO DO PEDIDO DE REGISTRO JUNTO AO INPI CONFERE MERA EXPECTATIVA AO DIREITO DE EXCLUSIVIDADE. EXEGESE DO ART. 129 DA LEI N. 9.279/1996.
PRECEDENTES. ADEMAIS, NO CURSO DA TRAMITAÇÃO DESTE APELO O INPI VEIO A INDEFERIR DE FORMA DEFINITIVA, APÓS RECURSO, O REGISTRO DA MARCA "UNETVALE" REQUERIDO PELA AUTORA/APELANTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. "O depósito do pedido de registro da marca, no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, confere mera expectativa de direito ao depositante; a outorga da exclusividade depende da expedição do Certificado de Registro de Marca pelo INPI, a teor do artigo 129 da Lei n. 9.279, de 14-5-1996" (Apelação Cível n. 2006.009379-7, de Timbó, rel. Des. Salim Schead dos Santos, Primeira Câmara de Direito Comercial, j. 26-8-2010). 2 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO. 3 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. SENTENÇA PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ-SC - Apelação Cível: 0004602-52.2012.8.24.0072, Relator.: Dinart Francisco Machado, Data de Julgamento: 03/12/2019, Segunda Câmara de Direito Comercial) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO COMERCIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PEDIDO DE REGISTRO DE MARCA. INPI. NOME DE FANTASIA. CONCORRÊNCIA DESLEAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS. LEGITIMIDADE ATIVA.
1. O simples pedido de registro de marca junto ao INPI não outorga exclusividade no uso da marca, pois implica mera expectativa de direito. 2 . Salienta-se que o interessado em ser titular de determinada marca deve pleitear a proteção que confere a lei. Antes disso, detém o titular do depósito do pedido de registro de marca mera expectativa de direito.
3. Reprodução indevida de nome marca que não restou comprovada. Hipótese em que a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, forte o disposto no art. 373, I, do CPC. Ação julgada improcedente. Manutenção. 4. Sucumbência recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJ-RS - AC: 70074332420 RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 30/08/2017, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/09/2017) (destaquei)

Dessa forma, não há que se falar em direito de precedência da apelante, uma vez que a titularidade da apelada sobre a marca que já se devidamente registrada.

De outro giro, verifica-se que a parte requerida apelante sustenta que a manutenção da sentença lhe acarretará dano inverso, pois já atua no mercado há quase duas décadas sob a marca impugnada.

Contudo, o prejuízo advindo da necessidade de alteração de nome empresarial não se sobrepõe ao direito legalmente protegido da parte autora apelada.

O uso indevido da marca gera concorrência desleal, conforme previsto no artigo 195, inciso III, da LPI, sendo plenamente legítima a pretensão da apelada de proteger seu nome empresarial.

Além disso, os efeitos deletérios do uso indevido extrapolam o interesse das partes, atingindo o direito do consumidor à informação clara e precisa.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto, mantendo incólume a sentença recorrida.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, na demanda principal,
MAJORO
a verba honorária devida de 10 para 15% (quinze por cento)
sobre o valor atualizado da causa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025