Tribunal: TJMT
Processo: 1022281-21.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO INDEVIDO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DIREITO DE USO EXCLUSIVO DE MARCA. ANTERIORIDADE DO NOME EMPRESARIAL. PRINCÍPIOS DA TERRITORIALIDADE E DA ESPECIFICIDADE. AUSÊNCIA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL. BOA-FÉ COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por CLC Comércio e Locação de Máquinas Ltda contra sentença que julgou procedente a ação ajuizada por Construloc Construtora e Locadora Ltda – ME, condenando a apelante a cessar o uso da expressão "CONSTRULOC" e ao pagamento de indenização por danos materiais estimados em R$ 45.000,00 e lucros cessantes a serem apurados em liquidação. A sentença fundamentou-se no registro de marca concedido pelo INPI à autora, reconhecendo violação ao direito de exclusividade previsto na L. 9.279/1996.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside em saber se:
(i) o uso de expressão idêntica à marca registrada pela autora, por empresa com nome empresarial anterior e estabelecida em outra unidade da federação, configura infração marcária e concorrência desleal;
(ii) há elementos fáticos e jurídicos suficientes a justificar a condenação por danos materiais e lucros cessantes;
(iii) a conduta da empresa ré, ora apelante, revela má-fé ou intenção parasitária a justificar a abstenção do uso e a reparação civil.
III. Razões de decidir
3. A proteção conferida pela L. 9.279/1996 ao titular de marca registrada, embora nacional e exclusiva, encontra limites na boa-fé e no uso anterior e legítimo de nome empresarial por terceiros, conforme reconhecido pelo STJ.
4. A apelante demonstrou ter sido constituída em 2007, com sede em Porto Velho/RO, utilizando a expressão "CONSTRULOC" antes mesmo do depósito e concessão dos registros de marca à apelada, ocorridos em 2019 e 2020.
5. A distância geográfica e a ausência de sobreposição concreta de mercado, associadas à distinção entre as atividades principais das empresas, mitigam o risco de confusão junto ao público consumidor.
6. A jurisprudência do STJ admite a convivência harmônica entre marca registrada e nome empresarial anterior, especialmente quando ausentes elementos de concorrência desleal, má-fé ou confusão mercadológica, como no caso em análise (REsp 1641906/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi).
7. Restou comprovado que a apelante cessou espontaneamente o uso da marca após notificação judicial, denotando boa-fé e ausência de proveito indevido.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de apelação provido. Sentença reformada para julgar improcedente a ação. Inversão do ônus sucumbencial.
Tese de julgamento:
"1. É admissível a convivência entre nome empresarial e marca registrada, quando o uso anterior da denominação é legítimo, de boa-fé e não configura concorrência desleal, nos termos dos princípios da anterioridade, territorialidade e especificidade.
2. A ausência de sobreposição mercadológica efetiva, somada à inexistência de confusão entre os consumidores e à cessação voluntária do uso, afasta a caracterização de infração à marca e a responsabilização civil."

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022281-21.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Direito Autoral, Marca]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[CLC COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 09.203.106/0001-67 (APELANTE), RENNER PAULO CARVALHO - CPF: 204.531.592-49 (ADVOGADO), CLEBER JAIR AMARAL - CPF: 627.648.701-59 (ADVOGADO), CONSTRULOC CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA - ME - CNPJ: 07.958.278/0001-15 (APELADO), Geraldo C Macedo registrado(a) civilmente como GERALDO DA CUNHA MACEDO - CPF: 171.519.371-72 (ADVOGADO), ALBERTO DA CUNHA MACEDO - CPF: 536.502.631-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO INDEVIDO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DIREITO DE USO EXCLUSIVO DE MARCA. ANTERIORIDADE DO NOME EMPRESARIAL. PRINCÍPIOS DA TERRITORIALIDADE E DA ESPECIFICIDADE. AUSÊNCIA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL. BOA-FÉ COMPROVADA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por CLC Comércio e Locação de Máquinas Ltda contra sentença que julgou procedente a ação ajuizada por Construloc Construtora e Locadora Ltda – ME, condenando a apelante a cessar o uso da expressão "CONSTRULOC" e ao pagamento de indenização por danos materiais estimados em R$ 45.000,00 e lucros cessantes a serem apurados em liquidação. A sentença fundamentou-se no registro de marca concedido pelo INPI à autora, reconhecendo violação ao direito de exclusividade previsto na L. 9.279/1996.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber se:
(i) o uso de expressão idêntica à marca registrada pela autora, por empresa com nome empresarial anterior e estabelecida em outra unidade da federação, configura infração marcária e concorrência desleal;
(ii) há elementos fáticos e jurídicos suficientes a justificar a condenação por danos materiais e lucros cessantes;
(iii) a conduta da empresa ré, ora apelante, revela má-fé ou intenção parasitária a justificar a abstenção do uso e a reparação civil.

III. Razões de decidir

3. A proteção conferida pela L. 9.279/1996 ao titular de marca registrada, embora nacional e exclusiva, encontra limites na boa-fé e no uso anterior e legítimo de nome empresarial por terceiros, conforme reconhecido pelo STJ.

4. A apelante demonstrou ter sido constituída em 2007, com sede em Porto Velho/RO, utilizando a expressão "CONSTRULOC" antes mesmo do depósito e concessão dos registros de marca à apelada, ocorridos em 2019 e 2020.

5. A distância geográfica e a ausência de sobreposição concreta de mercado, associadas à distinção entre as atividades principais das empresas, mitigam o risco de confusão junto ao público consumidor.

6. A jurisprudência do STJ admite a convivência harmônica entre marca registrada e nome empresarial anterior, especialmente quando ausentes elementos de concorrência desleal, má-fé ou confusão mercadológica, como no caso em análise (REsp 1641906/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi).

7. Restou comprovado que a apelante cessou espontaneamente o uso da marca após notificação judicial, denotando boa-fé e ausência de proveito indevido.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação provido. Sentença reformada para julgar improcedente a ação. Inversão do ônus sucumbencial.

Tese de julgamento:

"1. É admissível a convivência entre nome empresarial e marca registrada, quando o uso anterior da denominação é legítimo, de boa-fé e não configura concorrência desleal, nos termos dos princípios da anterioridade, territorialidade e especificidade.

2. A ausência de sobreposição mercadológica efetiva, somada à inexistência de confusão entre os consumidores e à cessação voluntária do uso, afasta a caracterização de infração à marca e a responsabilização civil."

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1022281-21.2023.8.11.0041

APELANTE: CLC COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA

APELADO:

CONSTRULOC CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA – ME

Colenda câmara:

Cuida-se de apelação cível interposta por CONSTRULOC COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA contra a sentença proferida nos autos da ação de abstenção de uso indevido de marca registrada c/c indenização por danos materiais, proposta por CONSTRULOC CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI, que julgou
procedente
o pedido inicial para determinar a cessação do uso da marca “CONSTRULOC” e condenar a apelante ao pagamento de indenização por danos materiais e lucros cessantes.

A sentença de primeiro grau reconheceu violação ao direito de exclusividade da marca registrada da parte autora com fundamento nos artigos 129 e seguintes da Lei no 9.279/96, e acolheu o pedido de condenação em danos estimados em R$ 45.000,00, além de lucros cessantes a serem apurados em liquidação.

Inconformada, a apelante sustenta que faz uso do nome “CONSTRULOC” desde 2007, em sede diversa (Porto Velho/RO), com objeto social majoritariamente distinto e sem conhecimento do registro da marca pela parte autora.

Aduz não ter havido confusão entre os consumidores, nem prejuízo efetivo, e que a atuação empresarial é regionalizada, afastando a aplicação irrestrita do princípio da territorialidade.

Requer a total reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos autorais.

O preparo foi recolhido – Id. 31011398.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento – Id. 308212388.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia recursal cinge-se à suposta violação ao direito de uso exclusivo de marca, derivado de registro válido expedido pelo INPI em favor da autora, ora apelada, com a consequente responsabilização da apelante por alegada concorrência desleal e danos patrimoniais.

Com efeito, o artigo 129 da Lei no 9.279/96 prevê que a propriedade da marca se adquire com o registro validamente expedido e confere ao seu titular o direito ao uso exclusivo em todo o território nacional. Contudo, tal direito não opera em termos absolutos, encontrando limites na realidade fática do uso empresarial prévio e na boa-fé de terceiros.

Na espécie, restou incontroverso nos autos que a empresa apelante foi constituída em 2007, com nome empresarial contendo a expressão “CONSTRULOC”, fato anterior ao depósito e à concessão dos registros da marca pela apelada, cujas datas de concessão são de 2019 e 2020, respectivamente.

Inobstante, no caso concreto, os autos revelam que as empresas litigantes exercem atividades preponderantes diversas, ainda que compartilhem o objeto de locação de equipamentos, e estão situadas em estados distintos, com distância superior a 1.400 km, uma vez que a autora encontra-se sediada em Cuiabá, enquanto que à ré, em Porto Velho - Rondonia, fato que fragiliza sobremaneira qualquer alegação de sobreposição mercadológica ou desvio de clientela.

Colaciono:

O registro:

Ao arremate, as marcas são completamente distintas:

A jurisprudência do STJ, em especial o RESP 1610773, de relatório da Ministra Nancy Andrighi, vem mitigando a rigidez do princípio da territorialidade em situações análogas, admitindo a possibilidade de coexistência pacífica entre marca e nome empresarial, especialmente quando ausente potencial concreto de confusão entre os consumidores e inexistente sobreposição efetiva de mercado.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA. COLIDÊNCIA. NOME EMPRESARIAL . EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS . IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF . PRINCÍPIOS MARCÁRIOS. ANTERIORIDADE, ESPECIFICIDADE E TERRITORIALIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA . AUSÊNCIA.
1- Ação distribuída em 9/7/2010. Recurso especial interposto em 12/8/2015 e concluso à Relatora em 27/9/2016.2- O propósito recursal, além de definir se houve negativa de prestação jurisdicional, é dirimir conflito entre marca registrada perante o INPI e nome empresarial arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais .3- Ausentes os vícios do art. 535 do CPC/73, rejeitam-se os embargos de declaração.4- A alteração da conclusão do Tribunal de origem, no sentido de que as empresas litigantes atuam no mesmo ramo de atividades, exigiria revolvimento do acervo probatório do processo, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.5- A ausência de fundamentação ou a sua deficiência implica o não conhecimento do recurso quanto ao ponto .
6- Tanto o nome comercial quanto a marca gozam de proteção jurídica com dupla finalidade: por um lado, ambos são tutelados contra usurpação e proveito econômico indevido; por outro, busca-se evitar que o público consumidor seja confundido quanto à procedência do bem ou serviço oferecido no mercado.7- Para aferição de colidência entre denominação empresarial e marca, além de se verificar o preenchimento do critério da anterioridade, deve se levar em consideração os princípios da territorialidade e da especificidade.
Precedentes. Hipótese concreta em que esses aspectos forma reconhecidos como preenchidos pelo acórdão recorrido .8- O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (STJ - REsp: 1641906 MG 2016/0249277-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 19/09/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2017) – Grifei.

Cito ainda:

DIREITO MARCÁRIO E CIVIL. PRETENSÃO CONDENATÓRIA PARA ABSTENÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE EXPRESSÃO A QUALQUER TÍTULO. 1. NOME EMPRESARIAL . UTILIZAÇÃO SIMULTÂNEA DE NOME CIVIL IDÊNTICO NA COMPOSIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE HOMONÍMIA. POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA. 2 . CONFRONTO ENTRE MARCA REGISTRADA E NOME EMPRESARIAL. UTILIZAÇÃO DE NOME CIVIL COMO MARCA. DIREITO DE PERSONALIDADE LATENTE. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA E LIMITADA . NOME EMPRESARIAL EMPREGADO EM SEGMENTO DISTINTO. POSSIBILIDADE. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO
. 1. Demanda proposta na vigência do CC/1916, na qual se pretendeu a determinação de abstenção de utilização do termo "EINSTEIN" a qualquer título, em razão de violação de marca e nome empresarial. 2. É compatível com a regulamentação dos nomes empresariais, tanto a vigente à época dos registros como a atual, a utilização do nome civil de sócio na composição dos nomes de pessoas jurídicas, de modo que a verificação de identidade ou semelhança dos nomes empresariais deve observar a composição final, e não termos destacados . 3. No confronto entre marca registrada e nome empresarial, a incidência do princípio da anterioridade deve ser temperada pela incidência conjunta dos princípios da anterioridade e territorialidade. Precedentes. 4 . Conquanto o nome civil consista em direito de personalidade - absoluto, obrigatório, indisponível, exclusivo, imprescritível, inalienável, incessível, inexpropriável, irrenunciável e intransmissível -, a legislação nacional admite o destaque de parcela desse direito para fins de transação e disposição, tal qual se dá na sua registrabilidade enquanto marca, desde que autorizada de forma expressa e delimitada. 5. A determinação de abstenção de utilização do termo apontado, que é também o prenome do sócio-fundador da sociedade-ré, resulta em restrição indevida a seu direito de personalidade, uma vez que não há identidade entre as denominações finais confrontadas, nem a utilização em mesmo segmento de mercado. 6 . Recurso especial provido.
(STJ - REsp: 1432522 SP 2011/0270216-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 17/04/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2018) – Destaquei.

Ademais, não se comprovou nos autos a ocorrência de confusão entre consumidores, tampouco a existência de efetivo dano material. Ao contrário, a apelante demonstrou ter cessado espontaneamente o uso da marca após a ciência da notificação judicial, revelando boa-fé e disposição para conformar-se aos limites judiciais, circunstância que afasta qualquer conduta dolosa ou parasitária.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao
recurso de apelação interposto por CONSTRULOC COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA, para reformar integralmente a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial
.

Por corolário lógico, inverto ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025