Tribunal: TJMT
Processo: 1016459-27.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE ATO CUMULADA COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE CARÁTER ANTECEDENTE – SINAIS CARACTERÍSTICOS (TRADE DRESS) DISTINTOS – ATIVIDADE COMERCIAL PRINCIPAL DIVERSA – BAIXA PROBABILIDADE DE CONFUSÃO OU DE ASSOCIAÇÃO ERRÔNEA PELO PÚBLICO CONSUMIDOR – CONCORRÊNCIA DESLEAL, PREJUÍZOS PATRIMONIAL E MORAL NÃO DEMONSTRADOS – ART. 373, INCISO I, DO CPC – HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.
Se o conjunto de sinais característicos (trade dress) cumpre a função de distinguir duas pessoas jurídicas que exploram o ramo alimentício em seguimentos comerciais diversos, é desnecessária a imposição da abstenção de uso de marca diante da ausência concreta de confusão ou a associação errônea pelo público consumidor.
“Eventual semelhança fonética e gráfica entre as marcas em questão que não se mostra relevante para fins de proteção da marca anterior, uma vez que ambas são evocativas dos produtos a que se referem”. (STJ, REsp. n. 1.845.508/RJ, DJe de 13-6-2022).
A configuração de concorrência desleal pressupõe a prova da má-fé na assunção de uma das posturas descritas no art. 195 da Lei n. 9279/96, especialmente o desvio de clientela.
A reparação material exige a demonstração do efetivo prejuízo (art. 373, inciso I, do CPC), e a ausência de ato ilícito afasta o direito à indenização por dano moral.
Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016459-27.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RICARDO LUMINA CINTRA JUNIOR - ME - CNPJ: 06.091.678/0001-03 (APELANTE), MARCELO HENRIQUE ZANONI - CPF: 297.463.738-89 (ADVOGADO), ALINE RODRIGUES DOLINSKI CAMPOS - CPF: 078.415.559-38 (ADVOGADO), MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S.A. - CNPJ: 13.783.221/0004-78 (APELADO), NATAN BARIL - CPF: 003.429.939-41 (ADVOGADO), JULIANA MOTTER ARAUJO - CPF: 017.656.229-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL

–
AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE ATO CUMULADA COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE CARÁTER ANTECEDENTE
–

SINAIS CARACTERÍSTICOS (
TRADE DRESS
) DISTINTOS – ATIVIDADE COMERCIAL PRINCIPAL DIVERSA – BAIXA PROBABILIDADE DE CONFUSÃO OU DE ASSOCIAÇÃO ERRÔNEA PELO PÚBLICO CONSUMIDOR – CONCORRÊNCIA DESLEAL, PREJUÍZOS PATRIMONIAL E MORAL NÃO DEMONSTRADOS – ART. 373, INCISO I, DO CPC – HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o conjunto de sinais característicos (
trade dress
) cumpre a função de distinguir duas pessoas jurídicas que exploram o ramo alimentício em seguimentos comerciais diversos, é desnecessária a imposição da abstenção de uso de marca diante da ausência concreta de confusão ou a associação errônea pelo público consumidor.

“Eventual semelhança fonética e gráfica entre as marcas em questão que não se mostra relevante para fins de proteção da marca anterior, uma vez que ambas são evocativas dos produtos a que se referem”.
(STJ,
REsp. n. 1.845.508/RJ, DJe de 13-6-2022).

A configuração de concorrência desleal pressupõe a prova da má-fé na assunção de uma das posturas descritas no art. 195 da Lei n. 9279/96, especialmente o desvio de clientela.

A reparação material exige a demonstração do efetivo prejuízo (art. 373, inciso I, do CPC), e a ausência de ato ilícito afasta o direito à indenização por dano moral.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC)
.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Abstenção de Ato cumulada com Antecipação de Tutela de Caráter Antecedente julgada improcedente, com a condenação da autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 15% sobre o valor atualizado da causa.

A apelante afirma que a expressão “JERONIMO” conflita com a sua marca “GERONIMO WEST MUSIC”, registrada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI.

Ressalta ser pessoa jurídica constituída desde 26-1-2004 e que atua “
no ramo de bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, discotecas, danceterias, salões de dança e similares, produção musical, agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas, outras atividades profissionais, científicas, técnicas não especificadas anteriormente
”.

Informa que é titular do
site
desde 15-4-2005.

Destaca que, em contrapartida, o Grupo Madero foi constituído só em 11-10-2013 para atuar no mesmo seguimento - o “
comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
” -, o demonstra a concorrência direta entre as empresas.

Aduz que quatro dos pedidos de registro de marca formulado pela parte contrária durante o ano de 2017 foram indeferidos pelo INPI, que não conferiu proteção legal para as marcas “JERONIMO”, “JERONIMO BURGUER”, “RESTAURANTE JERONIMO” e “JERONIMO DÊ UM SMASH NA SUA FOME”.

Argumenta que ingressou com demanda em que busca a declaração de nulidade da marca “JERONIMO by DURSKI” registrada pelo INPI em razão do quinto pedido formulado pela apelada em 2018.

Acrescenta que o domínio
<
http://www.jeronimoburger.br> não pode subsistir porque gera associação pejorativa das marcas na
internet
, pois a apelada tem diversas avaliações negativas no
site
Reclame Aqui.

Sustenta que não se dedica apenas à exploração de eventos musicais, mas também à venda de lanches e hambúrgueres aos seus clientes, o que causa confusão no público consumidor, conforme prova testemunhal.

Argui estar comprovado nos autos que a própria apelada reconhece extrajudicialmente a colisão entre as marcas, e que não é necessária a estrita identidade, bastando a semelhança, para a violação dos seus direitos de propriedade.

Assegura que esse ato ilícito lhe gerou danos morais e materiais.

Pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões no ID. 200101873.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Importante destacar inicialmente que as razões recursais são coerentes, buscam a desconstituição da sentença e registram inclusive a presença dos requisitos autorizadores da imposição de obrigação de não fazer e da condenação da parte contrária à reparação civil, o que cumpre o princípio da dialeticidade.

A apelante se insurge contra a exploração da denominação “JERONIMO”, matéria já decidida por esta Câmara nos Agravos de Instrumento n. 1007799-70.2018.8.11.0000, 1013752-15.2018.8.11.0000 e 1005771-90.2022.8.11.0000, em que pretendia a concessão de tutela de urgência contra a apelada.

Naquelas oportunidades foi consignado que, “
Segundo o princípio da especialidade, é possível a coexistência de marcas idênticas ou semelhantes, desde que identifiquem produtos distintos e insuscetíveis de causar confusão ou associação
” (julgado de 17-8-2018), e que o simples “
indeferimento do registro pelo INPI das denominações sugeridas pela ré, por si só, não demonstra o potencial risco de confusão entre os consumidores”
(julgados de 27-2-2019 e de 1o-6-2022).

O STJ já consignou que “
para configurar eventual violação de marca anteriormente registrada, afigura-se imprescindível que o uso dos sinais distintivos impugnados possa ensejar concorrência desleal, desvio de clientela e causar confusão no público consumidor ou associação errônea, em prejuízo ao titular da marca supostamente infringida. Precedentes. Consoante entendimento desta Corte Superior, marcas dotadas de baixo poder distintivo, formadas por elementos de uso comum, evocativos, descritivos ou sugestivos, podem ter de suportar o ônus de coexistir com outras semelhantes. Precedentes
”. (REsp. n. 1.271.134/SP, relator Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgamento em 10-12-2020, DJe de 18-12-2020).

Sobre o assunto:

“RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA E DE ABSTENÇÃO DE USO. ELLE / ELLE ELLA. POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA. AUSÊNCIA DE RISCO DE CONFUSÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. TEORIA DA DISTÂNCIA. 1. Ação ajuizada em 18/12/2015. Recurso especial interposto em 4/7/2018. Autos conclusos à Relatora em 20/5/2019. 2. O propósito recursal é verificar a higidez do ato administrativo que concedeu a marca ELLE ELLA à recorrida. 3.
Para que fique configurada a violação de marca, é necessário que o uso dos sinais distintivos impugnados possa causar confusão no público consumidor ou associação errônea, em prejuízo ao titular da(s) marca(s) supostamente infringida(s)
. Precedentes. 4.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, marcas dotadas de baixo poder distintivo, formadas por elementos de uso comum, evocativos,

descritivos ou sugestivos, podem ter de suportar o ônus de coexistir com outras semelhantes
. 5.
O fato de existirem diversas marcas em vigor também formadas pela expressão ELLE atrai a aplicação da teoria da distância, fenômeno segundo a qual não se exige de uma nova marca que guarde distância desproporcional em relação ao grupo de marcas semelhantes já difundidas na sociedade
.
(...).
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO
”.

(REsp. n. 1819060/RJ, relatora Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgamento em 20-2-2020, DJe de 26-2-2020, sem grifos no original).

“RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL.
AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. DORFLEX / DORALFLEX / NEODORALFLEX. IMPOSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA. CONFUSÃO ENTRE CONSUMIDORES. ASSOCIAÇÃO INDEVIDA
. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. 1. Ação ajuizada em 8/7/2013. Recurso especial interposto em 3/12/2018. Autos conclusos à Relatora em 4/10/2019. 2. O propósito recursal é verificar a higidez dos atos administrativos que concederam as marcas DORALFLEX e NEODORALFLEX à recorrente. 3. Para que fique configurada a violação de marca, é necessário que o uso dos sinais distintivos impugnados possa causar confusão no público consumidor ou associação errônea, em prejuízo ao titular da marca supostamente infringida. Precedentes. 4.
De acordo com as disposições técnicas consolidadas no Manual de Marcas do INPI, "termos que, isoladamente, não possuem distintividade para assinalar os produtos ou serviços reivindicados podem ser combinados de modo a formar conjuntos passíveis de registro em vista do caráter distintivo da combinação resultante
". 5.
Diante do contexto dos autos, e a partir da interpretação conferida à legislação de regência pela jurisprudência consolidada desta Corte, impõe-se concluir que as circunstâncias fáticas da hipótese - grau de semelhança entre as expressões confrontadas, possibilidade de confusão ou associação errônea pelos consumidores, tempo de existência da marca violada, utilização das expressões para designação de produtos afins - impõem o decreto de nulidade dos registros da recorrente
. 6. O reexame de fatos e provas é vedado em recurso especial. Súmula 7/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO
”.

(REsp n. 1848648/RJ, relatora Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgamento em 19-5-2020, DJe de 8-6-2020, sem destaques no original).

Para que haja associação indevida pelos consumidores não é preciso a identidade de expressões, mas sim que seja concreta a possibilidade de confusão e de desvio de clientela.

O uso por ambas as empresas do distintivo “JERONIMO” ou “GERONIMO” não significa indevida utilização da marca registrada pela apelante, sobretudo por se tratar de denominação comum.

E mais, a apelada apresentou uma lista de empresas espalhadas pelo país do segmento alimentício que exploram esse mesmo nome, grafado com “J” ou “G”, e cujas marcas estão protegidas pelo INPI.

Isso porque o art. 124, inciso VI, da Lei de Proteção à Propriedade Industrial (n. 9279/1996), proíbe o registro do nome genérico.

O conjunto de similitudes existentes entre as marcas é consideravelmente inferior aos traços distintivos das empresas.

Uma delas (apelante), consiste numa casa noturna onde ocorrem eventos musicais, com venda de bebidas (alcoólicas ou não) e alimentos, tais como hambúrguer; a outra (apelada), é destinada especificamente ao mercado culinário, e suas lojas, a maioria situada dentro de Shoppings Centers, são expressamente identificadas como hamburguerias.

Infere-se do conjunto probatório que os hambúrgueres comercializados pela apelante não integram sua atividade principal, como no caso da apelada. Trata-se de venda acessória para público específico – os espectadores dos eventos musicais em exibição.

E mais, é notória a divergência de horário de funcionamento.

Os sinais característicos de ambas
(
trade dress
) não se assemelham.
As letras e cores usadas nas fachadas dos prédios são diferentes, uma vez que num deles está grafada a palavra “JERONIMO” em letras maiúsculas, geralmente em preto, branco e amarelo, e no outro há combinação da imagem da face de um índio norte-americano com a grafia “GERONIMO WEST MUSIC”, em preto, branco, vermelho e eventualmente dourado.

Esse cenário impede o acolhimento da pretensão da autora, e a declaração da testemunha por si só não atesta o desvio de clientela.

A configuração de concorrência desleal pressupõe a prova da má-fé na assunção de uma das posturas descritas no art. 195 da Lei n. 9279/96, especialmente o arguido desvio de clientela.

A reparação material exige a efetiva demonstração do prejuízo, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. E a ausência de ato ilícito afasta o dano moral indenizável.

Para ilustrar:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCAS. AÇÃO DE NULIDADE DA MARCA NOMINATIVA VITACIN, COM PEDIDO DE ABSTENÇÃO DE USO. ART. 124, XIX, DA LPI.
PRÉVIO REGISTRO, NA MESMA CLASSE
, DA MARCA VITAWIN.
ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 124, XIX, 129 e 130 DA LPI. NÃO OCORRÊNCIA
. MARCA VITAWIN QUE CONFIGURA MARCA ALTAMENTE SUGESTIVA DO PRODUTO A QUE SE REFERE (SUPLEMENTO MULTIVITAMÍNICO). MARCA FRACA. EXCLUSIVIDADE RESTRITA AO USO LITERAL DO SIGNO COMO REGISTRADO.
IMPOSSIBILIDADE DE APROPRIAÇÃO DO NOME GENÉRICO. ART. 124, VI, DA LPI
.
CONSEQUENTE INVIABILIDADE DA PROTEÇÃO ALMEJADA, QUE ACABARIA POR CONFERIR AMPLA PROTEÇÃO A NOME PRATICAMENTE IGUAL AO GENÉRICO
. 1. Ação proposta com o objetivo de anulação, com fundamento no art. 124, XIX, da LPI, do registro da marca VITACIN, diante do prévio registro da marca VITAWIN na mesma classe de produtos, bem como de condenar a ré a se abster de utilizar referido nome ou qualquer outro signo que se assemelhe à marca anteriormente registrada. 2.
A verificação da impossibilidade de registro de uma marca em razão de possível conflito com marca anteriormente registrada, como regra, demanda o exame (i) do grau de semelhança entre os sinais; (ii) do grau de semelhança entre os produtos; (iii) da possibilidade de confusão ou de associação no público consumidor
. 3. Caso concreto, porém, que apresenta a peculiaridade de a marca anterior, VITAWIN, ser altamente sugestiva dos produtos a que se refere (suplementos multivitamínicos), sendo quase idêntica ao nome genérico em inglês "vitamin". 3.
Se, de acordo com o art. 124, VI, da LPI, não é possível o registro de sinal genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo que tenha relação com o produto ou serviço a que se refere, também não é possível que o registro de marca praticamente idêntica ao nome genérico possa se valer de ampla proteção, sob pena de se permitir, por via transversa, aquilo que a própria lei busca evitar: a apropriação, por particulares, de nome comumente utilizado em determinado segmento mercadológico
. 4.
Eventual semelhança fonética e gráfica entre as marcas em questão que não se mostra relevante para fins de proteção da marca anterior, uma vez que ambas são evocativas dos produtos a que se referem
. 5. Tratando-se de marca muito fraca, a exclusividade conferida pelo registro deve ser restrita ao uso literal da marca como registrada, o que não é o caso. 6. Possibilidade de confusão ou de associação indevida que não ficou demonstrada, sobretudo considerando a diferença ideológica existente entre as marcas em questão. Impossibilidade de reexame dos fatos. Súmula 7/STJ. 7. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
”.

(REsp. n. 1.845.508/RJ, relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgamento em 7-6-2022, DJe de 13-6-2022, sem grifos no original).

Por fim, em consonância com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada
(...)”. (AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18-8-2016, sem grifos no original).

Posto isso,
nego provimento
ao Recurso
e, com amparo no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 15% para 20% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024