Tribunal: TJMT
Processo: 1000522-90.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER - USO INDEVIDO DO NOME/MARCA – CLARA IMITAÇÃO - MARCA ANTERIORMENTE REGISTRADA NO INPI - USO INDEVIDO POR TERCEIRO – DETERMINAÇÃO PARA ABSTENÇÃO DO USO DE MARCA/NOME QUE FAÇA ASSOCIAÇÃO AO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE – SENAT – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
“Nos termos do art. 129, da Lei no 9.279/96, para se adquirir a propriedade e assegurar ao titular o uso exclusivo da marca é necessário o registro da marca frente ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI - A proteção conferida às marcas mistas compreende o uso do conjunto de elementos nominativos e figurativos, e não do uso de quaisquer desses elementos de forma isolada - A utilização apenas do elemento nominativo não configura violação ao direito de uso exclusivo da marca mista” (TJ-MG - AI: 10000220908578001 MG, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 30/06/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 21a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 05/07/2022)

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000522-90.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO VITOR TEOFILO OLIVEIRA - CPF: 094.328.466-01 (ADVOGADO), SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE - CNPJ: 73.471.963/0001-47 (AGRAVANTE), SILVIO MENDES ARRUDA - CPF: 080.632.936-06 (ADVOGADO), E. L. SANTIAGO & CIA LTDA - CNPJ: 41.955.439/0001-55 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER - USO INDEVIDO DO NOME/MARCA – CLARA IMITAÇÃO - MARCA ANTERIORMENTE REGISTRADA NO INPI - USO INDEVIDO POR TERCEIRO – DETERMINAÇÃO PARA ABSTENÇÃO DO USO DE MARCA/NOME QUE FAÇA ASSOCIAÇÃO AO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE – SENAT – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

“Nos termos do art. 129, da Lei no 9.279/96, para se adquirir a propriedade e assegurar ao titular o uso exclusivo da marca é necessário o registro da marca frente ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI - A proteção conferida às marcas mistas compreende o uso do conjunto de elementos nominativos e figurativos, e não do uso de quaisquer desses elementos de forma isolada - A utilização apenas do elemento nominativo não configura violação ao direito de uso exclusivo da marca mista”
(TJ-MG - AI: 10000220908578001 MG, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 30/06/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 21a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 05/07/2022)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1000522-90.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE

AGRAVADO: E. L. SANTIAGO & CIA LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE
contra decisão proferida em Ação de Obrigação de Fazer e Não Fazer n. 1038271-52.2023.8.11.0041 - 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, promovida em face de
E. L. SANTIAGO & CIA LTDA
, em que o juízo singular indeferiu o pedido de tutela antecipatória.

O agravante afirma que
“a PROBABILIDADE DO DIREITO reside nas inúmeras provas documentais apresentadas, as quais demonstram que a Agravada tem se utilizado de nome fantasia cuja pronúncia é idêntica (homófono) à denominação do Agravante SENAT, bem como tem veiculado logotipo similar à marca SEST SENAT.”.

Aduz que,
“é incontroverso que a criação da entidade Agravante se deu no ano de 1993, por força da Lei Federal no 8.706/1993, tendo, desde a sua fundação, adotado como razão social o nome “SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE”, e como nome fantasia o termo “SENAT”.”.

Argumenta ser “
inadmissível que a Agravada se utilize de nome fantasia homófono ao do Agravante, bem como de marca manifestamente similar, mormente porque tal conduta não visa diferenciá-la no mercado, mas sim transparecer que supostamente seria a própria entidade Recorrente, ou mesmo alguma organização integrante do seu grupo econômico, o que não pode ser admitido.”

Defende que
“o PERIGO DE DANO na manutenção de tal conduta ilícita está evidenciado pela manifesta confusão gerada no público consumidor, sobretudo em razão de as partes atuarem no mesmo nicho de mercado e estarem situadas a uma distância irrisória de 9 (nove) quilômetros na Cidade de Cuiabá/MT.”.

Pontua que
“também não há que se falar em irreversibilidade da medida, vez que, na remota e improvável hipótese de desprovimento ao presente Agravo de Instrumento – o que se admite somente por amor ao debate – a Agravada poderá simplesmente retomar a utilização do nome fantasia “CENAT”, bem como dos elementos identificadores até então utilizados em seus materiais e conteúdos publicitários e institucionais.”.

Em suma, requer a concessão da tutela antecipada para
“a Agravada compelida em obrigação de fazer, consubstanciada no dever de alteração do nome fantasia “CENAT”, bem como de todo e qualquer conteúdo, logomarca e publicidade social e/ou institucional que remeta ou faça qualquer associação ao SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE – SENAT”
(id. 198192183).

Não concedida a medida liminar (id. 198625192).

Sem contrarrazões (id. 202361159).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE
contra decisão proferida em Ação de Obrigação de Fazer e Não Fazer n. 1038271-52.2023.8.11.0041 - 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, promovida em face de
E. L. SANTIAGO & CIA LTDA
, em que o juízo singular indeferiu o pedido de tutela antecipatória.

Insurge o recorrente contra a decisão de piso que indeferiu a tutela antecipatória sob os argumentos a seguir:

“[...] Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, tem-se que para deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz necessária a existência de prova capaz de conduzir o convencimento do juízo pela probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser reversível.

Em síntese, pugna a parte autora pela concessão da tutela de urgência, altere e se abstenha de usar o nome fantasia “CENAT”, bem como todo e qualquer conteúdo, logomarca e publicidade social e/ou institucional que remeta ou faça qualquer associação ao Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte – SENAT.

Em que pese os argumentos e documentos acostados pela parte autora, entendo que a pretensão, nesse momento processual, não merece acolhimento. Analisando detidamente os autos, em que pese à existência da probabilidade do direito, importante ressaltar que o pedido de tutela de urgência se confunde com o mérito da pretensão, sendo, nos termos do art. 300, § 3o do Código de Processo Civil, necessária à instrução processual com a finalidade de se verificar a plausibilidade das alegações

Nesse sentido, a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – PRELIMINARES ARGUIDAS NÃO APRECIADAS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – AFASTADAS – MÉRITO - ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES E DESVIO DE FINALIDADE DOS RECURSOS DO FETHAB – PEDIDOS LIMINARES QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO DA AÇÃO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – INEXISTÊNCIA DA PROVA INEQUÍVOCA E DE PERIGO NA DEMORA A ENSEJAR A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...). Quando o objeto da ação evidencia particularidades que dependem de profunda análise de documentos e instrumentos normativos para se aferir a ilegalidade apontada na inicial, não há que se falar em prova inequívoca para a antecipação da tutela pretendida, sobretudo quando esta se confunde com o mérito. (...). (N.U 0012381-38.2015.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/11/2015, Publicado no DJE 26/11/2015)

Dessa forma, em que pese os documentos acostados aos autos, entendo necessária à dilação probatória para o aferimento da verossimilhança das alegações, razão pela qual INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. [...]”
(id. 198193651).

Pois bem, entendo que assiste razão o agravante.

Isso porque, não há dúvida de que, a probabilidade do direito restou comprovada na inicial proposta, com destaque para comprovação pelo autor agravante do registro do nome junto ao INPI sob o número 821400460, com a expressão "SEST SENAT, consoante id. 198192191.

Quanto ao perigo de dano, verifico que, a parte Agravante autora logrou também, demonstrar a sua presença. Em se tratando de nome comercial, o dano não reside unicamente na parte financeira, mas também e efetivamente sobre o uso da expressão.

A utilização indevida do nome por terceiros que não detém o registro da marca, é plenamente capaz de trazer efetivo prejuízo a esse nome, não só possibilitando a mácula frente a fornecedores, como também, frente aos clientes consumidores.

E mais, uma vez já demonstrada a probabilidade do direito, em se tratando de uso de nome, não há justificativa plausível para que a Agravada continue a usufruir de uma marca que não lhe pertence.

No mais, cito a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENÇÃO DO USO DE NOME E MARCA EMPRESARIAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - DEFERIMENTO - PRESENTE A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES - Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, mister se faz que estejam demonstrados os pressupostos elencados no art. 273, do CPC, quais sejam: verossimilhança das alegações da autora, fundada em prova inequívoca, aliada ao receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ou à caracterização de abuso de direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu. - A propriedade da marca adquire-se pelo registro válido expedido, garantindo, ainda, ao seu titular o uso exclusivo em todo o território nacional, bem como a possibilidade de ver seus direitos resguardados, impedindo a prática da concorrência desleal. - Deve ser obstada a prestação de serviços com marca semelhante a outra anteriormente registrada, quando são do mesmo seguimento mercadológico, porque essa situação pode levar o consumidor à confusão quanto ao seu prestador.
(AGRAVO DE INSTRUMENTO-CV No 1.0027.14.033811-5/001 - TJMG - Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira)."

Aliado a isso, restou comprovado que a socia administradora da empresa, já foi, outrora, funcionária da empresa Agravante, razão pela qual, ao dar abertura a sua própria empresa, acabou por “imitar” todos os dados da marca pertencente ao recorrente, ainda que a sigla contenha uma letra diferente e sua extensão não seja a mesma, é inegável que a inspiração da agravada pode trazer prejuízo ao nome do recorrente.

Tal entendimento eh corroborado pelos julgados abaixo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA - PRELIMINAR - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - PEDIDO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO - FORO COMPETENTE - LUGAR DO ATO OU FATO - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO RECURSAL - TUTELA DE URGÊNCIA - USO EXCLUSIVO DA MARCA - MARCA MISTA - CONJUNTO DE ELEMENTOS NOMINATIVOS E FIGURATIVOS - UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS ISOLADOS - AUSÊNCIA DE PROTEÇÃO - PROBABILIDADE DO DIREITO - NÃO DEMONSTRADA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. - Tratando-se de ação de abstenção de uso de marca cumulada com pedido indenizatório, o presente feito pode ser proposto no domicílio do autor, inteligência do art. 53, IV, a, do CPC/2015 - Para a concessão da tutela de urgência é necessária a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, cumulativamente - Nos termos do art. 129, da Lei no 9.279/96, para se adquirir a propriedade e assegurar ao titular o uso exclusivo da marca é necessário o registro da marca frente ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI - A proteção conferida às marcas mistas compreende o uso do conjunto de elementos nominativos e figurativos, e não do uso de quaisquer desses elementos de forma isolada - A utilização apenas do elemento nominativo não configura violação ao direito de uso exclusivo da marca mista”
(TJ-MG - AI: 10000220908578001 MG, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 30/06/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 21a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 05/07/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - USO INDEVIDO DO NOME/MARCA - MARCA DEVIDAMENTE REGISTRADA NO INPI - USO INDEVIDO POR TERCEIRO - PRESENÇA DOS REQUISITOS ARTIGO 300 DO CPC - LIMINAR DE ABSTENÇÃO DO USO DO NOME/MARCA DEFERIDA. - Comprovada a probabilidade do direito frente ao registro da marca junto ao INPI, bem como, comprovada a possibilidade do uso indevido da marca gerar prejuízo ao bom nome da empresa, impõe-se a concessão da tutela de urgência para impedir, de imediato, o uso indevido do nome pela parte Agravada.”
(TJ-MG - AI: 10000160657334001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 16/03/2017, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/03/2017)

Ademais, não há risco de irreversibilidade, haja vista que a empresa agravada poderá manter seu pleno funcionamento e em caso de improcedência da ação, poderá retornar ao seu
status quo.

Ante o exposto, PROVEJO o recurso, para determinar, no prazo de 15 (quinze) dias, que a agravada altere do nome fantasia “CENAT”, bem como de todo e qualquer conteúdo, logomarca e publicidade social e/ou institucional que remeta ou faça qualquer associação ao SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE – SENAT, sob pena de fixação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024