Tribunal: TJMT
Processo: 0002312-40.2005.8.11.0050
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação Cível. Anulação de Sentença. Suspensão do Processo. Prejudicialidade Externa. Necessidade de Perícia. Art. 313, V, do CPC.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto por B.S. Barci & Sicchieri Engenharia Consultoria e Projetos Ltda. contra sentença que julgou improcedente a ação cominatória e indenizatória por violação de patente. A apelante alegou a necessidade de suspensão do processo, considerando a existência de ação anulatória de patente em trâmite no Superior Tribunal de Justiça (STJ), que poderia influenciar diretamente o desfecho da presente ação.
II. Questão em discussão
2. A questão a ser analisada consiste em verificar:
(i) a necessidade de anulação da sentença por cerceamento de defesa, tendo em vista a insuficiência de contraditório na perícia realizada;
(ii) a suspensão do processo nos termos do artigo 313, V, do Código de Processo Civil, até o julgamento final da ação anulatória de patente em trâmite no STJ.
III. Razões de decidir
3. O STJ reconheceu o cerceamento de defesa na ação anulatória de patente, determinando a anulação da sentença proferida dada a ausência de contraditório pleno na produção de prova técnica.
4. Considerando a interdependência entre a ação principal e a ação anulatória de patente, e em conformidade com o art. 313, V, do CPC, impõe-se a suspensão do processo até o trânsito em julgado da ação anulatória.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso provido. Sentença anulada. Suspensão do processo até o trânsito em julgado da ação anulatória de patente.
Tese de julgamento:
“1. A sentença deve ser anulada quando constatado cerceamento de defesa na produção de prova pericial essencial ao deslinde da causa.”
“2. O processo deve ser suspenso nos termos do art. 313, V, do CPC, quando houver prejudicialidade externa, dependendo o julgamento de outra ação correlata.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 313, V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2148896/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 24/06/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002312-40.2005.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Patente]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[B S BARCI & SICCHIERI ENGENHARIA, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - EPP - CNPJ: 00.920.040/0001-51 (APELANTE), FABIO LUIZ PEREIRA DA SILVA - CPF: 692.431.661-15 (ADVOGADO), RICARDO ALVES PEREIRA - CPF: 109.131.598-16 (ADVOGADO), ROGERIO ANTONIO PEREIRA - CPF: 049.270.058-36 (ADVOGADO), FABIO DONISETE PEREIRA - CPF: 054.941.818-04 (ADVOGADO), DANIEL FERREIRA BUENO - CPF: 214.249.588-57 (ADVOGADO), COOPERATIVA AGR PROD CANA DE CAMPO NOVO DO PARECIS LTDA - CNPJ: 15.043.391/0001-07 (APELADO), PEDRO ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 257.600.578-04 (ADVOGADO), VALERIA ALVES DOS SANTOS - CPF: 095.684.278-05 (ADVOGADO), DEDINI S/A INDUSTRIAS DE BASE - CNPJ: 50.109.271/0001-58 (APELADO), JOSE MARCELO JARDIM DE CAMARGO - CPF: 054.696.358-72 (ADVOGADO), VITOR FILLET MONTEBELLO - CPF: 325.978.218-46 (ADVOGADO), WALCLEBER UDSON CARAFUNIM - CPF: 818.323.202-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: Direito Processual Civil. Apelação Cível. Anulação de Sentença. Suspensão do Processo.
Prejudicialidade
Externa. Necessidade de Perícia. Art. 313, V, do CPC.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto
por B.S.
Barci
&
Sicchieri
Engenharia Consultoria e Projetos Ltda. contra sentença que julgou improcedente a ação cominatória e indenizatória por violação de patente. A apelante alegou a necessidade de suspensão do processo, considerando a existência de ação anulatória de patente em trâmite no Superior Tribunal de Justiça (STJ), que poderia influenciar diretamente o desfecho da presente ação.

II. Questão em discussão

2. A questão a ser analisada consiste em verificar:

(i) a necessidade de anulação da sentença por cerceamento de defesa, tendo em vista a insuficiência de contraditório na perícia realizada;

(
ii
) a suspensão do processo nos termos do artigo 313, V, do Código de Processo Civil, até o julgamento final da ação anulatória de patente em trâmite no STJ.

III. Razões de decidir

3. O STJ reconheceu o cerceamento de defesa na ação anulatória de patente, determinando
a anulação da sentença proferida dada a ausência
de contraditório pleno na produção de prova técnica.

4. Considerando a interdependência entre a ação principal e a ação anulatória de patente, e em conformidade com o art. 313, V, do CPC, impõe-se a suspensão do processo até o trânsito em julgado da ação anulatória.

IV. Dispositivo e tese

5
. Recurso provido. Sentença anulada. Suspensão do processo até o trânsito em julgado da ação anulatória de patente.

Tese de julgamento
:

“1. A sentença deve ser anulada quando constatado cerceamento de defesa na produção de prova pericial essencial ao deslinde da causa.”

“2. O processo deve ser suspenso nos termos do art. 313, V, do CPC, quando houver
prejudicialidade
externa, dependendo o julgamento de outra ação correlata.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 313, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
2148896/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, j. 24/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
a
pelação
c
ível interposto p
or
B.S.
Barci
&
Sicchieri
Engenharia, Consultoria e Projetos Ltda. - EPP

contra a sentença (Id. 231013723 – fls. 1/4) proferida em
ação cominatória e indenizatória
proposta por si contra
Cooperativa Agrícola de Produtores de Cana de Campo Novo
do Parecis

Ltda
(
Coprodia
)

e

Dedini
S/A Indústrias de Base
,
que
j
ulgou
im
procedentes os pedidos inicia
is
,
consistente na determinação à
primeira
requerida de abstenção de utilização de sistema
de processo de destilação extrativa,
patenteado por
ela
, com condenação por indenização
pelo
lucro obtido ilicitamente.

Assevera que
a sentença utilizou como única fundamentação a conclusão obtida pelo perito judicial, “
não levando em consideração as manifestações e pareceres técnicos apresentados não só pela parte contrária, mas também do próprio INPI, que de forma robusta comprovaram a presença dos requisitos para a validade da patente PI 0017421-1
”.

Afirma que, “
é incontroverso que a ação anulatória de patente no 0500964-54.2006.4.02.5101, onde se discute a validade da patente PI0017421-1, em que pese ter sido julgada pelo Tribunal Regional da 2o Região, confirmando a sentença de procedência proferida em primeira instância, ainda não transitou em julgado, em razão da pendência de julgamento de Agravo em Recurso Especial perante o Colendo Superior Tribunal de Justiça
”
, cujo objeto é a nulidade do acórdão com fundamento em cerceamento de defesa, demonstrando a prejudicial de mérito, razão pela qual a ação deve ser suspensa até o julgamento definitivo da ação declaratória de nulidade de patente no 0500964-54.2006.4.02.5101, em trâmite na 38o Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro.

Afiança que o Juízo de Primeira Instância adentrou indevidamente no mérito da questão com base em laudo pericial que concluiu, em verdade, na violação parcial da patente, consubstanciada nas reivindicações 1, 2, 3, 6, 8 e 9 apontadas no laudo pericial, olvidando-se
,
assim, de aplicar
o artigo 186 da Lei
no
9.279, de 14 de maio de 1996 (Lei
de Propriedade Industrial
), em relação
a
esses apontamentos.

Requer o provimento do recurso para que seja
reconhecida
a
prejudicialidade
externa relativa à pendência de julgamento definitivo na ação declaratória de nulidade de patente no 0500964-54.2006.4.02.5101, em trâmite na 3
1
o Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro
, nos termos do artigo 313, V, do Código de Processo Civil, determinando-se a suspensão do feito até
o
julgamento do agravo em recurso especial no 2148896/RJ, pelo
Superior Tribunal Justiça
.

Alternativamente, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, no sentido de reconhecer a violação parcial da patente no PI0017421-1, consubstanciada na violação total das reivindicações no
2, 3 e 6
e violação parcial das reivindicações no 1, 8 e 9, condenando as apeladas ao ressarcimento dos danos apurados em sede de liquidação de sentença, com a inversão do ônus de sucumbência.

Contrarrazões de
Cooperativa Agrícola de Produtores de Cana de Campo Novo
do Parecis

Ltda
(
Coprodia
)

(Id. 231013738 – fls. 1/10), e de

Dedini
S/A Indústrias de Base

(Id. 231013739 – fls. 1/11)
pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
B&S
Barci
&
Sicchieri
Engenharia, Consultoria e Projetos S/C Ltda
. contra sentença (Id.

231013723 – fls. 1/4)
proferida em
ação cominatória c
om
indenizatória

proposta por si contra a
Cooperativa Agrícola de Produtores de Cana de Campo Novo
do Parecis

Ltda
(
Coprodia
)
e
Dedini
S/A Indústrias de Base
, com fundamento em violação da
patente PI 0017421-1,
denominada “
Processo e Sistema Otimizado de Destilação Extrativa
”.

A sentença de
P
rimeira
I
nstân
cia julgou improcedente a ação, com a seguinte fundamentação, no ponto de interesse:

[...]

Julgo o processo no estado em que se encontra, não havendo necessidade de outras provas

além das documentais já juntadas aos autos (art. 355, inc. I, do Código de Processo Civil).

[...]

A parte autora é legítima, uma vez que a apresentação de cópia dos documentos relativo
s
à

patente não afasta a sua veracidade quando há em trâmite ação que
objetiva
anular o registro, proposta

em face da ora autora (autos no 0500964-54.2006.4.02.5101 em tramite
perante
à
31o Vara

Federal do Rio de Janeiro-RJ
)
.

Quanto a
Coprodia
conforme decisão de saneamento
, está
atrelada ao mérito,
uma vez que

depende da constatação da utilização ou não do processo objeto da Patente no PI 0017421-1
.

Assim, sendo legítimo o interesse de agir bem com
o
presentes os pressupostos processuais,

passo a análise do mérito
.

[...]

Sem delongas, a ação é improcedente, motivo pelo qual desnecessária a suspensão do feito.

Isto porque
o mérito da ação é a identidade ou não do processo utilizado pelas requeridas para

destilação extrativa do etanol, com aquele registrado pela autora, e suas consequências

econômicas
.

Pois bem.
Além dos fatos exaustivamente abordados nos autos no 0500964-54.2006.4.02.5101 que apontam pela ausência de inovação científica ou atividade inventiva na

Patente no PI 0017421-1
,
de acordo com os documentos acostados aos autos especificamente o

laudo pericial acostado no ID56441450 - Pág. 86
, verifico
que não há que se falar em utilização

indevida do procedimento de propriedade dos autores, diante da divergência existente entre

ambos.

Para elaboração do documento,
o expert comparou o procedimento utilizado pela
Coprodia
,

com o objeto da Patente, ao Processo
Mariller
e ao Processo Dissertação de Vasconcelos,

constatando que o processo usado pela
Coprodia
não é idêntico a nenhum dos outros

comparados
(Item
8
).

Narra que o processo da patente introduziu modificações aos processos já existentes, cujo

objetivo “
é conseguir, através de um conjunto de soluções tecnológicas, modificar e transformar

uma arte anterior já descartada em um sistema de grande valor comercial.
”

Pondera ainda que o próprio título da patente indica a sua ideia, qual seja, a
otimização
da

destilação extrativa do etanol e água, por meio de um conjunto de soluções técnicas específicas,

ou seja, o intuito do projeto é a melhoria de um processo mediante associação de ferramentas.

Afirma que os equipamentos básicos são os mesmos comuns
a
maioria dos procedimentos.

Não cabe a este juízo atestar a validade da Patente registrada pelo autor, que inclusive já foi

anulada em processo específico
pendente de trânsito em julgado
. No entanto, o que se verifica é

que
as semelhanças entre a patente e o processo usado pela
Coprodia
instalado pela
Dedini
é

inevitável
, uma vez que a patente não utiliza nenhum procedimento único nunca anteriormente

abordado, tratando-se da junção de várias técnicas para aprimorar o processo de extração do

etanol.

Nota-se nas Tabelas Comparativas
3
(56441450 - Pág. 109) e 4 (56441450 - Pág. 112) que
a

quantidade de semelhanças e diferenças entre os processos é equivalente, não sendo, portanto,

totalmente diferentes tampouco correspondentes
.

Em sua conclusão, o expert indica que existem
3
aspectos idênticos (reivindicações 2, 3 e 6

violadas), 3 distintos (reivindicações 4, 5 e 7 não violadas) e 3 semelhantes (reivindicações 1, 8

e 9). Dessa forma, segundo as explanações apresentadas no laudo, não há como reconhecer a

utilização indevida da Patente PI 0017421-1 uma vez que a técnica empregada pela
Coprodia
e

Dedini
não é a mesma registrada pela parte autora.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil

resolvo o mérito da demanda e JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na inicial.

Pela sucumbência, condeno o requerente no pagamento das custas e despesas processuais,

bem como dos honorários advocatícios, que fixo em R$10.000,00 (dez mil reais) com

fundamento no artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.
[...] (Id. 231013723 – fls. 1/4).

A controvérsia consiste em verificar se houve ou não violação da
patente no PI 0017421-1
,
denominada “
Processo e Sistema
Otimizado
de Destilação Extrativa
”
concedida
à
apelante

B&S
Barci
&
Sicchieri
Engenharia, Consultoria e Projetos S/C Ltda.
, para que
seja determinado às
apeladas se abste
r
de utilizar a técnica
patenteada
e
sejam condenadas ao pagamento decorrente dos lucros obtidos pela produção de álcool pelo uso indevido do
processo patenteado
.

Em suas razões recursais, a apelante aponta questão prejudicial à análise do mérito da ação, consistente na necessidade de se aguardar o julgamento definitivo do mérito da
ação de nulidade do ato administrativo

no 0500964-54.2006.4.02.5101
ajuizada pela segunda apelada,
Dedini
S/A Indústrias de Base

contra a apelante

B&S
Barci
&
Sicchieri
Engenharia, Consultoria e Projetos S/C Ltda
., e o
Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI
,
com objetivo de reconhecimento de nulidade do ato administrativo no qual a autarquia
,

Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI
,

deferiu o pedido da patente PI 0017421-1 à ora apelante, com fundamento de que a patente seria nula por ausência de atividade inventiva.

De fato, na
ação de nulidade do ato administrativo
no 0500964-54.2006.4.02.5101, em trâmite na 31o Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de
Janeiro
,
foi proferida sentença em 11 de maio de 2015 que julgou procedentes os pedidos e declarou a nulidade do ato administrativo de concessão da patente
PI 0017421-1
à apelante. A sentença teve por fundamento o laudo pericial realizado nos autos, no qual o perito concluiu que “
a patente PI 0017421-1 apresenta insuficiência descritiva e falta de atividade inventiva
” (Id. 231013719 – fls. 10).

No entanto, contra essa sentença foi interposto
o

R
ecurso
E
special no 2148896/RJ
pelo apelante
ao Superior Tribunal de Justiça, que proferiu acórdão na data de 18/6/2024, publicado em
24/6/2024
, o qual
está assim ementado:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL.

PATENTE. NULIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.

AUSÊNCIA. PERÍCIA. CONTRADITÓRIO. INOBSERVÂNCIA. DEFESA.

CERCEAMENTO. CONFIGURAÇÃO.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de

origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia

com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no

sentido pretendido pela parte.

2.
Nas ações de nulidade de patentes, nas quais se busca a desconstituição

da presunção de validade de ato emitido pela autoridade administrativa

competente, a produção da perícia deve se revestir do mais alto grau de

apuro e cautela, na estrita observância do contraditório, a fim de garantir

que a prova revele a resposta mais precisa possível à controvérsia técnica -

com profundas implicações jurídicas - estabelecida entre partes
.

3.
Há cerceamento de defesa, por insuficiência de contraditório, quando

remanescem dúvidas acerca das conclusões do laudo oficial e as partes não

têm oportunidade de esclarecê-las após as explicações apresentadas por

escrito pelo perito do juízo, ante a falta de designação da audiência, nos

termos do art. 477, § 3o, do Código de Processo Civil.

4. Recurso especial provido.
(STJ, Terceira Turma,
REsp
2148896/RJ, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
,
Dje
24/6/2024).

Vê-se que o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça anulou a sentença proferida nos autos no 0500964-54.2006.4.02.5101 em razão de cerceamento de defesa, considerando a necessidade de perícia técnica aprofundada e o pleno contraditório.

Transcrevo trechos do voto condutor do acórdão que melhor esclarecem a
razão pela qual houve a anulação da sentença para reabertura da instrução do processo
:

[...]

Como se sabe, não há, em princípio, nenhum impedimento para que o juízo

se atenha ao laudo, sobretudo em ações de alta complexidade técnica, em que a

perícia se mostra como única forma de desvelar a realidade fática que embasa o

pedido deduzido em juízo.

Ocorre que, justamente por receber especial relevo na formação do

convencimento judicial em casos como o presente, de nulidade de patente

regularmente concedida, a produção da prova técnica deve se revestir do mais alto

grau de apuro e cautela, na estrita observância do contraditório, a fim de garantir
que

a prova revele a resposta mais precisa possível à controvérsia técnica (com profundas

implicações jurídicas) estabelecida entre partes.

No caso dos autos, contudo, observa-se que a condução da atividade

probatória não foi exaustiva como recomendaria a complexidade do objeto deduzido

em juízo,
tendo se limitado ao laudo oficial e seus respectivos esclarecimentos

prestados pelo perito oficial, dos quais, ao que
consta
, as partes nem sequer puderam

se manifestar.

Em situações como a dos autos, na qual a parte aponta várias possíveis

falhas no laudo oficial e não teve acesso a eventuais esclarecimentos, nem

oportunidade de ouvir o perito em audiência, é de se reconhecer que houve o alegado

cerceamento,
sobretudo quando o laudo do perito oficial foi o único elemento utilizado

pelas instâncias ordinárias para a anulação da patente e quando há conduta

especialmente ativa e fundamentada do INPI na defesa do ato administrativo
.

De fato, é
incontroverso nos autos que as partes não tiveram ampla

oportunidade de analisar a complementação do laudo apresentado pelo perito do juízo

e que a ação foi julgada sem a audiência de instrução e a possibilidade de indagação

do perito.

[...]
Ocorre que, no presente caso, estabeleceu-se uma importante controvérsia

em torno da prova técnica produzida, que merecia uma fase instrutória mais dilatada,

com a marcação de audiência, a oitiva do perito e, inclusive, a realização de uma

segunda perícia, caso se mostrasse necessária
[...].

Sendo assim, verifica-se que o procedimento adotado nos presentes autos

violou os dispositivos de lei apontados, sobretudo diante das dúvidas que

remanesceram em relação ao laudo oficial e da insuficiência de contraditório após a

complementação do laudo.

[...]
Além disso, conforme aqui explicitado, a complexidade da causa e a

controvérsia em torno do parecer técnico oficial recomendavam o aprofundamento do

contraditório, não tendo se mostrado suficiente, no caso, a entrega de esclarecimentos

escritos como expediente de "celeridade processual", tendo em conta, ainda, o objeto

da ação, que é o de desconstituir a presunção de validade de ato administrativo

emitido por órgão governamental competente (Instituto Nacional de Propriedade

Industrial - INPI).

Ressalte-se que, a par da remessa necessária, o INPI apresentou apelação,

demonstrando a efetiva irresignação com o resultado da sentença e ratificando a

existência de atividade inventiva na patente contestada nos presentes autos
. [...].

Sendo assim, impõe-se, no caso, o reconhecimento de que, por ausência de

amplo e qualificado contraditório, a controvérsia em torno da perícia oficial não ficou

suficientemente esclarecida, estando configurado o cerceamento de defesa, devendo

ser reaberta a fase instrutória
. [...] (STJ,
Terceira Turma,
REsp
2148896/RJ, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
,
Dje
24/6/2024).

Deveras, o
acórdão do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça é
relevante para o caso
e interfere diretamente na presente relação jurídica,
porquanto
tratou de
uma disputa
que
envolve
a
nulidade d
a mesma patente discutida no presente processo, cujo suposto
uso

do
“
Processo e Sistema
Otimizado
de Destilação Extrativa
”
pelas apeladas, ensejaria indenização
.

Desse modo, a sentença prematura, que
julgou improcedente o pedido de violação de patente pela
Cooperativa Agrícola de Produtores de Cana de Campo Novo
do Parecis

Ltda
(
Coprodia
)
deve ser
anulada
,

considerando o acórdão do STJ que reforça a necessidade de perícia técnica aprofundada e o pleno contraditório
para esclarecer acerca da legitimidade da patente ora analisada
.

Por mais que tenha sido afirmado na sentença que a
perícia judicial concluiu que o processo utilizado pela
Coprodia
não é idêntico ao descrito na patente da apelante,
também afirmou que
e
xist
em algumas semelhanças
,
e
concluiu que havia reprodução
apenas em parte
do processo patenteado
. Esse laudo técnico foi um dos principais fundamentos para julgar improcedente a ação.

Como exposto no acórdão proferido pelo STJ,
em casos envolvendo patentes, a produção da prova técnica deve observar o contraditório de forma exaustiva
e, n
o presente caso,
aguardar a devida instrução probatória naqueles autos é
determinante para a decisão,
considerando também que um dos
fundamento
s

do
apel
o é justamente a ausência de
oportunidade de se manifestar adequadamente sobre a complementação do laudo pericial, conforme previsto no art
igo
477, §3o, do C
ódigo de Processo Civil.

Com efeito,
o entendimento do STJ
de que
o julgamento do mérito da ação sem assegurar o contraditório pleno em relação ao laudo pericial pode ter prejudicado a defesa da apelante
, indica que a
complexidade técnica do caso, envolvendo alegações de violação de patente, requer uma análise detalhada da prova pericial e, possivelmente, a realização de uma segunda perícia para esclarecer
eventuais omissões ou dúvidas, e essa
discu
ssão acerca d
a legitimidade da patente

inte
r
fere diretamente no julgamento do mérito d
es
t
a aç
ão.

Além disso, a anulação da patente em um processo paralelo levanta questões sobre a atividade inventiva e a suficiência descritiva da patente PI 0017421-1, pontos que deveriam ter sido analisados com maior profundidade antes de concluir pela improcedência da ação.

Assim, a
apelação tr
ouxe
à tona o fato de que o S
uperior Tribunal de Justiça
, ao reconhecer o cerceamento de defesa no julgamento da ação anulatória de patente, reforçou a necessidade de que as questões relativas à validade da patente sejam completamente resolvidas antes de prosseg
uir com a ação principal e, c
omo a validade da patente impacta diretamente o mérito da presente ação, a continuidade da mesma antes da resolução definitiva da ação anulatória traria riscos de decisões contraditórias ou prematuras.

Por conseguinte, d
iante da pendência de julgamento da ação anulatória de patente no 0500964-54.2006.4.02.5101, e considerando que o STJ anulou a sentença e determinou nova instrução com perícia, é lógico e jurídico que a ação cominatória e indenizatória seja suspensa até que o mérito da ação anulatória seja decidido em definitivo
, nos termos do artigo 313, V, do Código de Processo Civil
.

Art. 313. Suspende-se o processo
:

[
....
]

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;

b) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo;

O acolhimento da
prejudicialidade
externa é, portanto, a solução adequada para garantir que a decisão na presente ação esteja em consonância com o julgamento final da validade da patente.

P
or todo o exposto,

DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação
interposto por
B&S
Barci
&
Sicchieri
Engenharia, Consultoria e Projetos S/C Ltda
.
para, com fundamento no artigo 313, V, do Código de Processo Civil, anular a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, e determinar a SUSPENSÃO d
o andamento da presente ação até o trânsito em julgado da
ação anulatória de patente
no 0500964-54.2006.4.02.5101, atualmente em trâmite perante a 31a Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro
, para, assim, dirimida a questão, ser prolatada nova sentença
.

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024