Tribunal: TJMT
Processo: 1007807-08.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER/CONCORRÊNCIA DESLEAL – PEDIDO RECONVENCIONAL –TUTELA DE URGÊNCIA – GOOGLE ADWORDS (LINK PATROCINADO) – DECISÃO QUE ORDENOU À GOOGLE QUE DEIXE DE OFERTAR E VENDER LINKS PATROCINADOS QUE EXPLORAM O ELEMENTO NOMINATIVO “CHURRASKING” A TERCEIROS QUE NÃO DETENHAM DIREITO DE EXPLORAR A MARCA – USO DA MARCA COMO PALAVRA-CHAVE PARA ACIONAR “LINKS PATROCINADOS” – POSSIBILIDADE – PUBLICIDADE COMPARATIVA – INCORRÊNCIA DE ATO DE CONCORRÊNCIA DESLEAL – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À ANTECIPAÇAO DA TUTELA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Não viola a garantia de proteção marcária o negócio firmado entre as partes (contrato de publicidade denominado Google Adwords) mediante uso de elemento nominativo (palavras-chaves) de marca alheia, para veicular anúncios de produtos ou serviços do contratante que atua no mesmo ramo de atividade, em ferramenta de busca (Google Web Search), já que o uso da marca como palavra-chave serve apenas de critério para direcionar o usuário aos sites que comercializam produtos do mesmo gênero, cuidando-se de hipótese de publicidade comparativa, e não em concorrência desleal pelo desvio fraudulento de clientela.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007807-08.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Marca]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FELIPE DA COSTA DALTRO - CPF: 010.121.405-71 (ADVOGADO), CHURRASKING PROMOCAO DE VENDAS LTDA - CNPJ: 37.521.684/0001-87 (AGRAVANTE), DRISHOP SERVICOS DIGITAIS LTDA - CNPJ: 34.227.287/0001-09 (AGRAVANTE), GX DIGITAL ASSESSORIA E SERVICOS NA INTERNET LTDA - CNPJ: 33.952.757/0001-34 (AGRAVADO), ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER - CPF: 029.642.091-38 (ADVOGADO), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO), GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - CNPJ: 06.990.590/0001-23 (AGRAVADO), AMARO DE OLIVEIRA FALCAO - CPF: 001.707.871-76 (ADVOGADO), CHRISTIANE DE CARVALHO BURITY - CPF: 630.902.521-04 (ADVOGADO), EDUARDO BASTOS FURTADO DE MENDONCA - CPF: 093.136.867-75 (ADVOGADO), EDUARDO LUIZ BROCK - CPF: 021.910.508-16 (ADVOGADO), CELSO FERRAREZE - CPF: 252.103.860-15 (ADVOGADO), GILBERTO RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 581.970.369-34 (ADVOGADO), LIDIOMAR RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 544.353.070-49 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), HEBERT APARECIDO JORGETI - CPF: 261.571.188-14 (ADVOGADO), IZABELLA RIBEIRO XAVIER - CPF: 031.959.111-59 (ADVOGADO), MILENA LIBERATO SILVA - CPF: 402.234.048-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER/CONCORRÊNCIA DESLEAL –

PEDIDO RECONVENCIONAL –TUTELA DE URGÊNCIA – GOOGLE ADWORDS (LINK PATROCINADO) – DECISÃO QUE ORDENOU À GOOGLE QUE
DEIXE DE OFERTAR E VENDER LINKS PATROCINADOS QUE EXPLORAM O ELEMENTO NOMINATIVO “CHURRASKING” A TERCEIROS QUE NÃO DETENHAM DIREITO DE EXPLORAR A MARCA – USO DA MARCA COMO PALAVRA-CHAVE PARA ACIONAR “LINKS PATROCINADOS” – POSSIBILIDADE – PUBLICIDADE COMPARATIVA – INCORRÊNCIA DE

ATO DE CONCORRÊNCIA DESLEAL – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À ANTECIPAÇAO DA TUTELA –
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Não
viola a garantia de proteção marcária o negócio firmado entre as partes (contrato de publicidade denominado Google Adwords) mediante uso de elemento nominativo (palavras-chaves) de marca alheia, para veicular anúncios de produtos ou serviços do contratante que atua no mesmo ramo de atividade, em ferramenta de busca (Google Web Search), já que o uso da marca como palavra-chave serve apenas de critério para direcionar o usuário aos sites que comercializam produtos do mesmo gênero, cuidando-se de hipótese de publicidade comparativa, e não em concorrência desleal pelo desvio fraudulento de clientela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CHURRASKING PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA. e DRISHOP SERVIÇOS DIGITAIS LTDA. contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Obrigação De Não Fazer/Concorrência Desleal c/c Pedidos de Indenização
”

(Proc. no 1032428-77.2021.8.11.0041), ajuizada pelas agravantes contra GX DIGITAL ASSESSORIA E SERVIÇOS NA INTERNET LTDA. e contra a GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., deferiu pedido de tutela de urgência de formulado na reconvenção apresentada pela ré/reconvinte GX Digital para determinar às autoras/reconvindas/agravantes que se abstenham “
de adquirir ou se utilizar a marca ‘Churrasqueiro Raiz’ ou quaisquer marcas de titularidade da ré/reconvinte
(GX Digital)
como palavras-chave para veiculação de anúncios na plataforma do Goole Ads
”, bem como para determinar à Google que “
deixe de ofertar e vender links patrocinados que exploram o elemento nominativo ‘Churrasqueiro Raiz’ a terceiros que não detenham direito de explorar a marca

ou quaisquer marcas de titularidade da ré/reconvinte como palavras-chave para veiculação de anúncios na plataforma do Google Ads
”, tudo sob pena de multa diária de R$ 1 mil, limitada a 60 dias-multa (cf. Id. no 77551361 dos autos de origem).

As autoras/reconvindas/agravantes afirmam a ocorrência de “
error in judicando
” em Primeiro Grau, dizendo que não poderia a MMa. Juíza, apenas visando salvaguardar “
uma suposta simetria
”, proibi-las de “
adquirir ou se utilizar a marca ‘Churrasqueiro Raiz’ ou quaisquer marcas de titularidade da ré/reconvinte
(GX Digital)
como palavras-chave para veiculação de anúncios na plataforma do Goole Ads
”, somente porque, no albor da lide, proibiu a GX Digital de usar “
a marca ‘Churrasking’ ou qualquer outro signo que possa causar confusão e/ou associação indevidas com a marca, em qualquer meio de propaganda, especialmente nos parâmetros de pesquisa para utilização no serviço de links patrocinados do Google, Google Adwords
”.

Aprofundam-se dizendo, primeiro, que a GX Digital “
não possui nenhuma marca registrada, sequer nome fantasia
”, e “
se utiliza de duas palavras comuns, ‘Churrasqueiro’ e ‘Raiz’, como se delas tivesse alguma exclusividade
”, tanto que somente exibiu nos autos de origem qualquer documento alusivo ao registro de marca junto ao INPI após oposição, pela autora/agravante, de embargos declaratórios contra a decisão agravada, sendo referido documento “
apenas um protocolo
(...)
de um pedido de registro de marca das citadas palavras comuns
(...)
feito apenas em 14/10/2021 (após a distribuição da presente demanda), pedido este fadado ao insucesso
” (sic – cf. Id. no 125850172 - pág. 10/11).

Enfatizam que o nome fantasia da ré/agravada, “
conforme consta no cartão CNPJ,
(...)
é ‘GX Companhia Digital’
”, daí porque “
não se pode nem mesmo alegar problema da confusão que as vezes ocorre entre as marcas e os títulos de estabelecimento, já que
(a agravada GX Digital)
não possui nem um nem outro
”, não havendo, pois, “
configuração da probabilidade do direito de apto a deferir a tutela provisória pleiteada em reconvenção
” (sic – cf. Id. no 125850172 - pág. 11/12).

Argumentam que, ao contrário da ré/reconvinte/agravada, elas não contrataram serviços de impulsionamento de anúncios da Google com base em nomes e/ou marcas de empresas concorrentes como palavras-chave, e, diferentemente do que a agravada faz com as palavras “
Churrasqueiro
” e “
Raiz
”, elas “
não pretendem inviabilizar o comércio das palavras-chave ‘Churras’, ou ‘King’ enquanto termos individuais de busca
”, mas impedir que “
a exata expressão ‘Churrasking’, que compõe o vernáculo de sua marca registrada
(...)
seja passível de leilão/utilização em anúncios/links patrocinados veiculados
” (sic – cf. Id. no 125850172 - pág. 13).

Em outra frente, pontuam a diferença entre as situações retratadas na inicial e na reconvenção, enfatizando que a publicidade veiculada pela ré/reconvinte/agravada “
faz uso da marca
(das autoras)
dentro do próprio link
” indicado como resultado da pesquisa e que, quando clicado, redireciona os que buscam pela palavra “
Churrasking
” ao “
site
” churrasqueiroraiz.com.br, diversamente do que ocorre no anúncio proibido pela decisão agravada, que indica com precisão tratar-se de empresa especializada no ramo de produtos para churrasco.

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento “
para que seja revogada a tutela de urgência
” (sic – cf. Id. no 125850172 - pág. 16).

A decisão vinculada ao Id. no 127450666 indeferiu o pleito de suspensão da decisão agravada.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 130163687, a GX dá combate pontual às razões recursais e torce pelo desprovimento do Agravo.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 130433157, a Google dá combate pontual às razões recursais e torce pelo desprovimento do Agravo.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A MMa. Juíza deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelas autoras/agravadas no albor da demanda para ordenar à ré GX Digital que “
se abstenha de usar a marca ‘Churrasking’ ou qualquer outro signo que possa causar confusão e/ou associação indevidas com a marca, em qualquer meio de propaganda, especialmente nos parâmetros de pesquisa para utilização no serviço de links patrocinados do Google, Google Adwords
”,
sob os seguintes fundamentos:

“A documentação trazida com a inicial comprova que
as autoras são titulares do registro da marca “CHURRASKING” no Instituto Nacional da Propriedade Industrial
, bem como demonstra, pelo que se observa numa análise preliminar, e também se extrai da Ata Notarial lavrada no dia 9.9.2021 pelo 9o Ofício Tabelionato de Notas de Belo Horizonte-MG, que ao se efetivar uma pesquisa no Google em página anônima, em nome de “Churrasking”, o usuário é remetido automaticamente às imagens dos produtos que são ofertados pela empresa ré, bem como para o site da referida empresa Https://churrasqueiroraiz.com.br, onde são divulgados os seus produtos (Id 65664280).

Observa-se dos documentos anexados que fortes são os indícios de que,
ao se consultar a marca Churrasking, o site exibe o anúncio de sites similares e direciona os consumidores para outros sites, dentre eles, o da correquerida, associando-se, de alguma forma, a referida marca, ao site de domínio HTTPS://churrasqueiroraiz.com.br/,
através de links patrocinados do Google
.

A propriedade industrial (Lei n. 9.279/96) tem proteção constitucional, visando estimular o progresso técnico e científico, considerando o interesse social e econômico do País. Nesse sentido, foi ditada a Lei n. 9.279/96, denominada de Lei de Propriedade Industrial, na qual é limitado o âmbito de atuação da proteção aos direitos relativos à propriedade industrial.

Presentes, assim, a probabilidade do direito, bem como o risco de dano à imagem da marca protegida por registro, bem como a quem a explora de forma regular e, ainda, o potencial desvio de clientela do comércio que explora licitamente o uso da marca, e, levando-se em conta a ausência de risco de irreversibilidade dos efeitos desta decisão, pois nada impede que as rés sejam ressarcidas de eventuais prejuízos, caso sejam vencedoras na ação, impõe-se o deferimento do pleito.

Em face do exposto, defiro o pedido de tutela provisória de urgência, determinando seja intimada a ré GX Digital Assessoria e Serviços na Internet LTDA para que se abstenha de usar a marca “Churrasking” ou qualquer outro signo que possa causar confusão e/ou associação indevidas com a marca, em qualquer meio de propaganda, especialmente nos parâmetros de pesquisa para utilização no serviço de links patrocinados do Google, Google Adwords, bem como determinada à corré Google Brasil Internet LTDA que deixe de ofertar e vender links patrocinados que exploram o elemento nominativo “CHURRASKING” a terceiros que não detenham direito de explorar a marca, sob pena de multa diária que ora fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 60 (sessenta) dias”
(cf. Id. no 107101462 - pág. 4/5 –
grifei
e
destaquei
).

Referida decisão foi desafiada pelo RAI no 1019374-70.2021.8.11.0000.

Durante a tramitação processual e reconvenção, a MMa. Juíza deferiu o
pedido de tutela de urgência formulado na reconvenção apresentada pela GX Digital
sob os seguintes fundamentos:

“A reconvinte anexou à peça de reconvenção documentos que demonstram a verossimilhança de suas alegações de que
a parte autora/reconvinda vem adquirindo ou se utilizando da marca “CHURRASQUEIRO RAIZ” como palavras-chave para veiculação de anúncios na plataforma do Google Ads
, a quem foi enviado e-mail noticiando os fatos e solicitando providências, assim se inferindo especialmente das Atas Notarial anexadas nos Id 76594791 e 76594802.

O perigo de dano à imagem da marca protegida por registro, bem como a quem a explora de forma regular e, ainda, o potencial desvio de clientela do comércio que explora licitamente o uso da marca, sem contar o desequilíbrio concorrencial
.

Inexiste risco de irreversibilidade dos efeitos desta decisão, pois, conforme bem assinalado pela reconvinte a parte reconvinda continuará realizando suas atividades normalmente, abstendo-se apenas de adquirir ou utilizar a marca “CHURRASQUEIRO RAIZ”, é de rigor o deferimento do pleito, até como forma de assegurar o tratamento igualitário entre as partes.

Em face do exposto, defiro o pedido de tutela de urgência formulado na reconvenção, determinando à parte autora/reconvinda que se abstenha de adquirir ou se utilizar a marca “CHURRASQUEIRO RAIZ” ou quaisquer marcas de titularidade da ré/reconvinte como palavras-chave para veiculação de anúncios na plataforma do Goole Ads, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (ml reais), limitada a 60 (sessenta) dias”
(cf. Id. no 77551361 - pág. 2 –
grifei
e
destaquei
).

Contra essa última decisão, a agravante interpôs p presente recurso, e a Google Brasil Internet Ltda interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento n. 1007726-59.2022.8.11.0000.

A solução para a questão exposta no presente recurso pode ser extraída do seguinte trecho do voto proferido nos autos do Agravo de Instrumento n. 1019374-70.2021.8.11.0000:

“(...)

Em princípio, não vejo como ilegal ou ofensivo à garantia de proteção marcária o negócio firmado entre as corrés (contrato de publicidade denominado Google Adwords) mediante uso de elemento nominativo (palavras-chaves) de marca alheia (e.g. Churrasking), para veicular anúncios de produtos ou serviços do contratante que atua no mesmo ramo de atividade, em ferramenta de busca (Google Web Search).

Ora, a mera utilização de uma marca para disparar anúncios por meio de buscadores na internet não configura uso indevido de marca ou ato de concorrência desleal, cuidando-se, ao que tudo indica, de hipótese de publicidade comparativa, afinal, a palavra-chave serve apenas de critério para direcionar o usuário aos sites que comercializam produtos do mesmo gênero, sendo que, ao expor os resultados da pesquisa, o buscador deixa bastante claro que se trata de um anúncio, não podendo ser dito que a simples circunstância de o link do anunciante aparecer nas primeiras linhas induza, necessariamente, os consumidores a crerem que o anúncio se refere à venda do produto com a marca registrada da autora e, por isso, constitua-se em concorrência desleal pelo desvio fraudulento de clientela.

Ocorre, porém, que, diferente do que é afirmado nas razões recursais, o objeto desta lide/recurso não se restringe à “
discussão sobre o uso de marcas exclusivamente como palavras-chave
”, eis que, conforme destacado na decisão agravada, a Ata Notarial apresentada com a inicial faz prova contundente de que pesquisa junto ao Google com base na palavra “
churrasking
” exibia anúncio do
site
da corré GX Digital (churrasqueiroraiz.com.br), onde se lia “
facas churrasking – Facas Profissionais
” (cf. Id. no 65664280 dos autos de origem), ou seja, indicava, no título do link do anúncio, em destaque, a marca da autora Churrasking, mas direcionava o consumidor desavisado ao site da ré GX Digital.

(...)”

O caso da agravante se encaixa justamente na situação descrita no primeiro trecho transcrito, qual seja, a de inexistência de ilegalidade ou ofensividade na situação da agravante, que é a mera sugestão do site da agravante quando há busca de termos ligados à palavra churrasco.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para que seja revogada a tutela de urgência concedida na decisão agravada.

Custas pela parte agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022