Tribunal: TJMT
Processo: 1014872-54.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DA MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONFLITO ENTRE MARCAS - TUTELA ANTECIPADA – INDEFERIMENTO - EMPRESAS EM TERRITÓRIOS DIFERENTES - CONFUSÃO E PREJUÍZOS NÃO COMPROVADOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
I – A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
II - Ainda que haja previsão legal para a proteção do uso da marca por aquele que efetuou o primeiro registro, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o princípio da anterioridade não é o único que deve ser levado em conta para a solução de eventual colisão entre marca e signos distintivos sujeitos a outras modalidades de proteção, devendo ser considerados, também, os princípios da territorialidade e da especialidade, para se evitar erro, dúvida ou confusão entre os usuários.
III - Aliado a isso, o longo lapso de tempo decorrido desde o primeiro pedido de registro da marca formulado pela agravada (ano de 2019), milita em desfavor da urgência da medida pleiteada, sendo imperiosa a manutenção da decisão de base.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1014872-54.2022.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Patente, Liminar]

Relatora:
Des(a). SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSUEL DA SILVA JUNIOR registrado(a) civilmente como JOSUEL DA SILVA JUNIOR - CPF: 054.493.291-99 (ADVOGADO), VELOX SOLUCOES TECNICAS EM TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 17.370.130/0001-19 (AGRAVANTE), VELOX CONTACT CENTER LTDA - CNPJ: 14.652.138/0001-80 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DA MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONFLITO ENTRE MARCAS - TUTELA ANTECIPADA – INDEFERIMENTO - EMPRESAS EM TERRITÓRIOS DIFERENTES - CONFUSÃO E PREJUÍZOS NÃO COMPROVADOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I – A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - Ainda que haja previsão legal para a proteção do uso da marca por aquele que efetuou o primeiro registro, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o princípio da anterioridade não é o único que deve ser levado em conta para a solução de eventual colisão entre marca e signos distintivos sujeitos a outras modalidades de proteção, devendo ser considerados, também, os princípios da territorialidade e da especialidade, para se evitar erro, dúvida ou confusão entre os usuários.

III - Aliado a isso, o longo lapso de tempo decorrido desde o primeiro pedido de registro da marca formulado pela agravada (ano de 2019), milita em desfavor da urgência da medida pleiteada, sendo imperiosa a manutenção da decisão de base.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
VELOX SOLUÇÕES TÉCNICAS EM TRANSPORTES LTDA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Abstenção de Uso de Marca de n. 1015081-14.2022.8.11.0003, ajuizada em face de
VELOX CONTACT CENTER LTDA
, indeferiu o pedido de tutela de urgência em que objetivava impedir o uso da marca
Velox
pela empresa agravada.

Para tanto, a agravante alega que foi constituída há 10 anos perante a JUCEMAT e que no ano de 2017 obteve o registro junto ao INPI – Instituto Nacional de Propriedade Industrial, com validade até 03.01.2027, todavia, a marca está sendo utilizada indevidamente pela empresa agravada.

Argumenta que a requerida presta inúmeros serviços semelhantes ao seus e que, ao longo dos últimos 3 (três) anos, ela efetuou o depósito de três marcas no INPI, todas contendo a expressão
Velox
como elemento preponderante, que nada mais é que a reprodução servil da marca registrada pela requerente.

Afirma que há coincidência gráfica e/ou fonética entre os nomes empresariais utilizados pelos litigantes, que atuam no mesmo ramo/segmento e no mesmo território (nacional), sendo evidente a confusão, que viola os seus direitos e lhe causa prejuízos financeiros e à imagem da agravante, legítima e exclusiva detentora da marca
Velox
.

Liminar de efeito ativo indeferida à id. 138390199.

Certidão de decurso de prazo
in albis
para apresentação das contrarrazões acostada à id. 142953698.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JOSUEL DA SILVA JUNIOR, OAB/MT 34.556/O.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares,

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência com que a agravante objetivava impedir o uso da marca
Velox
pela empresa agravada.

Na espécie, a rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA NA AÇÃO RESCISÓRIA.
TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015. PRESENÇA CUMULATIVA. NECESSIDADE.
PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. 1.
O acolhimento do pedido de tutela provisória pressupõe a presença cumulativa de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil de 2015
. 2. Agravo interno não provido”.
(STJ - AgInt na TutPrv na AR: 6280 RJ 2018/0137841-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/10/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/10/2019).

Além disso, a pretensão cautelar não será concedida caso constatado o risco de irreversibilidade da decisão, consoante determina o § 3o do artigo 300 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, a agravante afirma que a marca

Velox Soluções Técnicas recebeu o deferimento do INPI – Instituto Nacional de Propriedade Industrial em 03.01.2017 e tem direito à proteção de seu uso até a data de 03.01.2027.

No entanto, ainda que haja previsão legal para a proteção do uso da marca por aquele que efetuou o primeiro registro, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o princípio da anterioridade não é o único que deve ser levado em conta para a solução de eventual colisão entre marca e signos distintivos sujeitos a outras modalidades de proteção, devendo ser considerados, também, os princípios da territorialidade e da especialidade, para se evitar erro, dúvida ou confusão entre os usuários.

A propósito:

“
DIREITO MARCÁRIO E CIVIL. PRETENSÃO CONDENATÓRIA PARA ABSTENÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE EXPRESSÃO A QUALQUER TÍTULO. 1. NOME EMPRESARIAL. UTILIZAÇÃO SIMULTÂNEA DE NOME CIVIL IDÊNTICO NA COMPOSIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE HOMONÍMIA. POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA. 2. CONFRONTO ENTRE MARCA REGISTRADA E NOME EMPRESARIAL. UTILIZAÇÃO DE NOME CIVIL COMO MARCA. DIREITO DE PERSONALIDADE LATENTE. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA E LIMITADA. NOME EMPRESARIAL EMPREGADO EM SEGMENTO DISTINTO. POSSIBILIDADE. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...) 3.
No confronto entre marca registrada e nome empresarial, a incidência do princípio da anterioridade deve ser temperada pela incidência conjunta dos princípios da anterioridade e territorialidade. Precedentes
.” (STJ - REsp: 1432522 SP 2011/0270216-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 17/04/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2018) (g.n.)

“
DIREITO EMPRESARIAL. AÇÃO PELO RITO ORDINÁRIO EM QUE SE PRETENDE A ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA, TROCA DE NOME EMPRESARIAL E PERDAS E DANOS. COLIDÊNCIA ENTRE NOME EMPRESARIAL E MARCA. PRESCRIÇÃO. ANTERIORIDADE DO REGISTRO. PERDAS E DANOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1.-
Conforme recente jurisprudência da Terceira Turma deste Tribunal, havendo colidência entre marca e nome comercial, a questão não deve analisada apenas sob a ótica da anterioridade do registro, mas também pelos princípios da territorialidade e da especialidade
.”
(STJ - REsp: 1357912 SP 2012/0258134-1, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 18/03/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/04/2014) (g.n.)

“
RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NOME COMERCIAL. MARCAS MISTAS. PRINCÍPIOS DA TERRITORIALIDADE E ESPECIFICIDADE/ESPECIALIDADE. CONVENÇÃO DA UNIÃO DE PARIS - CUP. 1. (...) 4.
O entendimento desta Corte é no sentido de que eventual colidência entre nome empresarial e marca não é resolvido tão somente sob a ótica do princípio da anterioridade do registro, devendo ser levado em conta ainda os princípios da territorialidade, no que concerne ao âmbito geográfico de proteção, bem como o da especificidade, quanto ao tipo de produto e serviço.
(REsp 1359666/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe 10/06/2013). 5. No caso concreto, equivoca-se o Tribunal de origem ao afirmar que deve ser dada prioridade ao nome empresarial em detrimento da marca, se o arquivamento na junta comercial ocorreu antes do depósito desta no INPI.
Para que a reprodução ou imitação de nome empresarial de terceiro constitua óbice a registro de marca, à luz do princípio da territorialidade, faz-se necessário que a proteção ao nome empresarial não goze de tutela restrita a um Estado, mas detenha a exclusividade sobre o uso em todo o território nacional. Porém, é incontroverso da moldura fática que o registro dos atos constitutivos da autora foi feito apenas na Junta Comercial de Blumenau/SC
.

(...)” (REsp 1184867/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2014, DJe 06/06/2014) (g.n.)

No mesmo sentido, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

“
APELAÇÃO CÍVEL – REGISTRO DE MARCA – ABSTENÇÃO DE USO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS –– ANÁLISE DOS PRINCÍPIOS DA TERRITORIALIDADE E ESPECIALIDADE ALÉM DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE DE REGISTRO – REGIÕES DE ATUAÇÃO DISTINTAS NÃO HAVENDO RISCO DE CONFUSÃO PELOS CONSUMIDORES E NÃO HAVENDO USURPAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. O uso exclusivo pelo titular da marca registrada nos termos da Lei n.o 9.279/96 não é absoluto. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmada no sentido de que em caso de colisão do uso de marca e nome empresarial deve se observar os princípios da territorialidade e especialidade, além do princípio da anterioridade de registro. Não se vislumbra de má-fé, aproveitamento parasital ou deslealdade concorrencial, tampouco confusão pelos consumidores pela empresa que utiliza o nome empresarial por muitos anos antes do registro da marca e em área geográfica extensivamente distante onde atua a empresa titular do registro.”
(TJ-MS - AC: 08236890820158120001 MS 0823689-08.2015.8.12.0001, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 27/11/2018, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 28/11/2018)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO PROIBITÓRIA DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO - DIREITO MARCÁRIO - MARCA - VIOLAÇÃO AO DIREITO DE EXCLUSIVIDADE - INOCORRÊNCIA - PRINCÍPIO DA ESPECIFICIDADE E TERRITORIALIDADE - NÃO-COLIDÊNCIA - MERCADOS DIFERENTES. - Como regra geral, o Direito Marcário vincula-se ao princípio da especificidade, que assegura a proteção da marca apenas no âmbito dos produtos e serviços específicos da classe para a qual foi deferido o registro - Deve ser respeitado o princípio da especificidade sempre que seja possível a confusão, por parte do consumidor, entre dois produtos ou duas empresas - A violação da exclusividade, segundo a legislação civilista e de propriedade industrial ocorre quando afrontados os princípios da anterioridade, especificidade e territorialidade - Recurso ao qual se nega provimento.”
(TJ-MG - AI: 10000210936746001 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 07/10/2021, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/10/2021)

Desse modo, ainda que ambas as empresas atuem no mesmo ramo de atividade, atendendo ao princípio da especificidade, verifica-se que as mesmas estão registradas em juntas comerciais diferentes e atuam em territórios distintos, conforme se infere do cadastro nacional de pessoa jurídica, obtido junto à Receita Federal do Brasil. Enquanto a agravante se encontra estabelecida no município de Rondonópolis/MT, a empresa agravada está situada no município de Belo Horizonte/MG.

Cabe ainda ressaltar, que além de atuarem em territórios diversos, ainda há elementos diferenciadores no nome empresarial de ambas, sendo a agravante “VELOX SOLUÇÕES TÉCNICAS EM TRANSPORTES LTDA” e a agravada “VELOX CONTACT CENTER LTDA”.

Assim, não há elementos suficientes, ao menos nesse momento processual, que evidenciem os prejuízos ou a confusão alegada pela agravante, estando ausente, pois, a probabilidade do direito.

Aliado a isso, o longo lapso de tempo decorrido desde o primeiro pedido de registro da marca formulado pela agravada (ano de 2019), milita em desfavor da urgência da medida pleiteada, sendo imperiosa a manutenção da decisão de base
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 19 DE OUTUBRO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO DEVIDO PEDIDO DE VISTA DO 2o VOGAL (DES. RUBENS). A RELATORA VOTOU PELO NÃO PROVIMENTO E O 2o VOGAL AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 26 DE OUTUBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL):

Egrégia Câmara,

Agravo de Instrumento n. 1014872-54.2022.8.11.0000 de decisão que indeferiu a tutela de urgência
inaudita altera parte
em que a autora, sob o argumento de possuir registro anterior no INPI, pleiteava que a ré se abstivesse do uso da marca Velox.

Apesar de a agravante alegar o potencial risco de confusão dos

consumidores ante a similaridade de algumas atividades desenvolvidas, é indispensável a instrução processual para aferir com exatidão os fatos e, se for o caso, reapreciar o pedido na primeira instância, especialmente em virtude da necessidade de oitiva da parte adversa.

No mais, como a situação é de conhecimento da agravante desde 2019, fica por ora afastado o perigo de dano.

Dessa forma, neste momento não estão preenchidos os requisitos do
caput
do art. 300 do CPC para autorizar a concessão da tutela de urgência.

Pelo exposto,
acompanho a relatora para negar provimento ao Recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022