Tribunal: TJES
Processo: 0005055-61.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-06

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL: REJEITADA. MÉRITO: CONCORRÊNCIA DESLEAL. CONJUNTO-IMAGEM (
TRADE DRESS
). IMITAÇÃO EM MERCADO DIGITAL. NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos em ação de concorrência desleal e abstenção de uso de marca, em decorrência de suposta imitação de conjunto-imagem (
trade dress
) e desvio de clientela por ex-empregado em plataforma eletrônica de vendas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a competência jurisdicional pertence à Justiça do Trabalho ou à Justiça Comum Estadual quando o ato ilícito empresarial ocorre após a extinção do contrato de trabalho; (ii) estabelecer se a identificação de violação ao conjunto-imagem (
trade dress
) exige a produção de prova pericial técnica ou se permite o julgamento baseado apenas na observação visual de capturas de tela pelo magistrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência da Justiça Estadual prevalece quando a causa de pedir remete a atos de concorrência desleal praticados em momento posterior ao encerramento da relação de emprego, servindo o vínculo anterior meramente como contexto fático, conforme o inciso I do art. 114 da Constituição Federal.

4. O ordenamento jurídico exige a produção de prova técnica especializada para a caracterização de concorrência desleal por confusão de conjunto-imagem (
trade dress
).

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece a indispensabilidade da perícia técnica para concluir pela existência de utilização indevida do conjunto-imagem de produto concorrente, pois o risco de confusão constitui questão fática sujeita a exame pericial.

6. A avaliação de elementos distintivos no mercado digital demanda conhecimentos técnicos sobre marketing e internet para diferenciar a apropriação de conjunto distintivo do uso de métodos e estéticas genéricos do setor.

7. A ausência de perícia técnica tempestivamente solicitada e imprescindível ao deslinde da controvérsia acarreta manifesto cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal.

8. O magistrado detém o poder-dever de determinar, inclusive de ofício, a realização das provas necessárias ao julgamento do mérito, nos termos do caput do art. 370 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A Justiça Comum Estadual detém competência para processar lides de concorrência desleal fundadas em fatos posteriores ao término do vínculo de emprego.

2. A prova pericial técnica constitui condição essencial para a caracterização de concorrência desleal por imitação de conjunto-imagem (
trade dress
).

2. A simples comparação visual pelo julgador mostra-se insuficiente para aferir a real possibilidade de confusão entre consumidores no mercado digital.

4. O julgamento antecipado da lide que prescinde de perícia técnica essencial enseja a anulação da sentença por cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados
: inciso I do art. 114 da Constituição Federal; caput do art. 370 do Código de Processo Civil; inciso III do art. 195 da Lei 9.279/1996; art. 145 do Código de Processo Civil de 1973.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2510994/RJ, rel. Min. Humberto Martins, j. 17.06.2024; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.834.830/RN, rel. Min. Moura Ribeiro, j. 06.03.2023; STJ, REsp nº 1.778.910/SP, relatora Min. Maria Isabel Gallotti, j. 06.12.2018; STJ, REsp nº 1.353.451/MG.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer dos recursos e rejeitar a preliminar de incompetência arguida; no mérito, por maioria, dar provimento ao recurso de ISMAEL ATAIDE SERAFIM e dar provimento ao recurso de KINGS PLAY MARKETING DIGITAL para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para realização de perícia técnica especializada, nos termos do voto da Relatora Designada.

Vitória, data registrada no sistema.

RELATORA DESIGNADA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0005055-61.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ISMAEL ATAIDE SERAFIM e outros

APELADO: ROCHA E STEIN LTDA - ME

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL: REJEITADA. MÉRITO: CONCORRÊNCIA DESLEAL. CONJUNTO-IMAGEM (
TRADE DRESS
). IMITAÇÃO EM MERCADO DIGITAL. NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA ESPECIALIZADA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos em ação de concorrência desleal e abstenção de uso de marca, em decorrência de suposta imitação de conjunto-imagem (
trade dress
) e desvio de clientela por ex-empregado em plataforma eletrônica de vendas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a competência jurisdicional pertence à Justiça do Trabalho ou à Justiça Comum Estadual quando o ato ilícito empresarial ocorre após a extinção do contrato de trabalho; (ii) estabelecer se a identificação de violação ao conjunto-imagem (
trade dress
) exige a produção de prova pericial técnica ou se permite o julgamento baseado apenas na observação visual de capturas de tela pelo magistrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência da Justiça Estadual prevalece quando a causa de pedir remete a atos de concorrência desleal praticados em momento posterior ao encerramento da relação de emprego, servindo o vínculo anterior meramente como contexto fático, conforme o inciso I do art. 114 da Constituição Federal.

4. O ordenamento jurídico exige a produção de prova técnica especializada para a caracterização de concorrência desleal por confusão de conjunto-imagem (
trade dress
).

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece a indispensabilidade da perícia técnica para concluir pela existência de utilização indevida do conjunto-imagem de produto concorrente, pois o risco de confusão constitui questão fática sujeita a exame pericial.

6. A avaliação de elementos distintivos no mercado digital demanda conhecimentos técnicos sobre marketing e internet para diferenciar a apropriação de conjunto distintivo do uso de métodos e estéticas genéricos do setor.

7. A ausência de perícia técnica tempestivamente solicitada e imprescindível ao deslinde da controvérsia acarreta manifesto cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal.

8. O magistrado detém o poder-dever de determinar, inclusive de ofício, a realização das provas necessárias ao julgamento do mérito, nos termos do caput do art. 370 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A Justiça Comum Estadual detém competência para processar lides de concorrência desleal fundadas em fatos posteriores ao término do vínculo de emprego.

2. A prova pericial técnica constitui condição essencial para a caracterização de concorrência desleal por imitação de conjunto-imagem (
trade dress
).

2. A simples comparação visual pelo julgador mostra-se insuficiente para aferir a real possibilidade de confusão entre consumidores no mercado digital.

4. O julgamento antecipado da lide que prescinde de perícia técnica essencial enseja a anulação da sentença por cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados
: inciso I do art. 114 da Constituição Federal; caput do art. 370 do Código de Processo Civil; inciso III do art. 195 da Lei 9.279/1996; art. 145 do Código de Processo Civil de 1973.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2510994/RJ, rel. Min. Humberto Martins, j. 17.06.2024; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.834.830/RN, rel. Min. Moura Ribeiro, j. 06.03.2023; STJ, REsp nº 1.778.910/SP, relatora Min. Maria Isabel Gallotti, j. 06.12.2018; STJ, REsp nº 1.353.451/MG.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer dos recursos e rejeitar a preliminar de incompetência arguida; no mérito, por maioria, dar provimento ao recurso de ISMAEL ATAIDE SERAFIM e dar provimento ao recurso de KINGS PLAY MARKETING DIGITAL para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para realização de perícia técnica especializada, nos termos do voto da Relatora Designada.

Vitória, data registrada no sistema.

RELATORA DESIGNADA

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ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

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RELATÓRIO

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NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO DIA:
10
/
03
/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JÚNIOR (RELATOR):-

Trata-se de Apelação Cível interposta por ISMAEL ATAIDE SERAFIM e KINGS PLAY MARKETING DIGITAL, eis que irresignados com a r. sentença (fls. 454/458), integrada pela decisão de embargos de declaração (fls. 526/529), proferida pelo d. Juízo singular, onde julgado parcialmente procedente o pedido autoral para condenar o primeiro requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00, em razão da prática de concorrência desleal, confirmando-se a tutela de urgência anteriormente deferida, e extinto o feito sem resolução de mérito em relação à segunda requerida.

Sustenta o recorrente, em síntese (fls. 536/584), que:
(i)
a Justiça Estadual é absolutamente incompetente para julgar a causa, por se tratar de lide oriunda de relação de trabalho;
(ii)
não praticou concorrência desleal ou plágio, por inexistir similaridade entre as marcas e produtos, que se utilizam de elementos genéricos e de uso comum;
(iii)
é indevida a condenação por danos morais, por ausência de ato ilícito e de comprovação de prejuízo, sendo, subsidiariamente, excessivo o valor arbitrado; e que
(iv)
a multa diária fixada é desproporcional.

Contrarrazões pelo desprovimento em ID 14934536.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

*

A SRA. ADVOGADA DYNA HOFFMANN ASSI GUERRA:-

Boa tarde Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente, demais desembargadores desta Câmara, representante do Ministério Público, servidores e colegas aqui presentes.

Trata-se, na origem, de uma ação de concorrência desleal e abstenção de uso de marca e pedidos de danos morais materiais. Vou ser bem breve e pontual em relação ao que trazemos na apelação.

O primeiro ponto que queria trazer, essa ação foi ajuizada por uma empresa, Rocha e Stein, contra o seu ex-funcionário e a empresa constituída por ele. Aqui existia um termo de não concorrência. Esse termo já foi discutido lá na Justiça do Trabalho, porque a Justiça do Trabalho entendeu que era nulo. Então, logo após ele ter saído, montou um negócio e a empresa Rocha e Stein ajuizou a ação e queria contemplar esse termo de não concorrência.

Porém, esse termo já havia sido anulado na Justiça do Trabalho. Então, o nosso primeiro ponto e o central é que, em virtude de ser um ex-funcionário, essa relação teria que ser tratada na Justiça do Trabalho.

Um outro ponto importante que gostaríamos de trazer aqui é a inocorrência de concorrência desleal e de plágio, porque estamos tratando de dois produtos completamente diferentes. Um produto, que é o produto do apelado, que é diabetes controlada, ele é um produto conduzido por um médico. Já o produto do meu cliente, que é o apelante, é conduzido de forma multidisciplinar e sem ter um médico à frente, como se ele fosse um complemento da primeira marca do primeiro produto.

Sendo assim, não se verifica a concorrência desleal. Não existe aí um método que seja confundível, não existe um conteúdo programático idêntico, mas, sim, eu posso considerar complementar.

Nós trouxemos na apelação e até nos memoriais que eu entreguei, figuras que distinguem as propostas de cada produto. Um produto, que é o produto do apelado, é um produto médico que tem como pessoa principal o próprio médico envolvido no tratamento da diabetes. Já do apelante, que é o meu cliente, vocês vão verificar, Excelências, na apelação, principalmente, que é uma equipe multidisciplinar. Nela tenho nutricionista, tenho especialista comportamental, tenho educador físico e tenho o próprio Ismael, Apelante, que é um chefe de cozinha. Não tenho como concorrer à atividade de um chefe de cozinha com uma atividade de médico.

Então, o que verificamos é, novamente, que são negócios complementares. O médico vai tratar de uma forma e aí ele complementa com uma ação multidisciplinar. Então, não há que se falar em concorrência desleal.

Aqui há dois programas diversos em que não fica configurado desvio de clientela, não existe prova nos autos de desvio de clientela ou de vazamento de base de dados, são coisas completamente diferentes, embora complementares.

Um outro ponto é que não ficou configurado nos autos o dano moral. Não existe aqui um abalo do bom nome da empresa autora e um descrédito em relação ao negócio dele. Não existe, não ficou configurado, Excelências, o dano moral. Portanto, consideramos o dano moral inexistente.

Outra questão que trazemos na apelação são os honorários sucumbenciais, porque houve aqui um indeferimento de lucros cessantes, então existe a necessidade de adequação dos honorários sucumbenciais e também a questão das astreintes que foram fixadas num valor extremamente alto.

Nós trouxemos também na apelação e nos memoriais distribuídos um quadro em que exemplificamos cada ponto que trazemos, a questão da relação trabalhista, a questão das marcas que são completamente diferentes, o conteúdo de cada uma delas que é também diferente, as provas documentais que estão nos autos que não trazem a configuração do dano moral e do dano material e os outros pontos que falei aqui, além das jurisprudências, já reiteradas, que corroboram as alegações da apelante.

Por essas razões, Excelências, pedimos o reconhecimento da incompetência da Justiça do Trabalho e o provimento da apelação e dos pedidos nela feitos.

Muito obrigada.

*

VOTO PRELIMINAR

O SR. DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JÚNIOR (RELATOR):-

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Concorrência Desleal, condenando o primeiro apelante, ISMAEL ATAIDE SERAFIM, ao pagamento de indenização por danos morais.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA

O apelante suscita, preliminarmente, a incompetência absoluta da Justiça Comum Estadual, ao argumento de que a controvérsia decorre da relação de trabalho que manteve com a apelada, atraindo a competência da Justiça do Trabalho, nos termos do art. 114, I, da Constituição Federal.

A tese não se sustenta. Segundo se depreende dos autos, a causa de pedir da presente ação não se confunde com uma disputa sobre verbas ou condições do extinto contrato de trabalho, mas na prática de concorrência desleal e a violação de seu conjunto-imagem (
trade dress
), atos que teriam ocorrido
após
a rescisão do vínculo empregatício, quando o apelante constituiu sua própria empresa e iniciou a comercialização de produtos concorrentes.

A relação de trabalho anterior serve apenas como contexto fático (
causa de pedir remota
), para explicar como o apelante teve acesso às estratégias comerciais e ao material da apelada, mas o ato ilícito em si — a suposta imitação e o desvio de clientela — possui natureza eminentemente cível e empresarial.

Ademais, como bem ressaltado nas contrarrazões e na própria decisão que apreciou os embargos de declaração em primeira instância (fls. 526/527), a questão da competência já foi objeto de análise e rejeição em múltiplas oportunidades, inclusive por este Egrégio Tribunal no julgamento do Agravo de Instrumento n° 0007404-37.2019.8.08.0035, que reconheceu a competência da Justiça Estadual para processar o feito.

Portanto, por se tratar de demanda cuja controvérsia principal é a concorrência desleal, matéria de índole cível-empresarial, rejeito a preliminar de incompetência absoluta.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JUDICE DE MATTOS:-

Voto no mesmo sentido.

*

VOTO MÉRITO

Da Concorrência Desleal e da Imitação do Conjunto-Imagem (
Trade Dress
)

O SR. DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JÚNIOR (RELATOR):-

No mérito, o apelante nega a prática de concorrência desleal e plágio, sustentando que as marcas são fracas, os produtos distintos e os elementos visuais são genéricos.

Contudo, a análise do conjunto probatório conduz à mesma conclusão do juízo sentenciante.

Embora o nome das marcas utilize o termo comum "Diabetes", a configuração da concorrência desleal, na modalidade de violação ao
trade dress
, não se restringe à análise do nome, mas sim de todo o conjunto-imagem que identifica o produto no mercado.

Nesse mesmo sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO INIBITÓRIA CUMULADA COM PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. DIREITO MARCÁRIO. TRADE DRESS . PROVA PERICIAL RECONHECENDO SEMELHANCIA DA MARCA. CONCORRÊNCIA DESLEAL CAPAZ DE CONFUNDIR O CONSUMIDOR. LEI N. 9 .279/1996. DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL PRESUMIDO. PRECEDENTES . NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 STJ. RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1. Ocorre a violação do chamado trade dress (conjunto-imagem de um produto) quando um concorrente não copia exatamente a marca ou o desenho industrial de outrem, mas imita sutilmente uma série de características do produto ou até mesmo o modus operandi da prestação de um serviço. A proteção da marca prevista na Lei n. 9 .279/1996 tem como objetivos primordiais afastar a concorrência desleal e proteger o consumidor de possíveis erros. [...] 5. Recurso de agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1402561 SP 2018/0306870-6, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 02/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2024)

No caso dos autos, a prova documental, notadamente as capturas de tela comparativas dos sítios eletrônicos (fls. 06/08, 69/90), demonstra uma similaridade que ultrapassa a mera coincidência, abrangendo o logotipo, a paleta de cores, a diagramação, o estilo das imagens e até mesmo o selo de garantia.

O magistrado de primeiro grau foi preciso ao fundamentar que a similitude se verificou no "
conjunto organizacional das logos, como cores, formas, fonte e pontuação
" (fl. 456).

Com efeito, não apenas os elementos visuais, mas o
modus operandi
da prestação do serviço se revela similar. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça já destacada, a violação do chamado
trade dress
é caracterizada quando o concorrente imita sutilmente uma série de características do produto ou até mesmo o
modus operandi
da prestação de um serviço.

Nesse aspecto, a semelhança no modo de operação é evidente em múltiplos fatores: (i) a estrutura do produto, que em ambos os casos consiste em um programa principal de vídeo-aulas acompanhado de um pacote de bônus (livros de receitas, guias de saúde); (ii) o funil de vendas
online
, que utiliza a mesma sequência de apresentação (vídeo, depoimentos, chamada para ação com texto idêntico); e, principalmente, (iii) a estratégia de
e-mail marketing
, onde a prova dos autos (fls. 86-90) demonstra confusão entre os produtos por parte dos consumidores, que, ao finalizarem a compra, descobriram ter adquirido o produto do apelante.

Tal conjunto de elementos, quando reproduzido de forma tão similar por um concorrente direto — que, ademais, é ex-gerente e detentor de conhecimento prévio e detalhado do negócio —, tem o condão de causar confusão no consumidor e caracterizar o desvio de clientela por meio fraudulento, nos termos do art. 195, III, da Lei nº 9.279/96.

O fato de o apelante ter obtido, posteriormente, o registro da marca "DIABETES NA MEDIDA" junto ao INPI não convalida a ilicitude de sua conduta anterior de violar o
trade dress
já estabelecido da apelada para ingressar no mercado.

Dessa forma, a r. sentença deve ser mantida, pois restou devidamente comprovada a prática de concorrência desleal.

Do Dano Moral e do
Quantum
Indenizatório

O apelante pleiteia o afastamento da condenação por danos morais ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Uma vez reconhecido o ato ilícito de concorrência desleal pela imitação do conjunto-imagem, o dano moral à pessoa jurídica é presumido (
in re ipsa
), tendo em vista que a violação à marca e à identidade visual da empresa atinge diretamente sua honra objetiva, sua reputação e credibilidade perante o mercado e os consumidores, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto.

Esse também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece o dano moral
in re ipsa
em casos de uso indevido de marca, por entender que a reputação, a credibilidade e a imagem da empresa acabam atingidas perante todo o mercado e que sua configuração decorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita, revelando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO INDEVIDO DE MARCA DE EMPRESA. SEMELHANÇA DE FORMA . DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO. DANO MORAL . AFERIÇÃO. IN RE IPSA. DECORRENTE DO PRÓPRIO ATO ILÍCITO. INDENIZAÇÃO DEVIDA . RECURSO PROVIDO. 1. A marca é qualquer sinal distintivo (tais como palavra, letra, numeral, figura), ou combinação de sinais, capaz de identificar bens ou serviços de um fornecedor, distinguindo-os de outros idênticos, semelhantes ou afins de origem diversa. Trata-se de bem imaterial, muitas vezes o ativo mais valioso da empresa, cuja proteção consiste em garantir a seu titular o privilégio de uso ou exploração, sendo regido, entre outros, pelos princípios constitucionais de defesa do consumidor e de repressão à concorrência desleal . 2. Nos dias atuais, a marca não tem apenas a finalidade de assegurar direitos ou interesses meramente individuais do seu titular, mas objetiva, acima de tudo, proteger os adquirentes de produtos ou serviços, conferindo-lhes subsídios para aferir a origem e a qualidade do produto ou serviço, tendo por escopo, ainda, evitar o desvio ilegal de clientela e a prática do proveito econômico parasitário. 3. A lei e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhecem a existência de dano material no caso de uso indevido da marca, uma vez que a própria violação do direito revela-se capaz de gerar lesão à atividade empresarial do titular, como, por exemplo, no desvio de clientela e na confusão entre as empresas, acarretando inexorável prejuízo que deverá ter o seu quantum debeatur, no presente caso, apurado em liquidação por artigos . 4. Por sua natureza de bem imaterial, é ínsito que haja prejuízo moral à pessoa jurídica quando se constata o uso indevido da marca.A reputação, a credibilidade e a imagem da empresa acabam atingidas perante todo o mercado (clientes, fornecedores, sócios, acionistas e comunidade em geral), além de haver o comprometimento do prestígio e da qualidade dos produtos ou serviços ofertados, caracterizando evidente menoscabo de seus direitos, bens e interesses extrapatrimoniais. 5 . O dano moral por uso indevido da marca é aferível in re ipsa, ou seja, sua configuração decorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita, revelando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação probatória do efetivo abalo moral. 6. Utilizando-se do critério bifásico adotado pelas Turmas integrantes da Segunda Seção do STJ, considerado o interesse jurídico lesado e a gravidade do fato em si, o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de indenização por danos morais, mostra-se razoável no presente caso . 7. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1327773 MG 2011/0122337-1, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 28/11/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2018)

Quanto ao valor da indenização, entendo que o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso. Para sua fixação, considerou-se a gravidade da conduta do apelante, que, valendo-se da condição de ex-gerente, copiou deliberadamente o modelo de negócio da ex-empregadora, bem como a capacidade econômica das partes e o duplo caráter da medida: compensatório para a vítima e pedagógico para o ofensor.

Assim, entendo pela manutenção da condenação e do respectivo
quantum
.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a r. sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo apelante ao patrono da apelada para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JUDICE DE MATTOS:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

lsl
*

DATA DA SESSÃO: 24/03/2026

V O T O

PEDIDO DE VISTA

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Em. Pares,

Verifico que o Em. Relator, Desembargador Aldary Nunes Junior, negou provimento ao recurso interposto pelos apelantes, a fim de manter a sentença que reconheceu a prática de concorrência desleal e arbitrou a condenação ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Entretanto, respeitosamente, entendo que o julgamento do mérito, neste momento, configura manifesto cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal, ante a ausência de prova técnica imprescindível para a caracterização da concorrência desleal por violação de “trade-dress”.

Isso porque o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem entendido que a configuração de concorrência desleal por imitação de “trade dress” não pode repousar meramente no subjetivismo do magistrado ou na comparação ocular de fotografias, exigindo-se, para tanto, a produção de prova técnica especializada, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONCORRÊNCIA DESLEAL POR CONFUSÃO . CONJUNTO-IMAGEM (TRADE DRESS). COMPARAÇÃO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO EM SIMPLES OBSERVAÇÃO . 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a caracterização de concorrência desleal por confusão, apta a ensejar a proteção ao conjunto-imagem (trade dress) de bens e produtos, é questão fática a ser examinada por meio de perícia técnica
. Precedentes. 2 . No caso dos autos, a agravante (autora da demanda originária) não promoveu a dilação probatória necessária à comprovação do fato constitutivo de seu direito - a existência de conduta competitiva desleal -, o que ensejou a extinção da ação.Agravo interno improvido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2510994 RJ 2023/0379348-8, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 17/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2024)

[...] 3.
Para a caracterização da similaridade notória, qual seja, aquela apta a firmar convencimento sobre a geração do risco de confusão pelo uso de conjunto- imagem do produto de outrem, a prova pericial é imprescindível.
Precedentes. 4. Agravo Interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.834.830/RN, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

RECURSO ESPECIAL. USO INDEVIDO DE MARCA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONJUNTO-IMAGEM (TRADE DRESS). COMPARAÇÃO NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO EM SIMPLES OBSERVAÇÃO DAS EMBALAGENS DOS PRODUTOS EM CONFRONTO. DIREITO À PRODUÇÃO DE PROVA. 1.
A fim de se concluir pela existência de concorrência desleal decorrente da utilização indevida do conjunto-imagem de produto da concorrente é necessária a produção de prova técnica (CPC/73, art. 145)
. O indeferimento de perícia oportunamente requerida para tal fim caracteriza cerceamento de defesa 2. Recurso especial provido. (REsp n. 1.778.910/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 19/12/2018 -
Informativo n. 641
)

Nesse particular, o artigo 370 do Código de Processo Civil confere ao juiz o poder-dever de determinar, até mesmo de ofício, as provas necessárias ao julgamento do mérito..

Destaco que a análise é ainda mais apurada em se tratando de mercado digital, pois apenas um perito especializado em marketing digital e internet poderia precisar se houve a apropriação de um conjunto distintivo ou se a parte apelante apenas utilizou métodos e estéticas genéricos do setor.

Nesse sentido, a mera constatação pelo juízo
a quo
é insuficiente para amparar uma condenação por danos morais e inibitória de atividade econômica, sob pena de se transformar o Direito da Propriedade Industrial em uma análise meramente estética e arbitrária.

Por tais fundamentos, pedindo novamente vênia ao Em. Relator, Des. Aldary Nunes Junior,
divirjo
de seu entendimento para
anular
a sentenaça e determinar o retorno dos autos à origem para a realização de perícia técnica especializada, a fim de aferir a existência de imitação do conjunto-imagem e a real possibilidade de confusão entre os consumidores.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

ts*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:

07/04/2026

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Respeitosamente, peço vênia aos Eminentes Desembargadores Aldary Nunes Júnior (relator) e FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, para acompanhar a divergência da Eminente Colega Desembargadora MARIANNE JUDICE DE MATTOS .

O Em. Relator negou provimento à apelação, mantendo a sentença que reconheceu concorrência desleal por violação de trade dress, com condenação em danos morais. A Des. Marianne, com acerto, diverge para anular a sentença por cerceamento de defesa, ante a ausência de prova pericial técnica.

Destaque-se que, na inicial (fl. 301 verso), o autor requereu expressamente a produção de prova pericial, imprescindível para aferir a confusão no mercado, conforme pacífica jurisprudência do STJ:

“A confusão que caracteriza concorrência desleal é questão fática, sujeita a exame técnico, a fim de averiguar o mercado em que inserido o bem e serviço e o resultado da entrada de novo produto na competição, de modo a se alcançar a imprevisibilidade da conduta anticompetitiva aos olhos do mercado” (REsp 1.353.451/MG).

A mera análise ocular de capturas de tela e documentos não substitui a perícia especializada, mormente em mercado digital, onde elementos de marketing demandam exame técnico (art. 370, CPC). O indeferimento implícito da perícia requerida viola o devido processo legal.

Por esses fundamentos, divirjo do Relator, acompanho integralmente a Des. Marianne, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para realização de prova pericial técnica sobre o trade dress e risco de confusão.

É como voto.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Eminente Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

jrp*

DATA DA SESSÃO: 28/04/2026

V O T O

PEDIDO DE VISTA

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-Eminentes pares, conforme relatou o Desembargador Aldary Nunes Junior, cuidam os autos e Apelação Cível interposta por ISMAEL ATAIDE SERAFIM, eis que irresignado com a sentença proferida pelo d. Juízo singular, a qual julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00, em razão da prática de concorrência desleal (por violação de trade dress).

Em seu voto condutor o Ilte. Relator entendeu pela rejeição da preliminar de incompetência absoluta do Juízo Cível, sendo acompanhado de forma unânime em seu posicionamento pelos demais pares.

No mérito, o Relator votou pela manutenção do julgado e foi acompanhado neste entendimento pelo DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY.

Inaugurando divergência, a Desembargadora MARIANNE JUDICE DE MATTOS, com fundamento em precedentes do STJ (AgInt nos EDcl no AREsp: 2510994 RJ 2023/0379348-8, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.834.830/RN e REsp n. 1.778.910/SP), entendeu pela anulação da sentença e determinação do retorno dos autos à origem para a realização de perícia técnica especializada, a fim de aferir a existência de imitação do conjunto-imagem e a real possibilidade de confusão entre os consumidores, sendo acompanhada no seu voto pelo DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA.

Pois bem, após a devida análise da questão, e pedindo a devida vênia aos Eminentes Desembargadores ALDARY NUNES JÚNIOR (relator) e FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, entendo por também acompanhar a divergência inaugurada, uma vez que, conforme foi devidamente lá exposto “
a caracterização de concorrência desleal por confusão, apta a ensejar a proteção ao conjunto-imagem (trade dress) de bens e produtos, é questão fática a ser examinada por meio de perícia técnica”
. Neste mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRODUÇÃO INDEVIDA DO CONJUNTO-IMAGEM (TRADE DRESS). NECESSÁRIA A PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA PERICIAL. INSUFICIÊNCIA DE MERA VERIFICAÇÃO VISUAL PELO JULGADOR. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A controvérsia recursal cinge-se em analisar se há elementos suficientes para que seja determinada a proibição da divulgação e comercialização dos produtos que possuam o trade dress da agravante, além de apreender os que possuam semelhança indevida da sua identidade visual. 2. Acerca de sua definição, dispõe a doutrina que o trade dress (ou, como também é denominado no Brasil, o conjunto-imagem) é o conjunto de características visuais e sensoriais de determinado produto ou estabelecimento comercial, o qual permite que os consumidores sejam capazes de identificar sua origem, distinguindo-os dos demais existentes no mercado. Ressalta-se que o trade dress pode ser composto pelos mais diversos elementos como, por exemplo, uma combinação de cores, texturas, uma disposição específica de móveis e ornamentos, um formato exclusivo de embalagem e, até mesmo, cheiros, paladares e sonoridades específicas. (Carvalho, patrícia luciane de. Trade dress: A proteção ao conjunto informativo do banco ITAÚ s.a revista da associação brasileira da propriedade intelectual (abpi), São Paulo, nº 114, p. 45-56, setembro/outubro 2011). 3. No caso dos autos, a partir da análise do conjunto-imagem dos produtos, é possível constatar similaridade entre as embalagens das marcas litigantes, sendo inegável a sua semelhança estética. Contudo, a mera comparação visual realizada pelo julgador não é capaz de constatar a reprodução indevida por meio do trade dress, sendo indispensável a realização de uma perícia técnica a fim de mensurar a ocorrência de imitação e se, de fato, a reprodução semelhante da embalagem enseja confusão ao consumidor. 4. Isso porque "[o] conjunto-imagem é complexo e formado por diversos elementos. Dados a ausência de tipificação legal e o fato de não ser passível de registro, a ocorrência de imitação e a conclusão pela concorrência desleal deve ser feita caso a caso. Imprescindível, para tanto, o auxílio de perito que possa avaliar aspectos de mercado, hábitos de consumo, técnicas de propaganda e marketing, o grau de atenção do consumidor comum ou típico do produto em questão, a época em que o produto foi lançado no mercado, bem como outros elementos que confiram identidade à apresentação do produto ou serviço. " (RESP n. 1.778.910/SP, relatora ministra Maria isabel Gallotti, quarta turma, julgado em 6/12/2018, dje de 19/12/2018.) 5. Este é o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça ao estabelecer a necessidade de prova técnica para se concluir pela existência de concorrência desleal decorrente da utilização indevida do conjunto-imagem (trade dress) de produto. 6. Assim, a mera verificação da similitude visual dos produtos mostra-se insuficiente a demonstrar a probabilidade do direito do agravante, o que enseja a manutenção da decisão, com o desprovimento recursal. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJCE; AI 0632750-27.2024.8.06.0000; Eusébio; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Juiz Paulo de Tarso Pires Nogueira; DJCE 11/03/2025; Pág. 64)

EMENTA: AÇÃO COMINATÓRIA. CONCORRÊNCIA DESLEAL. TRADE DRESS. Hipótese de anulação da r. Sentença por cerceamento de defesa. Embalagens similares. Necessidade de perícia. Apelo da autora provido, para anular a sentença. (TJSP; AC 1059725-28.2017.8.26.0576; Ac. 12477667; São José do Rio Preto; Primeira Câmara Reservada de Direito Empresarial; Rel. Des. Alexandre Lazzarini; Julg. 08/05/2019; DJESP 25/06/2024; Pág. 1079)

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO A DIREITO DE MARCA E TRADE DRESS. BEBIDAS ALCÓOLICAS DO TIPO COCKTAILS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. HIPÓTESE DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL MANIFESTADA PELO PRÓPRIO JUIZ DE ORIGEM. POSSIBILIDADE DE DESIGNAÇÃO DE OFÍCIO. ART. 370, CAPUT, DO NCPC. PERÍCIA TÉCNICA ESSENCIAL PARA O JULGAMENTO DA LIDE. APELO PROVIDO, PARA ANULAR A SENTENÇA. 1. A autora imputa à ré pratica de concorrência desleal pela comercialização de produtos semelhantes (bebidas alcóolicas do tipo cocktail) nas suas próprias garrafas (reutilização pela ré), as quais contêm seu brasão (marca figurativa registrada) e a expressão asteca (sua denominação social) em alto relevo. 2. Também alega violação ao trade dress do seu produto (marca Askov), haja vista que, além de utilizar suas garrafas com elementos distintivos, a ré também imita seus rótulos e tampas. 3. Tendo em vista que as partes manifestaram desinteresse na produção de outras provas, o juiz julgou antecipadamente a lide, concluindo pela improcedência dos pedidos. 4. Insurgência da autora. Preliminar de deserção afastada. Preparo recursal complementado. Inocorrência de inépcia recursal. 5. Caso de anulação da sentença. O juiz, de ofício, pode determinar as provas necessárias ao julgamento da lide. Art. 370, caput, do NCPC. 6. O magistrado, mais de uma vez, na r. Sentença, reconheceu a necessidade de perícia técnica para colheita de mais elementos de convicção. E, de fato, essa prova era necessária no caso concreto. 7. Os documentos e fotografias juntados aos autos apresentam indícios de eventual violação ao direito de marca figurativa da autora e ao trade dress de seus produtos. Todavia, o acervo documental não possui boa resolução, e é necessária uma análise técnica complementar para formar a convicção do juízo. 8. Relevância da perícia técnica acerca dos seguintes pontos: Se o brasão estampado em alto relevo nas garrafas comercializados pela ré são os mesmos da marca figurativa registrada pela autora, e se o conjunto-imagem do produto da autora é passível de confusão pelo público consumidor com o produto da ré, no que diz respeito ao rótulo, tampa e forma de apresentação, tendo em vista o nicho de mercado em que inseridos. 9. Apelação da autora provida, para anular a sentença. (TJSP; AC 1000514-25.2017.8.26.0200; Ac. 12617864; Gália; Primeira Câmara Reservada de Direito Empresarial; Rel. Des. Alexandre Lazzarini; Julg. 19/06/2019; DJESP 01/03/2024; Pág. 1397)

Conclusão

Ante o exposto, renovando o pedido de vênia ao Eminente Relator e ao Desembargdor FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, acompanho a divergência inaugurada pela Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para a realização de perícia técnica especializada, a fim de aferir a existência de imitação do conjunto-imagem e a real possibilidade de confusão entre os consumidores.

É como voto.

*

ts*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 10/03/2026:

Respeitosamente, peço vista dos autos.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 24/03/2026:

VOTO-VISTA

Em. Pares,

Verifico que o Em. Relator, Desembargador Aldary Nunes Junior, negou provimento ao recurso interposto pelos apelantes, a fim de manter a sentença que reconheceu a prática de concorrência desleal e arbitrou a condenação ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Entretanto, respeitosamente, entendo que o julgamento do mérito, neste momento, configura manifesto cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal, ante a ausência de prova técnica imprescindível para a caracterização da concorrência desleal por violação de “trade-dress”.

Isso porque o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem entendido que a configuração de concorrência desleal por imitação de “trade dress” não pode repousar meramente no subjetivismo do magistrado ou na comparação ocular de fotografias, exigindo-se, para tanto, a produção de prova técnica especializada, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONCORRÊNCIA DESLEAL POR CONFUSÃO . CONJUNTO-IMAGEM (TRADE DRESS). COMPARAÇÃO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO EM SIMPLES OBSERVAÇÃO . 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a caracterização de concorrência desleal por confusão, apta a ensejar a proteção ao conjunto-imagem (trade dress) de bens e produtos, é questão fática a ser examinada por meio de perícia técnica
. Precedentes. 2 . No caso dos autos, a agravante (autora da demanda originária) não promoveu a dilação probatória necessária à comprovação do fato constitutivo de seu direito - a existência de conduta competitiva desleal -, o que ensejou a extinção da ação.Agravo interno improvido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2510994 RJ 2023/0379348-8, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 17/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2024)

[...] 3.
Para a caracterização da similaridade notória, qual seja, aquela apta a firmar convencimento sobre a geração do risco de confusão pelo uso de conjunto- imagem do produto de outrem, a prova pericial é imprescindível.
Precedentes. 4. Agravo Interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.834.830/RN, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

RECURSO ESPECIAL. USO INDEVIDO DE MARCA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONJUNTO-IMAGEM (TRADE DRESS). COMPARAÇÃO NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO EM SIMPLES OBSERVAÇÃO DAS EMBALAGENS DOS PRODUTOS EM CONFRONTO. DIREITO À PRODUÇÃO DE PROVA. 1.
A fim de se concluir pela existência de concorrência desleal decorrente da utilização indevida do conjunto-imagem de produto da concorrente é necessária a produção de prova técnica (CPC/73, art. 145)
. O indeferimento de perícia oportunamente requerida para tal fim caracteriza cerceamento de defesa 2. Recurso especial provido. (REsp n. 1.778.910/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 19/12/2018 -
Informativo n. 641
)

Nesse particular, o artigo 370 do Código de Processo Civil confere ao juiz o poder-dever de determinar, até mesmo de ofício, as provas necessárias ao julgamento do mérito..

Destaco que a análise é ainda mais apurada em se tratando de mercado digital, pois apenas um perito especializado em marketing digital e internet poderia precisar se houve a apropriação de um conjunto distintivo ou se a parte apelante apenas utilizou métodos e estéticas genéricos do setor.

Nesse sentido, a mera constatação pelo juízo
a quo
é insuficiente para amparar uma condenação por danos morais e inibitória de atividade econômica, sob pena de se transformar o Direito da Propriedade Industrial em uma análise meramente estética e arbitrária.

Por tais fundamentos, pedindo novamente vênia ao Em. Relator, Des. Aldary Nunes Junior,
divirjo
de seu entendimento para
anular
a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para a realização de perícia técnica especializada, a fim de aferir a existência de imitação do conjunto-imagem e a real possibilidade de confusão entre os consumidores.

É como voto.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005055-61.2019.8.08.0035

APELANTE
: ISMAEL ATAIDE SERAFIM E KINGS PLAY MARKETING DIGITAL

APELADO
: ROCHA E STEIN SERVIÇOS DE PORTAIS E PROVEDORES LTDA

JUÍZO PROLATOR
: 5ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - DR. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Concorrência Desleal, condenando o primeiro apelante, ISMAEL ATAIDE SERAFIM, ao pagamento de indenização por danos morais.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA

O apelante suscita, preliminarmente, a incompetência absoluta da Justiça Comum Estadual, ao argumento de que a controvérsia decorre da relação de trabalho que manteve com a apelada, atraindo a competência da Justiça do Trabalho, nos termos do art. 114, I, da Constituição Federal.

A tese não se sustenta. Segundo se depreende dos autos, a causa de pedir da presente ação não se confunde com uma disputa sobre verbas ou condições do extinto contrato de trabalho, mas na prática de concorrência desleal e a violação de seu conjunto-imagem (
trade dress
), atos que teriam ocorrido
após
a rescisão do vínculo empregatício, quando o apelante constituiu sua própria empresa e iniciou a comercialização de produtos concorrentes.

A relação de trabalho anterior serve apenas como contexto fático (
causa de pedir remota
), para explicar como o apelante teve acesso às estratégias comerciais e ao material da apelada, mas o ato ilícito em si — a suposta imitação e o desvio de clientela — possui natureza eminentemente cível e empresarial.

Ademais, como bem ressaltado nas contrarrazões e na própria decisão que apreciou os embargos de declaração em primeira instância (fls. 526/527), a questão da competência já foi objeto de análise e rejeição em múltiplas oportunidades, inclusive por este Egrégio Tribunal no julgamento do Agravo de Instrumento n° 0007404-37.2019.8.08.0035, que reconheceu a competência da Justiça Estadual para processar o feito.

Portanto, por se tratar de demanda cuja controvérsia principal é a concorrência desleal, matéria de índole cível-empresarial,
rejeito a preliminar
de incompetência absoluta.

DO MÉRITO

Da Concorrência Desleal e da Imitação do Conjunto-Imagem (
Trade Dress
)

No mérito, o apelante nega a prática de concorrência desleal e plágio, sustentando que as marcas são fracas, os produtos distintos e os elementos visuais são genéricos.

Contudo, a análise do conjunto probatório conduz à mesma conclusão do juízo sentenciante.

Embora o nome das marcas utilize o termo comum "Diabetes", a configuração da concorrência desleal, na modalidade de violação ao
trade dress
, não se restringe à análise do nome, mas sim de todo o conjunto-imagem que identifica o produto no mercado.

Nesse mesmo sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO INIBITÓRIA CUMULADA COM PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. DIREITO MARCÁRIO. TRADE DRESS . PROVA PERICIAL RECONHECENDO SEMELHANCIA DA MARCA. CONCORRÊNCIA DESLEAL CAPAZ DE CONFUNDIR O CONSUMIDOR. LEI N. 9 .279/1996. DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL PRESUMIDO. PRECEDENTES . NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 STJ. RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO .
1. Ocorre a violação do chamado trade dress (conjunto-imagem de um produto) quando um concorrente não copia exatamente a marca ou o desenho industrial de outrem, mas imita sutilmente uma
série de características do produto ou até mesmo o modus operandi
da prestação de um serviço
. A proteção da marca prevista na Lei n. 9 .279/1996 tem como objetivos primordiais afastar a concorrência desleal e proteger o consumidor de possíveis erros. [...] 5. Recurso de agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1402561 SP 2018/0306870-6, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 02/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2024)

No caso dos autos, a prova documental, notadamente as capturas de tela

comparativas dos sítios eletrônicos (fls. 06/08, 69/90), demonstra uma similaridade que ultrapassa a mera coincidência, abrangendo o logotipo, a paleta de cores, a diagramação, o estilo das imagens e até mesmo o selo de garantia.

O magistrado de primeiro grau foi preciso ao fundamentar que a similitude se verificou no "
conjunto organizacional das logos, como cores, formas, fonte e pontuação
" (fl. 456).

Com efeito, não apenas os elementos visuais, mas o
modus operandi
da prestação do serviço se revela similar. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça já destacada, a violação do chamado
trade dress
é caracterizada quando o concorrente imita sutilmente uma série de características do produto ou até mesmo o
modus operandi
da prestação de um serviço.

Nesse aspecto, a semelhança no modo de operação é evidente em múltiplos fatores: (i) a estrutura do produto, que em ambos os casos consiste em um programa principal de vídeo-aulas acompanhado de um pacote de bônus (livros de receitas, guias de saúde); (ii) o funil de vendas
online
, que utiliza a mesma sequência de apresentação (vídeo, depoimentos, chamada para ação com texto idêntico); e, principalmente, (iii) a estratégia de
e-mail marketing
, onde a prova dos autos (fls. 86-90) demonstra confusão entre os produtos por parte dos consumidores, que, ao finalizarem a compra, descobriram ter adquirido o produto do apelante.

Tal conjunto de elementos, quando reproduzido de forma tão similar por um concorrente direto — que, ademais, é ex-gerente e detentor de conhecimento prévio e detalhado do negócio —, tem o condão de causar confusão no consumidor e caracterizar o desvio de clientela por meio fraudulento, nos termos do art. 195, III, da Lei nº 9.279/96.

O fato de o apelante ter obtido, posteriormente, o registro da marca "DIABETES NA MEDIDA" junto ao INPI não convalida a ilicitude de sua conduta anterior de violar o
trade dress
já estabelecido da apelada para ingressar no mercado.

Dessa forma, a r. sentença deve ser mantida, pois restou devidamente comprovada a prática de concorrência desleal.

Do Dano Moral e do
Quantum
Indenizatório

O apelante pleiteia o afastamento da condenação por danos morais ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Uma vez reconhecido o ato ilícito de concorrência desleal pela imitação do conjunto-imagem, o dano moral à pessoa jurídica é presumido (
in re ipsa
), tendo em vista que a violação à marca e à identidade visual da empresa atinge diretamente sua honra objetiva, sua reputação e credibilidade perante o mercado e os consumidores, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto.

Esse também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece o dano moral
in re ipsa
em casos de uso indevido de marca, por entender que a reputação, a credibilidade e a imagem da empresa acabam atingidas perante todo o mercado e que sua configuração decorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita, revelando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO INDEVIDO DE MARCA DE EMPRESA. SEMELHANÇA DE FORMA . DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO. DANO MORAL . AFERIÇÃO. IN RE IPSA. DECORRENTE DO PRÓPRIO ATO ILÍCITO. INDENIZAÇÃO DEVIDA . RECURSO PROVIDO.
1. A marca é qualquer sinal distintivo (tais como palavra, letra, numeral, figura), ou combinação de sinais, capaz de identificar bens ou serviços de um fornecedor, distinguindo-os de outros idênticos, semelhantes ou afins de origem diversa. Trata-se de bem imaterial, muitas vezes o ativo mais valioso da empresa, cuja proteção consiste em garantir a seu titular o privilégio de uso ou exploração, sendo regido, entre outros, pelos princípios constitucionais de defesa do consumidor e de repressão à concorrência desleal . 2. Nos dias atuais, a marca não tem apenas a finalidade de assegurar direitos ou interesses meramente individuais do seu titular, mas objetiva, acima de tudo, proteger os adquirentes de produtos ou serviços, conferindo-lhes subsídios para aferir a origem e a qualidade do produto ou serviço, tendo por escopo, ainda, evitar o desvio ilegal de clientela e a prática do proveito econômico parasitário. 3. A lei e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhecem a existência de dano material no caso de uso indevido da marca, uma vez que a própria violação do direito revela-se capaz de gerar lesão à atividade empresarial do titular, como, por exemplo, no desvio de clientela e na confusão entre as empresas, acarretando inexorável prejuízo que deverá ter o seu quantum debeatur, no presente caso, apurado em liquidação por artigos . 4. Por sua natureza de bem imaterial, é ínsito que haja prejuízo moral à pessoa jurídica quando se constata o uso indevido da marca.A reputação, a credibilidade e a imagem da empresa acabam atingidas perante todo o mercado (clientes, fornecedores, sócios, acionistas e comunidade em geral), além de haver o comprometimento do prestígio e da qualidade dos produtos ou serviços ofertados, caracterizando evidente menoscabo de seus direitos, bens e interesses extrapatrimoniais.
5 . O dano moral por uso indevido da marca é aferível in re ipsa, ou seja, sua configuração decorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita, revelando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação probatória do efetivo abalo moral. 6. Utilizando-se do critério bifásico adotado pelas Turmas integrantes da Segunda Seção do STJ, considerado o interesse jurídico lesado e a gravidade do fato em si, o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de indenização por danos morais, mostra-se razoável no presente caso
. 7. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1327773 MG 2011/0122337-1, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 28/11/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2018)

Quanto ao valor da indenização, entendo que o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso. Para sua fixação, considerou-se a gravidade da conduta do apelante, que, valendo-se da condição de ex-gerente, copiou deliberadamente o modelo de negócio da ex-empregadora, bem como a capacidade econômica das partes e o duplo caráter da medida: compensatório para a vítima e pedagógico para o ofensor.

Assim, entendo pela manutenção da condenação e do respectivo
quantum
.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo apelante ao patrono da apelada para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Respeitosamente, peço vênia aos Eminentes Desembargadores Aldary Nunes Júnior (relator) e FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, para acompanhar a divergência da Eminente Colega Desembargadora MARIANNE JUDICE DE MATTOS .

O Em. Relator negou provimento à apelação, mantendo a sentença que reconheceu concorrência desleal por violação de trade dress, com condenação em danos morais. A Des. Marianne, com acerto, diverge para anular a sentença por cerceamento de defesa, ante a ausência de prova pericial técnica.

Destaque-se que, na inicial (fl. 301 verso), o autor requereu expressamente a produção de prova pericial,
imprescindível para aferir a confusão no mercado, conforme pacífica jurisprudência do STJ:

“A confusão que caracteriza concorrência desleal é questão fática, sujeita a exame técnico, a fim de averiguar o mercado em que inserido o bem e serviço e o resultado da entrada de novo produto na competição, de modo a se alcançar a imprevisibilidade da conduta anticompetitiva aos olhos do mercado” (REsp 1.353.451/MG).

A mera análise ocular de capturas de tela e documentos não substitui a perícia especializada, mormente em mercado digital, onde elementos de marketing demandam exame técnico (art. 370, CPC). O indeferimento implícito da perícia requerida viola o devido processo legal.

Por esses fundamentos, divirjo do Relator, acompanho integralmente a Des. Marianne, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para realização de prova pericial técnica sobre o trade dress e risco de confusão.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

VOTO PARA ACOMPANHAR DIVERGÊNCIA

Eminentes pares, conforme relatou o Desembargador Aldary Nunes Junior, cuidam os autos e Apelação Cível interposta por ISMAEL ATAIDE SERAFIM, eis que irresignado com a sentença proferida pelo d. Juízo singular, a qual julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00, em razão da prática de concorrência desleal (por violação de trade dress)
.

Em seu voto condutor o Ilte. Relator entendeu pela rejeição da preliminar de incompetência absoluta do Juízo Cível, sendo acompanhado de forma unânime em seu posicionamento pelos demais pares.

No mérito, o Relator votou pela manutenção do julgado e foi acompanhado neste entendimento pelo DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY.

Inaugurando divergência, a Desembargadora MARIANNE JUDICE DE MATTOS, com fundamento em precedentes do STJ (AgInt nos EDcl no AREsp: 2510994 RJ 2023/0379348-8, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.834.830/RN e REsp n. 1.778.910/SP), entendeu pela anulação da sentença e determinação do retorno dos autos à origem para a realização de perícia técnica especializada, a fim de aferir a existência de imitação do conjunto-imagem e a real possibilidade de confusão entre os consumidores, sendo acompanhada no seu voto pelo DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA.

Pois bem, após a devida análise da questão, e pedindo a devida vênia aos Eminentes Desembargadores ALDARY NUNES JÚNIOR (relator) e FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, entendo por também acompanhar a divergência inaugurada, uma vez que, conforme foi devidamente lá exposto “
a caracterização de concorrência desleal por confusão, apta a ensejar a proteção ao conjunto-imagem (trade dress) de bens e produtos, é questão fática a ser examinada por meio de perícia técnica”
. Neste mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRODUÇÃO INDEVIDA DO CONJUNTO-IMAGEM (TRADE DRESS). NECESSÁRIA A PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA PERICIAL. INSUFICIÊNCIA DE MERA VERIFICAÇÃO VISUAL PELO JULGADOR. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A controvérsia recursal cinge-se em analisar se há elementos suficientes para que seja determinada a proibição da divulgação e comercialização dos produtos que possuam o trade dress da agravante, além de apreender os que possuam semelhança indevida da sua identidade visual. 2. Acerca de sua definição, dispõe a doutrina que o trade dress (ou, como também é denominado no Brasil, o conjunto-imagem) é o conjunto de características visuais e sensoriais de determinado produto ou estabelecimento comercial, o qual permite que os consumidores sejam capazes de identificar sua origem, distinguindo-os dos demais existentes no mercado. Ressalta-se que o trade dress pode ser composto pelos mais diversos elementos como, por exemplo, uma combinação de cores, texturas, uma disposição específica de móveis e ornamentos, um formato exclusivo de embalagem e, até mesmo, cheiros, paladares e sonoridades específicas. (Carvalho, patrícia luciane de. Trade dress: A proteção ao conjunto informativo do banco ITAÚ s.a revista da associação brasileira da propriedade intelectual (abpi), São Paulo, nº 114, p. 45-56, setembro/outubro 2011). 3. No caso dos autos, a partir da análise do conjunto-imagem dos produtos, é possível constatar similaridade entre as embalagens das marcas litigantes, sendo inegável a sua semelhança estética. Contudo, a mera comparação visual realizada pelo julgador não é capaz de constatar a reprodução indevida por meio do trade dress, sendo indispensável a realização de uma perícia técnica a fim de mensurar a ocorrência de imitação e se, de fato, a reprodução semelhante da embalagem enseja confusão ao consumidor. 4. Isso porque "[o] conjunto-imagem é complexo e formado por diversos elementos. Dados a ausência de tipificação legal e o fato de não ser passível de registro, a ocorrência de imitação e a conclusão pela concorrência desleal deve ser feita caso a caso. Imprescindível, para tanto, o auxílio de perito que possa avaliar aspectos de mercado, hábitos de consumo, técnicas de propaganda e marketing, o grau de atenção do consumidor comum ou típico do produto em questão, a época em que o produto foi lançado no mercado, bem como outros elementos que confiram identidade à apresentação do produto ou serviço. " (RESP n. 1.778.910/SP, relatora ministra Maria isabel Gallotti, quarta turma, julgado em 6/12/2018, dje de 19/12/2018.) 5. Este é o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça ao estabelecer a necessidade de prova técnica para se concluir pela existência de concorrência desleal decorrente da utilização indevida do conjunto-imagem (trade dress) de produto. 6. Assim, a mera verificação da similitude visual dos produtos mostra-se insuficiente a demonstrar a probabilidade do direito do agravante, o que enseja a manutenção da decisão, com o desprovimento recursal. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJCE; AI 0632750-27.2024.8.06.0000; Eusébio; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Juiz Paulo de Tarso Pires Nogueira; DJCE 11/03/2025; Pág. 64)

EMENTA: AÇÃO COMINATÓRIA. CONCORRÊNCIA DESLEAL. TRADE DRESS. Hipótese de anulação da r. Sentença por cerceamento de defesa. Embalagens similares. Necessidade de perícia. Apelo da autora provido, para anular a sentença. (TJSP; AC 1059725-28.2017.8.26.0576; Ac. 12477667; São José do Rio Preto; Primeira Câmara Reservada de Direito Empresarial; Rel. Des. Alexandre Lazzarini; Julg. 08/05/2019; DJESP 25/06/2024; Pág. 1079)

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO A DIREITO DE MARCA E TRADE DRESS. BEBIDAS ALCÓOLICAS DO TIPO COCKTAILS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. HIPÓTESE DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL MANIFESTADA PELO PRÓPRIO JUIZ DE ORIGEM. POSSIBILIDADE DE DESIGNAÇÃO DE OFÍCIO. ART. 370, CAPUT, DO NCPC. PERÍCIA TÉCNICA ESSENCIAL PARA O JULGAMENTO DA LIDE. APELO PROVIDO, PARA ANULAR A SENTENÇA. 1. A autora imputa à ré pratica de concorrência desleal pela comercialização de produtos semelhantes (bebidas alcóolicas do tipo cocktail) nas suas próprias garrafas (reutilização pela ré), as quais contêm seu brasão (marca figurativa registrada) e a expressão asteca (sua denominação social) em alto relevo. 2. Também alega violação ao trade dress do seu produto (marca Askov), haja vista que, além de utilizar suas garrafas com elementos distintivos, a ré também imita seus rótulos e tampas. 3. Tendo em vista que as partes manifestaram desinteresse na produção de outras provas, o juiz julgou antecipadamente a lide, concluindo pela improcedência dos pedidos. 4. Insurgência da autora. Preliminar de deserção afastada. Preparo recursal complementado. Inocorrência de inépcia recursal. 5. Caso de anulação da sentença. O juiz, de ofício, pode determinar as provas necessárias ao julgamento da lide. Art. 370, caput, do NCPC. 6. O magistrado, mais de uma vez, na r. Sentença, reconheceu a necessidade de perícia técnica para colheita de mais elementos de convicção. E, de fato, essa prova era necessária no caso concreto. 7. Os documentos e fotografias juntados aos autos apresentam indícios de eventual violação ao direito de marca figurativa da autora e ao trade dress de seus produtos. Todavia, o acervo documental não possui boa resolução, e é necessária uma análise técnica complementar para formar a convicção do juízo. 8. Relevância da perícia técnica acerca dos seguintes pontos: Se o brasão estampado em alto relevo nas garrafas comercializados pela ré são os mesmos da marca figurativa registrada pela autora, e se o conjunto-imagem do produto da autora é passível de confusão pelo público consumidor com o produto da ré, no que diz respeito ao rótulo, tampa e forma de apresentação, tendo em vista o nicho de mercado em que inseridos. 9. Apelação da autora provida, para anular a sentença. (TJSP; AC 1000514-25.2017.8.26.0200; Ac. 12617864; Gália; Primeira Câmara Reservada de Direito Empresarial; Rel. Des. Alexandre Lazzarini; Julg. 19/06/2019; DJESP 01/03/2024; Pág. 1397)

Conclusão

Ante o exposto, renovando o pedido de vênia ao Eminente Relator e ao Desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, acompanho a divergência inaugurada pela Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para a realização de perícia técnica especializada, a fim de aferir a existência de imitação do conjunto-imagem e a real possibilidade de confusão entre os consumidores.

É como voto.