Tribunal: TJES
Processo: 0026785-94.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Marca; Perdas e Danos; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA
. USO INDEVIDO DE CONJUNTO-IMAGEM (TRADE DRESS). COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTO AFIM. EMBALAGENS ASSEMELHADAS. CONCORRÊNCIA DESLEAL. ART.
195,
DA LEI N. 9.279/1996 (LPI). CONCLUSÃO PELA NÃO CARACTERIZAÇÃO DE CONCORRÊNCIA DESLEAL
.
LAUDO PERICIAL ANALISADO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO OU DA PERSUASÃO RACIONAL.

RECURSO DESPROVIDO.

1
.

–
A matéria recursal se
resume

n
a análise probatória
em
demanda
na qual a autora pretende
“ver reconhecida a prática, pela Apelada BIO SCIENTIFIC, de atos que violam seus direitos de propriedade intelectual, notadamente a reprodução da marca ‘REDUXCEL’ e do conjunto-imagem (trade dress) de seus produtos, com a consequente condenação ao pagamento das indenizações po
r
perdas e danos daí decorrentes
”.

2. -
S
egundo posicionamento d
o colendo Superior Tribunal de Justiça, “
o
conjunto-imagem (trade dress) é a soma de elementos visuais e sensitivos que traduzem uma forma peculiar e suficientemente distintiva de apresentação do bem no mercado consumidor
[...]
p
ara a caracterização da infringência de marca, não é suficiente que se demonstrem a semelhança dos sinais e a sobreposição ou afinidade das atividades. É necessário que a coexistência das marcas seja apta a causar confusão no consumidor ou prejuízo ao titular da marca anterior, configurando concorrência desleal”
(
REsp n. 1.726.804/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
data do julgamento:
27-
0
9-2022,
data da publicação/fonte
DJe 29-
0
9-2022).

3. -
H
á de
prevalece
r
a premissa
adotada na
respeitável sentença
de que
“nenhuma dessas hipóteses
[de concorrência desleal

contempladas
no
artigo
art. 195, da Lei n. 9.279/1996
]

estão demonstradas
[sic]
na lide em análise, especialmente pela conclusão do perito de que não houve violação aos elementos visuais que integram os produtos da autora.”

4. -
No mais,
da análise d
os rótulos
que estampa
m
os produtos
periciados é possível notar - (
pelas

foto
grafias juntadas no processo)

seja
por
ênfase
na grafia

ou por destaque em
símbolos -
que são singulares
,
o que faz preponderar a conclusão técnica do laudo pericial acolhida
n
a respeitável sentença.

5
. -
Recurso desprovido
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026785-94.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AVLFM INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA

APELADO: BIO SCIENTIFIC INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA
. USO INDEVIDO DE CONJUNTO-IMAGEM (TRADE DRESS). COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTO AFIM. EMBALAGENS ASSEMELHADAS. CONCORRÊNCIA DESLEAL. ART.
195,
DA LEI N. 9.279/1996 (LPI). CONCLUSÃO PELA NÃO CARACTERIZAÇÃO DE CONCORRÊNCIA DESLEAL
.
LAUDO PERICIAL ANALISADO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO OU DA PERSUASÃO RACIONAL.

RECURSO DESPROVIDO.

1
.

–
A matéria recursal se
resume

n
a análise probatória
em
demanda
na qual a autora pretende
“ver reconhecida a prática, pela Apelada BIO SCIENTIFIC, de atos que violam seus direitos de propriedade intelectual, notadamente a reprodução da marca ‘REDUXCEL’ e do conjunto-imagem (trade dress) de seus produtos, com a consequente condenação ao pagamento das indenizações po
r
perdas e danos daí decorrentes
”.

2. -
S
egundo posicionamento d
o colendo Superior Tribunal de Justiça, “
o
conjunto-imagem (trade dress) é a soma de elementos visuais e sensitivos que traduzem uma forma peculiar e suficientemente distintiva de apresentação do bem no mercado consumidor
[...]
p
ara a caracterização da infringência de marca, não é suficiente que se demonstrem a semelhança dos sinais e a sobreposição ou afinidade das atividades. É necessário que a coexistência das marcas seja apta a causar confusão no consumidor ou prejuízo ao titular da marca anterior, configurando concorrência desleal”
(
REsp n. 1.726.804/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
data do julgamento:
27-
0
9-2022,
data da publicação/fonte
DJe 29-
0
9-2022).

3. -
H
á de
prevalece
r
a premissa
adotada na
respeitável sentença
de que
“nenhuma dessas hipóteses
[de concorrência desleal

contempladas
no
artigo
art. 195, da Lei n. 9.279/1996
]

estão demonstradas
[sic]
na lide em análise, especialmente pela conclusão do perito de que não houve violação aos elementos visuais que integram os produtos da autora.”

4. -
No mais,
da análise d
os rótulos
que estampa
m
os produtos
periciados é possível notar - (
pelas

foto
grafias juntadas no processo)

seja
por
ênfase
na grafia

ou por destaque em
símbolos -
que são singulares
,
o que faz preponderar a conclusão técnica do laudo pericial acolhida
n
a respeitável sentença.

5
. -
Recurso desprovido
.

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ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

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RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0026785-94.2016.8.08.0048.

APELANTE: ADCOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

APELADA: BIO SCIENTIFIC INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

A
dcos Indústria e Comércio Ltda.

inter
p
ôs

recurso de apelação
em face da respeitável sentença de fls. 815-7v (dos autos físicos), proferida pela ilustre Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Serra, Comarca da Capital, que julgou improcedente a pretensão or ela deduzida na “ação cominatória de obrigação de não fazer cumulada com indenizatória” que ajuizou contra
BIO SCIENTIFIC IND
Ú
STRIA DE COSM
É
TICOS LTDA
.

Nas razões recursais (fls. 820-33, dos autos físicos) a apelante alegou, em síntese, que: 1) “ajuizou a presente demanda pretendendo ver reconhecida a prática, pela Apelada BIO SCIENTIFIC, de atos que violam seus direitos de propriedade intelectual, notadamente a reprodução da marca ‘REDUXCEL’ e do conjunto-imagem (trade dress) de seus produtos, com a consequente condenação ao pagamento das indenizações por perdas e danos daí decorrentes” (fl. 821); 2) “a ré, muito embora sem reconhecer a violação de direitos, comprometeu-se a alterar: i) a publicidade do produto ‘LIPOREDUX’; ii) a apresentação e forma de comercialização do produto ‘BIOAGE – BIOMASK 150g’; iii) a embalagem do produto ‘BIOAGE – FIO SUN BLOCK PÓ COMPACTO’, e iv) a embalagem do produto ‘BIOAGE – BIO ACNE SOLUTION LOÇAÕ SECATIVA TONALIZANTE’ ”(fl. 821); 3) “a sentença recorrida se limitou a encampar a opinião do Sr. Perito do Juízo, deixando de avaliar as pertinentes considerações trazidas pelos Assistentes Técnicos da ADCOS no bem fundamentado Laudo Divergente apresentado, as quais conduzem à procedência do pedido inicial” (fl. 823); 4) “as comparações levadas a efeito pelo Sr. Perito não seguiram a melhor e mais abalizada técnica, pois consideraram pontualmente as diferenças e semelhanças entre cada uma das embalagens, sem atentar para o que os Assistentes Técnicos da ADCOS chamaram de ‘regra de ouro’, qual seja, a verificação a partir da impressão deixada pelo conjunto disjuntivo” (fl. 825); 5) “pode ser reconhecida a violação ao trade dress em casos envolvendo a indevida aproximação de embalagens, ainda mais quando se trata de embalagem vinda a posteriori e que se relaciona a outro produto já conhecido pelo público consumidor” (fl. 826); 6) “o parecer técnico apresentado pelos Assistentes Técnicos da ADCOS desacreditou o laudo pericial e o fez com maestria, visto que, da forma como foi conduzido, o Expert não saiu do subjetivismo, limitando-se a externar sua opinião pessoal sobre o tema” (fl. 827).

Requereu que seja provido o recurso “para o especial fim de julgar procedentes os pedidos iniciais relativos à violação de trade dress e prática de concorrência, com a consequente condenação da mesma ao pagamento das perdas e danos e inversão dos ônus de sucumbência.”

A matéria recursal se resume na análise probatória sobre laudos técnicos apresentados durante a fase instrutória, em cuja demanda pretende a apelante “ver reconhecida a prática, pela Apelada BIO SCIENTIFIC, de atos que violam seus direitos de propriedade intelectual, notadamente a reprodução da marca ‘REDUXCEL’ e do conjunto-imagem (trade dress) de seus produtos, com a consequente condenação ao pagamento das indenizações por perdas e danos daí decorrentes”.

Na fundamentação da respeitável sentença a matéria discutida no processo foi assim examinada:

[...]

Sustenta, a autora, que os produtos da ré, à saber: lipo redux creme de massagem redutor; lipo redux fluido potencializador liposhock; lipo redux fluído potencializados firmestril; lipo redux cryogel; bio-cleaser glycolic; bio-clean system trietanolamina concentrada; bio-acne solution mask acne mask e; bio-clean system creme emoliente, possuem padrão visual similares aos seus, com a reprodução de elementos das embalagens dos seus produtos (semelhança de cores, formas, materiais, formatos e layout), havendo imitações também no material de publicidade.

A ré, a seu turno, além de apontar as diferenças entre os produtos, assevera que a autora não detém exclusividade no uso dos elementos indicados, os quais são comumente utilizados em todo mercado de dermocosméticos.

Para solução dessa controvérsia, foi nomeado perito que, no seu laudo pericial, muito bem elaborado (diga-se de passagem), concluiu o seguinte:

[...]

3. CONCLUSÃO

Apresentadas todas as considerações tidas como pertinentes, após analisar as características/formas ornamentais externas ditas distintivas pela Autora, é opinião formal deste que foi nomeado Perito do juízo que:

* o elemento nominativo “REDUX”, por seu caráter sugestivo/evocativo, não pode ser considerado para fins de apuração de eventual violação da marca REDUXCEL, da Autora, tampouco para fins de apuração de atos de concorrência desleal supostamente praticados pela Ré, uma vez que aquele elemento já é usado amplamente no mercado de cosméticos/dermocosméticos, como demonstram os registros concedidos pelo INPI (figura 1), na Classe Internacional 03, bem como os diversos exemplos de produtos que empregam o mesmo elemento (figura 2);

* os formatos das embalagens primárias dos produtos da Autora e da Ré, bem como suas tampas, são, em sua maioria, pertencentes ao padrão dos nichos relevantes do mercado de dermocosméticos (tabelas 1, 4, 10, 13 e 22);

* as cores dos produtos da Autora e da Ré, mesmo quando semelhantes (vermelho e bordô, por exemplo), também fazem parte de um padrão dos respectivos nichos de produtos (tabelas 1, 4, 7, 10, 13 e 19). Nesse aspecto, ressalta-se que, na maioria dos casos, mesmo em nichos cuja cor predominante seja um tom frio (verde ou azul), a Autora mantém a cor vermelha (tabelas 16 e 22). Ainda, em outros casos, enquanto a Autora adapta a cor da marca ADCOS para a cor predominante da embalagem do seu produto (vermelha, roxa e verde), a Ré sempre usa a marca BIOAGE na cor azul, independemente da embalagem;

* a ordem de disposição das informações relevantes no painel principal dos produtos - house mark, marca/nome do produto, tipo de produto, finalidades, substâncias - se repete em diversos produtos de outros players dos nichos aqui analisados (tabelas 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20 e 22); e

* o uso da faixa retangular para destacar determinadas informações do painel principal também não é exclusivo dos produtos da Autora e da Ré, estando presente em produtos de outros players do mercado (tabelas 2, 5, 8, 11, 17, 20, 23).

Por todo o exposto, conclui-se pela descaracterização 1) da violação da marca REDUXCEL; 2) da reprodução da embalagem; assim como 3) pela ausência de elementos que induzam os consumidores da Autora e da Ré, em sua maioria especializados, a confundirem e/ou associarem os produtos e empresas em questão.

[...] (fl. 591)

Portanto, a conclusão pericial é de que não houve violação ao trade dress dos produtos da autora.

Saliento que, a despeito da impugnação ao laudo pericial pela autora, ela não apresentou qualquer elemento capaz de afastar a conclusão do expert.

[...]

Da fundamentação epigrafada depreende-se uma atenta leitura sobre os elementos de prova coligidos aos autos, mormente os aspectos que sinalizam a ausência do ilícito alegado pela apelante, ou seja, dado o cotejo das composições visuais e sensitivas dos produtos analisados pelo perito, de sorte que – considerando o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional (art. 371, do CPC) - não vejo como ilidir a premissa da respeitável sentença que, na interpretação do art. 195, da Lei n. 9.279/1996, afastou a alegação de concorrência desleal.

Em outros termos, há de prevalecer a premissa adotada na respeitável sentença de que “nenhuma dessas hipóteses [de concorrência desleal contempladas no dispositivo legal mencionado) estão demonstradas [sic] na lide em análise, especialmente pela conclusão do perito de que não houve violação aos elementos visuais que integram os produtos da autora.”

Essa conclusão decorre “do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, que garante ao Juiz decidir de acordo com a convicção formada pela análise do conjunto probatório, não sendo vinculado a nenhum tipo de prova ou argumentação” (STJ - AgInt no AREsp n. 1.558.292/PE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, data do julgamento: 15-06-2020, data da publicação/fonte DJe 17-06-2020).

Segundo posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça, “o conjunto-imagem (trade dress) é a soma de elementos visuais e sensitivos que traduzem uma forma peculiar e suficientemente distintiva de apresentação do bem no mercado consumidor [...] para a caracterização da infringência de marca, não é suficiente que se demonstrem a semelhança dos sinais e a sobreposição ou afinidade das atividades. É necessário que a coexistência das marcas seja apta a causar confusão no consumidor ou prejuízo ao titular da marca anterior, configurando concorrência desleal” (REsp n. 1.726.804/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, data do julgamento: 27-09-2022, data da publicação/fonte DJe 29-09-2022).

No mais, da análise dos rótulos que estampam os produtos periciados é possível notar (pelas fotografias reunidas às fls. 729-40) várias distinções – seja por ênfase na grafia ou por destaque em símbolos que são singulares -, o que faz preponderar a conclusão técnica do laudo pericial acolhida na respeitável sentença.

Posto isso,
nego

provimento
ao recurso
e nos termos do artigo 85, § 11, do C
ódigo de Processo Civil,
ma
joro
a condenação da apelante ao pagamento de honorários
advocatícios
sucumbenciais para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a Relatoria.