Tribunal: TJES
Processo: 0028719-57.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Marca; Patente
Data de julgamento: 2024-11-27

Ementa:
Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO MARCÁRIO. COLIDÊNCIA ENTRE MARCAS. ANTERIORIDADE DO REGISTRO. CLASSE. CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E INDENIZAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por BEE TECNOLOGIA LTDA contra sentença que julgou procedente a Ação Cominatória c/c Indenizatória ajuizada por BEEBEE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA LTDA, determinando a abstenção da ré de utilizar a marca da autora, condenando-a à alteração da marca e ao pagamento de indenização por danos materiais e danos morais. A sentença também confirmou a antecipação de tutela, impôs multa diária em caso de descumprimento e estabeleceu indenização por lucros cessantes a serem apurados em liquidação de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a competência da Justiça Estadual para julgar o feito, à luz da (des)necessidade de participação do INP no feito; (ii) determinar se houve violação de direitos marcários pela apelante; e (iii) analisar a extensão dos danos materiais e morais e a conformidade da multa imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Já houve decisão reconhecendo a competência desta Justiça Estadual para o julgamento do processo, tratando-se de matéria preclusa (por ocasião de decisão presente às fls.367-369), nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC/2015, salvo eventual reforma pelo Superior Tribunal de Justiça ou determinação para novo exame por este Colegiado naqueles outros autos, por força de juízo de retratação. Além disso, a competência da Justiça Estadual é mantida, pois a demanda não busca a anulação ou modificação do registro de marca no INPI, mas sim a proteção dos direitos de uso exclusivo conferidos à autora, o que é competência estadual, conforme jurisprudência do STJ.

4. A titularidade da marca "BEEBEE", registrada junto ao INPI em 2018, está garantida à autora para serviços de logística e transporte, conforme a classe NCL(10) 39. O registro de marca da ré, posterior e em classe diversa, foi indeferido pelo INPI por imitação de marca alheia, nos termos do art. 124, XIX, da Lei nº 9.279/96.

5. A condenação ao pagamento de danos morais no valor de R$ 20.000,00 é mantida, visto o dano reputacional causado pela confusão entre as marcas e a prática de concorrência desleal.

6. O dispositivo da r. sentença recorrida, integrada pela decisão que julgou os aclaratórios opostos na origem, cuidou-se de realizar a seguinte distinção entre as multas consignadas, sendo possível observar, dessa forma, que foi realizada clara distinção entre a confirmação do julgamento do Agravo de Instrumento n. 0035706-12.2019.8.08.0024, que ensejou a aplicação da multa “em razão do reiterado descumprimento das ordens judiciais proferidas” (aplicando-se tão somente em relação às determinações realizadas naquele momento - no caso, ao uso no âmbito do Estado do Espírito Santo), e a multa já arbitrada para o caso de descumprimento por parte da empresa requerida, caso a demandada não “se abstenha de utilizar indevidamente a marca de titularidade da Requerente, em todo território nacional”, devendo ser observado tão somente o efeito suspensivo concedido ao presente recurso de apelação cível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O titular de marca registrada junto ao INPI possui direito de uso exclusivo em todo o território nacional, podendo impedir o uso de marca similar em atividade idêntica ou semelhante que cause confusão ao consumidor.

2. A condenação por danos morais é cabível quando a utilização indevida de marca causa prejuízos à imagem empresarial.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.279/96, art. 124, XIX; CPC/2015, arts. 505 e 507.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1527232/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 13/12/2017.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028719-57.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BEE TECNOLOGIA LTDA

APELADO: BEEBEE LOGISTICA E TECNOLOGIA LTDA - ME

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO MARCÁRIO. COLIDÊNCIA ENTRE MARCAS. ANTERIORIDADE DO REGISTRO. CLASSE. CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E INDENIZAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por BEE TECNOLOGIA LTDA contra sentença que julgou procedente a Ação Cominatória c/c Indenizatória ajuizada por BEEBEE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA LTDA, determinando a abstenção da ré de utilizar a marca da autora, condenando-a à alteração da marca e ao pagamento de indenização por danos materiais e danos morais. A sentença também confirmou a antecipação de tutela, impôs multa diária em caso de descumprimento e estabeleceu indenização por lucros cessantes a serem apurados em liquidação de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a competência da Justiça Estadual para julgar o feito, à luz da (des)necessidade de participação do INP no feito; (ii) determinar se houve violação de direitos marcários pela apelante; e (iii) analisar a extensão dos danos materiais e morais e a conformidade da multa imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Já houve decisão reconhecendo a competência desta Justiça Estadual para o julgamento do processo, tratando-se de matéria preclusa (por ocasião de decisão presente às fls.367-369), nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC/2015, salvo eventual reforma pelo Superior Tribunal de Justiça ou determinação para novo exame por este Colegiado naqueles outros autos, por força de juízo de retratação. Além disso, a competência da Justiça Estadual é mantida, pois a demanda não busca a anulação ou modificação do registro de marca no INPI, mas sim a proteção dos direitos de uso exclusivo conferidos à autora, o que é competência estadual, conforme jurisprudência do STJ.

4. A titularidade da marca "BEEBEE", registrada junto ao INPI em 2018, está garantida à autora para serviços de logística e transporte, conforme a classe NCL(10) 39. O registro de marca da ré, posterior e em classe diversa, foi indeferido pelo INPI por imitação de marca alheia, nos termos do art. 124, XIX, da Lei nº 9.279/96.

5. A condenação ao pagamento de danos morais no valor de R$ 20.000,00 é mantida, visto o dano reputacional causado pela confusão entre as marcas e a prática de concorrência desleal.

6. O dispositivo da r. sentença recorrida, integrada pela decisão que julgou os aclaratórios opostos na origem, cuidou-se de realizar a seguinte distinção entre as multas consignadas, sendo possível observar, dessa forma, que foi realizada clara distinção entre a confirmação do julgamento do Agravo de Instrumento n. 0035706-12.2019.8.08.0024, que ensejou a aplicação da multa “em razão do reiterado descumprimento das ordens judiciais proferidas” (aplicando-se tão somente em relação às determinações realizadas naquele momento - no caso, ao uso no âmbito do Estado do Espírito Santo), e a multa já arbitrada para o caso de descumprimento por parte da empresa requerida, caso a demandada não “se abstenha de utilizar indevidamente a marca de titularidade da Requerente, em todo território nacional”, devendo ser observado tão somente o efeito suspensivo concedido ao presente recurso de apelação cível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O titular de marca registrada junto ao INPI possui direito de uso exclusivo em todo o território nacional, podendo impedir o uso de marca similar em atividade idêntica ou semelhante que cause confusão ao consumidor.

2. A condenação por danos morais é cabível quando a utilização indevida de marca causa prejuízos à imagem empresarial.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.279/96, art. 124, XIX; CPC/2015, arts. 505 e 507.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1527232/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 13/12/2017.

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ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
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RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
BEE TECNOLOGIA LTDA
com vistas à anulação e, subsidiariamente, ao reexame de r. sentença

(ID nº 8362266), integrada pela decisão de ID nº 8362275, de lavra do D. Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da Ação Cominatória c/c Indenizatória ajuizada por
BEEBEE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA LTDA (BEEBEE)
julgou procedente a demanda para:
(i)
CONFIRMAR o resultado do julgamento do Agravo, ocorrido em 29 de abril de 2020 (fls. 320/329), em que restou deferida a antecipação de tutela, aplicando-se, em razão do reiterado descumprimento das ordens judiciais proferidas, multa diária inicialmente fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), a qual, a partir da intimação da decisão proferida no referido acórdão, deve ser majorada para o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), por dia de descumprimento, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais);
(ii)
CONDENAR A REQUERIDA que se abstenha de utilizar indevidamente a marca de titularidade da Requerente, em todo território nacional, devendo, ainda, providenciar a alteração de seu nome empresarial e de eventuais filiais colidentes com a marca da Requerente, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), a partir do trânsito em julgado desta decisão;
(iii)
CONDENAR a Demandada ao pagamento de indenização, a título de danos materiais por lucros cessantes, cujo valor será apurado em fase de liquidação de sentença, a ser acrescido de juros de mora desde a intimação para o pagamento e correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo, nos termos da súmula nº 43 do STJ.
(iv)
CONDENAR a Demandada na quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), referente aos danos morais, a ser acrescido de juros de mora desde a intimação para o pagamento e correção monetária desde a data do arbitramento, conforme súmula nº 362 do STJ. Outrossim, em razão do princípio da sucumbência recíproca, condenou a Demandada ao pagamento de custas e despesas processuais, mais verba honorária ao patrono do Demandante, no patamar de 15% (quinze por cento) do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do CPC, a ser acrescido de juros de mora desde a intimação para o pagamento e correção monetária desde a publicação da sentença.

Irresignada,
BEE TECNOLOGIA LTDA
interpôs recurso de apelação cível aduzindo, em síntese, que:
(i)
“incorreu em erro in procedendo o juízo ‘a quo’, pois malgrado provocado em sede de contestação sobre a matéria, não reconheceu a incompetência da justiça estadual para julgar a presente ação (vide contestação), impondo-se, assim, a anulação de todos os atos processuais”;
(ii)
“em que pese o juízo “a quo” ter justificado naquela decisão, em sede de embargos de declaração, que a marca Bee Hive foi concebida pela BEE TECNOLOGIA somente em 2020, impede-se esclarecer que a decisão, data vênia, não realizou uma análise adequada, sob o aspecto legal e jurídico, acerca do direito marcário (lei de propriedade industrial), criando um imbróglio jurídico que está prejudicando a recorrente sobremaneira e, por conseguinte, beneficiando injustamente a recorrida (beebee)” ao passo que a BEE TECNOLOGIA teria adquirido a marca BEE HIVE por cessão, cujo depósito e registro desta é bem anterior ao da marca beebee logística, com data de depósito em 2014 e deferimento em 24/01/2017(vide doc em anexo), estando classificada no NCL(10)39, constando nas suas especificações atividades relacionadas ao “transporte, embalagem e armazenamento de produtos, organização de viagens”, ou seja, nas atividades que ambas as empresas desenvolvem, sendo exatamente a classe em disputada pelos litigantes;
(iii)
“Na decisão tomada em sede de embargos o juízo “a quo” apreciou superficialmente e erroneamente a questão relativa a aquisição da marca BeeHive pela BEE TECNOLOGIA - ALEGADA EM SEDE DE CONTESTAÇÃO -, analisando resumidamente a questão sob ângulo de que a cessão se deu posteriormente, sem, contudo, sequer se deparar com questões amplas relativas ao direito marcário”;
(iv)
“a marca BEE HIVE encontra-se num “LIMBO JURÍDICO” causado por uma decisão judicial, ao nosso juízo equivocada, de modo que quem se beneficiará ao final, diga-se de passagem injustamente, é o titular da marca beebee, que teve o registro da marca posterior ao da beehive no mesmo NICE(10.39)”;
(iv)
“se o juízo de piso reconheceu equivocadamente que a BEE TECNOLOGIA deve ser impedida de usar o nome “BEE” nas suas atividade em razão da aquisição da marca bee hive ter sido em 2020, com muito mais razão é possível afirmar que a BEEBEE LOGÍSTICA está utilizando a marca “BEE” indevidamente, uma vez que a BEE HIVE possui depósito desde 2014 no mesmo nice 10(39), ao passo que a beebee possui apenas desde 2018”;
(v)
“a justificativa para o indeferimento perante o INPI da Marca Bee Tecnologia (BEE DELIVERY) se deu por pequena semelhança com a marca Bee-o Empório Natural, sendo esse o principal argumento que levou INPI a não conceder no primeiro momento o registro da marca da recorrente, consoante conteúdo da decisão exposta no espelho supra(grifo em vermelho), o que demonstra que não existiu má-fé em relação a marca BEEBEE LOGÍSTICA”;
(vi)
“a única demonstração da BeeBee Logística para comprovar o desempenho de atividade no mesmo ramo da recorrente, foi um print do seu site o qual demonstra supostamente o serviço de frete, site esse cuja plataforma virtual nesse segmento foi criada 1(um) ano depois do site criado pela empresa Bee Delivery no ramo de entrega rápida, isto é, em DEZEMBRO de 2019 (antes era referente a Izimotors), ao passo que o site da recorrente foi criado em MARÇO DE 2018, sendo, portanto, pioneira do ramo, o que

revela talvez até mesmo uma tentativa por parte da recorrida de se locupletar indevidamente de uma empresa que tem expansão em quase todo o Brasil, de forma mais ainda a comprovar a inexistência da má-fé”;
(vii)
inexiste concorrência desleal no caso em tela, uma vez que a sua ocorrência deve ser analisado sob o prisma do induzimento ao erro e a empresa recorrida supostamente tem apenas atuação na Região Metropolitana de Vitória/ES;
(viii)
“tratando-se de um nome comum (BEE), adotado por várias empresas e em diversos segmentos, também por esse prisma merece ser mitigado o direito ao uso exclusivo e, por conseguinte, mantido o direito da recorrente de utilizar a marca BEEDELIVERY que, diga-se de passagem, confunde-se apenas parcialmente com o nome da marca da recorrida”;
(ix)
inexiste dano moral a ser indenizado no caso em comento, ante a inexistência de ato ilícito;
(x)
alternativamente, na hipótese de manutenção da condenação a título de danos morais, requer a redução do valor arbitrado na origem;
(xi)
inexiste perdas e danos no caso em testilha, visto que a empresa BEEBEE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA LTDA (BEEBEE) somente tem atuação no estado do Espírito Santo, local de não atuação da BEE TECNOLOGIA;
(xii)
“não poderia o juízo a quo ter aplicado a multa diária haja vista que a decisão do tribunal(deste relator) permitiu à Recorrente de continuar usando o nome bee no território Nacional, menos no estado do espírito, mas especialmente na Grande Vitória, porém não restou demonstrado que nos autos que a recorrente atuava na Grande Vitória, de modo que em momento algum houve descumprimento da decisão de mérito proferida por este tribunal, nas fl. 319”, pugnando, assim, pela reforma da decisão a fim de excluir a aplicação da multa diária, bem como revogar a decisão no que tange ao ponto em que confirma os efeitos da limianr de fls. 133, já que não poderia confirmar uma decisão já substituída e inexistente para efeitos legais.

Antes de distribuídos estes autos nesta instância recursal, com o presente recurso de apelação cível,
a parte apelante apresentou o presente “Pedido de Tutela de Urgência para Concessão de Efeito Suspensivo ao Recurso de Apelação”
(tombado sob o n. 5010261-37.2023.8.08.0000), repisando, em síntese, nos argumentos trazidos no recurso previamente interposto, mas enfatizando o perigo de dano grave, uma vez que discute-se “a existência e a continuidade do uso de uma marca comercializada por uma empresa que gera milhares de empregos diretos e indiretamente, distribuído em quase todo o Brasil por meio de franquias e operações próprias, e em média 300 mil motoboys vinculados a sua plataforma, de modo que na remota eventualidade da requerente não poder mais usar o nome “BEE”, a existência da empresa estará comprometida em razão de diversas demandas judiciais provocadas pelos seus franqueadas, os quais pagaram valores à franqueadora para ter direito sobre o uso da marca BEE, e não poderão mais utilizar depois dos vários esforços empreendidos para a consolidação da marca em suas cidades, sendo, portanto, sem precedentes o prejuízo para todos”.

Por ocasião do julgamento do Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação Cível n. 5010261-37.2023.8.08.0000, foi atribuído o efeito suspensivo almejado pela ora recorrente, por meio de decisão monocrática desta Relatora, a qual foi mantida após o julgamento de recurso de agravo interno interposto contra a decisão unipessoal que concedeu o respectivo efeito.

Contrarrazões apresentadas por
BEEBEE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA LTDA
no ID n. 8362289, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto por
BEE TECNOLOGIA LTDA
.

Memoriais apresentados pela empresa recorrente (BEE TECNOLOGIA LTDA) no ID n. 8969211.

Decisão do Desembargador Fábio Brasil Nery (ID n. 9260131) determinando a redistribuição do presente recurso, por prevenção decorrente do julgamento do Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação Cível n. 5010261-37.2023.8.08.0000.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento, em sessão presencial.

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VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
BEE TECNOLOGIA LTDA
com vistas à anulação e, subsidiariamente, ao reexame de r. sentença

(ID nº 8362266), integrada pela decisão de ID nº 8362275, de lavra do D. Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da Ação Cominatória c/c Indenizatória ajuizada por
BEEBEE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA LTDA (BEEBEE)
julgou procedente a demanda para:
(i)
CONFIRMAR o resultado do julgamento do Agravo, ocorrido em 29 de abril de 2020 (fls. 320/329), em que restou deferida a antecipação de tutela, aplicando-se, em razão do reiterado descumprimento das ordens judiciais proferidas, multa diária inicialmente fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), a qual, a partir da intimação da decisão proferida no referido acórdão, deve ser majorada para o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), por dia de descumprimento, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais);
(ii)
CONDENAR A REQUERIDA que se abstenha de utilizar indevidamente a marca de titularidade da Requerente, em todo território nacional, devendo, ainda, providenciar a alteração de seu nome empresarial e de eventuais filiais colidentes com a marca da Requerente, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), a partir do trânsito em julgado desta decisão;
(iii)
CONDENAR a Demandada ao pagamento de indenização, a título de danos materiais por lucros cessantes, cujo valor será apurado em fase de liquidação de sentença, a ser acrescido de juros de mora desde a intimação para o pagamento e correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo, nos termos da súmula nº 43 do STJ.
(iv)
CONDENAR a Demandada na quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), referente aos danos morais, a ser acrescido de juros de mora desde a intimação para o pagamento e correção monetária desde a data do arbitramento, conforme súmula nº 362 do STJ. Outrossim, em razão do princípio da sucumbência recíproca, condenou a Demandada ao pagamento de custas e despesas processuais, mais verba honorária ao patrono do Demandante, no patamar de 15% (quinze por cento) do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do CPC, a ser acrescido de juros de mora desde a intimação para o pagamento e correção monetária desde a publicação da sentença.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à análise.

Antes, porém, convém tecer considerações acerca da questão posta em juízo.

Na origem,
BEEBEE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA LTDA (BEEBEE)
ajuizou a Ação Cominatória c/c Indenizatória aduzindo ser empresa atuante no ramo de serviços de entrega rápida, intermediando o contato entre o usuário (empresa ou consumidor) e o fretista, mediante sistemas de internet, tendo depositado junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) requerimento de registro de sua marca em 27/07/2016, estando desde 08/05/2018 com a concessão do registro, mantendo a propriedade da marca. Afirmou ainda que realizou requerimento de novo registro relacionado a sua marca, abarcando outros serviços além daqueles que estavam inicialmente descritos no primeiro registro concedido.

Ainda de acordo com os fatos narrados na exordial, a parte autora, ora requerida, descreve-se como empresa que encontra motoboys para realizar serviços de frete. Isto é, a contratação do frete é intermediada através da demandada, contatada através de seu site ou de seu aplicativo, conforme consta na descrição do site da Bee Delivery. Sustentou que o serviço oferecido pela demandada é idêntico ao prestado pela demandante, além de ser disponibilizado ao público também através da internet.

Narrou que o nome da empresa demandada consiste em reprodução parcial do nome da marca titularizada, ao passo que divulga-se como “Bee” e sustentou que a demandada não teria registro de marca junto ao INPI. Registrou ainda que embora a empresa
BEE TECNOLOGIA LTDA
tenha solicitado registro em 30/05/2018, tal pleito foi indeferido pelo ente público em razão de reproduzir parcialmente marca de terceiro, ao passo que alega que tal situação repercutiu de maneira extremamente gravosa à demandante, na medida em que seu público-alvo consumidor teria passado a confundir a empresa BEEBEE com BEE DELIVERY. Pontuou ainda que as consultas em sítios eletrônicos estariam apresentado resultados ubíquos, sem respeito aos limites ou fronteiras físico-geográficos, aumentando ainda mais a confusão entre as empresas.

Narrou ainda que chegou a enviar Notificação Extrajudicial à empresa
BEE TECNOLOGIA LTDA
com o intuito de cientificar acerca da conjectura lesiva e viabilizando a solução extrajudicial da questão, concedendo o prazo de 30 (trinta) dias para que a empresa alterasse seu nome empresarial e seu nome fantasia. Todavia, alegou que a empresa demandada, ora requerente, enviou Contra-notificação em resposta sem atender a determinação indicada na Notificação.

Diante disso, ajuizou a demanda originária do presente pugnando, liminarmente, pela concessão de tutela provisória de urgência para que seja determinada a paralisação do processo de expansão da empresa requerida (Bee Delivery), mediante a proibição de novas franquias, bem como que a requerida se abstenha de usar a marca da requerente até o julgamento do mérito do presente processo, sob pena de multa de R$ 50.000,00 em caso de descumprimento; Ao final, requereu que fosse determinado que a requerida se abstivesse de utilizar indevidamente a marca de titularidade da requerente, mediante a alteração de seu nome empresarial, além da condenação da requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e danos materiais e lucros cessantes em valor a ser apurado em fase de liquidação de sentença.

Inicialmente, a Juíza Singular, ao analisar o pleito liminar, indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória, fundamentando que: (i) o registro de marcas e patentes é realizado perante o INPI sob o regramento da lei n.º 9.279/96 e confere proteção em todo território nacional apenas no plano físico, inexistindo regramento específico sobre a marca virtual; (ii) o domínio guarda relação com o estabelecimento da marca em âmbito virtual cuja propriedade pertence àquele que primeiro atender aos requisitos, independente de análise sobre marcar ou nomes comerciais registrados; (iii) a discussão posta em juízo trata da competitividade de mercado no âmbito da internet e da consequente utilização do domínio, o que demanda análise sobre qual empresa se estabeleceu no mercado virtual e preencheu os requisitos exigidos pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil (o qual possui a função se estabelecer as diretrizes estratégias relacionadas ao uso e desenvolvimento da Internet no Brasil); (iv) o Colendo Superior Tribunal de Justiça posicionou-se no sentido de que o titular de uma marca só terá o direito de impedir o uso de marca similar em domínio se tal uso representar prática desleal, revelando-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos para a aquisição do domínio e se houve má-fe na utilização do nome empresarial

Em face dessa decisão foi interposto recurso de Agravo de Instrumento por parte da
BEEBEE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA LTDA (BEEBEE)
, tombado sob o nº 0035706-12.2019.8.08.0024, distribuído ao eminente Desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa. Naquela oportunidade, esta E. Terceira Câmara Cível deu parcial provimento ao recurso para reformar o “decisum” objurgado (fls. 71/80) e, assim, deferir parcialmente a tutela provisória de urgência vindicada pela autora com o fito de determinar que a empresa requerida, BEE TECNOLOGIA LTDA (BEE DELIVERY), abstenha-se de proceder a abertura de novas franquias, bem como de utilizar a marca da demandante, no Estado do Espírito Santo e, em especial, na circunscrição geográfica de atuação da recorrente, ao menos até ulterior deliberação do juízo.

Contestação da empresa
BEE TECNOLOGIA LTDA
requerente
/
demandada apresentada às fls. 239 dos autos físicos alegando, preliminarmente, a incompetência da justiça comum, já que trata-se de matéria envolvendo o registro de marcas, sendo necessária a participação do INPI, autarquia federal vinculada ao Ministério da Economia, deve o feito ser remetido para a Justiça Federal. No mérito, aduziu que: (a) a Bee Tecnologia (Bee Delivery) é titular da Marca BeeHive junto ao INPI, a qual está registra junto a autarquia desde 24/01/2017, sendo classificado como NCL(10)39, constando nas suas especificações atividades relacionadas ao transporte de produtos; (b) a Demandante possui data de registro junto ao INPE posterior, 25/08/2020, cuja classificação é diversa a BeeHive, uma vez que está inserida na Classe NCL(11) 09 e tem como especificações: "aparelho para registro de tempo, aparelhos de diagnóstico, exceto para uso médico, aparelhos de GPS", e igualmente no ramo de locações; (c) a Demandante possui data de registro junto ao INPE posterior, 25/08/2020, cuja classificação é diversa a BeeHive, uma vez que está inserida na Classe NCL(11) 09 e tem como especificações: "aparelho para registro de tempo, aparelhos de diagnóstico, exceto para uso médico, aparelhos de GPS", e igualmente no ramo de locações; (d) o registro do ramo é de atividade diversa, uma vez que a BeeBee logística não possui registro no segmento de entrega de produtos; (e) a Bee Delivery possui o domínio da Marca BeeHive junto ao INPI, o que leva a conclusão de que a BeeBee logística é quem está usurpando a marca Bee", de titularidade da Bee Delivery; (f) faz-se necessária a participação do INPI na presente demanda, uma vez que as duas empresas que possuem registros nesta autarquia; (g) jamais agiu com má-fé ou com o intuito de gerar concorrência desleal e confusão de marcas em relação a qualquer outra empresa, estando em conformidade com todas as legislações vigentes; (h) para que haja abstenção da utilização de uma determinada marca, é necessária a caracterização da má-fé por parte do usuário, não bastando somente a semelhança total ou parcial entre os nomes; (i) conforme informações extraídas no site da demandante, esta somente atua na Região Metropolitana de Vitória/ES, local que a demandada não possui campo de atuação; (j) atua em mais de 22 estados e mais de 72 cidades, não incluída a Região Metropolitana da Grande Vitória.

Por meio de decisão saneadora juntada às fls. 367/369 dos autos físicos, a Juíza Primeva rejeitou a preliminar de incompetência da Justiça Estadual.

Seguindo o
iter
procedimental, a MM. Magistrada
a quo
proferiu a sentença em que, conforme já relatado, julgou procedente a demanda para:
(i)
CONFIRMAR o resultado do julgamento do Agravo, ocorrido em 29 de abril de 2020 (fls. 320/329), em que restou deferida a antecipação de tutela, aplicando-se, em razão do reiterado descumprimento das ordens judiciais proferidas, multa diária inicialmente fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), a qual, a partir da intimação da decisão proferida no referido acórdão, deve ser majorada para o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), por dia de descumprimento, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais);
(ii)
CONDENAR A REQUERIDA que se abstenha de utilizar indevidamente a marca de titularidade da Requerente, em todo território nacional, devendo, ainda, providenciar a alteração de seu nome empresarial e de eventuais filiais colidentes com a marca da Requerente, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), a partir do trânsito em julgado desta decisão;
(iii)
CONDENAR a Demandada ao pagamento de indenização, a título de danos materiais por lucros cessantes, cujo valor será apurado em fase de liquidação de sentença, a ser acrescido de juros de mora desde a intimação para o pagamento e correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo, nos termos da súmula nº 43 do STJ.
(iv)
CONDENAR a Demandada na quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), referente aos danos morais, a ser acrescido de juros de mora desde a intimação para o pagamento e correção monetária desde a data do arbitramento, conforme súmula nº 362 do STJ. Outrossim, em razão do princípio da sucumbência recíproca, condenou a Demandada ao pagamento de custas e despesas processuais, mais verba honorária ao patrono do Demandante, no patamar de 15% (quinze por cento) do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do CPC, a ser acrescido de juros de mora desde a intimação para o pagamento e correção monetária desde a publicação da sentença.

Em suas razões de decidir, ao reconhecer que a empresa demandante BEEBEE seria a titular da marca, a nobre julgadora sustentou que:

Apesar de ser empresa sediada em Mossoró-RN, a empresa demandada também atua no Estado do Espírito Santo, conforme documento em fls. 161.

Após breve consulta no site do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), na data de 19/04/2023, verifica-se que o registro de marca da empresa demandante encontra-se em vigor (processo nº 911392807), sendo concedido em 08/05/2018 com especificação em aluguel de veículo, serviços de logística, frete, corretagem de frete, etc., registrado na classe “NCL(10) 39”, que especifica ser “transporte, embalagem e armazenagem de produtos e organização de viagens”.

Já a empresa demandada, possui alguns pedidos de registros de acordo com o INPI.

Os pedidos nº 914777238 e 919542930 foram indeferidos pois, conforme despacho “a marca reproduz ou imita registros de terceiro, sendo, portanto, irregistrável de acordo com o art. 124, XIX da LPI”, cuja especificação é “entrega de refeições” e a Classe NCL(11) 39, que especifica ser “transporte, embalagem e armazenagem de produtos e organização de viagens”. Vale ressaltar que o pedido foi feito em 19/06/2018, ou seja, após a empresa demandante já ter o registro da marca.

(...)

Já o pedido registrado sob o nº 919542913, foi concedido o uso da marca em 03/08/2021, ou seja, anos após a concessão da empresa demandante, tendo sido registrado na classe “NCL(11) 35,” que especifica “comércio, através de qualquer meio, de produtos alimentícios; gestão de negócios de fornecimento de comida”.

E por fim, o pedido nº 919542948 foi concedido também em 03/08/2021, tendo sido registrado na classe “NCL(11) 42,” que especifica “desenvolvimento de software (aplicativo) para entrega de refeições e mercadorias”.

Em face da sentença, ambas as partes interpuseram Embargos de Declaração.

Ao julgar os aclaratórios, a Juíza Singular deu provimento aos embargos interpostos pela
BEEBEE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA LTDA (BEEBEE)
, reconhecendo a omissão, consistente na ausência de fixação de multa diária pelo descumprimento da obrigação imposta à demandada
BEE TECNOLOGIA LTDA.
Todavia, negou provimento aos embargos de declaração interpostos pela demandada, ora requerente, aduzindo que “Em relação à marca BEEHIVE, embora a Requerida afirme que o deferimento da marca pelo INPI tenha sido deferido em 2017, em consulta à cadeia de registros da marca (Disponível em: https://busca.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedido=3091286 . Acesso em: 06 jul. 2023), observa-se que a Requerida só teve deferida a transferência de titularidade decorrente de cessão em 27/10/2020 (RPI 2599)”, aduzindo que a sentença teria analisado detidamente os pedidos de registro de marca pela Requerida, com detalhamento do número de identificação, data, especificação da atividade e seu encaminhamento pelo INPI. Não obstante, em relação à contradição alegada pela demandada/requerente, a nobre julgadora anotou que “o fato de este juízo não ter verificado, em cognição sumária, a existência de ma-fé e de concorrência desleal, com o contraditório e a instrução probatória, ou seja, em cognição exauriente, restou latente a necessidade de se impedir o uso da marca da Requerida, pela sua similaridade”.

Irresignada,
BEE TECNOLOGIA LTDA
interpôs recurso de apelação cível aduzindo, em síntese, que:
(i)
“incorreu em erro in procedendo o juízo ‘a quo’, pois malgrado provocado em sede de contestação sobre a matéria, não reconheceu a incompetência da justiça estadual para julgar a presente ação (vide contestação), impondo-se, assim, a anulação de todos os atos processuais”;
(ii)
“em que pese o juízo “a quo” ter justificado naquela decisão, em sede de embargos de declaração, que a marca Bee Hive foi concebida pela BEE TECNOLOGIA somente em 2020, impede-se esclarecer que a decisão, data vênia, não realizou uma análise adequada, sob o aspecto legal e jurídico, acerca do direito marcário (lei de propriedade industrial), criando um imbróglio jurídico que está prejudicando a recorrente sobremaneira e, por conseguinte, beneficiando injustamente a recorrida (beebee)” ao passo que a BEE TECNOLOGIA teria adquirido a marca BEE HIVE por cessão, cujo depósito e registro desta é bem anterior ao da marca beebee logística, com data de depósito em 2014 e deferimento em 24/01/2017(vide doc em anexo), estando classificada no NCL(10)39, constando nas suas especificações atividades relacionadas ao “transporte, embalagem e armazenamento de produtos, organização de viagens”, ou seja, nas atividades que ambas as empresas desenvolvem, sendo exatamente a classe em disputada pelos litigantes;
(iii)
“Na decisão tomada em sede de embargos o juízo “a quo” apreciou superficialmente e erroneamente a questão relativa a aquisição da marca BeeHive pela BEE TECNOLOGIA - ALEGADA EM SEDE DE CONTESTAÇÃO -, analisando resumidamente a questão sob ângulo de que a cessão se deu posteriormente, sem, contudo, sequer se deparar com questões amplas relativas ao direito marcário”;
(iv)
“a marca BEE HIVE encontra-se num “LIMBO JURÍDICO” causado por uma decisão judicial, ao nosso juízo equivocada, de modo que quem se beneficiará ao final, diga-se de passagem injustamente, é o titular da marca beebee, que teve o registro da marca posterior ao da beehive no mesmo NICE(10.39)”;
(iv)
“se o juízo de piso reconheceu equivocadamente que a BEE TECNOLOGIA deve ser impedida de usar o nome “BEE” nas suas atividade em razão da aquisição da marca bee hive ter sido em 2020, com muito mais razão é possível afirmar que a BEEBEE LOGÍSTICA está utilizando a marca “BEE” indevidamente, uma vez que a BEE HIVE possui depósito desde 2014 no mesmo nice 10(39), ao passo que a beebee possui apenas desde 2018”;
(v)
“a justificativa para o indeferimento perante o INPI da Marca Bee Tecnologia (BEE DELIVERY) se deu por pequena semelhança com a marca Bee-o Empório Natural, sendo esse o principal argumento que levou INPI a não conceder no primeiro momento o registro da marca da recorrente, consoante conteúdo da decisão exposta no espelho supra(grifo em vermelho), o que demonstra que não existiu má-fé em relação a marca BEEBEE LOGÍSTICA”;
(vi)
“a única demonstração da BeeBee Logística para comprovar o desempenho de atividade no mesmo ramo da recorrente, foi um print do seu site o qual demonstra supostamente o serviço de frete, site esse cuja plataforma virtual nesse segmento foi criada 1(um) ano depois do site criado pela empresa Bee Delivery no ramo de entrega rápida, isto é, em DEZEMBRO de 2019 (antes era referente a Izimotors), ao passo que o site da recorrente foi criado em MARÇO DE 2018, sendo, portanto, pioneira do ramo, o que
revela talvez até mesmo uma tentativa por parte da recorrida de se locupletar indevidamente de uma empresa que tem expansão em quase todo o Brasil, de forma mais ainda a comprovar a inexistência da má-fé”;
(vii)
inexiste concorrência desleal no caso em tela, uma vez que a sua ocorrência deve ser analisado sob o prisma do induzimento ao erro e a empresa recorrida supostamente tem apenas atuação na Região Metropolitana de Vitória/ES;
(viii)
“tratando-se de um nome comum (BEE), adotado por várias empresas e em diversos segmentos, também por esse prisma merece ser mitigado o direito ao uso exclusivo e, por conseguinte, mantido o direito da recorrente de utilizar a marca BEEDELIVERY que, diga-se de passagem, confunde-se apenas parcialmente com o nome da marca da recorrida”;
(ix)
inexiste dano moral a ser indenizado no caso em comento, ante a inexistência de ato ilícito;
(x)
alternativamente, na hipótese de manutenção da condenação a título de danos morais, requer a redução do valor arbitrado na origem;
(xi)
inexiste perdas e danos no caso em testilha, visto que a empresa BEEBEE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA LTDA (BEEBEE) somente tem atuação no estado do Espírito Santo, local de não atuação da BEE TECNOLOGIA;
(xii)
“não poderia o juízo a quo ter aplicado a multa diária haja vista que a decisão do tribunal(deste relator) permitiu à Recorrente de continuar usando o nome bee no território Nacional, menos no estado do espírito, mas especialmente na Grande Vitória, porém não restou demonstrado que nos autos que a recorrente atuava na Grande Vitória, de modo que em momento algum houve descumprimento da decisão de mérito proferida por este tribunal, nas fl. 319”, pugnando, assim, pela reforma da decisão a fim de excluir a aplicação da multa diária, bem como revogar a decisão no que tange ao ponto em que confirma os efeitos da liminar de fls. 133, já que não poderia confirmar uma decisão já substituída e inexistente para efeitos legais.

Antes de distribuídos estes autos nesta instância recursal, com o presente recurso de apelação cível,
a parte apelante apresentou o presente “Pedido de Tutela de Urgência para Concessão de Efeito Suspensivo ao Recurso de Apelação”
(tombado sob o n. 5010261-37.2023.8.08.0000), repisando, em síntese, nos argumentos trazidos no recurso previamente interposto, mas enfatizando o perigo de dano grave, uma vez que discute-se “a existência e a continuidade do uso de uma marca comercializada por uma empresa que gera milhares de empregos diretos e indiretamente, distribuído em quase todo o Brasil por meio de franquias e operações próprias, e em média 300 mil motoboys vinculados a sua plataforma, de modo que na remota eventualidade da requerente não poder mais usar o nome “BEE”, a existência da empresa estará comprometida em razão de diversas demandas judiciais provocadas pelos seus franqueadas, os quais pagaram valores à franqueadora para ter direito sobre o uso da marca BEE, e não poderão mais utilizar depois dos vários esforços empreendidos para a consolidação da marca em suas cidades, sendo, portanto, sem precedentes o prejuízo para todos”.

Por ocasião do julgamento do Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação Cível n. 5010261-37.2023.8.08.0000, deferi a atribuição do efeito suspensivo almejado pela ora recorrente, considerando, em suma, que restou evidenciado, naquele momento, em juízo de cognição sumária, o risco de dano de difícil reparação à empresa recorrente, ante o
“elevado custo operacional para o cumprimento, uma vez que a ora requerente deveria, de imediato, abster-se do uso da marca BEE nos seus estabelecimentos, veículos e inserções comerciais. Além disso, tal medida seria de difícil reversão, haja vista os prejuízos aos fornecedores e a desconfiança dos clientes com as constantes mudanças de marca”.

Assim, pontuei na referida decisão que
“não se [tratava] de análise meritória antecipada, mas em especial do risco de dano grave ou de difícil reparação em caso de cumprimento imediato do decisum”
e que
“as marcas convivem e coexistem há pelo menos 5 (cinco) anos, razão pela qual não se mostra prudente a determinação de alterações drásticas sem o julgamento por esta Corte do mérito da lide, além de não vislumbrar qualquer risco de dano reverso à requerida/apelada”.

Este Órgão Colegiado, em decisão unânime, manteve a decisão unipessoal desta Relatoria que deferiu a atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso de apelação cível, por ocasião do julgamento de agravo interno interposto pela ora apelada:

AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO MARCÁRIO. COLIDÊNCIA ENTRE MARCA E NOME EMPRESARIAL. REGISTROS NO INPI. DIVERGÊNCIA. ANTERIORIDADE DO REGISTRO. PRINCÍPIOS DA TERRITORIALIDADE E ESPECIFICIDADE. MARCAS QUE JÁ COEXISTEM HÁ PELO MENOS 5 ANOS. 1) Conforme já consignado na decisão alvo do presente recurso, a colidência entre marca e nome empresarial, na linha de precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça, esta deve ser resolvida levando-se em consideração o critério da anterioridade do registro, bem como os Princípios da Territorialidade (âmbito geográfico de proteção) e da Especificidade (ramo de atuação). 2) A proteção à marca obedece ao sistema atributivo, sendo adquirida pelo registro validamente expedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, que assegura ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, nos termos do art. 129, caput, e parágrafo 1º da Lei n. 9.279/1996. Já a tutela ao nome empresarial se circunscreve à unidade federativa de competência da Junta Comercial em que registrados os atos constitutivos da empresa, podendo ser estendida a todo o território nacional, desde que seja feito pedido complementar de arquivamento nas Juntas dos demais Estados. Em relação à colidência entre marca e nome empresarial, na linha de precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça, esta deve ser resolvida levando-se em consideração o critério da anterioridade do registro, bem como os Princípios da Territorialidade (âmbito geográfico de proteção) e da Especificidade (ramo de atuação). 3) Na hipótese em apreço, chama a atenção a alegação da apelante/requerente/demandada de que teria adquirido a marca BEE HIVE por cessão, cujo depósito e registro desta é bem anterior ao da marca beebee logística, com data de depósito em 2014 e deferimento em 24/01/2017(vide doc em anexo), estando classificada no NCL(10)39, constando nas suas especificações atividades relacionadas ao “transporte, embalagem e armazenamento de produtos, organização de viagens”, ou seja, nas atividades que ambas as empresas desenvolvem, sendo exatamente a classe em disputada pelos litigantes. 4) Foi pontuado na decisão agravada que “as marcas convivem e coexistem há pelo menos 5 (cinco) anos, razão pela qual não se mostra prudente a determinação de alterações drásticas sem o julgamento por esta Corte do mérito da lide, além de não vislumbrar qualquer risco de dano reverso à requerida/apelada”. Trata-se de causa de difícil análise, uma vez que envolve direito de marcas e propriedade intelectual. 5) Conforme exaustivamente explicitado pela Agravante e pela Agravada, ambas as empresas utilizam, ainda que em parte, a mesma nomenclatura “BEE”. As duas empresas também vêm utilizando a marca por razoável período de tempo, inclusive no curso da ação judicial, ao passo que a determinação para que cessem o uso da denominação poderá dar azo a prejuízo de difícil reparação, na hipótese de o julgado ser reformado. 6) O deferimento do efeito suspensivo não se traduz na irreversibilidade da medida, na forma do artigo 300, § 3º, do NCPC, não havendo que se falar em periculum in mora inverso. Caso o agravado aguarde o julgamento do recurso de apelação, ocorrer-se-á iminente risco de uma lesão grave, de difícil ou incerta reparação, especialmente considerando o risco que as alterações drásticas no uso da marca pela empresa Agravada pode trazer, além do imbróglio inerente às causas envolvendo direito marcário, como no caso em comento. 5) Recurso conhecido e desprovido para manter a atribuição de efeito suspensivo à apelação cível.

Pois bem.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo e após análise mais extensa dos autos de origem,
identifico razões para alterar o meu posicionamento quanto ao mérito
, pelos motivos que passo a expor.

I - DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL

Inicialmente, a empresa apelante sustenta que o juízo estadual seria incompetente para julgar a matéria, pois envolveria registro de marcas, o que demandaria a participação do INPI, autarquia federal, sendo, por conseguinte, de competência da Justiça Federal.

No entanto, essa alegação já foi devidamente enfrentada e rejeitada na decisão saneadora proferida pelo juízo de origem, que fundamentou corretamente que a causa de pedir refere-se à violação de direitos marcários pela parte demandada e que a demanda não busca anular ou modificar o registro de marca perante o INPI, mas sim a preservação de direitos exclusivos de uso da marca concedidos à autora. Nesse sentido, conforme entendimento pacífico do STJ, a competência da Justiça Federal somente se verifica quando há pedido de nulidade do registro, o que não ocorre neste caso.

Oportuno trazer à baila o entendimento do C. STJ acerca do tema:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CONCORRÊNCIA DESLEAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TRADE DRESS. CONJUNTO-IMAGEM. ELEMENTOS DISTINTIVOS. PROTEÇÃO LEGAL CONFERIDA PELA TEORIA DA CONCORRÊNCIA DESLEAL. REGISTRO DE MARCA. TEMA DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL, DE ATRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA DE AUTARQUIA FEDERAL. DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO, POR PARTE DO PRÓPRIO TITULAR, DO USO DE SUA MARCA REGISTRADA. CONSECTÁRIO LÓGICO DA INFIRMAÇÃO DA HIGIDEZ DO ATO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA JUSTIÇA FEDERAL.
1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: As questões acerca do trade dress (conjunto-imagem) dos produtos, concorrência desleal e outras demandas afins, por não envolver registro no INPI e cuidando de ação judicial entre particulares, é inequivocamente de competência da justiça estadual, já que não afeta interesse institucional da autarquia federal.
No entanto, compete à Justiça Federal, em ação de nulidade de registro de marca, com a participação do INPI, impor ao titular a abstenção do uso, inclusive no tocante à tutela provisória. [...] (REsp 1527232/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 05/02/2018)

Ademais, também nos termos da jurisprudência do STJ, “
ainda que as matérias de ordem pública não estejam sujeitas, em linha de princípio, à preclusão, se já decididas não podem ser reexaminadas pelo mesmo juiz, pois configurada a preclusão 'pro judicato', segundo a qual, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide (art. 471 do CPC/73)”
(STJ, REsp 1.321.383; Proc. 2012/0059803-0; MS; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 05/03/2018; DJE 14/03/2018)

No mesmo sentido, é o entendimento deste e. TJES:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO . COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO. INVALIDEZ TOTAL E PERMANENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. - As matérias de ordem pública, tais como prescrição e decadência, podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias.
Todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão consumativa se não houver impugnação no momento processual oportuno.
(AgInt no REsp 1447224/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20-02-2018, DJe 26-02-2018). 2. - O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, ônus do qual o autor se desincumbiu. 3. - Hipótese que quanto ao valor da indenização, não há como ser parcial porque a invalidez do autor é total e permanente. 4. - Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 035110110463, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 17/12/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO ALEGAÇÃO DE LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE LINHARES MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA EM OPORTUNIDADE ANTERIOR PRECLUSÃO PRO JUDICATO DECISÃO NULA RECURSO PROVIDO.
1- Acerca da preclusão, a jurisprudência do STJ se manifesta no sentido de que ainda que as matérias de ordem pública não estejam sujeitas, em linha de princípio, à preclusão, se já decididas não podem ser reexaminadas pelo mesmo juiz, pois configurada a preclusão 'pro judicato', segundo a qual, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide ( art. 471 do CPC/73) (REsp 1.321.383).
2- Hipótese em que o Magistrado singular já havia se pronunciado em oportunidade anterior sobre a questão da legitimidade do Município de Linhares para figurar no polo passivo da ação principal e, posteriormente, entendeu por declarar a ilegitimidade do referido Ente Municipal. 3- Decisão nula. 4- Recurso provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199003614, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2020, Data da Publicação no Diário: 25/11/2020)

Por isso, não há que se falar na remessa dos autos à Justiça Federal, tendo em vista que já houve decisão reconhecendo a competência desta Justiça Estadual para o julgamento do processo, tratando-se de matéria preclusa (por ocasião de decisão presente às fls.367-369), nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC/2015, salvo eventual reforma pelo Superior Tribunal de Justiça ou determinação para novo exame por este Colegiado naqueles outros autos, por força de juízo de retratação.

Friso que a preclusão é instituto processual que tem a finalidade precisamente de evitar que sejam renovadas as discussões a respeito de temas que já foram objeto de decisão judicial e que o processo se prolongue indefinidamente, em benefício da

Não se permite que o tribunal, no julgamento do recurso, reveja questão que já fora anteriormente decidida, mesmo se de natureza processual, e em relação à qual se operou a preclusão.

O que se permite ao tribunal é conhecer, mesmo sem provocação, das questões relativas à admissibilidade do processo, respeitada, porém, a preclusão e a duração razoável do processo e da prestação jurisdicional tempestiva.

Portanto,
rejeito o argumento de incompetência absoluta da Justiça Estadual.

II - DA TITULARIDADE DA MARCA

Em evolução, ultrapassado argumento quanto à incompetência absoluta desta Justiça Estadual, quanto à titularidade da marca, a apelante sustenta que é titular da marca "BEEHIVE", registrada anteriormente à marca "BEEBEE", pertencente à apelada, e que esse fato não foi devidamente considerado na sentença.

Registro, inicialmente, que a Lei nº 9279/96, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, em seu artigo 123, I, define marca da seguinte forma:

Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se:

I - marca de produto ou serviço:
aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa.

Nas palavras de Sérgio Campinho, em sua obra “O Direito de Empresa à Luz do Novo Código Civil”, 9ª Edição:

As marcas consistem em sinais distintivos destinados a apresentar e identificar, de forma direta ou indireta, produtos e serviços oferecidos no mercado.

A identificação direta se relaciona especificamente a um serviço ou produto determinado. Dessa feita, temos as denominadas marcas de serviço ou de produto, como aquelas usadas para distinguir serviço ou produto de outro idêntico, semelhante ou afim, mas de origem diversa (Lei nº 9279/96, artigo 123, I).

De acordo com o princípio da especialidade, já mencionado, apenas os produtos ou os serviços indicados no registro são protegidos pela marca depositada e, com isso, o direito de exclusividade ao uso da marca como consequência do registro dela no INPI, em regra, limita-se à classe para a qual foi deferido, não abrangendo produtos não similares.

Em mesmo sentido, destaco:

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA. IDENTIDADE DE MARCAS NÃO VERIFICADA. CONCORRÊNCIA DESLEAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS. 1. O REGISTRO DE MARCA VALIDAMENTE EXPEDIDO ASSEGURA AO RESPECTIVO TITULAR O USO EXCLUSIVO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL. ART. 129 DA LEI N. 9.279/96.2. CASO EM QUE O REGISTRO DO CONJUNTO MARCÁRIO "TUTTI GIORNI" CONCEDIDO PELO INPI À PARTE AUTORA NÃO POSSUI IDENTIDADE COM ÀQUELE CONCEDIDO À PARTE RÉ, APESAR DE UTILIZAR A MESMA DENOMINAÇÃO.3. REPRODUÇÃO INDEVIDA DE MARCA E PRÁTICA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL QUE NÃO RESTARAM COMPROVADAS. HIPÓTESE EM QUE A PARTE AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO, FORTE O DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC.4.
PELO PRINCÍPIO DA ESPECIFICIDADE, A PROTEÇÃO DA MARCA REGISTRADA É LIMITADA AOS PRODUTOS E SERVIÇOS DA MESMA CLASSE
, SALVO QUANDO O INPI A DECLARA “MARCA DE ALTO RENOME”. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 50630424120218210001 PORTO ALEGRE, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 31/08/2022, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 31/08/2022)

Apesar dos argumentos trazidos à baila pela empresa apelante, verifica-se que a sentença de origem abordou com clareza que, embora a apelante tenha adquirido a titularidade da marca "BEEHIVE" por cessão em 27/10/2020,
o registro dessa marca se deu em classe distinta da marca "BEEBEE", a saber, na classe NCL(10) 39, referente a transporte de produtos, enquanto o registro da apelada abrange a classe NCL(10) 39, que inclui serviços de transporte, logística e corretagem de fretes.

Destaco a ponderação realizada pela MM. Juíza de Direito na sentença acerca dos registros no INPI:

Inicialmente, em uma detida análise dos documentos colacionados aos autos, mais especificamente em fls. 45/48 e 60/64, conclui-se que ambas as empresas atuam no mesmo ramo de atividades.

Apesar de ser empresa sediada em Mossoró-RN, a empresa demandada também atua no Estado do Espírito Santo, conforme documento em fls. 161.

Após breve consulta no site do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), na data de 19/04/2023, verifica-se que o registro de marca da empresa demandante encontra-se em vigor (processo nº 911392807), sendo concedido em 08/05/2018 com especificação em aluguel de veículo, serviços de logística, frete, corretagem de frete, etc., registrado na classe “NCL(10) 39”, que especifica ser “transporte, embalagem e armazenagem de produtos e organização de viagens”.

Já a empresa demandada, possui alguns pedidos de registros de acordo com o INPI.

Os pedidos nº 914777238 e 919542930 foram indeferidos pois, conforme despacho “a marca reproduz ou imita registros de terceiro, sendo, portanto, irregistrável de acordo com o art. 124, XIX da LPI”, cuja especificação é “entrega de refeições” e a Classe NCL(11) 39, que especifica ser “transporte, embalagem e armazenagem de produtos e organização de viagens”. Vale ressaltar que o pedido foi feito em 19/06/2018, ou seja, após a empresa demandante já ter o registro da marca.

In verbis:

Art. 124. Não são registráveis como marca:

XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;

Já o pedido registrado sob o nº 919542913, foi concedido o uso da marca em 03/08/2021, ou seja, anos após a concessão da empresa demandante, tendo sido registrado na classe “NCL(11) 35,” que especifica “comércio, através de qualquer meio, de produtos alimentícios; gestão de negócios de fornecimento de comida”.

E por fim, o pedido nº 919542948 foi concedido também em 03/08/2021, tendo sido registrado na classe “NCL(11) 42,” que especifica “desenvolvimento de software (aplicativo) para entrega de refeições e mercadorias”.

Por fim, o pedido nº 919542905 encontra-se sobrestado.

Nessa linha, o fato do INPI ter indeferido o registro da marca "BEE" requerido pela ora apelante, por entender que “a marca reproduz ou imita registros de terceiro, sendo, portanto, irregistrável de acordo com o art. 124, XIX da LPI”, deixa claro que a titularidade da marca "BEEBEE" está devidamente garantida à apelada para o uso destinado à classe “NCL(10) 39”, que especifica ser “transporte, embalagem e armazenagem de produtos e organização de viagens”.

Especificamente acerca do tema, trago à baila o entendimento de Fábio Ulhoa Coelho:

Destaco que duas marcas iguais ou semelhantes até podem ser registradas na mesma classe, desde que não se verifique a possibilidade de confusão entre os produtos ou serviços a que se referem. É respeitado o princípio da especificidade, em suma, sempre que o consumidor, diante de certo produto ou serviço, não possa

minimamente confundi-lo com outro identificado com marca igual ou semelhante. Afastada essa possibilidade, será indiferente se as marcas em questão estão registradas na mesma classe ou em classes diferentes.

O INPI classifica os produtos e serviços, para facilitar a pesquisa do âmbito da proteção deferida pelo registro, adotando a Classificação Internacional de Produtos e Serviços (“Classificação de Nice” — 9ª Edição). A classificação dos produtos e serviços para fins do direito marcário tem a função de auxiliar a investigação da eventualidade da confusão entre as marcas. As classes não delimitam, em outros termos, o âmbito do direito de exclusividade concedido ao titular do registro. A única exceção à regra da especificidade (limitação da tutela ao segmento dos produtos e serviços suscetíveis de confusão pelo consumidor) diz respeito à marca de alto renome, cuja proteção é extensiva a todos os ramos de atividade ( LPI, art. 125).

Trata-se de uma situação especial, em que se encontram certas marcas, amplamente conhecidas pelos consumidores (por exemplo, Coca-cola, Natura, Fiat, Pirelli). Nenhum consumidor poderia pensar que um móvel de escritório com a marca Coca-cola teria sido fabricada pelo mesmo empresário que fornece os refrigerantes. Mas, como se trata de marca de alto renome, o fabricante de roupas não tem direito de empregá-la em seus produtos, a despeito da impossibilidade de confusão.
(COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial: direito de empresa. Empresa e Estabelecimento. Vol. 1. Editora Saraiva. 16 ª ed. Ano 2012, p. 246)

Nessa linha, é possível observar que a classificação dos produtos e serviços perante o INPI tem como função facilitar a pesquisa de registros auxiliando em eventual investigação de confusão entre marcas, contudo a proteção da marca não pode ser considerada tão somente com base na classe em que foi registrada no INPI.

Ainda em se tratando de marca classificada como nominativa, necessário que reste demonstrada a colidência de marcas aptas a gerar confusão no consumidor ou prejuízo ao titular da marca registrada por primeiro, o que ficou claramente demonstrado nos autos, especialmente considerando o indeferimento dos pedidos n. 914777238 e 919542930, protocolados pela demandada/apelante, que buscava a inclusão das classes NCL(11) 39, que especifica ser “transporte, embalagem e armazenagem de produtos e organização de viagens”.

Além disso, como também bem observado pela magistrada
a quo, “o pedido [n. 914777238 e 919542930] foi feito em 19/06/2018, ou seja, após a empresa demandante já ter o registro da marca”,
ao passo que
“o pedido registrado sob o nº 919542913, foi concedido o uso da marca em 03/08/2021, ou seja, anos após a concessão da empresa demandante, tendo sido registrado na classe “NCL(11) 35,” que especifica “comércio, através de qualquer meio, de produtos alimentícios; gestão de negócios de fornecimento de comida”.

Para além disso, considerando a sensibilidade do tema e também por entender pertinente uma avaliação prática acerca da questão trazida à baila pela presente demanda, me dirigi aos sítios eletrônicos das empresas
BEE TECNOLOGIA LTDA
e
BEEBEE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA LTDA (BEEBEE)
para checar a similitude na prática e não tenho dúvidas de que, indubitavelmente, no caso ora analisado, há colidência apta a gerar confusão no consumidor e, por conseguinte, prejuízos à empresa autora, enquanto titular da marca que primeiro registrou e teve deferido o registro da classe “NCL(10) 39”, vejamos:

sítio eletrônico da empresa autora (BEEBEE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA LTDA - ME), disponível em: <
https://beebee.com.br/
>, acesso em 01/10/2024)

sítio eletrônico da empresa autora (BEE TECNOLOGIA LTDA), disponível em: <
https://www.beedelivery.com.br/
>, acesso em 01/10/2024)

Portanto, também não merecem prosperar as alegações da parte apelante quanto à sua anterior titularidade da marca, especialmente considerando que a titularidade anteriormente conferida era para o uso da marca “BEEHIVE” e registrada para o uso diverso do que vem utilizando atualmente.

III – DA CONCORRÊNCIA DESLEAL E DA MÁ-FÉ

A apelante alega que não houve má-fé ou concorrência desleal em seu uso da marca "BEE". Todavia, os autos demonstram que a empresa apelante utiliza nome empresarial semelhante ao da apelada e oferece serviços idênticos, por meio de plataformas digitais, o que inevitavelmente gera confusão entre os consumidores.

Ademais, a alegação de ausência de má-fé é enfraquecida pelo fato de que a apelante, mesmo após ser notificada extrajudicialmente pela apelada e após decisões judiciais que determinaram a abstenção do uso da marca "BEE", continuou utilizando e expandindo o uso da marca.

Como pontuado pelo juízo de origem por ocasião da decisão que analisou os embargos de declaração opostos em face da sentença objurgada,
“o reconhecimento de dano material e moral decorreu juntamente do uso indevido de marca alheia registrada, haja vista que a sua ilicitude causou prejuízo à imagem da Requerente, com desvio de clientela e potencial confusão gerada ao público consumidor, gerando, inclusive, reclamações da empresa Requerida no chat da empresa Requerente”
.

Essa conduta denota desrespeito às ordens judiciais e reforça a necessidade de proteção dos direitos da apelada.

IV – DOS DANOS MORAIS E MATERIAIS

A sentença de origem condenou a apelante ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais, bem como à indenização por lucros cessantes, a ser apurada em fase de liquidação. A apelante alega que não há fundamento para a condenação por danos morais e que a fixação de lucros cessantes seria indevida.

No entanto, a confusão gerada no mercado, conforme demonstrado pelos elementos constantes nos autos, evidencia o prejuízo sofrido pela apelada, tanto em sua reputação quanto em sua atividade empresarial. Nesse sentido, o dano moral decorre da violação de seus direitos marcários e da tentativa de diluição da sua marca, razão pela qual a condenação foi adequadamente arbitrada dentro dos parâmetros jurisprudenciais aplicáveis.

Assim, colaciono os seguintes arestos de outros Tribunais Pátrios em casos análogos:

MARCA - AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - MARCA "ALLIANZ" QUE SE ENCONTRA REGISTRADA NO INPI - CONCORRÊNCIA DESLEAL – DANO MATERIAL E MORAL QUE FICARAM CARACTERIZADOS - Caso em que restou incontroverso o aproveitamento parasitário do renome e da reputação da marca das autoras - Direitos de utilização exclusiva, ante o deferimento do registro no INPI - Provas dos autos que demonstram, de maneira incontroversa, a indevida utilização da marca das autoras pela ré – Indenização pelos danos materiais decorrentes da violação da marca e da concorrência desleal, que será apurada em fase de liquidação de sentença, na forma dos arts. 208 e 210 da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996)- Enunciado VIII do Grupo Reservado de Direito Empresarial – Dano moral presumido - Dano moral caracterizado, diante da violação ao direito de uso exclusivo da marca por seu titular e do fato de que gerar confusão no mercado consumidor e desvio de clientela –
Indenização fixada em
R$ 30.000,00
, a título de danos morais, que se mostra adequada ao caso concreto
– Dano moral por uso indevido da marca que se verifica "in re ipsa" - RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10103572820148260003 SP 1010357-28.2014.8.26.0003, Relator: Sérgio Shimura, Data de Julgamento: 04/04/2014, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 28/02/2020)

Apelação Cível. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO INDEVIDO DE MARCA. CONCORRÊNCIA DESLEAL. RESGISTRO DE MARCA ANULADO PELO INPI POR VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 129 DA LEI 9.279/96. DEMONSTRADA A CONCORRÊNCIA DESLEAL E O ILÍCITO PRATICADO PELAS APELADAS. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. APURAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. PRECEDENTES. INDENIZAÇÃO DEVIDA. FIXAÇÃO DO QUANTUM EM OBSERVANCIA AO CARÁTER PUNITIVO PEDAGÓGICO DA PENALIDADE E ADEQUAÇÃO À CAPACIDADE FINANCEIRA DAS PARTES. RECURSO PROVIDO. 1. Após a prolação da sentença, o INPI reconheceu a nulidade administrativa do processo do registro da marca “Doutorzão” concedida à Francefarma, tendo em vista a infringência ao disposto no artigo 124, inciso XIX da Lei 9.279/96, restando caracterizado o ilícito consistente no uso indevido da marca pela apelada. 2. Tem cabimento o pedido indenizatório formulado pela recorrente, considerando ainda que o uso indevido de marca não apenas é suficiente para configurar a ocorrência de danos extrapatrimoniais, como também os danos são de natureza in re ipsa. 3. O montante da indenização por danos materiais deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença.
4. Quanto aos danos morais, ponderadas as peculiaridades do caso concreto, vislumbro que o valor de
R$ 20.000,00
, se mostra adequado, sobretudo para a função social da responsabilidade civil, a qual nada mais é do que evitar que novos danos sejam causados por este mesmo fato.
Ainda, tenho que tal valor se aproxima dos percentuais adotados por este órgão colegiado em casos assemelhados (TJPR - 18ª C.Cível - 0017761-64.2016.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADORA DENISE KRUGER PEREIRA - J. 13.06.2018; JPR - 18ª C.Cível - 0029103-04.2018.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR PERICLES BELLUSCI DE BATISTA PEREIRA - J. 16.08.2021). (TJPR - 18ª C.Cível - 0020450-76.2016.8.16.0035 - São José dos Pinhais - Rel.: DESEMBARGADOR MARCELO GOBBO DALLA DEA - J. 14.03.2022) (TJ-PR - APL: 00204507620168160035 São José dos Pinhais 0020450-76.2016.8.16.0035 (Acórdão), Relator: Marcelo Gobbo Dalla Dea, Data de Julgamento: 14/03/2022, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO MARCÁRIO E PROPRIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL. CONCORRÊNCIA DESLEAL. Trata-se de ação de abstenção de uso de marca, concorrência desleal cumulada com indenização, julgada procedente na origem. A Lei Federal n. 9279/96 dispõe que comete crime de concorrência desleal quem emprega meio fraudulento para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem ex vi do art. 195,inc.III. De outra banda, o CDC, estabelece política de coibição e repressão à concorrência desleal e utilização indevida de inventos e criações industriais das marcas e nomes comerciais e signos distintivos, que possam causar prejuízo aos consumidores ut art. 4º,inc.VI. O Direito Marcário e a Propriedade Industrial são institutos devidamente protegidos na legislação positiva de modo a evitar fraudes, falsificações e concorrência desleal. No caso telado, a contrafação está escorreitamente comprovada, inclusive classicamente admitida na contestação e ratificado em perícia técnica que encontrou lotes de produtos falsificados com a marca da autora, inclusive com o código utilizado pela mesma, sem licença de uso ou franquia da detentora do registro marcário. A lei e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhecem a existência de dano material no caso de uso indevido da... marca, uma vez que a própria violação do direito revela-se capaz de gerar lesão à atividade empresarial do titular, como, por exemplo, no desvio de clientela e na confusão entre as empresas, acarretando inexorável prejuízo que deverá ter o seu quantum debeatur, no presente caso, apurado em liquidação, tendo como premissa 15% sobre o lucro de cada peça vendida. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de entender cabível a compensação por danos morais experimentados por pessoa jurídica titular de marca alvo de contrafação, os quais podem decorrer de ofensa à sua imagem, identidade ou credibilidade. Por sua vez, o dano moral por uso indevido da marca é aferível in re ipsa, ou seja, sua configuração decorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita, revelando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação probatória do efetivo abalo moral.
O arbitramento do quantum do dano moral varia de caso a caso e não pode ser irrisório de modo a estimular a prática do ilícito, como também não pode ser exagerado para não se transformar em fonte de enriquecimento de quem padece, por isso, levando em conta a situação de a ré ser pessoa jurídica de pequeno porte, reduzo o valor do dano moral para
R$50.000,00
(...) que vai acrescido de juros pela Taxa Selic... desde o evento danoso. De resto, mantida a r.sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA ( Apelação Cível Nº 70077774933, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em 28/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077774933 RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 28/06/2018, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/07/2018)

Em evolução, entendo que os lucros cessantes estão relacionados à perda de oportunidades de negócios da apelada devido à confusão causada no mercado, sendo correto que o montante seja apurado em liquidação de sentença.

V – DA MULTA APLICADA

Por fim, também não merece acolhida a pretensão da parte apelante quanto à aplicação de multa diária pela MM. Juíza de Direito.

Isso porque, como já esclarecido pelo juízo de origem na decisão de ID n. 8362275, “em relação ao alcance do uso da marca, a sentença não deixou dúvidas de que seu reconhecimento confere abrangência nacional, não se limitando ao Estado do Espírito Santo”, decidindo em definitivo as questões postas em juízo.

Nada obstante, o dispositivo da r. sentença recorrida, integrada pela decisão que julgou os aclaratórios opostos na origem, cuidou-se de realizar a seguinte distinção entre as multas consignadas:

a)
CONFIRMAR o resultado do julgamento do Agravo
, ocorrido em 29 de abril de 2020 (fls. 320/329),
em que restou deferida a antecipação de tutela, aplicando-se, em razão do reiterado descumprimento das ordens judiciais proferidas, multa diária inicialmente fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), a qual, a partir da intimação da decisão proferida no referido acórdão, deve ser majorada para o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), por dia de descumprimento, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

b) Quanto ao mérito,
CONDENAR A REQUERIDA que se abstenha e utilizar indevidamente a marca de titularidade da Requerente,
em todo território nacional
,
devendo, ainda, providenciar a alteração de seu nome empresarial e de eventuais filiais colidentes com a marca da Requerente,
sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), a partir do trânsito em julgado desta decisão.

É possível observar, dessa forma, que foi realizada clara distinção entre a confirmação do julgamento do Agravo de Instrumento n. 0035706-12.2019.8.08.0024, que ensejou a aplicação da multa “em razão do reiterado descumprimento das ordens judiciais proferidas” (aplicando-se tão somente em relação às determinações realizadas naquele momento - no caso, ao uso no âmbito do Estado do Espírito Santo), e a multa já arbitrada para o caso de descumprimento por parte da empresa requerida, caso a demandada não “se abstenha de utilizar indevidamente a marca de titularidade da Requerente, em todo território nacional”, devendo ser observado tão somente o efeito suspensivo concedido ao presente recurso de apelação cível.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por
BEE TECNOLOGIA LTDA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Outrossim, considerando o desprovimento do apelo interposto pela parte demandada, majoro os honorários advocatícios devidos ao patrono da parte autora/apelada para o importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 11 do art. 85, do CPC.

É como voto.

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VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar