Tribunal: TJES
Processo: 0024942-07.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Direito Autoral; Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-03-04

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO – DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – USO INDEVIDO DE MARCA – MODIFICAÇÃO DO PEDIDO DO CRITÉRIO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS PATRIMONIAIS – INVIABILIDADE – DEMANDA ESTABILIZADA – DANO MORAL
IN RE IPSA
– REPROVABILIDADE DA CONDUTA E EXTENSÃO DO DANO – ÔNUS SUCUMBENCIAL EXCLUSIVO DA REQUERIDA/APELADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1
.
A requerente/apelante elegeu na exordial que os danos patrimoniais deveriam considerar os benefícios que teria auferido se a violação ao uso da marca não tivesse ocorrido, portanto, não é cabível a modificação do pedido e a adoção de outro critério após a estabilização da demanda sem a anuência da requerida/apelada.

2.
O uso indevido da marca configura conduta capaz de ocasionar danos morais
in re ipsa
, sendo prescindível a prova de abalo a direitos da personalidade da prejudicada pela violação.

3.
O grau de reprovabilidade da conduta, consistente na mescla indevida da marca da confederação desportiva em produtos da apelada no ano da Copa do Mundo FIFA de 2014, a extensão econômica e o caráter punitivo pedagógico do instituto denotam que a indenização por danos morais deve ser fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

4.
A condenação em montante inferior ao almejado para a indenização por danos morais não acarreta sucumbência recíproca, logo, o ônus sucumbencial deve recair exclusivamente em desfavor da requerida/apelada.

5
.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024942-07.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE FUTEBOL

APELADO: G PANCIERI GUERRA MODA E ESTILO EPP

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

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EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO – DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – USO INDEVIDO DE MARCA – MODIFICAÇÃO DO PEDIDO DO CRITÉRIO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS PATRIMONIAIS – INVIABILIDADE – DEMANDA ESTABILIZADA – DANO MORAL
IN RE IPSA
– REPROVABILIDADE DA CONDUTA E EXTENSÃO DO DANO – ÔNUS SUCUMBENCIAL EXCLUSIVO DA REQUERIDA/APELADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1
.
A requerente/apelante elegeu na exordial que os danos patrimoniais deveriam considerar os benefícios que teria auferido se a violação ao uso da marca não tivesse ocorrido, portanto, não é cabível a modificação do pedido e a adoção de outro critério após a estabilização da demanda sem a anuência da requerida/apelada.

2.
O uso indevido da marca configura conduta capaz de ocasionar danos morais
in re ipsa
, sendo prescindível a prova de abalo a direitos da personalidade da prejudicada pela violação.

3.
O grau de reprovabilidade da conduta, consistente na mescla indevida da marca da confederação desportiva em produtos da apelada no ano da Copa do Mundo FIFA de 2014, a extensão econômica e o caráter punitivo pedagógico do instituto denotam que a indenização por danos morais deve ser fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

4.
A condenação em montante inferior ao almejado para a indenização por danos morais não acarreta sucumbência recíproca, logo, o ônus sucumbencial deve recair exclusivamente em desfavor da requerida/apelada.

5
.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte.

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ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar em parte a sentença, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

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RELATÓRIO

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NOTAS TAQUIGRÁFICAS

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VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL – CBF
em face da r. sentença de fls. 278/280, integrada pela r. decisão de fls. 455/455-verso, proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital –, que, na ação ordinária de abstenção de uso de direitos autorais e de marca, concorrência desleal c/c perdas e danos, movida pela ora apelante em desfavor de
G PANCIERI GUERRA MODA E ESTILO EPP
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
em que pese argumentação da ré acerca da ausência de coincidências necessárias entre o simbolo constante nos itens por ela comercializados e o escudo que estampa a marca da autora, há que se ressaltar que a simples mescla entre o escudo da entidade desportiva com outros elementos (número um inserido dentro de um formato retangular no lugar das siglas da autora dentro da cruz de malta) não são alterações suficientes para que afaste a caracterização de violação de propriedade da marca autora, porquanto, serve como atrativo a consumidores, que podem vir a ser facilmente confundidos, ante a identidade das cores e das demais formas do simbolo da CBF.
” (fl. 279).

Asseverou que “
tendo em vista o disposto no art. 210 da Lei de Propriedade Industrial, bem como os pedidos constantes na inicial (fl. 25), o valor indenizatório será determinado de acordo com os benefícios que a autora (prejudicada) teria auferido se a violação não tivesse ocorrido (art. 210, I, da Lei n'.279/1996), o que corresponde ao montante de royalties que teria recebido pelos produtos vendidos pela ré com a utilização do símbolo objeto da presente demanda.
” (fl. 279-verso).

Pontuou, ainda, que “
o uso indevido do emblema da marca da autora, mesmo que imitando-o, não afetou a sua imagem e, tampouco gerou qualquer desgaste dos produtos originais comercializados, não sendo, assim, passível de danos morais, ante a não comprovação do efetivo dano moral à marca da autora
” (fl. 279-verso).

Por isso, condenou a requerida/apelada “
à obrigação de não produção e comercialização de produtos que violem os sinais, dísticos, símbolos ou emblemas da autora, bem como ao pagamento de danos patrimoniais, a serem liquidados na execução, utilizando-se como parâmetro o valor cobrado pela autora a título de royalties em 2014 multiplicado por dez (número de peças efetivamente vendidas).
” (fl. 280).

Esclareceu que sobre os danos materiais incidirá correção monetária desde a data do fato e juros de mora a partir da citação com base nos índices aplicados por este egrégio Tribunal de Justiça.

Por fim, reconheceu a sucumbência recíproca das partes de modo igualitário, tendo condenado-as ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Neste caso, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, razão pela qual passo apreciar as teses do apelo da CBF.

Ao compulsar os autos, percebe-se que a CBF formulou os seguintes pedidos na exordial:

“[...] f) que seja a Ré condenada a pagar a indenização pelos prejuízos causados, compreendendo:

f.1) prejuízos patrimoniais, a serem fixados nos termos do inciso I do artigo 210 da Lei nº 9.279/96, c c. o parágrafo único, do art. 103, da Lei nº 9.610/98, com incidência de correção monetária e juros, desde a propositura desta ação;

f.2.) prejuízos não patrimoniais, na quantia mínima correspondente ao dobro da condenação acima enfocada; [...]” (redação original, fl. 25)

Ocorre que – em sede de alegações finais (fls. 200/230) - a requerente/apelante pleiteou que a requerida/apelada fosse condenada ao pagamento de indenização por danos materiais na forma do artigo 210, inciso III, da Lei nº 9.279/96 e que o montante indenizatório a título de danos morais fosse fixado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Impende destacar que a requerida/apelante expressamente (fls. 243/249) rechaçou a modificação dos pedidos, pois pontuou que “
mesmo entendendo não ser mais possível o aditamento da petição inicial para alterar o valor da ação ou qualquer outro tipo de pedido diverso do exposto na inicial, declara no sentido de não consentir com os novos documentos trazidos aos autos, bem como com a nova fundamentação arguida pela Autora, uma vez que a fase processual para tal está ultrapassada
” (fl. 244).

Conquanto o art. 210 da Lei nº 9.279/96
1
estabeleça que os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado pelo uso indevido da marca, nesta hipótese, na petição inicial a CBF já elegeu os danos patrimoniais deveriam considerar os benefícios que teria auferido se a violação não tivesse ocorrido.

Mister ressaltar que a tentativa de modificação do critério de indenização pelos danos materiais em sede de alegações finais constitui afronta à estabilização da demanda (art. 329 do CPC), já que não houve anuência da parte contrária. Nessa linha de entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MARCA. USO INDEVIDO. Liquidação. Art. 210 LPI (Lei nº 9.279/1996).
Critério mais favorável ao prejudicado. Cabe ao prejudicado escolher a forma de liquidação dos lucros cessantes. Precedentes deste e. TJSP e do c. STJ.
Na hipótese em questão, o liquidante requer a indenização no patamar de 20% sobre o faturamento líquido da parte contrária. Ausência de definição dos lucros cessantes no título executivo judicial que lastreia a liquidação. Portanto, necessária, conforme bem analisou o d. Juízo a quo, a manifestação do perito e da parte contrária, com a observação do que consta no art. 210, caput, da Lei nº 9.279/1996. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJSP; AI 2112431-40.2023.8.26.0000; Ac. 16884367; São Paulo; Segunda Câmara Reservada de Direito Empresarial; Rel. Des. Natan Zelinschi de Arruda; Julg. 27/06/2023; DJESP 30/06/2023; Pág. 2488)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO DO AUTOR. PRETENSA CONDENAÇÃO DA SEGURADORA AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA RECONHECIDA NA ESFERA ADMINISTRATIVA, AO ARGUMENTO DE QUE NÃO ADIMPLIDA. MODIFICAÇÃO DO PEDIDO NESTE GRAU DE JURISDIÇÃO. DEMANDANTE QUE RECHAÇOU O IMPORTE OFERECIDO EXTRAJUDICIALMENTE E LIMITOU-SE A REQUERER NESTA DEMANDA A COBERTURA INTEGRAL RELATIVA AOS DANOS MATERIAS. INCABIMENTO. EXEGESE DO ART. 329 DO CPC. MANIFESTA INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO POR ESTE JUÍZO AD QUEM. HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS AO PROCURADOR DA RÉ. RECURSO NÃO CONHECIDO. O princípio da estabilização da demanda determina que, após a citação da parte ré, o pedido e a causa de pedir inicialmente propostos devem permanecer inalterados com o intuito de manter a segurança jurídica do processo.
2 Uma vez estabilizada a demanda, isto é, realizada a citação do réu, não cabe ao autor modificar os pedidos ou a causa de pedir (CPC, art. 329, inc. II), a não ser que realizado até o saneamento e que com isso consinta o réu
(TJSC, Apelação nº 0316532-42.2017.8.24.0064, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Rel. Luiz Cézar Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 22-09-2020). (TJSC; APL 0300814-61.2018.8.24.0034; Primeira Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Flavio Andre Paz de Brum; Julg. 09/11/2023)

Por outro lado, é assente na jurisprudência pátria que o uso indevido da marca configura conduta capaz de ocasionar danos morais
in re ipsa
, sendo prescindível a prova de abalo a direitos da personalidade da prejudicada pela violação, vide os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONTRAFAÇÃO DA MARCA. DANOS MORAIS. PRESUNÇÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. SÚMULA 54/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o dano moral por uso indevido de marca deriva diretamente da prova que revele a existência de contrafação (dano moral in re ipsa), dispensando a prova de efetivo prejuízo.
2. No caso de responsabilidade extracontratual, o termo inicial dos juros de mora é a data do evento danoso (Súmula 54/STJ). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.537.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2019, DJe de 4/9/2019.)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCAS DEVIDAMENTE REGISTRADAS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ENTIDADE ESPORTIVA. LEI PELÉ. CONCORRÊNCIA DESLEAL. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS PRESUMIDOS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. O artigo 129 da Lei Federal nº 9.279/1996 enuncia que se adquire a propriedade da marca pelo registro validamente expedido, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional. Por sua vez, o artigo 87 da Lei nº 9.615/98 (Lei Pelé) estabelece que a denominação e os símbolos de entidade de administração do desporto ou prática desportiva, bem como o nome ou apelido desportivo do atleta profissional, são de propriedade exclusiva dos mesmos, contando com a proteção legal, válida para todo o território nacional, por tempo indeterminado, sem necessidade de registro ou averbação no órgão competente.
O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a reparação por danos patrimoniais e a compensação por danos extrapatrimoniais, na hipótese de se verificar a violação de marca, são presumidos, ou seja, independem de comprovação concreta do prejuízo material e do abalo moral decorrentes do uso indevido.
A apuração do valor dos danos patrimoniais deve ocorrer em sede de liquidação de sentença. A quantificação do dano moral deve dar-se com prudente arbítrio para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, tampouco atribuição em valor irrisório. (TJMG; APCV 5009869-91.2022.8.13.0518; Vigésima Primeira Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Moacyr Lobato; Julg. 27/09/2023; DJEMG 29/09/2023)

Como bem registrou o juiz de primeiro grau, houve a indevida mescla do escudo da entidade desportiva com outros elementos “
(número um inserido dentro de um formato retangular das siglas da autora dentro da cruz malta)
” (fl. 279) e a identidade de cores e das demais formas do símbolo da CBF em pleno ano de 2014, quando foi realizada a Copa do Mundo FIFA no Brasil (art. 375 do CPC).

Nesse contexto, sopesando a gravidade da conduta, a extensão do dano, o caráter punitivo/pedagógico e o poder econômico da requerida/apelada, considero razoável e proporcional que a indenização por danos morais seja estipulada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo que não destoa do
quantum
fixado pela jurisprudência pátria em casos semelhantes, senão vejamos:

AÇÃO COMINATÓRIA (USO INDEVIDO DE MARCA) C.C. INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA DETERMINAR À RÉ
A ABSTENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS QUE REPRODUZAM A MARCA DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL. CBF,
COM CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS (LPI, ART. 210, III) E MORAIS (R$ 5.000,00). Inconformismo da autora. Conhecimento em parte e acolhimento na parte conhecida. Não conhecimento do recurso, na parte que diz com o pedido de estabelecimento do critério de apuração do dano material, por falta de interesse recursal (CPC, art. 932,
III). Diante dos elementos de convicção e adotando-se como parâmetro a jurisprudência dessa C. Câmara, os danos morais. Devem ser majorados para o patamar de R$ 10.000,00.
Verba honorária mantida em 10% sobre o valor da condenação. Sentença ajustada apenas quanto ao valor do dano moral. Recurso provido na parte conhecida. (TJSP; AC 1009459-14.2022.8.26.0624; Ac. 17352103; Tatuí; Segunda Câmara Reservada de Direito Empresarial; Rel. Des. Grava Brazil; Julg. 17/11/2023; DJESP 23/11/2023; Pág. 3761)

A PROTEÇÃO AO DIREITO AUTORAL CONTRA REPRODUÇÃO NÃO CONSENTIDA DE SUAS OBRAS É ASSEGURADA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL ARTIGO 5º, XXVIII, "B", E XXIX, E, ESPECIFICAMENTE, NO ARTIGO 129 DA LEI Nº 9.279/96. 2. Acervo probatório a demonstrar a comercialização pela ré de produtos falsificados, com estampas da marca autora, sem autorização da titular. Configuração da concorrência desleal parasitária. 3. "Na hipótese de contrafação de marca, a procedência do pedido de condenação do falsificador em danos materiais e morais deriva diretamente da prova que revele a existência de contrafação. " (AgInt no RESP 1444464/SP, Rel. Ministro RAUL Araújo, QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 15/12/2017).
4. O simples uso indevido da marca notoriamente conhecida em roupas não originais, sem autorização, permite a presunção da ocorrência do dano moral, in re ipsa. (AgInt no AREsp 1366770/SP, Rel. Ministro ANTONIO Carlos Ferreira, QUARTA TURMA, julgado em 08/04/2019, DJe 16/04/2019). 6. Reforma da R. Sentença para condenar a ré/apelada ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
3. Parcial provimento ao recurso. (TJRJ; APL 0034222-25.2019.8.19.0001; Rio de Janeiro; Vigésima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Gilberto Clovis Farias Matos; DORJ 15/07/2021; Pág. 506)

Cumpre mencionar, ainda, que o arbitramento da referida quantia a título de danos morais é congruente (art. 492 do CPC) com o pedido formulado na exordial, já que a CBF requereu a condenação ao dobro da indenização por danos materiais e atribuiu à causa (fls. 25/26) o valor R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Por fim, pondero que a condenação em montante inferior ao almejado para a indenização por danos morais não acarreta sucumbência recíproca, de acordo com a súmula nº 326 do Superior Tribunal de Justiça, logo, o ônus sucumbencial deve recair exclusivamente em desfavor da requerida/apelada.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença, no sentido de condenar a requerida/apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que deve ser atualizada monetariamente desde o arbitramento e acrescida de juros moratórios a partir do evento danoso, nos termos das súmulas nº 54 e nº 362, ambas do STJ.

Ato seguinte, condeno exclusivamente a requerida/apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que mantenho em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos dizeres do art. 85, §2º, do CPC.

Sem condenação das partes ao pagamento de honorários recursais, porquanto essa verba somente é devida nos casos de desprovimento e de inadmissibilidade do recurso (STJ, AgInt no AREsp 2.139.988/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 20/09/2023).

É como voto.

1
Art. 210. Os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes:

I - os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; ou

II - os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou

III - a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem.

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VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator