Tribunal: TJES
Processo: 5011122-57.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Patente; Direito de Imagem; Tutela Provisória
Data de julgamento: 2023-10-26

Ementa:
EMENTA:
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA INIBITÓRIA. DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. REGISTRO NO INPI. PROTEÇÃO LEGAL. COLISÃO. PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE, TERRITORIALIDADE E DA ESPECIFICIDADE. SEMELHANÇA DAS ATIVIDADES. RISCO DE CONFUSÃO ENTRE OS CONSUMIDORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 129 da Lei n. 9.279/1996, “a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148”. 2. Conforme entendimento sedimentado pelo STJ, “eventual colidência entre nomes empresariais e marcas não deve ser solucionada somente sob a ótica do princípio da anterioridade do registro, devendo ser levados em consideração os princípios da territorialidade, no que concerne ao âmbito geográfico de proteção, bem como da especificidade, quanto ao tipo de produto e serviço, como corolário da necessidade de se evitar erro, dúvida ou confusão entre os usuários. Precedentes. [...]” (AgInt no REsp n. 1.265.680/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 18/5/2021.) 3. No caso, desde 19/06/2018 a Agravada é titular do uso da marca “FACILITY”, em decorrência do registro realizado perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). Ademais, prescindem maiores digressões quanto à similaridade entre a palavra estrangeira “FACILITY” e o termo inventado “FACILYT”, cuja fonética, aliás, é idêntica; circunstância a qual, ao menos potencialmente, é capaz de implicar violação ao direito de propriedade industrial titularizado pela Agravada, sobretudo diante do risco de confusão entre os consumidores. 4. A atividade de correspondência de instituições financeiras é uma das práticas comerciais da Agravante, vide cláusula quarta de seu contrato social; sendo exatamente esse o ramo de atuação da Agravada, conforme cláusula primeira de seu contrato social. 5. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011122-57.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FACILYT SOLUCOES FINANCEIRAS EIRELI

AGRAVADO: FACILITE PRESTACAO DE SERVICOS DE CADASTROS LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

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EMENTA

EMENTA:
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA INIBITÓRIA. DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. REGISTRO NO INPI. PROTEÇÃO LEGAL. COLISÃO. PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE, TERRITORIALIDADE E DA ESPECIFICIDADE. SEMELHANÇA DAS ATIVIDADES. RISCO DE CONFUSÃO ENTRE OS CONSUMIDORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 129 da Lei n. 9.279/1996, “a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148”. 2. Conforme entendimento sedimentado pelo STJ, “eventual colidência entre nomes empresariais e marcas não deve ser solucionada somente sob a ótica do princípio da anterioridade do registro, devendo ser levados em consideração os princípios da territorialidade, no que concerne ao âmbito geográfico de proteção, bem como da especificidade, quanto ao tipo de produto e serviço, como corolário da necessidade de se evitar erro, dúvida ou confusão entre os usuários. Precedentes. [...]” (AgInt no REsp n. 1.265.680/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 18/5/2021.) 3. No caso, desde 19/06/2018 a Agravada é titular do uso da marca “FACILITY”, em decorrência do registro realizado perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). Ademais, prescindem maiores digressões quanto à similaridade entre a palavra estrangeira “FACILITY” e o termo inventado “FACILYT”, cuja fonética, aliás, é idêntica; circunstância a qual, ao menos potencialmente, é capaz de implicar violação ao direito de propriedade industrial titularizado pela Agravada, sobretudo diante do risco de confusão entre os consumidores. 4. A atividade de correspondência de instituições financeiras é uma das práticas comerciais da Agravante, vide cláusula quarta de seu contrato social; sendo exatamente esse o ramo de atuação da Agravada, conforme cláusula primeira de seu contrato social. 5. Recurso conhecido e desprovido.

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ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

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RELATÓRIO

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NOTAS TAQUIGRÁFICAS

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VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
FACILYT SOLUÇÕES FINANCEIRAS EIRELI
contra decisão (ID 3727785; evento 64/66) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica – Comarca da Capital, a qual, no processo tombado sob o n. 5003848-06.2022.8.08.0012, movido em seu desfavor por
FACILITE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CADASTROS LTDA.
, deferiu a medida liminar para determinar que a Agravante deixe de utilizar a marca “FACILYT” em seu site, redes sociais, propostas comerciais e qualquer outro documento que contenha propriedade intelectual similar à da Agravada, devendo ainda abster-se de reproduzir, ainda que em parte, a referida marca ou outro sinal distintivo que cause confusão entre a sua divulgação e a marca da Agravada.

Em suas razões recursais (ID 3727677), a Agravante argumenta que: i) os nomes são gravados de forma distinta; ii) utiliza seu nome desde 17/05/2013, enquanto o registro da marca da Agravada se deu apenas em 2018; iii) atua exclusivamente de forma presencial, ficando localizada na cidade de Cariacica/ES, ao passo em que a Agravada é situada em Florianópolis/SC; e iv) não exerce mais o comércio de crédito consignado desde que foi notificada extrajudicialmente.

Pois bem.

De plano, destaco que não vislumbrei motivos para alterar o sentido decisório adotado na decisão por intermédio da qual
indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso; revelando-se imperioso o desprovimento do presente agravo de instrumento, senão vejamos.

Denota-se dos autos que o litígio diz respeito à proteção de marca, instituto afeto ao direito de propriedade industrial.

Nos termos do art. 129 da Lei n. 9.279/1996,
“
a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei,
sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional,
observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148”
.

Sobre a proteção legal que se atribui à marca registrada perante o órgão competente, já esclareceu a Corte Superior, em diversas ocasiões,
ipsis litteris:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO SOBRE MARCA. SISTEMA ATRIBUTIVO DE DIREITO. EXCEÇÃO. DIREITO DE PRECEDÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "a proteção à marca obedece ao sistema atributivo, sendo adquirida pelo registro válido expedido pelo INPI, que confere ao titular o direito de uso exclusivo do signo em todo o território nacional e, consequentemente, a prerrogativa de compelir terceiros a cessarem a utilização de sinais idênticos ou semelhantes (artigo 129, caput, da Lei nº 9.279/96)" (RESP n. 2.040.756/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 23/3/2023)
. 2. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do Recurso Especial, por falta de prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-REsp 1.849.132; Proc. 2019/0343898-0; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 21/09/2023)

Outrossim, é válido ressaltar que, na esteira do que já fora exaustivamente esclarecido pela jurisprudência pátria,
“[...] e
sta proteção garantida por Lei visa, principalmente, evitar a ocorrência de concorrência desleal e a confusão do consumidor quanto a procedência do produto. O trade dress, em que pese ainda não expressamente previsto nas Leis brasileiras, é definido como o conjunto de características de uma marca ou produto que apresentam imitações sutis em relação ao concorrente. Ou seja, perpassa pela análise de um conjunto-imagem da marcas e produtos e como este conjunto é percebido pelo publico consumidor. A análise de colidência entre os sinais compreende a avaliação dos aspectos gráfico, fonético”
(TJMG; APCV 5104394-29.2021.8.13.0024; Décima Sexta Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant; Julg. 07/12/2022; DJEMG 13/12/2022).

Havendo colisão entre nome empresarial e marca, faz-se mister a observância dos princípios da anterioridade, da territorialidade e da especificidade, consoante entendimento jurisprudencial assente no colendo Superior Tribunal de Justiça:

MARCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INIBITÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO.
COLIDÊNCIA DE MARCAS E NOME EMPRESARIAL
. AUSÊNCIA DE CONTRAFAÇÃO. SIGNO IMPUGNADO QUE CONSTITUI PATRONÍMICO DO REPRESENTANTE LEGAL DA RÉ. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS LAYOUTS E PRODUTOS COMERCIALIZADOS PELAS PARTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS (SÚMULA 7/STJ). ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. INVIABILIDADE DO EXAME. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Esta Corte tem entendimento de que eventual colidência entre nomes empresariais e marcas não deve ser solucionada somente sob a ótica do princípio da anterioridade do registro, devendo ser levados em consideração os princípios da territorialidade, no que concerne ao âmbito geográfico de proteção, bem como da especificidade, quanto ao tipo de produto e serviço, como corolário da necessidade de se evitar erro, dúvida ou confusão entre os usuários. Precedentes.

[...] (AgInt no REsp n. 1.265.680/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 18/5/2021.)

No caso em testilha, resta comprovado que a Agravada é, desde 19/06/2018, titular do uso da marca
“FACILITY”
, em decorrência do registro realizado perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), e busca judicialmente a proteção tal direito em virtude de suposta violação por parte da Agravante.

Outrossim, prescindem maiores digressões quanto à similaridade entre a palavra estrangeira
“FACILITY”
e o termo inventado
“FACILYT”,
cuja fonética, aliás, é idêntica; circunstância a qual, ao menos potencialmente, é capaz de implicar violação ao direito de propriedade industrial titularizado pela Agravada, na esteira do que fora dito alhures.

Soma-se a isso o fato de que, a despeito de a Agravante sustentar que não atua no mesmo segmento que a Agravada, a partir de uma superficial análise de seu contrato social (ID 3727679) extrai-se que a atividade de correspondência de instituições financeiras é uma de suas práticas comerciais, vide cláusula quarta daquele documento; sendo exatamente esse o ramo de atuação da Agravada, senão vejamos a cláusula primeira de seu contrato social, anexado ao processo de origem:

“
Cláusula 2ª - A sociedade passa a ter o seguinte objeto:

RECEPÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE PROPOSTAS DE OPERAÇÕES DE CREDITO E DE ARRENDAMENTO MERCANTIL CONCEDIDAS PELA INSTITUIÇÃO CONTRATANTE, ATIVIDADES DE COBRANÇAS E INFORMAÇÕES CADASTRAIS”.

Há, dessarte, evidente semelhança entre as atividades empresariais desenvolvidas pelas partes.

Além disso, cumpre salientar que, apesar de a Agravante declarar que utiliza o nome
“FACILYT”
desde 2013, não há nenhum elemento probatório capaz de atestar a veracidade de tal informação, tendo sido trazido à baila tão somente alteração de seu contrato social registrada perante a JUCEES em 20/04/2017.

De fato, as empresas ora litigantes são sediadas em estados distintos da federação, todavia

percebe-se que dois dos critérios elencados pela Corte Superior como balizas para o deslinde de controvérsia decorrente da colidência entre nome empresarial e marca militam contra a Agravante, o que revela o acerto da decisão agravada ao conceder provisoriamente a tutela inibitória.

Chamo atenção ainda, tal como o fez o magistrado primevo, para o concreto risco de prejuízo à Agravada, considerando a possibilidade de confusão dos consumidores, sobretudo em razão da identidade da prestação de serviço ofertada.

Ante o exposto, conheço

do recurso de agravo de instrumento interposto
,
mas

NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter inalterada a decisão objurgada.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 10/10/2023 às 13:31:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47976710102023
.

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VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES.

RELATOR