Tribunal: TJES
Processo: 5003835-43.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Marca
Data de julgamento: 2023-03-30

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COMINATÓRIA - ABSTENÇÃO DO USO DE MARCA – DETERMINAÇÃO DE RETIRADA DE PLACAS PUBLICITÁRIAS –REGISTRO MARCÁRIO - VIOLAÇÃO DO DIREITO DE EXCLUSIVIDADE DE USO DE MARCA - NÃO CARACTERIZADA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A
violação do direito de exclusividade conferido pelo registro marcário fica caracterizada quando, para designar produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, disponibilizados no mercado, são utilizados sinais suscetíveis de gerar confusão no consumidor ou que permitam associação com marca alheia anteriormente registrada.

2
.
A
a
gravante utiliza o nome “Posto Moby Dick” em sua placa
de propaganda

apenas
como mera referência geográfica
por estar
localizada
de forma
contígua ao posto de combustível
em referência
,
mormente porque
não há menção à marca da agravada
, que se constitui da imagem lúdica de uma baleia azul com o nome em grafia diferenciada.

3
.
N
ão é possível
vislumbrar a real existência de elementos fático-jurídicos caracterizadores
do alegado
proveito parasitário que evidenciem ter a agravante, por meio fraudulento, criado confusão entre serviços no mercado com o objetivo de
obter
a clientela de outrem em proveit
o próprio, como faz crer a agravada, o
que
somente
poderá se
r
avaliado após a instrução processual a ser realizada pelo juízo a quo.

4.

A
s empresas (agravante e agravada) atuam em ramos comerciais distintos e, embora próximas, a mera aplicação do vocábulo “Posto Moby Dick” em suas placas de propaganda,
como referência geográfica,
por si só não
pode ser considerada depreciativa, não havendo que se cogitar, neste momento processual, a existência de concorrência desleal
.

5.

N
ão se verifica a probabilidade do direito invocada pela agravada no juízo a quo.

6.

A
injusta limitação a ações de
“marketing”
por parte da
agravante
constitui perigo de dano grave ou de difícil reparação
inverso,
a ensejar o
provimento deste recurso
.

7.

Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003835-43.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INTERNATIONAL FOOD PADARIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME
AGRAVADO: J C RODRIGUES NETO E FILHOS LTDA
RELATOR(A
):SERGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Relator, para DAR PROVIMENTO ao recurso.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5003835-43.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INTERNATIONAL FOOD PADARIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

AGRAVADO: J C RODRIGUES NETO E FILHOS LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: FELIPE ITALA RIZK - ES12510-A

Advogado do(a) AGRAVADO: THIAGO ALEXANDRE FADINI - ES15090-A

VOTO

Nos termos do Relatório, t
rata
-
se
de agravo de instrumento interposto
por

INTERNATIONAL FOOD PADARIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. – ME
c
ontra
a
D
ecisão
ID 2561444,
proferida pelo
Juízo da
6
ª Vara C
ível d
e Vila Velha/ES
n
a
a
ção c
ominatória c/c pedido de indenização por danos morais
(
nº 5014176-57.2021.8.08.0035
)
,
ajuizada por
J C RODRIGUES NETO E FILHOS LTDA.
,
que
deferiu tutela provisória de urgência para
determinar que a agravante deixe
de utilizar a marca registrada pela parte autora,
ora
agravada,
“Moby Dick”
,
e retire,
no prazo de até cinco dias, as placas publicitárias existentes com a utilização do nome regist
r
ado, sob pena de imposição de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite inicial de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Irresignada, a agravante interpôs o presente recurso argumentando em
ID 2561440
que
,
(I)

“em momento algum houve a
‘utilização indevida de marca”
, a ‘
prática de conduta parasitária’
ou a ‘
concorrência desleal’

[...]
,

sendo evidente”
, em sua compreensão,
“a mera indicação
do nome
do posto de combustíveis, e não da marca, como
ponto de referência geográfico
”
, conforme se p
ode
aferir das próprias fotos anexadas à petição inicial (fl. 04 do ID 2561440);
(II)

“
a sua fachada fronta
l
se
assemelha
a uma ‘loja de conveniência’ contígua ao posto de combustíveis, eis que
a porta de acesso aos clientes do DELLI FOOD HALL está direcionada para o interior do posto
”
, motivo pelo qual
“o próprio contrato de locação previu a possibilidade da instalação de placa de publicidade na parte da frente do posto de combustível, a fim de
facilitar a visualização
do estabelecimento por quem se encontra na via pública”
(fls. 04/05 do evento 2, ID 2561440);
(III)
com

“intuito de facilitar a localização do estabelecimento por possíveis clientes que transitam na via pública,
[...]
instalou placas de publicidade nos arredores do bairro, especificamente nas esquinas de logradouros, as quais, além de conterem o nome e a marca do ‘
DELLI FOOD HALL
’, indicaram também o nome fantasia do pos
t
o de combustíveis (sem qualquer marca ou logotipo)
como mero
ponto de referência
”
(fl. 05 do evento 2, ID 2561440);
(IV)
a
citação
do
nome
do posto como
referência de localização geográfica
é ato que, ao contrário, tem o
potencial de beneficiar
o referido estabelecimento, com a atração da clientela pela propaganda gratuita realizada”
;
(V)

“a proteção da marca é atribuída como forma de assegurar a livre concorrência, dependendo sua proteção jurídica apenas da utilização da marca por empresa
do mesmo ramo de atividade
ou para promoção de
produto idêntico ou semelhante
, o que
NÃO
se verifica no presente caso
”
;
(VI)

“da análise da consulta do registro da marca da AGRAVADA perante ao INPI, percebe-se que a sua natureza quanto à
forma de apresentação
é de classificação
MISTA
, ou seja,
a AGRAVADA só possui exclusividade na utilização conjunta de nome e imagem, mas não quanto à utilização isolada
”
,
motivo pelo qual não haveria
“
qualquer proteção quanto ao us
o
isolado da expressão ‘Moby Dick’
”
.

Assim, requereu, em sede liminar, a imediata suspens
ão
da r. decisão, ou,
que
seja autorizad
a
, ao menos, a menção nas placas de publicidade ao elemento nominativo “Moby Dick” como mero ponto de referência para localização geográfica e não da marca que a
a
gravada detém propriedade intelectual
.
Ao final,
pleiteia
o conhecimento e provimento do recurso, para reforma da r. decisão agravada.

D
ecisão ID 2636909, proferida pelo Desembargador que me antecedeu neste gabinete, no sentido de deferir a atribuição do efeito suspensivo pretendido pela agravante
para

s
obrestar a eficácia da decisão hostilizada até ulterior
manifestação desta Corte.

Intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões
pugnado pela manutenção da r. decisão proferida pelo juízo a quo, alegando que a agravante pretende relacionar sua atividade comercial decadente com
a dele que já é
desenvolvida há mais de 30 (trinta) anos e, ainda que as partes atuem em ramos de
atividades distintas
, induz consumidores a pensar que os dois empreendimento
s
possuem simbiose entre si, o que nunca houve.

É o breve relatório.
P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do presente agravo de instrumento e passo a analisar as suas razões.

Com o intuito de situar os eminentes pares, faz-se um breve relato dos fatos que delineiam o julgamento do presente recurso.

E
xtrai-se dos autos que a parte agravada
ajuizou
ação de Obrigação de Fazer e Não Fazer c/c Indenização por Danos Morais em face da agravante alegando que há mais de 30 (trinta) anos
detém a
marca/nome “Moby Dick” e
apesar disso
, em 03/08/2021, constatou que a
agravante
espalhou por todo o
M
unicípio de Vila Velha/ES inúmeras placas de publicidade sobre logradouros públicos, utilizando-se do
seu
nome/marca para autopromoção, sem qualquer autorização/permissão.
E
m razão
dessa indevida publicidade
,
argumentou que
a
ora
agravante acaba por induzir os consumidores a acreditarem que sua
s
atividade
s
est
ão
vinculada
s
, bem como
que
a ora recorrente
acaba auferindo benefício econômico, ainda que de forma indireta,
configurando a pretensa conduta parasitária
.

O pleito liminar d
eduzido na exordial
foi deferido pelo Juízo
a quo
sob o a
rgumento de que
a
ora
agravante
,
“vem se utilizando da marca registrada em comento para promover seu estabelecimento, sem autorização da detentora legal”
.

Na decisão preliminar deste agravo de instrumento, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi deferido por ter sido vislumbrada a probabilidade de seu provimento.

Após reapreciar a matéria em conjunto com as contrarrazões, vislumbram-se razões para o provimento do presente agravo.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia
a
análise da decisão que deferiu a tutela de urgência
para
determinar que a agravante deixe de utilizar a marca registrada pela parte autora,
ora
agravada,
“Moby Dick”
,
e retire,
no prazo de até cinco dias, as placas publicitárias existentes com a utilização do nome regist
r
ado, sob pena de imposição de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite inicial de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Segundo se depreende da
Lei de Propriedade Industrial
, a violação do direito de exclusividade conferido pelo registro marcário fica caracterizada quando, para designar produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, disponibilizados no mercado, são utilizados sinais suscetíveis de gerar confusão no consumidor ou que permitam associação com marca alheia anteriormente registrada (art. 124, XIX
, da
Lei nº 9.279/1996, “L
ei de Proteção Industrial”
).

Para aferição da existência de confusão ou de associação indevida entre marcas, em primeiro lugar, deve-se ter como parâmetro a perspectiva do consumidor comum, razoavelmente atento e informado (
REsp 1.688.243
⁄RJ, 4ª Turma, DJe
23/10/2018
), considerado o contexto em que usualmente adquire e utiliza os produtos assinalados.

Ressalta-se, ainda, que

para a configuração de efetiva violação ao direito marcário,
“as marcas devem ser
passíveis de confusão
ou a referência da marca deve estar cumulada com
ato depreciativo da imagem
de seu produto/serviço, acarretando a degenerescência e o consequente
desvio de clientela
”
(
REsp 1377911/SP
, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 19/12/2014),
o que não ocorreu no presente caso
.

Tais critérios, vale consignar, devem ser sopesados à vista das circunstâncias específicas da hipótese, não se podendo estabelecer juízos objetivos
a prior
i
sobre a relevância em abstrato de cada um deles.

No caso dos autos,
como se pode observar da
s
image
ns
a seguir colacionada
s
,
a
a
gravante utiliza o nome Posto Moby Dick em sua placa
de propaganda

apenas
como mera referência geográfica
por estar
localizada
de forma
contígua ao posto de combustível
em referência
,
mormente porque
não há menção à marca da agravada
, que se constitui da imagem lúdica de uma baleia azul com o nome em grafia diferenciada.

placa utilizada pela agravante

marca da agravada

Além disso, n
esta sede perfunctória
não é possível
vislumbrar a real existência de elementos fático-jurídicos caracterizadores
do alegado
proveito parasitário que evidenciem ter a agravante, por meio fraudulento, criado confusão entre serviços no mercado com o objetivo de
obter
a clientela de outrem em proveito próprio,
com
o

faz
crer a agravada,
o que
somente
poderá se
r
avaliado após a instrução processual a ser realizada pelo juízo a quo.

Somado a isso,
as empresas (agravante e agravada) atuam em ramos comerciais distintos e, embora próximas, a mera aplicação do vocábulo Posto Moby Dick em suas placas de propaganda,
como referência geográfica,
por si só não
pode ser considerada depreciativa, não havendo que se cogitar, neste momento processual, a existência de concorrência desleal
.

Diante disso, nessa sede de cognição sumária, não se verifica a probabilidade do direito invocada pela agravada no juízo
a quo
.

Noutro giro,
a injusta limitação a ações de
“marketing”
por parte da
agravante
constitui perigo de dano grave ou de difícil reparação
inverso,
a ensejar o
provimento deste recurso
.

Portanto, firme nas razões expostas,
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERPOSTO,
confirmando a liminar anteriormente proferida pelo eminente desembargador que me antecedeu neste gabinete,

para que a agravante não seja obrigada a retirar as placas publicitárias existentes com a utilização do nome da agravada, até o julgamento da lide pelo juízo a
quo
nos autos da ação originária.

É como voto.

Data da assinatura digital.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

RELATOR

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COMINATÓRIA - ABSTENÇÃO DO USO DE MARCA – DETERMINAÇÃO DE RETIRADA DE PLACAS PUBLICITÁRIAS –REGISTRO MARCÁRIO - VIOLAÇÃO DO DIREITO DE EXCLUSIVIDADE DE USO DE MARCA - NÃO CARACTERIZADA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A
violação do direito de exclusividade conferido pelo registro marcário fica caracterizada quando, para designar produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, disponibilizados no mercado, são utilizados sinais suscetíveis de gerar confusão no consumidor ou que permitam associação com marca alheia anteriormente registrada.

2
.
A
a
gravante utiliza o nome “Posto Moby Dick” em sua placa
de propaganda

apenas
como mera referência geográfica
por estar
localizada
de forma
contígua ao posto de combustível
em referência
,
mormente porque
não há menção à marca da agravada
, que se constitui da imagem lúdica de uma baleia azul com o nome em grafia diferenciada.

3
.
N
ão é possível
vislumbrar a real existência de elementos fático-jurídicos caracterizadores
do alegado
proveito parasitário que evidenciem ter a agravante, por meio fraudulento, criado confusão entre serviços no mercado com o objetivo de
obter
a clientela de outrem em proveit
o próprio, como faz crer a agravada, o
que
somente
poderá se
r
avaliado após a instrução processual a ser realizada pelo juízo a quo.

4.

A
s empresas (agravante e agravada) atuam em ramos comerciais distintos e, embora próximas, a mera aplicação do vocábulo “Posto Moby Dick” em suas placas de propaganda,
como referência geográfica,
por si só não
pode ser considerada depreciativa, não havendo que se cogitar, neste momento processual, a existência de concorrência desleal
.

5.

N
ão se verifica a probabilidade do direito invocada pela agravada no juízo a quo.

6.

A
injusta limitação a ações de
“marketing”
por parte da
agravante
constitui perigo de dano grave ou de difícil reparação
inverso,
a ensejar o
provimento deste recurso
.

7.

Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.