Tribunal: TJES
Processo: 5009771-49.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2023-07-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. TRADE DRESS. PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL. PRECEDENTES DO TJES E DO STJ. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. Tanto o STJ como este TJES tem trilhado o entendimento pela imprescindibilidade da realização da prova técnica para aferição da pretensa violação ao chamado trade dress (conjunto-imagem).

2. Segundo já decidiu o STJ:
“Para a caracterização da similaridade notória, qual seja, aquela apta a firmar convencimento sobre a geração do risco de confusão pelo uso de conjunto-imagem do produto de outrem, a prova pericial é imprescindível. Precedentes.”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.834.830/RN, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

3. Logo, antes da realização de prova pericial para examinar se há utilização indevida de trade dress que resulte em concorrência desleal, revela-se temerária a suspensão da comercialização e divulgação de 26 (vinte e seis) modelos de calçados femininos pela agravante.

4. Recurso provido. Decisão reformada.

Vitória, 18 de julho de 2023.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009771-49.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: M A LORENZON MARRUE LTDA
AGRAVADO: DI COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS LTDA - ME
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

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EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. TRADE DRESS. PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL. PRECEDENTES DO TJES E DO STJ. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. Tanto o STJ como este TJES tem trilhado o entendimento pela imprescindibilidade da realização da prova técnica para aferição da pretensa violação ao chamado trade dress (conjunto-imagem).

2. Segundo já decidiu o STJ:
“Para a caracterização da similaridade notória, qual seja, aquela apta a firmar convencimento sobre a geração do risco de confusão pelo uso de conjunto-imagem do produto de outrem, a prova pericial é imprescindível. Precedentes.”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.834.830/RN, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

3. Logo, antes da realização de prova pericial para examinar se há utilização indevida de trade dress que resulte em concorrência desleal, revela-se temerária a suspensão da comercialização e divulgação de 26 (vinte e seis) modelos de calçados femininos pela agravante.

4. Recurso provido. Decisão reformada.

Vitória, 18 de julho de 2023.

RELATORA

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ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

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RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5009771-49.2022.8.08.0000

Agravante: M A Lorenzon Marrue Ltda.

Agravada: Di Comércio de Calçados e Acessórios Ltda.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Linhares-ES, por meio da qual deferiu a tutela provisória de urgência postulada na “ação de obrigação de fazer c/c danos morais” ajuizada por DI COMÉRCIO DE CALÇADOS E ACESSÓRIOS LTDA., a fim de determinar
“que a ré M A LORENZON MARRUE LTDA. (MARRUÊ), CNPJ nº 20.640.829/0001-66, por seu representante legal devidamente identificado pelo oficial de justiça no cumprimento do presente, SUSPENDA a produção a comercialização e a divulgação de modelos: “FISHERMAN SANDALS ELÔ”, “TAMANCO LIZY”, “FLAT FRIDA”, “SLINGBACK MARY”, “FLAT ANA”, “FLAT LAY P&B”, “BOTA DORA”, “RASTEIRA AUREA”, “OXFORD AURORA”, “OXFORD SOPHIA”, “OXFORD ZILU”, “FLAT IZA”, “OXFORD DALILA”, “MULE LAYLA”, “FLAT YALA”, “FLAT ZOE”, “FLAT BRUNA”, “FLAT YORANA”, “OPEN BOOT ANA”, “OPEN BOOT LHINA”, “OPEN BOOT CAROLLA”, “SANDÁLIA CLÉA”, “SANDÁLIA DRICA”, “SANDÁLIA NATHALY”, “MULE JOY” E “SAPATO YALE”, sob pena de multa diária que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a hipótese do descumprimento da ordem judicial ora emanada, por ora limitado a 60 (sessenta) dias/multa, a ser verificado a partir das 48 (quarenta e oito) horas, contadas da intimação desta, na forma do artigo 296, 497 e 537, todos do CPC (Súmula nº 410/STJ)”
(id 3477747).

Em seu arrazoado recursal, a agravante pretende a reforma da decisão, sustentando, basicamente, que (a) não fabrica calçados, mas atua na comercialização dos produtos (revenda) que, por sua vez, são adquiridos de diversos fornecedores que não seguem um trade dress específico, (b) busca escolher modelos de acordo com a tendência da moda e do mercado, (c) não há exclusividade e/ou autenticidade dos elementos (art. 8º, da Lei nº 9.610/98), (d) a agravada não é a criadora e desenvolvedora dos produtos reclamados na inicial, tão pouco pode afirmar que os modelos comercializados pela agravante são “cópias” ou “reprodução” dos seus modelos “originais”, porque ela também utiliza como inspiração modelos de outras marcas, ou seja, suas “criações” também são inspiradas nas tendências de moda lançadas por outras marcas, (e) o fato de ter seu produto divulgado em veículos de mídia, inclusive com destaque do uso de elementos pela agravada, não lhe atribuiu a origem da tendência ou conceito, muito menos lhe dá o direito de exclusividade da utilização de certos materiais e formas nos calçados, (f) conforme acervo de imagens os modelos comercializados pela agravante são visivelmente diferentes dos comercializados pela agravada, bem como denota que agravada comercializa modelos semelhantes aos previamente lançados por outras marcas, o que é suficiente para descaracterizar a probabilidade do direito em favor dela, (g) inexistência de proteção autoral da moda e da necessidade de perícia técnica para comprovação da violação do trade dress, (h) inexistência de periculum in mora em favor da agravada e da possibilidade de periculum in mora inverso, diante do prejuízo da retirada de produtos da agravante do mercado, em virtude da suspensão da comercialização e a divulgação de 26 (vinte e seis) modelos de calçados comercializados por ela.

Por meio da decisão com o id 3587038, deferi o efeito suspensivo postulado.

A agravada ofertou contrarrazões no id 3817237, pela incolumidade da decisão recorrida.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 30 de junho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

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NOTAS TAQUIGRÁFICAS

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VOTO VENCEDOR

VOTO

Cumpre acentuar que
“o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada.[...]”
(TJES, AI nº 35169006331, REL. DES.: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 19/04/2017).

Assim, tenho que o objeto do presente recurso deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

Justamente por isso, não vejo como dissentir da intelecção externada na decisão em que deferi o efeito suspensivo postulado, tendo em vista que, a meu ver, pelo menos na fase embrionária em que se encontra a demanda, não sobressai clarividente a plausibilidade do direito invocado pela parte autora, porquanto mesmo que identificada alguma semelhança entre os calçados femininos comercializados por ambas as partes, tal circunstância guarda razoável potencial para traduzir simples tendência de mercado ou de moda.

Justamente por isso tanto o STJ como este TJES tem trilhado o entendimento pela imprescindibilidade da realização da prova técnica para aferição da pretensa violação ao chamado trade dress (conjunto-imagem).

Em situação idêntica, anoto precedente desta corte de justiça, no sentido de que:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – REJEITADA PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL – DOCUMENTAÇÃO FACULTATIVA SUFICIENTE PARA A COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA – CONJUNTO-IMAGEM – TRADE DRESS – IDENTIFICAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS SIMILARES DOS PRODUTOS COMERCIALIZADOS POR AMBAS AS PARTES E DO SEU MARKETING – POSSÍVEL TENDÊNCIA DE MERCADO – NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA PARA AFERIR EVENTUAL PRÁTICA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. HOMOLOGADO PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO AGRAVO INTERNO.

1. A documentação facultativa juntada pela agravante evidencia a precisa noção da matéria controvertida, de modo que competia à agravada, caso entendesse necessário, promover a complementação da juntada da documentação em contrarrazões, conforme lhe possibilita o art. 1.019, II, do CPC, a fim de corroborar suas alegações e reforçar seu pedido de manutenção da decisão agravada. Preliminar de irregularidade formal rejeitada.

2. Embora seja possível identificar, de plano, a prática de atos de concorrência desleal, decorrente de violação ao denominado trade dress ou conjunto-imagem do produto ou serviços, admitindo-se a sustação da violação ou do ato que a enseja, para evitar dano irreparável ou de difícil reparação (art. 209, §1º, da Lei nº 9.279/1996 – LPI), no caso concreto, sem embasamento técnico, não é possível aferir eventual prática de atos de concorrência desleal, pela singela comparação dos produtos de ambas as partes e de seu marketing, principalmente considerando os mesmos elementos também apresentados por outras empresas do mesmo ramo, razão pela qual não se identifica a probabilidade do direito da agravada, requisito necessário para concessão da tutela de urgência pleiteada.

3.
Em que pese a verificação de características similares dos produtos comercializados por ambas as partes, com destaque às formas geométricas dos projetos de calçados femininos, e mesmo a similitude identificada pela julgadora a quo quanto à organização dos produtos e sua disposição nas redes sociais, não é possível afirmar, nessa fase inicial cognitiva, sem a realização de perícia técnica, que se trata de imitação das características do produto e de sua divulgação, que possa gerar confusão entre os consumidores e desvio de clientela, e não efetivamente tendência de moda e de divulgação das lojas do mesmo ramo de atuação.

4. Recurso conhecido e desprovido.

5. Homologado pedido de desistência do agravo interno juntado ao evento nº 949498, cujo objeto também restaria prejudicado pelo julgamento do agravo de instrumento.”

(TJES, AI nº 5000027-64.2021.8.08.0000, DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento: 07/06/2021)”

No mesmo sentido, é a orientação do STJ:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TRADE DRESS. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ABORDA A CONDUTA DO AUTOR DA VIOLAÇÃO COMO CARACTERIZADORA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL. TUTELA CONFERIDA PELA SUPOSTA USURPAÇÃO DO CONJUNTO-IMAGEM E NÃO PELA AFRONTA A DIREITO DE MARCA. ALTERAÇÃO DE TAL PERSPECTIVA DO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.º 211 DO STJ. SIMILARIDADE NOTÓRIA A INDUZIR O RISCO DE CONFUSÃO.
PROVA TÉCNICA PARA CARACTERIZAÇÃO NÃO REALIZADA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. AUSÊNCIA. PRECEDENTES
. REVALORAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO PARA APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE. AFRONTA À SÚMULA N.º 7 DO STJ. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL DAS AUTORAS NÃO CONHECIDO E CONHECIDO E PROVIDO O DA RÉ PARA RESTABELECER A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O acórdão recorrido não abordou a questão da reprodução não autorizada no todo ou em parte de marca registrada, de modo que o espectro de sua análise fática restringiu-se ao entendimento sobre a ocorrência ou não da conduta caracterizadora de concorrência desleal que é subsidiariamente protegida no art. 209 da LPI.

2. A pretensão das autoras de forjar entendimento sobre abordagem pelo Tribunal estadual das matérias colocadas também pelo prisma da violação de registro de marca, atrai o óbice da Súmula n.º 211 do STJ, já que em nenhum momento as provas sobre registro de marca e sobre aplicação do art. 189, I, da LPI foram ventiladas.

3.
Para a caracterização da similaridade notória, qual seja, aquela apta a firmar convencimento sobre a geração do risco de confusão pelo uso de conjunto-imagem do produto de outrem, a prova pericial é imprescindível. Precedentes.

4. Agravo Interno não provido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.834.830/RN, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. RECURSO ESPECIAL. CONJUNTO-IMAGEM (TRADE DRESS). COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTO AFIM. EMBALAGENS ASSEMELHADAS. CONCORRÊNCIA DESLEAL. ART. 209 DA LEI N. 9.279/1996 (LPI).
PERÍCIA TÉCNICA NÃO REQUERIDA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. NÃO PROVADO
. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

1. O conjunto-imagem (trade dress) é a soma de elementos visuais e sensitivos que traduzem uma forma peculiar e suficientemente distintiva de apresentação do bem no mercado consumidor.

2. Não se confunde com a patente, o desenho industrial ou a marca, apesar de poder ser constituído por elementos passíveis de registro, a exemplo da composição de embalagens por marca e desenho industrial. 3. Embora não disciplinado na Lei n. 9.279/1996, o conjunto-imagem de bens e produtos é passível de proteção judicial quando a utilização de conjunto similar resulte em ato de concorrência desleal, em razão de confusão ou associação com bens e produtos concorrentes (art. 209 da LPI).

4.
A caracterização de concorrência desleal por confusão, apta a ensejar a proteção ao conjunto-imagem (trade dress) de bens e produtos, é questão fática a ser examinada por meio de perícia técnica.

5. No caso dos autos, a recorrida (autora da demanda originária) não promoveu a dilação probatória necessária à comprovação do fato constitutivo de seu direito - a existência de conduta competitiva desleal -, devendo, por isso, suportar o ônus estático da prova (art. 333, I, do CPC/1973).

6. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 1.591.294/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 6/3/2018, DJe de 13/3/2018.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. USO INDEVIDO DE MARCA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONJUNTO-IMAGEM (TRADE DRESS).
COMPARAÇÃO NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA.
ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO EM SIMPLES OBSERVAÇÃO DAS EMBALAGENS DOS PRODUTOS EM CONFRONTO. DIREITO À PRODUÇÃO DE PROVA.

1. A verificação pela concorrência desleal deve ser feita caso a caso, sendo, para tanto, imprescindível o auxílio de perito que possa avaliar aspectos de mercado, hábitos de consumo, técnicas de propaganda e marketing, o grau de atenção do consumidor comum ou típico do produto em questão, a época em que o produto foi lançado no mercado, bem como outros elementos que confiram identidade à apresentação do produto ou serviço.

Precedentes.

2. Nesses hipóteses, não é possível ao julgador consultar única e exclusivamente o seu íntimo para concluir pela existência de confusão de forma ampla e genérica. A violação da concorrência não é fato dado a presunções atécnicas, uma vez que sua tipificação legal não é objetiva e taxativa, dependendo do resultado concreto dessas ações, o qual depende, antes de mais nada, de uma análise técnica de propaganda e marketing.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.719.270/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.)

Assim, tenho que, antes da realização de prova pericial para examinar se há utilização indevida de trade dress que resulte em concorrência desleal, revela-se temerária a suspensão da comercialização e divulgação de 26 (vinte e seis) modelos de calçados femininos pela agravante.

Daí sobressai, segundo entendo, o
periculum in mora
inverso, diante do receio de dano de difícil ou incerta reparação que milita em favor da agravante, em razão da impossibilidade de comercializar e divulgar 26 (vinte e seis) modelos de calçados femininos em loja do interior do estado que, por via de consequência, acarretará, por óbvio, redução de vendas e do faturamento da referida sociedade empresária.

Por tais razões,
dou provimento
ao recurso, a fim de afastar a suspensão determinada pela decisão agravada.

É como voto.

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VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 18.07.2023.

Desembargador Substituto José Augusto Farias de Souza: Acompanhar a Relatora.