Tribunal: TJES
Processo: 0023725-83.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL
.
DIREITO EMPRESARIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL.
PRELIMINARES. JULGAMENTO
ULTRA PETITA
. CERCEAMENTO DE DEFESA. INTEMPESTIVIDADE. AFASTADAS. MÉRITO.
MARCA. PRINCÍPIOS DA ESPECIALIDADE
E ANTERIORIDADE
OBSERVADOS.
PRIORIDADE DO USO. DATA DO DEPÓSITO. USO INDEVIDO. CONFUSÃO
GERADA AOS CONSUMIDORES
. DEMONSTRAÇÃO.

RECURSO
DES
PROVIDO.

1)
A fixação de multa diária é medida que busca dar coercibilidade à determinação judicial, inserindo-se no poder geral de cautela conferido ao magistrado, nos termos do inciso IV do art. 139 do CPC, logo, não há que se falar em violação ao princípio da correlação ou configuração de julgamento
ultra petita
, haja vista que o valor indicado na inicial constitui mera sugestão da parte, a qual não vincula o magistrado, que deverá analisar o caso concreto sob o ponto de vista da efetividade da medida.
Preliminar de vício de julgamento afastada.

2)
Constatada a desnecessidade de produção de outras provas além daquelas que já constam nos autos e devidamente fundamentada a sentença vergastada, o julgamento antecipado do mérito não é capaz de, por si só, caracterizar o cerceamento de defesa, conforme pacífica jurisprudência desta Corte.
Preliminar de cerceamento do direito de defesa afastada.

3)
De acordo com a Resolução nº 37/2012 do TJES, deve ser reconhecida a tempestividade quando o recurso for protocolizado durante o expediente, nos termos do art. 40 da LC nº 234/2002.
Preliminar de intempestividade afastada.

4) Mérito.
Como é cediço, a marca é sinal distinguível visualmente, por meio do qual os produtos ou serviços são identificados e assim possam ser discernidos dos demais, sendo altamente relevante para a atividade empresarial, considerando que, muitas vezes, ela é decisiva no momento em que o consumidor define determinado produto ou serviço.

5
)
Em regra, a proteção da marca impede a utilização por terceiros em produtos ou serviços similares, podendo a mesma marca ser usada em produtos ou serviços distintos, submetendo-se ao princípio da especialidade, segundo o qual o registro da marca confere exclusividade de uso apenas no âmbito do mercado ao qual pertence o titular.

6
)
Hipótese na qual ambas as empresas utilizam o nome
Engelux
e prestam serviços de instalação elétrica e afins, o que permeia, certamente, confusão na percepção do consumidor.

7)
Desse modo, observados os princípios da especialidade e anterioridade do pedido de registro, deve ser assegurado à apelada – a qual registrara o nome no INPI há mais de 40 anos – o direito ao uso exclusivo da marca, devendo ser mantida a ordem de abstenção do nome
Engelux
na identificação e desenvolvimento das atividades comerciais da recorrente.

8
)
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023725-83.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ENGELUX SOLUCOES EM ENERGIA LTDA

APELADO: ENGELUX CONSTRUTORA LTDA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
.
DIREITO EMPRESARIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL.
PRELIMINARES. JULGAMENTO
ULTRA PETITA
. CERCEAMENTO DE DEFESA. INTEMPESTIVIDADE. AFASTADAS. MÉRITO.
MARCA. PRINCÍPIOS DA ESPECIALIDADE
E ANTERIORIDADE
OBSERVADOS.
PRIORIDADE DO USO. DATA DO DEPÓSITO. USO INDEVIDO. CONFUSÃO
GERADA AOS CONSUMIDORES
. DEMONSTRAÇÃO.

RECURSO
DES
PROVIDO.

1)
A fixação de multa diária é medida que busca dar coercibilidade à determinação judicial, inserindo-se no poder geral de cautela conferido ao magistrado, nos termos do inciso IV do art. 139 do CPC, logo, não há que se falar em violação ao princípio da correlação ou configuração de julgamento
ultra petita
, haja vista que o valor indicado na inicial constitui mera sugestão da parte, a qual não vincula o magistrado, que deverá analisar o caso concreto sob o ponto de vista da efetividade da medida.
Preliminar de vício de julgamento afastada.

2)
Constatada a desnecessidade de produção de outras provas além daquelas que já constam nos autos e devidamente fundamentada a sentença vergastada, o julgamento antecipado do mérito não é capaz de, por si só, caracterizar o cerceamento de defesa, conforme pacífica jurisprudência desta Corte.
Preliminar de cerceamento do direito de defesa afastada.

3)
De acordo com a Resolução nº 37/2012 do TJES, deve ser reconhecida a tempestividade quando o recurso for protocolizado durante o expediente, nos termos do art. 40 da LC nº 234/2002.
Preliminar de intempestividade afastada.

4) Mérito.
Como é cediço, a marca é sinal distinguível visualmente, por meio do qual os produtos ou serviços são identificados e assim possam ser discernidos dos demais, sendo altamente relevante para a atividade empresarial, considerando que, muitas vezes, ela é decisiva no momento em que o consumidor define determinado produto ou serviço.

5
)
Em regra, a proteção da marca impede a utilização por terceiros em produtos ou serviços similares, podendo a mesma marca ser usada em produtos ou serviços distintos, submetendo-se ao princípio da especialidade, segundo o qual o registro da marca confere exclusividade de uso apenas no âmbito do mercado ao qual pertence o titular.

6
)
Hipótese na qual ambas as empresas utilizam o nome
Engelux
e prestam serviços de instalação elétrica e afins, o que permeia, certamente, confusão na percepção do consumidor.

7)
Desse modo, observados os princípios da especialidade e anterioridade do pedido de registro, deve ser assegurado à apelada – a qual registrara o nome no INPI há mais de 40 anos – o direito ao uso exclusivo da marca, devendo ser mantida a ordem de abstenção do nome
Engelux
na identificação e desenvolvimento das atividades comerciais da recorrente.

8
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, afastar as preliminares suscitadas e, quanto ao mérito, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

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RELATÓRIO

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NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINARES ADUZIDAS PELA RECORRENTE:

1) VÍCIO DE JULGAMENTO
ULTRA PETITA
:

Inicialmente, aduz a recorrida que a sentença contém vício e afronta o princípio da estabilização da demanda, uma vez que

a multa aplicada (R$ 1.000,00) é superior à pleiteada na exordial (R$ 500,00).

Como é cediço, a sentença é
ultra petita
quando o magistrado extrapola os limites da demanda, concedendo prestação jurisdicional que supera qualitativa ou quantitativamente o que fora pedido.

A propósito, o escólio de Antônio Cláudio da Costa Machado:

[...] o
decisum
do juiz fica limitado inexoravelmente ao
petitum
do autor, sem nenhuma possibilidade de extrapolação. Em outras palavras, o magistrado só pode dizer sim ou não àquilo que foi expressamente deduzido como exigência do autor, dela não se podendo afastar em absoluto. Assim é que ao juiz é proibido julgar, em primeiro lugar, fora do pedido ou
extra petita
: quanto ao pedido imediato - sentença de natureza diversa - como se condena quando foi pedida declaração ou vice-versa, se declara quando foi pedida desconstituição e vice-versa, se acautela quando foi pedida condenação, etc.; ou quanto ao pedido mediato o bem da vida - condenação em objeto diverso - como, por exemplo, se condena em dinheiro quando se pediu coisa ou vice-versa, se manda fazer quando se pediu condenação em pecúnia e vice-versa, etc.
Em segundo lugar, fica o magistrado proibido de julgar além do pedido ou
ultra petita
, sempre quanto ao pedido mediato ou bem da vida - condenação em quantidade superior -, o que só vai acontecer se o juízo condena a pagar valor acima do pedido ou manda entregar quantidade de coisas além do que for pedido, etc
. A sentença
extra petita
é nula e assim deve ser declarada;
a
ultra petita
deve ser apenas reduzida pelo tribunal
. (
in
Código de Processo Civil Interpretado e Anotado, Barueri/SP: Manole, 2007, p. 829).

Sem embargo, a fixação de multa diária é medida que busca dar coercibilidade à determinação judicial, inserindo-se no poder geral de cautela conferido ao magistrado, nos termos do inciso IV do art. 139 do CPC:

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

[...]
IV –
determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária
;

[...]

Com efeito, na hipótese, não há que se falar em violação ao princípio da correlação ou configuração de julgamento
ultra petita
, haja vista que o valor indicado na inicial constitui mera sugestão da parte, a qual não vincula o magistrado, que deverá analisar o caso concreto sob o ponto de vista da efetividade da medida.

Nesses termos,
rejeito a preliminar.

2)

NULIDADE DA SENTENÇA POR
CERCEAMENTO DE DEFESA:

Na sequência, a apelante suscita cerceamento ao exercício do direito de defesa, uma vez que o douto magistrado de piso julgou antecipadamente a lide, sem exaurir a instrução processual.

Urge salientar que a observância à celeridade e à economia processual enseja a conclusão de que a fase instrutória se condiciona não apenas a possibilidade jurídica da prova, mas também ao interesse e relevância da produção, cumprindo ao julgador indeferir as que se mostrem inúteis à espécie, visto que a lei adjetiva lhe outorga competência discricionária para selecionar as provas que foram requeridas pelas partes, com o indeferimento das que se apresentem desnecessárias ou meramente protelatórias.

Sob esse prisma, constatada a desnecessidade de produção de outras provas além daquelas que já constam nos autos e devidamente fundamentada a sentença vergastada, o julgamento antecipado do mérito não é capaz de, por si só, de caracterizar o cerceamento de defesa, conforme pacífica jurisprudência desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROVA PERICIAL INDEFERIDA. MATÉRIA DE DIREITO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. PREVISÃO EXPRESSA DO ART. 917, §3º DO CPC/2015. REGRA NÃO ATENDIDA. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1-
O artigo 355, inciso I do Novo Código de Processo Civil e o princípio do livre convencimento (art. 370 do NCPC) autorizam o juiz a indeferir as provas que entender desnecessárias ao deslinde do processo, desde que sua decisão esteja fundamentada, o que ocorreu da hipótese sub judice
. 2- A prova pericial requerida se revela desnecessária ao deslinde da causa, visto que a presente demanda consubstancia-se na análise de contrato bancário objeto de execução, e as possíveis abusividades praticadas pela Instituição Financeira em relação à capitalização de juros e da cobrança de comissão de permanência. 3-
Não há que se falar em cerceamento de defesa pela mera ocorrência do julgamento antecipado da lide, quando o magistrado, com base na documentação juntada aos autos, entende possível a prolação imediata de sentença,

deixando de produzir provas que não embasarão seu convencimento nos termos do disposto no art. 370, parágrafo único do NCPC
. 4- Nos embargos fundados em excesso de execução não apresentado os Apelantes os valores que entendem serem corretos e não tendo sido apresentado o demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo acarreta a incidência do art. 917, §4, inciso I do CPC, ensejando a rejeição liminar dos embargos. 5- No entendimento do egrégio STJ, a análise das cláusulas contratuais referentes a outros contratos em sede de embargos à execução de título extrajudicial ou de ação monitória exige a comprovação da correlação entre o contrato executado e eventuais contratos anteriores que lhe dera origem, capazes de influenciar na delimitação do débito efetivamente devido. (TRF 4ª R.; AC 5008557-09.2019.4.04.7005; PR; Terceira Turma; Relª Desª Fed. Vânia Hack de Almeida; Julg. 26/01/2021; Publ. PJe 27/01/2021). 6- Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160211488, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/03/2022, Data da Publicação no Diário: 29/03/2022)

Do exposto,
rejeito a preliminar.

PRELIMINAR ADUZIDA PELA RECORRIDA:

1) INTEMPESTIVIDADE:

A apelada suscita a intempestividade do apelo sob o argumento de que o prazo para a interposição do recurso era 31/03/2022 e a apelação só fora apresentada em 05/04/2022.

Sem embargo, observa-se que o protocolo do recurso fora realizado por meio do sistema de protocolo integrado dos correios, no dia 31/03/2022, às 16h40.

Dessarte, de acordo com a Resolução nº 37/2012 do TJES, deve ser reconhecida a tempestividade recursal, uma vez que protocolizado durante o expediente da Corte Estadual, nos termos do art. 40 da LC nº 234/2002.

Do exposto,
rejeito a preliminar.

MÉRITO:

Como é cediço, a marca é sinal distinguível visualmente, por meio do qual os produtos ou serviços são identificados e assim possam ser discernidos dos demais, sendo altamente relevante para a atividade empresarial, considerando que, muitas vezes, ela é decisiva no momento em que o consumidor define determinado produto ou serviço.

A propósito, assentara a Ministra Nancy Andrighi, no REsp nº 1.162.281/RJ:

[...] A marca, cuja propriedade é consagrada pelo art. 5º, XXIX da CF, se constitui um sinal distintivo de percepção visual que individualiza produtos e/ou serviços. O seu registro confere ao titular o direito de usar, com certa exclusividade, uma expressão ou símbolo.

[...]
A sua proteção, para além de garantir direitos individuais, salvaguarda interesses sociais, na medida em que auxilia na melhor aferição da origem do produto e/ou serviço, minimizando erros, dúvidas e confusões entre usuários
. [...] (
g.n
.)

Dessarte, para resguardar a atividade empresarial, a Lei nº 9.279/96 estabelece que a marca pode ser registrada para que não seja utilizada indevidamente em outros produtos ou serviços, como subsegue:

Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.

Art. 129.
A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

Com efeito, em regra, a proteção da marca impede a utilização por terceiros em produtos ou serviços similares, podendo a mesma marca ser usada em produtos ou serviços distintos, submetendo-se ao
princípio da especialidade
, segundo o qual o registro da marca confere exclusividade de uso apenas no âmbito do mercado ao qual pertence o titular.

Nesse sentido, “
produtos ou serviços diferentes podem apresentar marcas semelhantes, dado que incide, no direito marcário, em regra, o princípio da especialidade; ou seja, a proteção da marca apenas é assegurada no âmbito das atividades do registro, ressalvada a hipótese de marca notória
.” [...]. (REsp 862.067/RJ, Rel. Min. Vasco Della Giustina (Desembargador convocado do TJ/RS), Terceira Turma, julgado em 26/04/2011)

Sobre o tema, colhe-se, ainda, precisa lição de Fábio Ulhoa Coelho:

[...] A proteção da marca se restringe aos produtos e serviços com os quais o marcado pode ser confundido pelo consumidor. Se não houver a possibilidade de confusão — isto é, de o consumidor considerar que o fornecedor de certo produto ou serviço é o mesmo de outro com marca igual ou semelhante —, não decorrerá do registro nenhum direito de exclusividade. O INPI classifica as diversas atividades econômicas de indústria, comércio e serviços, agrupando-as segundo o critério da afinidade, em classes, que auxiliam a pesquisa de possíveis fontes de confusão.
O titular do registro de uma marca terá direito à sua exploração exclusiva nos limites fixados por este critério. Não poderá, por conseguinte, opor-se à utilização de marca idêntica ou semelhante por outro empresário se estiver afastada qualquer possibilidade de confusão. Exceção feita, apenas, ao titular de marca de alto renome, cuja proteção se estende a todos os ramos de atividade econômica
. [LPI, art. 125] (
g.n
.).

Na hipótese, discute-se se a utilização do nome “
ENGELUX
” por parte da recorrente viola o direito exclusivo da autora/recorrida de utilização de referido nome.

Não há controvérsia de que a apelada –
Engelux Construtora Ltda
– adquirira o direito de uso da marca em âmbito nacional primeiro, a registrando no INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial em
1982
, nas seguintes classes de produtos e serviços: NCL (10) 36, NCL (10) 37, NCL (10) 42, NCL (11) 9 e NCL (11) 11, os quais englobam construção civil, edificações, terraplanagem, arquitetura, decoração de interiores, dentre outros, e “
adaptadores elétricos, aparelhos de proteção contra variação de tensão, aparelhos e instalações de raios-x, exceto para uso médico,
aparelhos elétricos para monitorar, bocais, tomadas e outros contatos (conexões elétricas), cabos elétricos, caixa de fusíveis (eletricidade), caixas de distribuição (eletricidade),
caixas de junção (eletricidade), cercas elétricas, condutores elétricos, conectores (eletricidade), conectores de fios (eletricidade), conexões elétricas,
c
onexões para linhas elétricas, conjuntores, consoles de distribuição (eletricidade), contatos elétricos, detectores de fumaça, disjuntores, dispositivos para operar elevadores; dutos (eletricidade); eletrodutos (condutos de eletricidade), fios de fusível, fios elétricos, fios telefônicos, fusíveis,
i
dentificadores para fios elétricos,
i
ndicadores de perda elétrica,
i
ndutores
(
e
l
etricidade
), i
nstalações elétricas anti-roubo,
i
nterruptores elétricos,
m
aterial para condutos elétricos
(
fios, cabos
), p
ainéis de controle
(
eletricidade
),

p
ainéis de distribuição,
p
ainéis digitais,
p
ainéis solares para produção de eletricidade,
p
rotetores de tomada,
q
uadros de distribuição
(
eletricidade
),

r
edutores
(
eletricidade
),

t
ransformadores
(
eletricidade
), t
ubos para descargas elétricas, exceto para iluminação,
c
abina de distribuição de eletricidade,
c
abo elétrico de controle para elevador,
c
entelhador de proteção
(eletricidade), p
orteiro-eletrônico;
a
parelho de proteção contra variação de tensão,
a
parelho de resistência,
a
parelho elétrico para comutação,
a
parelho ou instrumento de proteção,
a
parelho para produção, distribuição e conversão de energia elétrica
.” (fls. 39/40 –
g.n
.)

Por sua vez, a apelante –
Engelux Soluções em Energia Ltda
– iniciara as atividades em
28/07/2017
, com o intuito de desenvolver serviços similares.

É de se conferir:

[...]
serviços de engenharia, f
abricação de componentes eletrônicos,
f
abricação de geradores de corrente contínua e alternada, peças e acessórios,
f
abricação de transformadores, indutores, conversores, sincronizadores e semelhantes, peças e acessórios,
f
abricação de aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica,
f
abricação de material elétrico para instalações em circuito de consumo,
f
abricação de lâmpadas,
f
abricação de luminárias e outros equipamentos de iluminação,
f
abricação de fomos industriais, aparelhos e equipamentos não-elétricos para instalações térmicas, peças e acessórios,
f
abricação de painéis e letreiros luminosos,
m
anutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos,
m
anutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente,
i
nstalação de máquinas e equipamentos industriais,
i
nstalação de outros equipamentos não especificados anteriormente,
c
onstrução de estações e redes de distribuição de energia elétrica,
m
anutenção de redes de distribuição de energia elétrica,
o
bras de montagem industrial,
i
nstalação e manutenção elétrica,
i
nstalações hidráulicas, sanitárias e de gás,
m
ontagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos,
e c
omércio varejista de material elétrico
. (fls. 43 e 71)

Com efeito, indubitável a semelhança das atividades econômicas das empresas, uma vez que ambas prestam serviços voltados à instalação elétrica e afins.

Desse modo, tem-se por observados os princípios da especialidade e anterioridade do registro, a assegurar à apelada o uso exclusivo da marca e consequente poder de oposição em relação aos demais.

Até porque, consoante o consolidado entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“
tratando-se de empresas que atuam no mesmo ramo de atividades, a confusão gerada no público consumidor, caso ambas coexistam, é indiscutível
”
(STJ, REsp 1721701/Ri, ReI. Min. Nancy Andrighi, 3§ T., j. 10.4.2018, DJe 12.4.2018).

Na mesma linha, reiterados julgados do Tribunal da Cidadania e deste Sodalício:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO UTILIZAR EXPRESSÃO EM NOME COMERCIAL OU MARCA. [...]. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte estadual dirimiu, fundamentadamente, os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia. 2. O acórdão estadual está em sintonia com a jurisprudência do STJ. Portanto, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, aplicável tanto pela alínea a quanto pela alínea c do permissivo constitucional. 3. "
O âmbito de proteção de uma marca é delimitado, acima de tudo, pelo risco de confusão que o uso de outro sinal, designativo de serviço idêntico, semelhante ou afim, possa ser capaz de causar perante o consumidor
" (REsp 1.773.244/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 5/4/2019). 4. [...] 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 471.302/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 25/4/2023)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. INFRAÇÃO A DIREITO MARCÁRIO. REGISTRO DE MARCA MISTA PARA PRODUTOS (CALÇADOS E CONGÊNERES): "ANAFLEX". UTILIZAÇÃO PELA RÉ, NO MESMO SEGMENTO DE MERCADO, DE MARCA DE MESMA GRAFIA E FONÉTICA: "ANA FLEX". IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO A DIREITO DE EXCLUSIVA. 1.
Procedente a pretensão indenizatória e de obstar a utilização da marca "Ana Flex" pela ré para distinguir os seus produtos calçadistas, pois de mesma grafia e fonética à marca por primeiro registrada pela autora, sendo mais do que clara a possibilidade de confusão do mercado consumidor. Pedido de registro formulada pela ré indeferido exatamente por força da possibilidade de confusão
. 2. No mercado globalizado, a distância entre os Estados de São Paulo e Rio Grande do Sul acaba por se revelar praticamente inexistente, pois os produtos podem ser vendidos por representantes em qualquer localidade do país, além de, com a dinamização dos negócios virtuais, o consumidor ter acesso à quase totalidade dos produtos colocados no mercado através de sítios eletrônicos ou plataformas de negócios, bastando que possua um smartphone, tablet ou computador. 3. Irrelevância do fato de a ré se utilizar, como reconhecera o acórdão recorrido, dos termos "Ana flex" anteriormente ao uso e registro da demandante. 4 O sistema marcário brasileiro confere proteção a marcas por primeiro registradas, não se podendo enfraquecê-lo ao reconhecer que, em algum lugar, em algum momento, alguém teria utilizado a referida marca para identificar os seus produtos, sem, todavia, registrá-la, e, ainda, sem que fosse referida marca reconhecidamente notória, ou ainda, sob pena de colocar-se em xeque todo o sistema marcário. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.787.677/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 9/6/2022.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. CONEXÃO. PREVENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO JULGADO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. PROPRIEDADE INTELECTUAL. PROTEÇÃO. PRIORIDADE DO USO. DATA DO DEPÓSITO. PERIGO DE DANO. USO INDEVIDO. CONFUSÃO. DEMONSTRAÇÃO. [...].
4. O direito de prioridade para o uso da marca é garantido a partir da data do depósito junto ao INPI. Art. 127, §1º, da Lei nº 9.279/96. 5. O perigo de dano referente à marca registrada pode ter como fundamento a comprovada confusão na utilização de marca protegida por registro no INPI, devendo ser preservada a propriedade intelectual e a atuação da empresa titular do nome no mercado.
6. A dilação probatória deve ser realizada no momento oportuno e não é viável em sede de Agravo de Instrumento. (TJES, Classe: Agravo ED AI, 35119006498, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator Substituto: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/04/2013, Data da Publicação no Diário: 02/05/2013)

Nesse contexto, como bem pontuara o douto magistrado de primeiro grau, “
por serem confundíveis o nome empresarial da ré e a marca registrada pela autora, visto que ambas utilizam a expressão "ENGELUX" como elemento principal de identificação no mercado, e sendo o ramo das atividades econômicas exercidas pela ré abrangida pela proteção conferida à autora pelo INPI, a demandante faz jus à proteção de sua marca, que lhe confere exclusividade nas atividades em que foram registradas, nos termos dos artigos 130 e 1316 da Lei n 2 9279 de 14 de maio de 1996
.” (fls. 104/105 – g.n.)

Por conseguinte, deve ser mantida a ordem de abstenção do uso da marca
Engelux
na identificação e desenvolvimento das atividades comerciais da recorrente.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento,
mantendo integralmente a s
entença
a quo
.

M
ajoro em 2% os honorários fixados anteriormente, na forma do §11 do art. 85 do CPC
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.