Tribunal: TJES
Processo: 5007336-39.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RONALDO GONCALVES DE SOUSA
Órgão julgador: RONALDO GONCALVES DE SOUSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Marca; Liminar
Data de julgamento: 2022-03-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – TUTELA PROVISÓRIA – USO INDEVIDO DE MARCA – MARCAS COLIDENTES – VILABELLA E BELLA CASA – REQUISITOS – ART. 300 – PROBABILIDADE DO DIREITO – PERIGO DA DEMORA - EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS COMUNS – POSSIBILIDADE – PONDERAÇÃO ENTRE A FORÇA DA MARCA E A EXCLUSIVIDADE DELA DECORRENTE – AUTORIZAÇÃO PROVISÓRIA PARA UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS COMUNS NO SETOR ECONÔMICO EM QUE SE INSEREM AS EMPRESAS PARTES – ALEGAÇÃO DE “TRADE DRESS” – IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO EM JUÍZO DE COGNIÇÃO RAREFEITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1.
Para intervenção judicial no regime de propriedade intelectual há de se ponderar o grau de criatividade e inovação da marca registrada, cabendo ao julgador ponderar entre a “força” da marca e o grau de exclusividade dela derivado, haja vista que, mesmo dentro de um mesmo setor, marcas distintas podem compartilhar alguns elementos, como cor, mas serem suficientemente distintivas para não confundir os consumidores.

2.
Ao tecer escólios sobre o tema, Gladson Mamede leciona que “
A proteção ao trade dress
[...]
é proteção ao direito de ser diferente, direito de ter uma identidade na apresentação mercadológica: unir elementos de forma a criar um padrão específico, reconhecível pelo público
” (MAMEDE, Gladston. Teoria da empresa e títulos de créditos. 13. ed. São Paulo: Atlas, 2021).

3.
Considerando a complexidade que envolve arguições de proteção ao “conjunto-imagem”, o colendo Superior Tribunal de Justiça tem julgado imprescindível que eventual condenação por violação a “trade dress” seja precedida de uma produção probatória técnica e profunda, de modo a distinguir, com clareza, os casos de concorrência desleal daqueles que constituem mera liberdade de iniciativa. Precedentes.

4.
Em regra, mostra-se inviável a concessão de tutela provisória por violação a “trade dress”, porquanto ausente o juízo de cognição em profundidade exigida pelos Tribunais Superiores.

5.
Afastada a possibilidade de proteção ao “conjunto-imagem” da agravada nesse momento processual, mostra-se adequada a reforma parcial da decisão vergastada, para vedar à agravante apenas a utilização dos elementos figurativos que, para as peculiaridades do feito, são manifestamente idênticos (sólidos geométricos), sem prejuízo de nova apreciação pelo julgador
a quo
em sede de cognição exauriente.

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007336-39.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RJE COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA
AGRAVADO: SUDESTE MOVEIS EIRELI - EPP
RELATOR(A
):RONALDO GONCALVES DE SOUSA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO PJE Nº 5007336-39.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: RJE COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA

AGRAVADO: SUDESTE MOVEIS EIRELI - EPP

JUÍZO PROLATOR: 6ª VARA CÍVEL DO JUÍZO DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL - DR. AIRTON SOARES DE OLIVEIRA

RELATOR
:
DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (fls. 1-27 do evento 2, Id. 1967268) ajuizado por
RJE COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA
na tentativa de ver reformada a r. decisão Id. 1967273 que, nos autos de “
Ação de Obrigação de Não Fazer
” ajuizada por
SUDESTE MOVEIS EIRELI – EPP
, deferiu o pedido liminar requerido, para determinar à sociedade empresária agravante que se abstenha de utilizar no estabelecimento comercial ou quaisquer canais de vendas a logomarca “BellaCasa” ou qualquer outra colidente ou similar com a marca “VilaBella”, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Contrarrazões às fls. 2123577, pugnando pela manutenção incólume do
“decisum”
objurgado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória, 22 de fevereiro de 2022.

DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (fls. 1-27 do evento 2, Id. 1967268) ajuizado por
RJE COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA
na tentativa de ver reformada a r. decisão Id. 1967273 que, nos autos de “
Ação de Obrigação de Não Fazer
” ajuizada por
SUDESTE MOVEIS EIRELI – EPP
, deferiu o pedido liminar requerido, para determinar à sociedade empresária agravante que se abstenha de utilizar no estabelecimento comercial ou quaisquer canais de vendas a logomarca “BellaCasa” ou qualquer outra colidente ou similar com a marca “VilaBella”, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Esclareço,
“ab initio”
, aos Eminentes Pares, de forma breve, os contornos relevantes da lide versada no presente feito.

Em sua exordial (Id. 1967276), a sociedade empresarial agravada,
SUDESTE MOVEIS EIRELI EPP
, alega atuar no comércio varejista de móveis e ser titular da marca “VilaBella”.

Narra que, por meio de consumidores, teve conhecimento da marca “Bella Casa”, utilizada pela empresa agravante dentro do mesmo nicho de atividade, com logomarca extremamente semelhante, notadamente no que se refere: (i) à figura geométrica de fundo; (ii) às cores azul e vermelha; (iii) ao termo “Bella”; (iv) e à fonética e ritmo da pronúncia.

Ao final, sustenta que a demandada, mesmo após devidamente notificada, insiste no uso indevido de sua propriedade imaterial. Por isso, requereu, com pedido liminar, a condenação da agravante na abstenção de utilização da logomarca “Bella Casa” ou outra que colida com "VilaBella", bem como na condenação em danos materiais e morais.

Seguido o “iter” procedimental,
o d. juízo
a quo
, proferiu a r. decisão Id. 1967273, que, conforme já relatado, deferiu a tutela pleiteada por reputar estar evidenciada a ausência de distintividade entre as logomarcas e estar presente o perigo de dano, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, defiro a tutela de urgência determinado à ré se abstenha, no prazo de 10 (dez) dias úteis, de utilizar no estabelecimento comercial, quaisquer canais de vendas, sites, páginas de Facebook, Instagram, divulgações, anúncios, prospectos, folders, propagandas, a logomarca BellaCasa ou qualquer outra colidente com a marca VilaBella, e que deixe de vincular qualquer característica visual que reproduza ou imite, no todo ou em parte, a sua marca, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais)”.

Irresignada,
RJE COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA
interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, fundamentando suas razões, em síntese, nos seguintes argumentos: (i) a marca “VilaBella” seria fraca, sendo composta por elementos nominativos e figurativos de uso comum, especialmente o termo “Bella” e as cores vermelho e azul, comuns no nicho de mercado moveleiro; (ii) a marca utilizada pela agravante “Bella Casa” é suficiente distintiva, sem possibilidade de levar o consumidor a engano; (iii) a agravada teria alterado, após a concessão da medida liminar, os principais elementos similares entre as marcas; (iv) o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia em caso de descumprimento da decisão seria desproporcional.

Em sede de cognição sumária, deferi em parte o pleito de concessão de efeito suspensivo ao recurso, antecipando os efeitos da tutela recursal para “autorizar a utilização pela agravante do elemento nominativo “Bella Casa” e das cores vermelha e azul”, mas preservando o
decisum
hostilizado quanto à proibição de utilização dos elementos colidentes, consistentes nos sólidos geométricos (figuras geométricas) idênticos ou similares à marca “VilaBella”.

Pois bem. Diante de todo o veiculado, levando em conta os argumentos deduzidos em contrarrazões, adianto que
mantenho o posicionamento externado no momento de apreciação do pedido liminar
, ao qual acrescento fundamentação, nos seguintes termos.

Cinge-se o recurso acerca da análise dos requisitos da tutela provisória concedida pelo juízo a quo.

Sobre a questão, estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil que “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

A probabilidade do direito nada mais é do que a plausibilidade do direito invocado, enquanto que o perigo ou risco é a probabilidade de haver dano (grave ou de difícil reparação) para uma das partes, até o julgamento definitivo da lide.

Do cotejo da decisão recorrida, bem como dos argumentos trazidos aos autos, entendo que o d. magistrado de piso acabou concedendo tutela demasiadamente restritiva à empresa agravante, não apenas desproporcional em relação ao Direito positivo, mas também ao próprio pedido formulado na petição inicial.

Na petição inicial, foi requerida apenas a proibição da logomarca original ou de outra colidente. O juiz de piso, por sua vez, foi além, vedando qualquer característica visual em comum com a marca “VilaBella”.

Ocorre que, mesmo dentro de um mesmo setor, marcas distintas podem compartilhar alguns elementos, como cor, mas serem suficientemente diferentes para não confundir os consumidores. Assim, a decisão que obriga a agravante a uma reformulação integral da marca geraria evidente prejuízo à agravante, além de um maior custo empresarial, sem prévio juízo exauriente da questão.

“
In casu
”, observo, em juízo perfunctório, que a cor vermelha e azul está presente em todo setor moveleiro, integrando-o, como exemplifica a petição de agravo de instrumento interposto, com referência a marcas como “Casas Bahia”, “Danúbio”, etc. O mesmo ocorre com o termo “Bella”, quando considerado isoladamente.

A jurisprudência reconhece a existência de “marcas fracas”, que se utilizam “expressão de uso comum, de pouca originalidade e sem suficiente forma distintiva atraem a mitigação da regra de exclusividade do registro e podem conviver com outras semelhantes” (STJ - AgInt no AREsp: 1062073 RJ 2017/0043211-7, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 15/03/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2018).

Deste modo,
a jurisprudência vem entendendo que a intervenção judicial deve ser proporcional ao grau de criatividade e inovação da marca registrada, cabendo ao julgador observar a proporcionalidade entre a “força” da marca e o grau de exclusividade dela derivado
. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL – MARCA FRACA – EXPRESSÃO EVOCATIVA DA QUALIDADE DO PRODUTO – POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA COM OUTRAS MARCAS – RECURSO IMPROVIDO
I - Vê-se que a marca MENTHO-LYPTUS é claramente evocativa, tendo sido extraída das próprias características do produto, que tem por finalidade assinalar – “drops” a base de hortelã. Constituindo-se, por óbvio, no que
a Doutrina e a Jurisprudência costumam denominar de “marca fraca”, passível de conviver com outras assemelhadas
. II - o critério de análise das chamadas marcas fracas é bem menos rígido do que das demais, consideradas criativas e fortes. Não cabendo qualquer alegação de notoriedade ou anterioridade de registro, mesmo com base na Convenção da União de Paris (CUP), com o fim de assegurar o uso exclusivo de expressão que invoque o próprio produto ou sua qualidade. III – Apelação improvida (TRF-2 - AC: 337359 2000.51.01.529287-1, Relator: Desembargador Federal MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 07/03/2006, SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: DJU - Data::10/04/2006 - Página::173)

APELAÇÃO CÍVEL - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - PEDIDO DE NULIDADE DE MARCA - ARGUIÇÃO DE COLIDÊNCIA DE ANTROPÔNIMO - MARCA FRACA - SENTENÇA IMPROCEDENTE - RECURSO DESPROVIDO
. I - Ação proposta para anular as marcas da ré, denominadas "LAURA", "CHOCOLAURA", "GRAN LAURA", "LAURINHA" e "LAURATTONE", nºs 824.877.860, 825.524.032, 825.828.244, 825.848.504, 825.953.901 e 826.766.102, inscritas nas classes 30, 32 e 35, ao argumento de que colidem com a marca da autora, "DONA LAURA", nº 821.900.250, com registro antecedente na classe 32.20, designativa de massas alimentícias, farinhas e fermentos em geral. II-
Em que pese o uso do mesmo antropônimo
, LAURA,
pelas duas empresas, à evidência que as marcas da ré não se confundem com as da autora, apresentando elementos suficientemente distintivos, que impedem que o consumidor as confunda entre si ou se equivoque com suas origens, não prosperando o argumento de impossibilidade de convivência pacífica entre os signos só porque seus registros designam produtos da mesma classe ou de classes afins
. III - Além do que, o critério cronológico nem sempre garante a prevalência de uma marca sobre a outra, existindo circunstâncias possíveis de se anteporem, que subtraem o do direito de exclusividade de um termo, máxime quando de cunho genérico, descritivo ou patronímico, originando o que a doutrina conceitua de "marca fraca", com distintividade atenuada, mas, ainda assim, capaz de ser distinguida pelo consumidor. IV - Recurso desprovido. (TRF-2 - AC: 01551447020154025101 RJ 0155144-70.2015.4.02.5101, Relator: MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 03/04/2017, 2ª TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 06/04/2017)

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. JULGAMENTO CITRA PETITA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO.
PROTEÇÃO DE MARCA. NOME DE CIDADE. MARCA FRACA. MITIGAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE DE USO. APROVEITAMENTO DE CLIENTELA. NÃO VERIFICAÇÃO.
1 - Cabe ao juiz sentenciante decidir a lide nos limites em que foi proposta, não podendo conceder à parte providência além da requerida na inicial (sentença ultra petita), aquém do pedido (decisão citra petita) e, muito menos, fora do requerido pelas partes (sentença extra petita). 2 - Para que se configure o cerceamento de defesa e, por consequência, uma grave ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, é necessário que a prova, que deixou de ser produzida, se caracterize como relevante e imprescindível para a solução da lide. É dado indeferir as diligências que lhe pareçam inúteis ou meramente protelatórias, consoante preconiza o art. 370 do CPC/15. 3 - A obtenção da proteção da marca, pela realização do devido registro, está sujeita aos princípios da novidade, da especialidade e da territorialidade, sendo incompatíveis as marcas que causem possíveis confusões sobre produtos ou serviços homogêneos de empresas diversas. 4 -
A marca fraca, que possui pouco grau de criatividade, embora registrável, admite mitigação da exclusividade de seu uso.
5 - Os produtos das partes possuem significativos elementos distintivos, que efetivamente são capazes de diferenciá-los no mercado e evitar o engano dos consumidores e desvio de clientela. (TJ-MG - AC: 10251160015029003 Extrema, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 19/04/2018, Câmaras Cíveis / 14ª C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/04/2018)

Em suas contrarrazões, a agravada reconhece que a utilização de alguns elementos em comum não é suficiente para caracterizar uso indevido da marca “VilaBella”, de sua propriedade, mas sustenta que, no caso de “Bella Casa”, o conjunto de nomes, cores, imagens, fonética e ritmo, demonstraria a impossibilidade de convivência pacífica entre os sinais distintivos. Alega a recorrida, para tanto, a configuração do que se tem conhecido no Direito Empresarial como violação ao “
trade dress
”.

Ao tecer escólios sobre o tema, Gladson Mamede leciona que “
A proteção ao trade dress [...] é proteção ao direito de ser diferente, direito de ter uma identidade na apresentação mercadológica: unir elementos de forma a criar um padrão específico, reconhecível pelo público”
(MAMEDE, Gladston. Teoria da empresa e títulos de créditos. 13. ed. São Paulo: Atlas, 2021).

Considerando a complexidade que envolve demandas desta natureza, o colendo Superior Tribunal de Justiça tem julgado imprescindível que eventual condenação por violação a “trade dress” seja precedida de uma produção probatória técnica e profunda, de modo a distinguir, com clareza, os casos de concorrência desleal daqueles que constituem mera liberdade de iniciativa. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. USO INDEVIDO DE MARCA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONJUNTO-IMAGEM (TRADE DRESS). COMPARAÇÃO NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO EM SIMPLES OBSERVAÇÃO DAS EMBALAGENS DOS PRODUTOS EM CONFRONTO. DIREITO À PRODUÇÃO DE PROVA. 1.
A verificação pela concorrência desleal deve ser feita caso a caso, sendo, para tanto, imprescindível o auxílio de perito que possa avaliar aspectos de mercado, hábitos de consumo, técnicas de propaganda e marketing, o grau de atenção do consumidor comum ou típico do produto em questão, a época em que o produto foi lançado no mercado, bem como outros elementos que confiram identidade à apresentação do produto ou serviço
. Precedentes. [...] (AgInt no AgInt nos EDcl no REsp 1719270/SP, Rel. Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO
,
QUARTA TURMA
, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021)

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INTELECTUAL E CONCORRÊNCIA DESLEAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO E INDENIZATÓRIA. PEÇAS DE VESTUÁRIO ÍNTIMO FEMININO. POSSIBILIDADE, EM TESE, DE INCIDÊNCIA DA LEI 9.610/98. DIREITO AUTORAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. ORIGINALIDADE NÃO CONSTATADA. CONCORRÊNCIA DESLEAL. VIOLAÇÃO DE TRADE DRESS. DISTINTIVIDADE. AUSÊNCIA. CONFUSÃO NO PÚBLICO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA. SÚMULA 211/STJ. SÚMULA 284/STF. SÚMULA 7/STJ. [...]
8. Para configuração da prática de atos de concorrência desleal derivados de imitação de trade dress, não basta que o titular, simplesmente, comprove que utiliza determinado conjunto-imagem, sendo necessária a observância de alguns pressupostos para garantia da proteção jurídica (ausência de caráter meramente funcional; distintividade; confusão ou associação indevida, anterioridade de uso).
[...] RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (REsp 1943690/SP, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA
, julgado em 19/10/2021, DJe 22/10/2021)

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INIBITÓRIA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. PERÍCIA TÉCNICA REQUERIDA. NECESSIDADE. ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. 1) Ressai tempestivo o apelo, nos termos § 5º do art. 1.003 c/c art. 219 do CPC. 2) Tratando-se de matéria não expressa no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, faz-se cabível a impugnação da decisão que indefere a prova pericial em preliminar de apelação, na forma do §1º do artigo 1.009 do CPC. 3)
Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é indispensável a realização de perícia para verificação de imitação de trade dress capaz de configurar concorrência desleal, porquanto necessária análise técnica que tome em consideração o mercado existente, o grau de distintividade entre os produtos concorrentes no meio de consumo habitual e o grau de atenção do consumidor comum.
4) Sentença anulada. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar a preliminar de intempestividade e dar provimento ao apelo para acolher a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela apelante, a fim de anular a sentença e determinar a reabertura da instrução, com a produção da prova pericial. Vitória, 2 de julho de 2019. DESEMBARGADOR PRESIDENTE/RELATOR (TJES, Classe: Apelação, 035140242583, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/07/2019, Data da Publicação no Diário: 10/07/2019)

Por esse motivo, reforço o posicionamento de que é inviável, em regra, a concessão de tutela provisória sob o fundamento de “trade dress”.

Assim sendo, afastada a possibilidade de proteção ao “conjunto-imagem” da agravada e sua marca “VilaBella” nesse momento processual, entendo adequada a reforma parcial da decisão vergastada, para vedar à agravante apenas a utilização dos elementos figurativos que são manifestamente idênticos (sólidos geométricos), sem prejuízo de nova apreciação pelo julgador
a quo
em sede de cognição exauriente.

Anoto ainda que restringir a vedação apenas às figuras geométricas idênticas, além de reforçar a distintividade entre as marcas, importa em pouco ou nenhum custo empresarial adicional à agravante, haja vista que, na petição de agravo de instrumento, a recorrente alega que já teria deixado de utilizar tais elementos figurativos em suas práticas de marketing empresarial.

Diante do exposto, sendo despiciendas outras considerações,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
RJE COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA

(fls. 1-27 do evento 2, Id. 1967268), e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PARC
IAL
PROVIMENTO
, reformando a r. decisão objurgada (Id. 1967273) e, por conseguinte, confirmando a liminar concedida em sede recursal (Id. 1973386),
para autorizar a utilização pela agravante do elemento nominativo “Bella Casa” e das cores vermelha e azul. Outrossim, fica mantida a decisão quanto à proibição de utilização dos elementos colidentes, consistentes nos sólidos geométricos (figuras geométricas) idênticos ou similares à marca “VilaBella”.

É como voto.

Vitória, 22 de fevereiro de 2022.

DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.

Acompanho o culto Relator, para dar parcial provimento ao recurso.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – TUTELA PROVISÓRIA – USO INDEVIDO DE MARCA – MARCAS COLIDENTES – VILABELLA E BELLA CASA – REQUISITOS – ART. 300 – PROBABILIDADE DO DIREITO – PERIGO DA DEMORA - EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS COMUNS – POSSIBILIDADE – PONDERAÇÃO ENTRE A FORÇA DA MARCA E A EXCLUSIVIDADE DELA DECORRENTE – AUTORIZAÇÃO PROVISÓRIA PARA UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS COMUNS NO SETOR ECONÔMICO EM QUE SE INSEREM AS EMPRESAS PARTES – ALEGAÇÃO DE “TRADE DRESS” – IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO EM JUÍZO DE COGNIÇÃO RAREFEITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1.
Para intervenção judicial no regime de propriedade intelectual há de se ponderar o grau de criatividade e inovação da marca registrada, cabendo ao julgador ponderar entre a “força” da marca e o grau de exclusividade dela derivado, haja vista que, mesmo dentro de um mesmo setor, marcas distintas podem compartilhar alguns elementos, como cor, mas serem suficientemente distintivas para não confundir os consumidores.

2.
Ao tecer escólios sobre o tema, Gladson Mamede leciona que “
A proteção ao trade dress
[...]
é proteção ao direito de ser diferente, direito de ter uma identidade na apresentação mercadológica: unir elementos de forma a criar um padrão específico, reconhecível pelo público
” (MAMEDE, Gladston. Teoria da empresa e títulos de créditos. 13. ed. São Paulo: Atlas, 2021).

3.
Considerando a complexidade que envolve arguições de proteção ao “conjunto-imagem”, o colendo Superior Tribunal de Justiça tem julgado imprescindível que eventual condenação por violação a “trade dress” seja precedida de uma produção probatória técnica e profunda, de modo a distinguir, com clareza, os casos de concorrência desleal daqueles que constituem mera liberdade de iniciativa. Precedentes.

4.
Em regra, mostra-se inviável a concessão de tutela provisória por violação a “trade dress”, porquanto ausente o juízo de cognição em profundidade exigida pelos Tribunais Superiores.

5.
Afastada a possibilidade de proteção ao “conjunto-imagem” da agravada nesse momento processual, mostra-se adequada a reforma parcial da decisão vergastada, para vedar à agravante apenas a utilização dos elementos figurativos que, para as peculiaridades do feito, são manifestamente idênticos (sólidos geométricos), sem prejuízo de nova apreciação pelo julgador
a quo
em sede de cognição exauriente.

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, em, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no tocante ao mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.