Tribunal: TJES
Processo: 5003047-63.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2022-01-28

Ementa:
EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONJUNTO-IMAGEM (
TRADE DRESS).
ALEGAÇÃO DE SIMILARIDADE DE
CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS OFERTADOS NO RAMO DE CALÇADOS. NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA PARA AFERIR EVENTUAL PRÁTICA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL. PREPONDERÂNCIA DA LIVRE INICIATIVA E DO VALOR SOCIAL DO TRABALHO. ARTIGO 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
A Lei de Propriedade Industrial estabelece
“A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País”
, mediante “repressão à concorrência desleal.”, sendo que, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça ostenta iterativa jurisprudência no sentido de garantir a proteção do conjunto-imagem de produtos quando a sua utilização resulte em concorrência desleal, destacando como imprescindível a realização de perícia técnica a fim de evidenciar a existência deslealdade entre concorrentes.

II
. Na hipótese dos presentes autos, verifica-se que a Recorrida, Autora da Ação Originária,

busca a proteção do
trade-dress
alusivo aos seus produtos alegando:
“
(i)
a utilização de cores monocromáticas, muitas vezes com efeito retrô;
(ii)
o emprego de formas geométricas nos designs não só dos modelos em si, mas também do salto;
(iii)
o modelo estampado na palmilha do sapato (ex: xadrez) e
(iv)
a utilização de materiais específicos, como a tela metalizada e a fivela encapada, apenas para citar alguns.”

III.
Destarte, de plano, os elementos indicados pela Recorrida na demanda originária como indicativos de sua
distintividade
perante o mercado, afiguram-se por demasiado genéricos, evidenciando, ao menos em juízo de cognição sumária, que a Recorrente utiliza a mesma tendência de estilo - assim como muitas outras Empresas que atuam no mercado de sapatos femininos, os quais, inclusive, a própria Recorrida afirma em sua peça de ingresso que foram extraídas de pesquisas realizadas de tendências de moda em veículos de produção estilística mundiais.

IV
. Especificamente com relação à
concorrência desleal
, também nesse momento de cognição prefacial, denota-se que os produtos da Recorrente, tão somente por representarem o mesmo estilo e utilização de materiais elementos similares, por si só e, diante da ausência de perícia técnica, não são capazes de permitir a identificação, de plano, de prática desleal mercadológica, notadamente por não se tratarem de peças absolutamente idênticas.

V
. Por sua vez, não se pode descurar que a Recorrente logrou êxito em demonstrar, ao menos em juízo de cognição embrionária, um número expressivo de marcas de calçados que se utilizam do mesmo estilo e materiais que a Recorrente e a Recorrida igualmente fazem uso, de modo que, não se pode perder de vista que o próprio consumidor final desse tipo específico de produto sabe que a despeito da similitude decorrente da utilização do mesmo estilo, por outro lado, está diante de uma gama de marcas distintas, que apresentam diferente preços, qualidades e designação de marcas distintas.

VI.
Deve-se, ponderar, neste particular, que a tutela jurisdicional, na origem, objetiva a inibição de atividade laboral produtiva, que ostenta proteção nos termos do artigo 1º, inciso IV, da Constituição Federal, consagrando os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa como princípios que fundamentam a República Federativa do Brasil.

VII.
No atual estágio de amadurecimento do feito, em razão da ponderação destes princípios, cuja causa revela patente colidência, a paralisação da atividade produtiva da Recorrente representa maior gravidade, mesmo porque, caso não se comprove através de perícia a existência de concorrência desleal, os efeitos da Decisão Liminar, na origem, certamente podem causar danos irreversíveis, quiçá até mesmo a sua completa ruína.

VIII.
Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003047-63.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LIDIANE GOMES RENOLDI 09982882767
AGRAVADO: DI COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS LTDA - ME
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

LIDIANE GOMES RENOLDI
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da
DECISÃO
(Id nº 1321648 – págs. 02/05)

proferida pelo
JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA – COMARCA DA CAPITAL
nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS
ajuizada por
DI COMÉRCIO DE CALÇADOS E ACESSÓRIOS LTDA – ME
,

cujo
decisum suspenda a produção, comercialização e divulgação dos modelos “TAMANCO SANTORINI” e “FLAT RINGS”; “FLAT HIVE” e “SANDÁLIA DREAM”; “FLAT WAVE”; “FLAT CHESS”; “MULE LUCKY”, “FLAT E TAMANCO STRAW”, “MULE CANDY”, “SANDÁLIA TIE” e “SANDÁLIA BOW (que consistem em reproduções dos seguintes modelos de criação da Manolita, respectivamente: “OXFORD E FLAT FELIPPA POA”, “FLAT/SALTO ACNE”, “FLAT LOLLY”, “COLEÇÃO DAMIER E POP ART”, “COLEÇÃO ST. TROPEZ TELA”, “COLEÇÃO CLÁSSICA PALHOÇA”, “COLEÇÃO BETSY”, “SALTO NÓ” e “SANDÁLIA MIRÓ”).

Irresignada, a Recorrente alega que a produção de seus calçados
“não segue um trade-dress específico ou replica criações “únicas”, “personalizadas” e “inovadoras”, mas somente traz ao público TENDÊNCIAS DE MODA E MERCADO, DITADAS PELO MUNDO FASHION, DOTADO DE INÚMEROS SIGNOS COMUNS, mas por um preço acessível e justo, sem comprometer a qualidade ou beleza, o que é extremamente saudável para o mercado.”

Sustenta, em apertada síntese, nesse sentido, que:
(I)
inexiste violação de conjunto-imagem da marca Manolita, diante da ausência de originalidade ou exclusividade, perante a reprodução de conceitos, formas e características comuns a centenas de marcas do setor;
(II)
ausência de concorrência desleal, por inexistência de semelhança suficiente para caracterizar cópia ou réplica de produtos reproduzidos e comercializados por outras marcas, bem como da prática de preços praticados diferentes que dividem o mercado em nichos de atuação;
(III)

“não há distinção da marca por esses elementos que seja capaz de atribuir singularidade à agravada, o que torna justificável a impossibilidade de registro dos desenhos perante órgão competente ou patente de originalidade dessas criações, mas tão somente registro de sua marca, que toca a modalidade de proteção completamente diversa do trade-dress.”
.

Registra, por fim, a existência de precedente desta Egrégia Segunda Câmara Cível que “reformou integralmente e à unanimidade liminar deferida em favor da “manolita” em processo da mesma natureza contra outra empresa do ramo.”

A Recorrida ofereceu Contraminuta antecipadamente consoante se observa do (Id nº 1332022), pugnando pela manutenção da Decisão de primeiro grau.

Em Decisão (Id. 1369572) restou deferido o pedido de antecipação da tutela recursal.

É o relatório, no essencial.
Inclua-se o feito em Pauta de Julgamento.

Intimem-se.

Vitória – ES, 08 de dezembro de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O E. RELATOR
VOTO VENCEDOR
VOTO

LIDIANE GOMES RENOLDI
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da
DECISÃO
(Id nº 1321648 – págs. 02/05)

proferida pelo
JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA – COMARCA DA CAPITAL
nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS
ajuizada por
DI COMÉRCIO DE CALÇADOS E ACESSÓRIOS LTDA – ME
,

cujo
decisum suspenda a produção, comercialização e divulgação dos modelos “TAMANCO SANTORINI” e “FLAT RINGS”; “FLAT HIVE” e “SANDÁLIA DREAM”; “FLAT WAVE”; “FLAT CHESS”; “MULE LUCKY”, “FLAT E TAMANCO STRAW”, “MULE CANDY”, “SANDÁLIA TIE” e “SANDÁLIA BOW (que consistem em reproduções dos seguintes modelos de criação da Manolita, respectivamente: “OXFORD E FLAT FELIPPA POA”, “FLAT/SALTO ACNE”, “FLAT LOLLY”, “COLEÇÃO DAMIER E POP ART”, “COLEÇÃO ST. TROPEZ TELA”, “COLEÇÃO CLÁSSICA PALHOÇA”, “COLEÇÃO BETSY”, “SALTO NÓ” e “SANDÁLIA MIRÓ”).

Irresignada, a Recorrente alega que a produção de seus calçados
“não segue um trade-dress específico ou replica criações “únicas”, “personalizadas” e “inovadoras”, mas somente traz ao público TENDÊNCIAS DE MODA E MERCADO, DITADAS PELO MUNDO FASHION, DOTADO DE INÚMEROS SIGNOS COMUNS, mas por um preço acessível e justo, sem comprometer a qualidade ou beleza, o que é extremamente saudável para o mercado.”

Sustenta, em apertada síntese, nesse sentido, que:
(I)
inexiste violação de conjunto-imagem da marca Manolita, diante da ausência de originalidade ou exclusividade, perante a reprodução de conceitos, formas e características comuns a centenas de marcas do setor;
(II)
ausência de concorrência desleal, por inexistência de semelhança suficiente para caracterizar cópia ou réplica de produtos reproduzidos e comercializados por outras marcas, bem como da prática de preços praticados diferentes que dividem o mercado em nichos de atuação;
(III)

“não há distinção da marca por esses elementos que seja capaz de atribuir singularidade à agravada, o que torna justificável a impossibilidade de registro dos desenhos perante órgão competente ou patente de originalidade dessas criações, mas tão somente registro de sua marca, que toca a modalidade de proteção completamente diversa do trade-dress.”
.

Registra, por fim, a existência de precedente desta Egrégia Segunda Câmara Cível que “reformou integralmente e à unanimidade liminar deferida em favor da “manolita” em processo da mesma natureza contra outra empresa do ramo.”

A Recorrida ofereceu Contraminuta antecipadamente consoante se observa do (Id nº 1332022), pugnando pela manutenção da Decisão de primeiro grau.

A
propó
sito da mat
éria em comento,
por ocasi
ão da análise do pedido de efeito suspensivo, cujo deferimento se observou por meio da Decisã
o firmada
no Id.
1369572
,
restaram explicitadas as seguintes razõ
es,
in litteris
:

"Com efeito, nos lindes do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, para a antecipação da tutela recursal (efeito suspensivo e ativo), imperiosa se revela a inequívoca demonstração de que a Decisão agravada poderá causar à parte lesão grave ou de difícil reparação, senão vejamos,
in verbis:

"
Art. 1.019.
Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do
art. 932, incisos III e IV
, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão
;"

Cabe, portanto, à Recorrente, comprovar a verossimilhança do direito acautelado (
fumus boni iuris)
e o fato de que a demora inerente à atividade processual colocará em risco o seu resultado prático (
periculum in mora
).

Na origem, a Recorrida vindica tutela inibitória em relação à produção de 11 (onze) modelos de calçados, alegando que a produção e comercialização dos mesmos infringe o seu
conjunto de imagem (trade dress)
e representa concorrência desleal, com base no artigo 2º, inciso V, da Lei 9.279/96.

In casu,
o Magistrado de Primeiro Grau, ao deferir o pedido para obrigar à Recorrente se abster de produzir, comercializar e propagandear os seus produtos, firmou compreensão com base nos seguintes elementos de convicção,
in litteris:

“
É sabido que a tutela de urgência, a teor do disposto no caput do art. 300 do CPC, “
será concedida quando houver elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
”.

Como probabilidade do direito tem-se o convencimento do juiz, pelos argumentos e indícios de prova colacionados aos autos, de que foi demonstrada a plausibilidade do direito invocado pela parte autora.

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, se refere à necessidade de se

proteger o direito invocado de forma imediata.

Pois bem. Conforme relatado, a demandante suscita que a demandada tem comercializado produtos similares aos seus, sendo que estes apresentam características próprias e peculiares.

A priori,
entendo pelo deferimento da tutela de urgência requerida
, o que passo a explicar.

É sabido que a marca possui proteção constitucional, sendo que seu art. 5º, XXIX disciplina que a lei assegurará a proteção aos autores de marcas, nomes de empresas e criações industriais.

A legislação pátria, por sua vez, também tutela as criações intelectuais e as industriais, tendo sido criada a Lei n. 9.279/96, a qual regula direitos e obrigações referentes à propriedade industrial.

In casu, ao compulsar dos autos, especificamente os documentos de ID’s 6940011/6940327 e 6940333/ 6940466, vislumbro a similitude dos produtos comercializados pela demandada, tratando-se de verdadeira reprodução de elementos identitários da empresa autora.

Além disso, insta esclarecer que a autora possui o registro de sua marca (ID 6940003) e já vem ganhando notoriedade nacional em razão do estilo diferenciado dos seus produtos (ID 6940478).

Nessa conjuntura, cabe destacar que a Legislação de Proteção Industrial prevê, em seu artigo 209, § 1º, a possibilidade de o juiz, em sede liminar, determinar a sustação de atos que infrinjam direitos de propriedade industrial e de concorrência desleal que prejudiquem negócios alheios. Vejamos:

Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.

§ 1º Poderá o juiz, nos autos da própria ação, para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, determinar liminarmente a sustação da violação ou de ato que a enseje, antes da citação do réu, mediante, caso julgue necessário, caução em dinheiro ou garantia fidejussória.

§ 2º Nos casos de reprodução ou de imitação flagrante de marca registrada, o juiz poderá determinar a apreensão de todas as mercadorias, produtos, objetos, embalagens, etiquetas e outros que contenham a marca falsificada ou imitada.

Portanto, restou verificada a probabilidade do direito autoral.

Do mesmo modo, é aferível o
periculum in mora
, ou seja, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, haja vista que ambas as marcas atuam no mesmo ramo de atividade (ramo de sapatos) e sob a mesma territorialidade, o que também demonstra a intenção de atingir o mesmo público-alvo.

Ainda, tem-se o fato de clientes da parte autora estarem insatisfeitas com o ocorrido, fazendo denúncias perante a mesma (ID 6940328), o que pode prejudicá-la.

Por fim, frisa-se que a medida é reversível, pois, na hipótese de improcedência do pedido de mérito, a demandada poderá ser ressarcida pela demandante de eventuais prejuízos decorrentes da retirada dos produtos, o que poderá ser feito através das vias adequadas.

Sobre o assunto, segue entendimento jurisprudencial:

AÇÃO INIBITÓRIA – "TRADE DRESS" - TUTELA DE URGÊNCIA – RAÇÃO DE CACHORRO - Pedido liminar para que a ré, ora agravante, se abstenha de fabricar e comercializar os produtos "ZUPPY PREMIUM ESPECIAL" em embalagens que reproduzam o conjunto imagem do produto "GOLDEN FÓRMULA", de propriedade da autora, ora agravada – Tutela de urgência deferida – Inconformismo da ré – Não acolhimento – Necessidade de se verificar as peculiaridades do caso concreto – Tutela de urgência que se mostra necessária nesse momento inicial do processo – Presença dos requisitos do art. 300, CPC – No caso em discussão, existem elementos que evidenciam a probabilidade do direito da autora, quanto à alegação de concorrência desleal – Na comparação entre as embalagens, na visualização do conjunto de cores e imagens ("trade dress") e na destinação dos produtos (ração para cães adultos), infere-se a possibilidade de induzir o consumidor a erro, especialmente o menos atento, imaginando estar adquirindo o produto da ré agravante (ZUPPY PREMIUM ESPECIAL), como se fosse o da autora agravada (GOLDEN FÓRMULA) - Decisão liminar que fica mantida – RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - AI: 22030505520198260000 SP 2203050-55.2019.8.26.0000, Relator: Sérgio Shimura, Data de Julgamento: 21/07/2020, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 23/07/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. UTILIZAÇÃO DO MESMO TRADE DRESS. DOCUMENTAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS QUE DEMONSTRAM A SIMILITUDE DOS PRODUTOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. TUTELA ANTECIPADA PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA DETERMINAR A PARALISAÇÃO DA PRODUÇÃO E DA COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS [...]. (TJ-PR - AI: 00062904920198160000 PR 0006290-49.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Ramon de Medeiros Nogueira, Data de Julgamento: 25/07/2019, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/07/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCORRÊNCIA DESLEAL C/C INDENIZATÓRIA - VIOLAÇÃO DE TRADE DRESS - TUTELA DE URGÊNCIA - DEFERIMENTO. Os arts. 300, do CPC e 209, § 1º, da Lei 9.279/96 autorizam o magistrado a suspender, liminarmente, ato que enseje a violação dos direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal tendentes a criar confusão entre os produtos postos no comércio. Carrinhos de bebê que apresentam o conjunto de imagem (trade dress) semelhante, impondo-se, no primeiro momento, a proteção da sociedade que possui o contrato de licença para a comercialização no Brasil. Decisão que não se mostra teratológica ou contrária à lei. Súmula nº 59, do TJRJ. Conhecimento e desprovimento do recurso. (TJ-RJ - AI: 00043150820198190000, Relator: Des(a). RICARDO COUTO DE CASTRO, Data de Julgamento: 19/06/2019, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)

Assim sendo, em atendimento às normas previstas no art. 300 do CPC,
DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
pretendida pela autora, determinando que a demandada suspenda a produção, comercialização e divulgação dos modelos “TAMANCO SANTORINI” e “FLAT RINGS”; “FLAT HIVE” e “SANDÁLIA DREAM”; “FLAT WAVE”; “FLAT CHESS”; “MULE LUCKY”, “FLAT E TAMANCO STRAW”, “MULE CANDY”, “SANDÁLIA TIE” e “SANDÁLIA BOW (que consistem em reproduções dos seguintes modelos de criação da Manolita. respectivamente: “OXFORD E FLAT FELIPPA POA”, “FLAT/SALTO ACNE”, “FLAT LOLLY”, “COLEÇÃO DAMIER E POP ART”, “COLEÇÃO ST. TROPEZ TELA”, “COLEÇÃO CLÁSSICA PALHOÇA”, “COLEÇÃO BETSY”, “SALTO NÓ” e “SANDÁLIA MIRÓ”).

Com efeito, a propósito da controvérsia ora instaurada, cumpre salientar que a Lei de Propriedade Industrial, estabelece garantia de proteção em relação aos direitos decorrentes da propriedade industrial mediante os seguintes instrumentos,
in litteris:

“
Art. 2º
A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante:

I
- concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade;

II
- concessão de registro de desenho industrial;

III
- concessão de registro de marca;

IV
- repressão às falsas indicações geográficas; e

V
- repressão à concorrência desleal.”

Nesse contexto, importante salientar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça ostenta iterativa jurisprudência no sentido de garantir a proteção do conjunto-imagem de produtos quando a sua utilização resulte em
concorrência desleal
, destacando como imprescindível a realização de perícia técnica a fim de evidenciar a existência deslealdade entre concorrentes.

“EMENTA:
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. RECURSO ESPECIAL. CONJUNTO-IMAGEM (TRADE DRESS). COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTO AFIM. EMBALAGENS ASSEMELHADAS. CONCORRÊNCIA DESLEAL. ART. 209 DA LEI N. 9.279/1996 (LPI). PERÍCIA TÉCNICA NÃO REQUERIDA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. NÃO PROVADO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

1. O conjunto-imagem (trade dress) é a soma de elementos visuais e sensitivos que traduzem uma forma peculiar e suficientemente distintiva de apresentação do bem no mercado consumidor.

2. Não se confunde com a patente, o desenho industrial ou a marca, apesar de poder ser constituído por elementos passíveis de registro, a exemplo da composição de embalagens por marca e desenho industrial. 3. Embora não disciplinado na Lei n. 9.279/1996, o conjunto-imagem de bens e produtos é passível de proteção judicial quando a utilização de conjunto similar resulte em ato de concorrência desleal, em razão de confusão ou associação com bens e produtos concorrentes (art. 209 da LPI).

4. A caracterização de concorrência desleal por confusão, apta a ensejar a proteção ao conjunto-imagem (trade dress) de bens e produtos, é questão fática a ser examinada por meio de perícia técnica.

5.
No caso dos autos, a recorrida (autora da demanda originária) não promoveu a dilação probatória necessária à comprovação do fato constitutivo de seu direito - a existência de conduta competitiva desleal -, devendo, por isso, suportar o ônus estático da prova (art. 333, I, do CPC/1973).

6
. Recurso especial conhecido e provido.”

(
STJ
- REsp 1591294/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 13/03/2018)

“
EMENTA:
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. RECURSO ESPECIAL. CONJUNTO-IMAGEM (TRADE DRESS). COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTO AFIM. EMBALAGENS ASSEMELHADAS.

CONCORRÊNCIA DESLEAL. ART. 209 DA LEI N. 9.279/1996 (LPI). PERÍCIA TÉCNICA REQUERIDA. DISPENSA INJUSTIFICADA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

1. O conjunto-imagem (trade dress) é a soma de elementos visuais e sensitivos que traduzem uma forma peculiar e suficientemente distintiva, vinculando-se à sua identidade visual, de apresentação do bem no mercado consumidor.

2. Não se confunde com a patente, o desenho industrial ou a marca, apesar de poder ser constituído por elementos passíveis de registro, a exemplo da composição de embalagens por marca e desenho industrial. 3. Embora não disciplinado na Lei n. 9.279/1996, o conjunto-imagem de bens e produtos é passível de proteção judicial quando a utilização de conjunto similar resulte em ato de concorrência desleal, em razão de confusão ou associação com bens e produtos concorrentes (art. 209 da LPI).

4. No entanto, por não ser sujeito a registro - ato atributivo do direito de exploração exclusiva - sua proteção não pode servir para ampliar direito que seria devido mediante registro, de modo que não será suficiente o confronto de marca a marca para caracterizar a similaridade notória e presumir o risco de confusão.

5. A confusão que caracteriza concorrência desleal é questão fática, sujeita a exame técnico, a fim de averiguar o mercado em que inserido o bem e serviço e o resultado da entrada de novo produto na competição, de modo a se alcançar a imprevisibilidade da conduta anticompetitiva aos olhos do mercado.

6.
O indeferimento de prova técnica, para utilizar-se de máximas da experiência como substitutivo de prova, é conduta que cerceia o direito de ampla defesa das partes.

7.
Recurso especial conhecido e provido.”

(
STJ
- REsp 1353451/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 28/09/2017)

Destaca-se, nesse sentido, inclusive, que
“
A aparência extrínseca identificadora de determinado bem ou serviço não confere direitos absolutos a seu titular sobre o respectivo conjunto-imagem, sendo necessária a definição de determinados requisitos a serem observados para garantia da proteção jurídica, como os que dizem respeito à funcionalidade, à distintividade e à possibilidade de confusão ou associação indevida
.”
(
STJ
- REsp 1677787/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 02/10/2017)

Na hipótese dos presentes autos, verifica-se que a Recorrida autora da Ação Originária que busca a proteção do
trade-dress
alusivo aos seus produtos alegando
“
(i)
a utilização de cores monocromáticas, muitas vezes com efeito retrô;
(ii)
o emprego de formas geométricas nos designs não só dos modelos em si, mas também do salto;
(iii)
o modelo estampado na palmilha do sapato (ex: xadrez) e
(iv)
a utilização de materiais específicos, como a tela metalizada e a fivela encapada, apenas para citar alguns.”
(Id nº 1321646 – pág. 8)

Destarte, de plano, os elementos indicados pela Recorrida na demanda originária como indicativos de sua
distintividade
perante o mercado, afiguram-se por demasiado genéricos,
evidenciando, ao menos em juízo de cognição sumária, que a Recorrente utiliza a mesma tendência de estilo
- assim como muitas outras Empresas que atuam no mercado de sapatos femininos, os quais, inclusive, a própria Recorrida afirma em sua peça de ingresso que foram extraídas de pesquisas realizadas de tendências de moda em veículos de produção estilística mundiais.

Por outro lado, a despeito de reputar necessária a prova pericial para fins de averiguar efetivamente acerca da noticiada existência de concorrência desleal de cópias ou réplicas, consoante remansoso entendimento jurisprudencial retro transcrito, cumpre registrar que a um exame superficial, pendente de comprovação técnica, não passou desapercebido a similitude de elementos presentes nos seguintes modelos da Recorrente em relação aos modelos da Recorrida: "Flat Hive", "Flat Ring", "Flat Wave", "Flat Chess", "Flat Top" e "Mule Candy". Contudo, a pertinente configuração relacionada à identidade entre as mercadorias supracitadas e as demais vinculadas à lide, haverão de ser dirimidas em sede de prova pericial
.

Especificamente com relação à
concorrência desleal
, também nesse momento de cognição prefacial, entendo que os
produtos da Recorrente, tão somente por representarem o mesmo estilo e utilização de materiais elementos similares, por si só, a meu sentir, ausente a perícia técnica, não são capazes por si sós de permitir a identificação, de plano, de prática desleal mercadológica, notadamente por não se tratarem de peças absolutamente idênticas
.

Por sua vez, não se pode descurar que a
Recorrente logrou êxito em demonstrar, ao menos em juízo de cognição embrionária, um número expressivo de marcas de calçados que se utilizam do mesmo estilo e materiais que a Recorrente e a Recorrida igualmente fazem uso, de modo que, não se pode perder de vista que o próprio consumidor final desse tipo específico de produto sabe que a despeito da similitude decorrente da utilização do mesmo estilo, por outro lado, está diante de uma gama de marcas distintas, que apresentam diferente preços, qualidades e designação de marcas distintas
.

Deve-se, ponderar, neste particular, que a tutela jurisdicional, na origem, objetiva a inibição de atividade laboral produtiva, que ostenta proteção nos termos do artigo 1º, inciso IV, da Constituição Federal, consagrando os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa como princípios que fundamentam a República Federativa do Brasil,
in litteris:

“
Art. 1º
A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;”

Não se descura, por outro viés, consoante já exposto, que a Carta Constitucional, em seu artigo 5º, inciso XXIX, também confere proteção à propriedade das marcas e seus signos distintivos,
in litteris:

"Art. 5º
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;
"

Nestes moldes,
no atual estágio de amadurecimento do feito, em razão da ponderação destes princípios, cuja causa revela patente colidência, entendo que a paralisação da atividade produtiva da Recorrente representa maior gravidade, mesmo porque, caso não se comprove através de perícia a existência de concorrência desleal, os efeitos da Decisão Liminar, na origem, certamente podem causar danos irreversíveis, quiçá até mesmo a sua completa ruína
.

Registra-se, por fim, que esta
Egrégia Segunda Câmara Cível, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 5000027-64.2021.8.08.0000, reconheceu a ausência de probabilidade do direito da Recorrida em obstar a produção de outra marcar de calçados
, tal como pleiteado na demanda de origem, senão vejamos,
in litteris:

"EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA –REJEITADA PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL –DOCUMENTAÇÃO FACULTATIVA SUFICIENTE PARA A COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA –CONJUNTO-IMAGEM –
TRADE DRESS
– IDENTIFICAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS SIMILARES DOS PRODUTOS COMERCIALIZADOS POR AMBAS AS PARTES E DO SEU
MARKETING
– POSSÍVEL TENDÊNCIA DE MERCADO – NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA PARA AFERIR EVENTUAL PRÁTICA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. HOMOLOGADO PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO AGRAVO INTERNO.

1.
A documentação facultativa juntada pela agravante evidencia a precisa noção da matéria controvertida, de modo que competia à agravada, caso entendesse necessário, promover a complementação da juntada da documentação em contrarrazões, conforme lhe possibilita o art. 1.019, II, do CPC, a fim de corroborar suas alegações e reforçar seu pedido de manutenção da decisão agravada. Preliminar de irregularidade formal rejeitada.

2.
Embora seja possível identificar, de plano, a prática de atos de concorrência desleal, decorrente de violação ao denominado
trade dress
ou conjunto-imagem do produto ou serviços, admitindo-se a sustação da violação ou do ato que a enseja, para evitar dano irreparável ou de difícil reparação (art. 209, §1º, da Lei nº 9.279/1996 – LPI), no caso concreto, sem embasamento técnico, não é possível aferir eventual prática de atos de concorrência desleal, pela singela comparação dos produtos de ambas as partes e de seu
marketing
, principalmente considerando os mesmos elementos também apresentados por outras empresas do mesmo ramo, razão pela qual não se identifica a probabilidade do direito da agravada, requisito necessário para concessão da tutela de urgência pleiteada.

3.
Em que pese a verificação de características similares dos produtos comercializados por ambas as partes, com destaque às formas geométricas dos projetos de calçados femininos, e mesmo a similitude identificada pela julgadora
a quo
quanto à organização dos produtos e sua disposição nas redes sociais, não é possível afirmar, nessa fase inicial cognitiva, sem a realização de perícia técnica, que se trata de imitação das características do produto e de sua divulgação, que possa gerar confusão entre os consumidores e desvio de clientela, e não efetivamente tendência de moda e de divulgação das lojas do mesmo ramo de atuação.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

5.
Homologado pedido de desistência do agravo interno juntado ao evento nº 949498, cujo objeto também restaria prejudicado pelo julgamento do agravo de instrumento.

(TJES –
AI nº

5000027-64.2021.8.08.0000 – Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível – Relator: Desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY – Data do Julgamento: 07/06/2021
)

Em sendo assim, ao menos nesse momento de cognição embrionário, verifico presentes os requisitos do
periculum in mora
e o
fumus bonis iuris,
haja vista que a medida de deferida na origem é capaz de causar dano de difícil reparação à Recorrente.

Isto posto,
DEFIRO
o pedido a antecipação da tutela recursal, com o objetivo de suspender os efeitos do
decisum
objurgado

Intime-se
a Recorrente para ciência da presente Decisão.

Intime-se
a Recorrida para formalizar a pertinente Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Cientifique-se

o douto Magistrado
a quo
a respeito do teor e deste
decisum,
bem com para que lhe dê cumprimento.

Ultimadas as medidas de estilo,
retornem os autos à conclusão desta Relatoria, para efeito do julgamento do mérito do presente recurso.

Diligencie-se.

Vitória - ES, 16 de julho de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR”

Diante das explicitadas considerações, as quais se agregam
à
fundamentação deste pronunciamento, reafirma-se, nesta oportunidade, a compreensão de que as pe
ç
as colacionadas a este Instrumento autorizam a reforma da Decisão atacada.

Neste particular, cumpre frisar, mais uma vez, que a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça afigura-se uníssona em asseverar a imprescindibilidade da realização de perícia técnica com a finalidade de evidenciar a existência de deslealdade entre concorrentes de determinado seguimento mercadológico, no que pertine à similaridade entre produtos alegada, de modo que, diante da ausência de prova, ainda que inicial, nesse sentido deve prevalecer a livre iniciativa e o enaltecimento do valor social do trabalho enquanto fundamentos da República Federativa do Brasil, prescritos no artigo 1º, inciso IV, do Constituição Federal.

Isto posto,
conhe
ç
o e confiro provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento
,
nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONJUNTO-IMAGEM (
TRADE DRESS).
ALEGAÇÃO DE SIMILARIDADE DE
CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS OFERTADOS NO RAMO DE CALÇADOS. NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA PARA AFERIR EVENTUAL PRÁTICA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL. PREPONDERÂNCIA DA LIVRE INICIATIVA E DO VALOR SOCIAL DO TRABALHO. ARTIGO 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
A Lei de Propriedade Industrial estabelece
“A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País”
, mediante “repressão à concorrência desleal.”, sendo que, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça ostenta iterativa jurisprudência no sentido de garantir a proteção do conjunto-imagem de produtos quando a sua utilização resulte em concorrência desleal, destacando como imprescindível a realização de perícia técnica a fim de evidenciar a existência deslealdade entre concorrentes.

II
. Na hipótese dos presentes autos, verifica-se que a Recorrida, Autora da Ação Originária,

busca a proteção do
trade-dress
alusivo aos seus produtos alegando:
“
(i)
a utilização de cores monocromáticas, muitas vezes com efeito retrô;
(ii)
o emprego de formas geométricas nos designs não só dos modelos em si, mas também do salto;
(iii)
o modelo estampado na palmilha do sapato (ex: xadrez) e
(iv)
a utilização de materiais específicos, como a tela metalizada e a fivela encapada, apenas para citar alguns.”

III.
Destarte, de plano, os elementos indicados pela Recorrida na demanda originária como indicativos de sua
distintividade
perante o mercado, afiguram-se por demasiado genéricos, evidenciando, ao menos em juízo de cognição sumária, que a Recorrente utiliza a mesma tendência de estilo - assim como muitas outras Empresas que atuam no mercado de sapatos femininos, os quais, inclusive, a própria Recorrida afirma em sua peça de ingresso que foram extraídas de pesquisas realizadas de tendências de moda em veículos de produção estilística mundiais.

IV
. Especificamente com relação à
concorrência desleal
, também nesse momento de cognição prefacial, denota-se que os produtos da Recorrente, tão somente por representarem o mesmo estilo e utilização de materiais elementos similares, por si só e, diante da ausência de perícia técnica, não são capazes de permitir a identificação, de plano, de prática desleal mercadológica, notadamente por não se tratarem de peças absolutamente idênticas.

V
. Por sua vez, não se pode descurar que a Recorrente logrou êxito em demonstrar, ao menos em juízo de cognição embrionária, um número expressivo de marcas de calçados que se utilizam do mesmo estilo e materiais que a Recorrente e a Recorrida igualmente fazem uso, de modo que, não se pode perder de vista que o próprio consumidor final desse tipo específico de produto sabe que a despeito da similitude decorrente da utilização do mesmo estilo, por outro lado, está diante de uma gama de marcas distintas, que apresentam diferente preços, qualidades e designação de marcas distintas.

VI.
Deve-se, ponderar, neste particular, que a tutela jurisdicional, na origem, objetiva a inibição de atividade laboral produtiva, que ostenta proteção nos termos do artigo 1º, inciso IV, da Constituição Federal, consagrando os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa como princípios que fundamentam a República Federativa do Brasil.

VII.
No atual estágio de amadurecimento do feito, em razão da ponderação destes princípios, cuja causa revela patente colidencia, a paralisação da atividade produtiva da Recorrente representa maior gravidade, mesmo porque, caso não se comprove através de perícia a existência de concorrência desleal, os efeitos da Decisão Liminar, na origem, certamente podem causar danos irreversíveis, quiçá até mesmo a sua completa ruína.

VIII.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer e conferir provimento ao Recurso, nos termos do Voto do eminente Desembargador Relator.