Tribunal: TJES
Processo: 5004611-77.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Patente; Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2022-08-29

Ementa:
PROCESSO Nº
5004611-77.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IFORMS ICF FABRICACAO DE ARTEFATOS DE ISOPOR LTDA, JOAO FELIPE DA ROCHA

AGRAVADO: ARXX BUILDING PRODUCTS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ARTEFATOS PARA CONSTRUCAO CIVIL S/A
Advogado do(a) AGRAVANTE: CASSIO MONTEIRO RODRIGUES - RJ180066
Advogado do(a) AGRAVANTE: CASSIO MONTEIRO RODRIGUES - RJ180066
Advogados do(a) AGRAVADO: MARLILSON MACHADO SUEIRO DE CARVALHO - ES9931-A, RUBENS CAMPANA TRISTAO - ES13071-A, RODRIGO CAMPANA TRISTAO - ES9445-A, ALOIZIO FARIA DE SOUZA FILHO - ES10041-A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA PROVISÓRIA EM CARÁTER ANTECEDENTE.
REGISTRO DE PATENTE.
PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA RELATIVA E IRREGULARIDADE
ATIVA. REJEITADAS.
DETENÇÃO DE PATENTE NÃO CONFIGURADA
.
MERO PEDIDO JUNTO AO INPI.
DECISÃO
REFORMADA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No caso, a parte agravada postula, como pedido principal, a imposição de uma obrigação de não fazer cumulada com pedido indenizatório, o que autoriza a sua propositura tanto no domicílio do autor quanto no domicílio do local do fato. Preliminar rejeitada. 2. A jurisprudência do STJ já definiu que as condições da ação, dentre elas a legitimidade, devem ser aferidas com base na Teoria da Asserção, ou seja, a partir das alegações aduzidas na inicial, sendo desnecessária qualquer análise probatória. Na hipótese, a parte agravada afirma ser detentora do pedido de patente BR 10217018211-8 o qual supostamente teria sido violado pela agravante, razão pela qual não há o que se falar em ilegitimidade ativa “
ad causam”.

Preliminar rejeitada.
3. A concessão da patente se dá mediante um ato administrativo declaratório, por meio do qual se reconhece o direito do titular sobre a invenção, e atributivo, eis que depende de requerimento junto ao INPI e a observância dos requisitos definidos em lei. 4. No caso em tela, resta incontroverso nos autos, conforme confessado pela própria agravada, que esta não é titular da patente BR 10217018211-8, eis que somente houve o mero depósito do pedido junto ao INPI, estando ainda em processo de tramitação perante a referida Autarquia. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5004611-77.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: IFORMS ICF FABRICACAO DE ARTEFATOS DE ISOPOR LTDA e outros
AGRAVADO: ARXX BUILDING PRODUCTS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ARTEFATOS PARA CONSTRUCAO CIVIL S/A
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 23/08/2022

CONT. DO JULG. DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004611-77.2021.8.08.0000

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA:-

(Voto em anexo).

*

V

O

T

O

A SRª DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIAS:-

Acompanho igualmente o voto do eminente Relator.

*

Kfm*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Respeitosamente pedi vista dos autos após a prolação de judicioso voto pelo eminente Desembargador Raphael Americano Câmara para melhor analisar o quadro fático-jurídico trazido a julgamento.

A controvérsia no reexame diz respeito à tutela liminar concedida em ação cominatória que tem por finalidade impedir que os agravantes divulguem e comercializem produtos e serviços relacionados ao requerimento de patente (BR 10217018211-8) depositado junto ao INPI.

Pois bem. Após análise do judicioso voto proferido pelo douto Relator, que deu provimento ao agravo - autorizando que os agravantes mantenham a produção, comercialização e divulgação dos serviços e produtos listados na exordial (Iforms ICF 12, bloco de vedação e Iforms ICF 18, Bloco estrutural) -, sob o fundamento de que as recorridas detêm apenas expectativa de direito em torno do direito de propriedade industrial e por não estar devidamente comprovada a
contrafação
, hei por bem acompanhá-lo integralmente.

Conforme muito bem salientado no voto condutor, é pacífico o entendimento de que a proteção derivada das patentes socorre tão somente os seus titulares, restando aos seus depositantes a mera expectativa de direito, nos termos do artigo 42 da Lei 9.279/96,
in verbis
:

Art. 42. A patente confere ao seu
titular
o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos:

I - produto objeto de patente;

II - processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado.

Além das ementas já citadas pelo douto Relator, confiram-se outros precedentes da jurisprudência pátria:

Ação cominatória – obrigação de não fazer --visando à abstenção de uso de patente, cumulada com pedido de índole indenizatória. Decisão de deferimento de tutela de urgência para busca e apreensão de embalagens e de produtos produzidos pela ré, bem assim dos respectivos moldes de industrialização. Agravo de instrumento desta. Deferimento da tutela de urgência que depende de efetiva comprovação de violação do direito patentário.
Depósito do pedido de patente junto ao INPI não deferido quando do ajuizamento da ação. Mera expectativa de direito
. Superveniente emissão de carta patente do modelo de utilidade da autora cujos efeitos retroagem à data de depósito do pedido. Não apresentação, contudo, de parecer técnico que pudesse corroborar com as alegações da autora, ou sequer de elementos que demonstrassem a similaridade dos produtos -- desenhos, fotos. Regular prosseguimento da fase instrutória, para que possam ser cabalmente apurados os fatos. Reforma da decisão recorrida. Agravo de instrumento a que se dá provimento. (TJSP; Agravo de Instrumento 2280015-06.2021.8.26.0000; Relator (a): Cesar Ciampolini; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Regional VII - Itaquera - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 02/05/2022; Data de Registro: 02/05/2022)

PROCESSO CIVIL. RECURSO DE AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO TERMINATIVA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. LEI 9.279/96. DEPÓSITO DO PEDIDO DE PATENTE. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO.
1. O simples depósito do pedido de patente protocolado no órgão competente não tem o condão de conferir, de imediato, os direitos relativos à patente, dentre os quais se destaca o da exclusividade. Precedente desta Câmara Cível. 2. Somente após a efetiva concessão da patente pelo INPI o requerente poderá exercer direitos relativos à proteção industrial, dentre os quais está o de postular indenização contra terceiros que exploraram indevidamente seu invento
. À unanimidade de votos, negou-se provimento ao Recurso de Agravo interposto (TJ/PE, Apelação Cível nº 0201463-5/01, Quinta Câmara Cível, Rel. Sílvio Romero Beltrão, Julgado em 27/01/2010)

É necessário distinguir duas situações: enquanto ainda não deferida a patente, o depositante não ostenta o direito de impedir terceiro de utilizar produto relacionado ao requerimento junto ao INPI. Todavia, sendo posteriormente concedida, fica assegurado ao titular indenização pelo período correspondente à ciência do contrafator da existência do depósito ou da data da publicação do pedido.

Destarte, a cassação da decisão que concedeu a tutela de urgência antecipatória é medida que se impõe.

Ademais, é também absolutamente escorreito o que disse o eminente Des. Raphael Americano Câmara,
em obiter dictum
, em relação à ausência de comprovação de efetiva violação do direito patentário.

É de suma relevância salientar que a concessão de provimentos liminares em ações desse jaez é medida excepcional, considerando a natural dificuldade resultante do elevado grau de tecnicidade envolvido nos processos de invenções e modelos de utilidade. Por essa razão, faz-se necessário, salvo quando se tratar de um direito evidente, aguardar a regular instrução do feito, em especial a prova técnica pericial.

No presente caso, não é possível, em cognição sumária, detectar de plano a ocorrência de contrafação, porquanto ambos os litigantes apresentam embasamento técnico para atestar a (in)ocorrência da prática de atos de concorrência desleal.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento, nos exatos termos do voto do Relator.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5004611-77.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IFORMS ICF FABRICACAO DE ARTEFATOS DE ISOPOR LTDA, JOAO FELIPE DA ROCHA

AGRAVADO: ARXX BUILDING PRODUCTS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ARTEFATOS PARA CONSTRUCAO CIVIL S/A
Advogado do(a) AGRAVANTE: CASSIO MONTEIRO RODRIGUES - RJ180066
Advogado do(a) AGRAVANTE: CASSIO MONTEIRO RODRIGUES - RJ180066
Advogados do(a) AGRAVADO: MARLILSON MACHADO SUEIRO DE CARVALHO - ES9931-A, RUBENS CAMPANA TRISTAO - ES13071-A, RODRIGO CAMPANA TRISTAO - ES9445-A, ALOIZIO FARIA DE SOUZA FILHO - ES10041-A

VOTO

C
onforme relatado,
c
uida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
IFORMS ICF FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE ISOPOR LTDA. – ME
e por
JOÃO FELIPE DA ROCHA
, contra r. decisão proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES., Comarca da Capital (ID nº 1548144), que, nos autos da “tutela provisória em caráter antecedente” movida em seu desfavor por
ARXX BUILDING PRODUCTS INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ARTEFATOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL S.A.
, deferiu a tutela de urgência postulada, “
para determinar que os requeridos procedam com a imediata remoção de todos os conteúdos postados em suas redes sociais relacionadas aos produtos ICF 12, bloco de vedação e Iforms ICF 18, Bloco estrutural, bem como que se abstenham de divulgar e/ou comercializar produtos e serviços que se valham da tecnologia patenteada discriminada como “Dispositivo para construção civil e estrutura de suporte”, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”.

Em seu arrazoado, os agravantes aduzem, em apertada síntese: 1) incompetência do Juízo “
a quo”,
eis que o foro competente deve ser a cidade de domicílio da requerida, onde ocorre a fabricação dos produtos, objeto da alegada violação de direito patentário; 2) ilegitimidade ativa “
ad causam”,
posto que a agravada não é detentora da patente objeto da alegada violação, mas sim licenciada, sendo que o contrato de licença, por não ter sido averbado junto ao INPI, não produz eficácia perante terceiros, nos termos do Art. 62 da Lei nº 9.279/1996; 3) a empresa agravada não é detentora de qualquer patente, mas tão somente fez o depósito do pedido junto ao INPI; 4) “
o pedido de patente em questão, depositado pela Licenciante da Agravada, não cumpre com os requisitos básicos de patenteabilidade (novidade, atividade inventiva e aplicação industrial) para a sua concessão, pois há diversas anterioridades impeditivas pertencentes ao mesmo campo inventivo que inviabilizam a concessão da patente”
; 5) há a existência de
periculum in mora
reverso, na medida em que o laudo técnico que atestou a violação à patente, o qual serviu de base para a concessão da liminar, fora produzido unilateralmente pela parte autora, não havendo prova inequívoca da alegada violação.

Diante do narrado, os agravantes requerem:
1)
seja reconhecida a ilegitimidade ativa da Agravada, com a consequente extinção do feito, em virtude da ausência de averbação do contrato de licença perante o INPI, exigência legal para que produza eficácia contra terceiros, nos termos dos arts. 61, 62, e 140, todos da LPI, bem como com fundamento no art. 485, IV e VI, do CPC;
2
) seja reconhecida a incompetência territorial do MM. Juízo a quo, para processar e julgar a tutela antecedente de origem, com a determinação de remessa do feito a uma das Varas competentes do Juízo de domicílio dos Agravantes (TJMT);
3
) seja atribuído efeito suspensivo a este agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão agravada, até o julgamento definitivo deste recurso, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, do CPC, possibilitando aos Agravantes retomar a produção, a comercialização e a divulgação dos serviços e produtos Iforms ICF 12, bloco de vedação e Iforms ICF 18, Bloco estrutural, afastando-se a possibilidade de imposição da multa diária; e,
4
) seja dado provimento a este recurso, com a consequente reforma integral da decis
ã
o agravada, a fim de revogar a liminar concedida, por ocasião de decisão final desta E. Câmara.

D
ecisão de ID
1708718
que
deferiu
o
pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Contrarrazões ID nº 1590151.

Os
pressupostos de admissibilidade
do agravo de instrumento, incluída a hipótese típica de seu cabimento (1.015, I, CPC), encontram-se aparentemente

preenchidos e, por não ser caso, em princípio, de julgamento monocrático com base no artigo 932, III e IV, do atual Código de Processo Civil
1
, procedo à análise do pleito
recursal
elaborado pel
a
agravante.

De acordo com o artigo 932, II, primeira parte
2
, c/c artigo 1.019, I
3
, do estatuto processual, o relator, a quem incumbe apreciar o pedido de tutela provisória formulado em recurso,

poderá atribuir-lhe
efeito suspensivo
ou deferir, em
antecipação de tutela
, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

Os
requisitos
que justificam a concessão de tutela provisória qualificada pela urgência, por sua vez, são aqueles previstos no
artigo 300 do estatuto processual
, que pressupõem a convergência
(i)
de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado com
(ii)
o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Pois bem.

No caso,
e
m sua exordial (ID nº 7086738 do processo originário) a ora agravada narra que é sociedade empresária do ramo da construção civil, “
sendo detentora da única tecnologia construtiva a superar todos os requisitos da Norma de Desempenho NBR
15.575, tendo apresentado o pedido de patente BR 10217018211-8, devidamente depositado no INPI desde 24/08/2017”.

Relata que, em março de 2021, tomou conhecimento de que a agravante passou a utilizar da sua tecnologia, sem qualquer autorização para tanto, afirmando, inclusive, ser a detentora da referida tecnologia.

Diante do ocorrido, informa que lavrou a competente ata notarial, bem como requisitou a elaboração de parecer técnico com o escopo de demonstrar a infração aos seus direitos de propriedade intelectual.

Ato contínuo, ajuizou a tutela provisória antecipada em caráter antecedente, requerendo que fosse determinada a imediata remoção de todos os conteúdos que fazem referência a sua tecnologia, bem como se abstenham de divulgar/comercializar produtos e serviços que se valham da referida tecnologia.

O Juízo “
a quo”
, a seu turno, deferiu a tutela pleiteada, por reputar que “
restou suficientemente comprovada a probabilidade do direito da parte autora, que juntou parecer confeccionado por expert técnico atestando a identidade entre os produtos fabricados pelos litigantes, bem como que o material comercializado pela ré representa risco para os consumidores finais”.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA RELATIVA

No que diz respeito a preliminar de incompetência
relativa,
a agravante defende que o Juízo competente é o de sua sede, nos termos do Art. 53, III, do CPC.

Não obstante, para fins de averiguação de competência em se tratando de tutela antecipada requerida em caráter antecedente, deve-se levar em consideração o pedido principal vindicado pela parte, consoante previsão do Art. 299 do Código de Processo Civil, “
in litteris”
:

Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal.

No caso, a parte agravada postula, como pedido principal, a imposição de uma obrigação de não fazer cumulada com pedido indenizatório, o que autoriza a sua propositura tanto no domicílio do autor quanto no domicílio do local do fato, nesse sentido segue julgado:

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITOS AUTORAIS. REPARAÇÃO DE DANOS POR
VIOLAÇÃO

A DIREITOS AUTORAIS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. INTELIGÊNCIA DO
ART. 103
DA
LEI Nº 9.610/1998
. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. COMPETÊNCIA. DOMICÍLIO DO AUTOR OU LOCAL DO FATO. FACULDADE DE ESCOLHA PELO AUTOR DA AÇÃO. JURISPRUDÊNCIA. ILEGITIMIDADE. MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. SENTENÇA EXTRAPETITA. INEXISTÊNCIA. ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU DA ADSTRIÇÃO. REJEIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A prova documental carreada aos autos evidencia que o autor comprovou que o réu é responsável pelo site que comercializou cursos e materiais didáticos de propriedade da autora, sem autorização; que o réu recebeu em sua conta junto ao mercado pago recursos de transações realizada pelo referido site devendo ser responsabilizado pelos prejuízos causados em razão de violação a direitos autorais. 2. Tal como preconiza claramente o art. 103
da Lei nº 9.610/1998
, a condenação ao pagamento do valor de 3.000 exemplares pressupõe que não haja conhecida a quantidade de obras indevidamente fraudadas ou reproduzidas, o que é o caso dos autos.
3. O autor da ação que objetiva a reparação dos danos sofridos em virtude de violação a direito autoral possui a faculdade de escolher o foro de seu domicílio ou o do local do fato (RESP 1685558).
4. A preliminar de ilegitimidade passiva deduzida ao argumento de que não haveria indícios de que tenha se beneficiado da atividade de pirataria informado confunde-se com o próprio mérito e, assim, deve ser examinada. 5. Na hipótese, não se pode dizer que o apelante tenha sofrido cerceamento de direito de defesa, face ao julgamento antecipado da lide proferido pelo ilustre Juízo
a quo

que, atento às alegações das partes e aos dados probatórios já constantes dos autos, proferiu a r. Sentença apelada. 6. Destaca-se que caberia ao réu demonstrar que em virtude da não apresentação de alegações finais, alguns de seus argumentos não puderam ser expostos ou deixaram de ser analisados pelo douto Magistrado, entretanto, nada alegou nesse sentido. 7. Negou-se provimento ao apelo.
(
TJDF; APC 07126.87-61.2021.8.07.0001; Ac. 142.7468; Oitava Turma Cível; Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela; Julg. 31/05/2022; Publ. PJe 13/06/2022)

Destarte, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

Em relação a preliminar de ilegitimidade ativa, calcada na alegação de que a agravada não averbou o contrato de licença para exploração da patente junto ao INPI, de modo que não produziria eficácia perante terceiros, registro que a jurisprudência do STJ já definiu que as condições da ação, dentre elas a legitimidade, devem ser aferidas com base na Teoria da Asserção, ou seja, a partir das alegações aduzidas na inicial, sendo desnecessária qualquer análise probatória:

AGRAVOS INTERNOS NOS AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÕES MONOCRÁTICAS QUE NEGARAM PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE AGRAVADA E NÃO CONHECERAM DO APELO MANEJADO PELA AGRAVANTE. INSURGÊNCIA RECURSAL DE AMBAS AS PARTES.
1. O Tribunal local, ao apreciar a controvérsia, abordou a questão relacionada à suficiência da documentação juntada aos autos para a aferição da legitimidade ativa, a denotar o prequestionamento das matérias debatidas no recurso especial. Necessário provimento do agravo interno, com a consequente análise, de plano, do recurso especial.
2. Consoante entendimento firmado nesta Corte Superior, as condições da ação, aí incluída a legitimidade para a causa, devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial. Precedentes.
2.1. Hipótese em que o Tribunal local, ao apreciar as condições da ação, não se valeu da acima referida teoria da asserção, na medida em que condicionou o reconhecimento da legitimidade ativa à juntada de documento apontado na inicial como inexistente e de impossível produção pela autora, diante das particularidades da causa. 2.2. Presença de documentos que, desde logo, permitem a aferição da legitimidade ativa. 3. Agravo interno de fls. 2064-2073, e-STJ, provido, para conhecer do agravo (art. 1.042 do CPC/2015) e, desde logo, dar provimento ao recurso especial de fls. 1736-1748, e-STJ. Agravo interno de fls. 2076-2087, e-STJ, prejudicado. (AgInt no AREsp n. 1.141.325/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 20/6/2022.)

Na hipótese, a parte agravada afirma ser detentora do pedido de patente BR 10217018211-8 o qual supostamente teria sido violado pela agravante, razão pela qual não há o que se falar em ilegitimidade ativa “
ad causam”.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar arguida.

É como voto.

DO OBJETO

Ultrapassada as preliminares
, sabe-se que o
a
rt
igo
209, § 1º, da Lei nº 9.279/1996 autoriza que o juiz, “
inaudita alter pars”
, a fim de evitar dano irreparável ou de difícil reparação, determine a imediata sustação do ato violador dos direitos de propriedade industrial:

Lei nº 9.279/1996
-
Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.

§ 1º. Poderá o juiz, nos autos da própria ação, para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, determinar liminarmente a sustação da violação ou de ato que a enseje, antes da citação do réu, mediante, caso julgue necessário, caução em dinheiro ou garantia fidejussória.

Como se sabe, a concessão da patente se dá mediante ato administrativo declaratório, por meio do qual se reconhece o direito do titular sobre a invenção, e atributivo, eis que depende de requerimento junto ao INPI e a observância dos requisitos definidos em lei.

O Art. 42 da Lei nº 9.279/1996, por sua vez, confere aos titulares de patente a sua proteção, impedindo a sua utilização por terceiros:

Art. 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos:

I - produto objeto de patente;

II - processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado.

No caso em tela, resta incontroverso nos autos, conforme confessado pela própria agravada, que esta não é titular da patente BR 10217018211-8, eis que somente houve o mero depósito do pedido junto ao INPI, estando ainda em processo de tramitação perante a referida Autarquia.

Portanto, uma vez não concedida a patente, há uma mera expectativa de direito da agravada na sua obtenção.

Não é outro o entendimento da jurisprudência pátria:

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PROTEÇÃO
DE
DIREITOS. TUTELA ANTECIPADA. OBRIGAÇÃO
DE
NÃO FAZER. TERCEIRO SE ABSTENHA
DE
USAR PRODUTO OBJETO
DE PATENTE
. CONCESSÃO
DE PATENTE
. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA
DE
PROBABILIDADE DO DIREITO. INDEFERIMENTO. A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial efetua-se apenas mediante concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade, concessão de registro de desenho industrial, concessão de registro de marca, repressão às falsas indicações geográficas e repressão à concorrência desleal (
art. 2º
da
Lei nº 9.279/96
).
Para proteção contra violação de direito de patente é indispensável que o titular comprove o deferimento do seu pedido no INPI. O simples protocolo do direito de patente não confere probabilidade do direito para o deferimento da tutela provisória.

(TJMG; AI 2351811-20.2021.8.13.0000; Décima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino; Julg. 24/02/2022; DJEMG 25/02/2022)

DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM NOMINADA "AÇÃO
DE
CONHECIMENTO CONDENATÓRIA PARA ABSTENÇÃO
DE
VIOLAÇÃO
DE
DIREITOS
DE
PROPRIEDADE INDUSTRIAL E CONCORRÊNCIA DESLEAL, COM PRECEITO COMINATÓRIO E
PEDIDO DE
LIMINAR". SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DAS AUTORAS.(1) juízo de admissibilidade. Pleitos dirigidos em face da empresa balboa indústria de alimentos Ltda. - desistência anterior, formulada pelas próprias apelantes, das pretensões dirigidas contra a referida empresa - pessoa jurídica já excluída do polo passivo do processo – inviabilidade de exame de correspondente irresignação - tema não conhecido. (2) mérito recursal.
Propriedade industrial. Alegada violação aos direitos de propriedade industrial, decorrentes de patente de modelo de utilidade - inocorrência - simples depósito do pedido de registro de patente, sem exame pelo INPI - mera expectativa de direito – ausência de proteção legal na espécie.
Depósito de registro de desenho industrial – registro concedido automaticamente pelo órgão federal competente - art. 106 da Lei de propriedade industrial - titularidade das autoras quanto aos desenhos industriais que confere a elas amparo da Lei nº 9.279/96
contra o uso indevido por terceiros – pleito de abstenção de uso julgado procedente. Concorrência desleal - acervo probatório robusto demonstrando táticas empregadas pela ré-apelada para esquivar-se de responsabilidades contratuais e desviar clientela das autoras-apelantes - art. 195, inciso III
, da Lei nº 9.279/96
. Danos morais - decorrência direta da usurpação da imagem das autoras-recorrentes - indenização devida. Danos materiais - lucros não auferidos pelas titulares das propriedades industriais - prejuízos derivados do desvio de clientela - reparação devida - aferição do respectivo
quantum

a ser promovida em liquidação de sentença. Sentença parcialmente reformada - recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido.
(
TJPR; ApCiv 0005681-20.2013.8.16.0148; Rolândia; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Renato Lopes
de

Paiva; Julg. 23/02/2021; DJPR 19/03/2021)

Saliento que o disposto no Art. 44, “
caput”,
da Lei nº 9.279/1996, o qual assegura a proteção ao titular da patente “
inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente”
, pressupõe, logicamente, que houvesse a concessão do pedido, na qual caberá indenização pelo uso indevido do objeto.

Sobre o tema, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. LEGITIMIDADE ATIVA DO INPI. PRESCRIÇÃO/DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. ART. 56, CAPUT, DA LPI. MEDICAMENTOS. PATENTE MAILBOX. SISTEMA TRANSITÓRIO. ACORDO TRIPS. PRAZO DE VIGÊNCIA. REGRA ESPECÍFICA. 20 ANOS CONTADOS DA DATA DO DEPÓSITO. INPI. DESRESPEITO AO PRAZO LEGAL DE ANÁLISE. CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSIÇÃO DOS ÔNUS DECORRENTES DA DEMORA À SOCIEDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ E DA SEGURANÇA JURÍDICA. NÃO OCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO PASSÍVEL DE GERAR TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO A SETORES TECNOLÓGICOS ESPECÍFICOS. TRATADO INTERNACIONAL E LEI INTERNA. PARIDADE HIERÁRQUICA. PRECEDENTE DO STF. 1- Ação ajuizada em 11/9/2013. Recurso especial interposto em 10/4/2018 e concluso ao Gabinete em 24/6/2019. 2- O propósito recursal é definir se o prazo de vigência das patentes concedidas às recorrentes pelo sistema mailbox é de 20 anos contados da data do depósito ou de 10 anos contados de sua concessão. 3- Tanto a legitimidade do INPI para propositura de ação cujo objetivo é a obtenção de provimento jurisdicional que declare a invalidade de registro patentário como o prazo para seu exercício decorrem expressamente da regra inserta no art. 56, caput, da LPI:
"a ação de nulidade poderá ser proposta a qualquer tempo da vigência da patente, pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse". 4- O sistema denominado mailbox consistiu em mecanismo transitório adotado para salvaguarda de pedidos de patentes relacionadas a produtos farmacêuticos e produtos agroquímicos, cuja tutela jurídica resultou da internalização no País, em 1/1/1995, do Acordo TRIPS (Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio). 5- Tratando-se de patentes excepcionalmente requeridas pelo sistema mailbox, a Lei de Propriedade Industrial, em suas disposições finais e transitórias, estabeleceu regra expressa assegurando proteção, a partir da data da respectiva concessão, limitada ao prazo remanescente previsto no caput do seu art. 40 (20 anos contados do dia do depósito), circunstância que afasta, como corolário, a possibilidade de incidência do prazo excepcional do respectivo parágrafo único (10 anos a partir da concessão). 6- A norma que prescreve que o prazo de vigência de patente de invenção não deve ser inferior a 10 anos da data de sua concessão está inserida em capítulo da LPI que versa sobre regras gerais, aplicáveis ao sistema ordinário de concessão de patentes, de modo que, à míngua de remição legal específica, não irradia efeitos sobre matéria a qual foi conferido tratamento especial pela mesma lei. 7- A LPI não prescreve quaisquer consequências para a eventualidade de a análise dos pedidos de patente mailbox extrapolar o prazo nela fixado. 8- Tratando-se de medicamentos, adiar a entrada em domínio público das invenções significa retardar o acesso ao mercado de genéricos, causando, como consequência, o prolongamento de preços mais altos, o que contribui para a oneração das políticas públicas de saúde e dificulta o acesso da população a tratamentos imprescindíveis. 9- Inexistência, na espécie, de violação à proteção da boa-fé e da segurança jurídica. A um, porque a concessão da proteção patentária por período de tempo em evidente descompasso com o texto expresso da LPI, facilmente observável no particular, não pode ser considerada fonte de criação de expectativa legítima em seus titulares. A dois, porque a questão jurídica posta a desate extrapola a mera relação existente entre a autarquia e as sociedades empresárias recorrentes, sendo certo que os efeitos do ato administrativo irradiam-se por todo o tecido social, não se afigurando razoável impor pesados encargos à coletividade em benefício exclusivo de interesses econômicos particulares. 10- Cuidando-se de eventual conflito envolvendo tratado internacional e lei interna, o Supremo Tribunal Federal assentou que vigora no Brasil um sistema que lhes atribui paridade hierárquica, daí resultando que eventuais dicotomias devem ser solucionadas pelo critério da especialidade ou pelo critério cronológico. 11-
O autor do invento possui tutela legal que lhe garante impedir o uso, por terceiros, do produto ou processo referente ao requerimento depositado, além de indenização por exploração indevida de seu objeto, a partir da data da publicação do pedido (e não apenas a partir do momento em que a patente é concedida). Dessa forma, apesar da expedição tardia das cartas-patente pelo INPI, as invenções das recorrentes não estiveram, em absoluto, desprovidas de amparo jurídico durante esse lapso temporal
. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. (REsp n. 1.840.910/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/11/2019, DJe de 7/11/2019.)

Destaco, ainda, que não cabe a este Juízo analisar se o pedido de patente feito pela agravada preenche ou não os requisitos necessários para a sua concessão, eis que tal análise compete exclusivamente ao INPI, assegurada eventual ajuizamento de ação de nulidade de registro em face da referida autarquia, o que não é a hipótese dos autos.

“
Ad argumentandum tantum”
, ainda que se admitisse que a agravada possa demandar em juízo pela proteção do seu pedido de patente, destaco que não há como, sem embasamento técnico, atestar a ocorrência da prática de atos de concorrência desleal, eis que, ao mesmo tempo em que a agravada junta aos autos parecer técnico atestando a violação aos seus direitos de propriedade industrial, a agravante também colaciona aos autos parecer técnico em sentido contrário (ID nº 1548153).

Em caso que reputo análogo, não foi outro o entendimento desta eg. Câmara Cível:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – REJEITADA PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL – DOCUMENTAÇÃO FACULTATIVA SUFICIENTE PARA A COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA – CONJUNTO-IMAGEM – TRADE DRESS – IDENTIFICAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS SIMILARES DOS PRODUTOS COMERCIALIZADOS POR AMBAS AS PARTES E DO SEU MARKETING
–
POSSÍVEL TENDÊNCIA DE MERCADO – NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA PARA AFERIR EVENTUAL PRÁTICA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. HOMOLOGADO PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO AGRAVO INTERNO 1.
A documentação facultativa juntada pela agravante evidencia a precisa noção da matéria controvertida, de modo que competia à agravada, caso entendesse necessário, promover a complementação da juntada da documentação em contrarrazões, conforme lhe possibilita o art. 1.019, II, do CPC, a fim de corroborar suas alegações e reforçar seu pedido de manutenção da decisão agravada. Preliminar de irregularidade formal rejeitada.
2.
Embora seja possível identificar, de plano, a prática de atos de concorrência desleal, decorrente de violação ao denominado
trade dress
ou conjunto-imagem do produto ou serviços, admitindo-se a sustação da violação ou do ato que a enseja, para evitar dano irreparável ou de difícil reparação (art. 209, §1º, da Lei nº 9.279/1996 – LPI),
no caso concreto, sem embasamento técnico, não é possível aferir eventual prática de atos de concorrência desleal, pela singela comparação dos produtos de ambas as partes e de seu
marketing
, principalmente considerando os mesmos elementos também apresentados por outras empresas do mesmo ramo, razão pela qual não se identifica a probabilidade do direito da agravada, requisito necessário para concessão da tutela de urgência pleiteada.
3.
Em que pese a verificação de características similares dos produtos comercializados por ambas as partes, com destaque às formas geométricas dos projetos de calçados femininos, e mesmo a similitude identificada pela julgadora
a quo
quanto à organização dos produtos e sua disposição nas redes sociais, não é possível afirmar, nessa fase inicial cognitiva, sem a realização de perícia técnica, que se trata de imitação das características do produto e de sua divulgação, que possa gerar confusão entre os consumidores e desvio de clientela, e não efetivamente tendência de moda e de divulgação das lojas do mesmo ramo de atuação.
4.
Recurso conhecido e desprovido.
5.
Homologado pedido de desistência do agravo interno juntado ao evento nº 949498, cujo objeto também restaria prejudicado pelo julgamento do agravo de instrumento. (
TJES
; AI 5000027-64.2021.8.08.0000, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, DJ 01/06/2021, TJES)

A “confissão” constante da ata notarial juntada aos autos (ID nº 7086730), não é suficiente para atestar a violação aos direitos de propriedade industrial, mormente se se considerar que não há afirmação expressa de que a tecnologia da agravada é a que fora “copiada”.

De outra banda, não vislumbro a existência de “dano irreparável ou de difícil reparação” a justificar o deferimento da liminar, nos moldes do Art. 209, § 1º, da Lei nº 9.279/1996, eis que, acaso ao final do processo seja comprovada a existência de malferimento aos direitos de propriedade industrial, a agravada será devidamente indenizada pelos prejuízos decorrentes, além da possibilidade de determinar que as agravantes se abstenham de praticar tais atos.

Por fim, não cabe a este Juízo afirmar que os produtos da agravante causa risco a vida de terceiros, devendo tal comunicação ser dirigida aos órgãos técnicos responsáveis.

Isto posto, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e
REJEITO
as preliminares arguidas e,
em seu mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
,
para reformar
r. decisão “a quo”,
lançada por cópia no
id
n°
1548144
do
feito
de origem
para autorizar aos agravantes
a manter
a produção, a comercialização e a divulgação dos serviços e produtos Iforms ICF 12, bloco de vedação e Iforms ICF 18, Bloco estrutural.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 09/08/2022 às 13:35:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
43235509082022
.

EMENTA

PROCESSO Nº
5004611-77.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IFORMS ICF FABRICACAO DE ARTEFATOS DE ISOPOR LTDA, JOAO FELIPE DA ROCHA

AGRAVADO: ARXX BUILDING PRODUCTS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ARTEFATOS PARA CONSTRUCAO CIVIL S/A
Advogado do(a) AGRAVANTE: CASSIO MONTEIRO RODRIGUES - RJ180066
Advogado do(a) AGRAVANTE: CASSIO MONTEIRO RODRIGUES - RJ180066
Advogados do(a) AGRAVADO: MARLILSON MACHADO SUEIRO DE CARVALHO - ES9931-A, RUBENS CAMPANA TRISTAO - ES13071-A, RODRIGO CAMPANA TRISTAO - ES9445-A, ALOIZIO FARIA DE SOUZA FILHO - ES10041-A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA PROVISÓRIA EM CARÁTER ANTECEDENTE.
REGISTRO DE PATENTE.
PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA RELATIVA E IRREGULARIDADE
ATIVA. REJEITADAS.
DETENÇÃO DE PATENTE NÃO CONFIGURADA
.
MERO PEDIDO JUNTO AO INPI.
DECISÃO
REFORMADA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No caso, a parte agravada postula, como pedido principal, a imposição de uma obrigação de não fazer cumulada com pedido indenizatório, o que autoriza a sua propositura tanto no domicílio do autor quanto no domicílio do local do fato. Preliminar rejeitada. 2. A jurisprudência do STJ já definiu que as condições da ação, dentre elas a legitimidade, devem ser aferidas com base na Teoria da Asserção, ou seja, a partir das alegações aduzidas na inicial, sendo desnecessária qualquer análise probatória. Na hipótese, a parte agravada afirma ser detentora do pedido de patente BR 10217018211-8 o qual supostamente teria sido violado pela agravante, razão pela qual não há o que se falar em ilegitimidade ativa “
ad causam”.

Preliminar rejeitada.
3. A concessão da patente se dá mediante um ato administrativo declaratório, por meio do qual se reconhece o direito do titular sobre a invenção, e atributivo, eis que depende de requerimento junto ao INPI e a observância dos requisitos definidos em lei. 4. No caso em tela, resta incontroverso nos autos, conforme confessado pela própria agravada, que esta não é titular da patente BR 10217018211-8, eis que somente houve o mero depósito do pedido junto ao INPI, estando ainda em processo de tramitação perante a referida Autarquia. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.