Tribunal: TJES
Processo: 5000027-64.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Patente
Data de julgamento: 2021-06-07

Ementa:
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA –
REJEITADA PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL
–
DOCUMENTAÇÃO FACULTATIVA SUFICIENTE PARA A COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA –
CONJUNTO-IMAGEM –
TRADE DRESS
–
IDENTIFICAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS SIMILARES DOS PRODUTOS COMERCIALIZADOS POR AMBAS AS PARTES E DO SEU
MARKETING
–

POSSÍVEL TENDÊNCIA DE MERCADO – NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA PARA AFERIR EVENTUAL PRÁTICA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. HOMOLOGADO PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO AGRAVO INTERNO
.

1.
A documentação facultativa juntada pela agravante evidencia a precisa noção da matéria controvertida, de modo que competia à agravada, caso entendesse necessário, promover a complementação da juntada da documentação em contrarrazões, conforme lhe possibilita o art. 1.019, II, do CPC, a fim de corroborar suas alegações e reforçar seu pedido de manutenção da decisão agravada. Preliminar de irregularidade formal rejeitada.

2.
Embora seja possível identificar, de plano, a prática de atos de concorrência desleal, decorrente de violação ao denominado
trade dress
ou conjunto-imagem do produto ou serviços, admitindo-se a sustação da violação ou do ato que a enseja, para evitar dano irreparável ou de difícil reparação (art. 209, §1º, da Lei nº 9.279/1996 – LPI), no caso concreto, sem embasamento técnico, não é possível aferir eventual prática de atos de concorrência desleal, pela singela comparação dos produtos de ambas as partes e de seu
marketing
, principalmente considerando os mesmos elementos também apresentados por outras empresas do mesmo ramo, razão pela qual não se identifica a probabilidade do direito da agravada, requisito necessário para concessão da tutela de urgência pleiteada.

3.
Em que pese a verificação de características similares dos produtos comercializados por ambas as partes, com destaque às formas geométricas dos projetos de calçados femininos, e mesmo a similitude identificada pela julgadora
a quo
quanto à organização dos produtos e sua disposição nas redes sociais, não é possível afirmar, nessa fase inicial cognitiva, sem a realização de perícia técnica, que se trata de imitação das características do produto e de sua divulgação, que possa gerar confusão entre os consumidores e desvio de clientela, e não efetivamente tendência de moda e de divulgação das lojas do mesmo ramo de atuação.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

5.
Homologado pedido de desistência do agravo interno juntado ao evento nº 949498, cujo objeto também restaria prejudicado pelo julgamento do agravo de instrumento.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000027-64.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: QUATTRE SHOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
AGRAVADO: DI COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS LTDA - ME
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
Acompanho o entendimento do preclaro Des. Relator.
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pela
QUATTRE SHOES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTD
A. (“QUATTRE”)
em face da r. decisão proferida pela douta Magistrada da 1ª Vara Cível de Vitória/ES, Comarca da Capital (evento nº 945572), que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c danos morais ajuizada pela agravada

DI GESTÃO DE ATIVO E TERCEIRIZAÇÃO EIRELI (“MANOLITA”)
, “
deferiu os efeitos da tutela provisória de urgência antecipada e determinou que a ré (Quattre Shoes Indústria e Comércio Ltda, CNPJ nº 37.915.366/0001-09, por seu representante legal devidamente identificado pelo oficial de justiça no cumprimento do presente) SUSPENDA a produção a comercialização e a divulgação de modelos originais “Salto Nina”, “Salto Damier”, “Flat Acne” e “Babouche PatBo”, reproduzidos pela Quattre com os apelidos “Sandália Mykonos”, “Sandália Rop”, “Flat Goreme” e “Mule Florença”, sob pena de multa diária que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a hipótese do descumprimento da ordem judicial ora emanada, por ora limitado a 60 (sessenta) dias/multa, a ser verificado a partir das 48 (quarenta e oito) horas, contadas da intimação desta, na forma do artigo 296, 497 e 537, todos do CPC (Súmula nº 410/STJ)
”.

DA PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL.

Em contrarrazões, a agravada pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do agravo de instrumento pela ausência de juntada de documentos essenciais à compreensão da controvérsia, que influenciaram o julgador em prol das suas teses, tais como reportagens veiculadas na mídia nacional e internacional acerca do conceito inovador dos seus calçados, inclusive sobre os modelos aqui debatidos, e desenhos, croquis, projetos e imagens que demonstram a gritante semelhança entre os modelos que passaram a ser comercializados pela agravante após o lançamento da agravada.

O art. 1.017, III, do Código de Processo Civil, prevê que a petição de agravo de instrumento será instruída, facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis.

Segundo ensinam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra
Código de processo civil comentado
, editora Revista dos Tribunais, 16ª edição, página 2250, incumbe à parte juntar as peças que entender importantes para o deslinde da questão objeto do agravo, o qual não será conhecido por irregularidade formal, caso não seja possível ao tribunal compreender a controvérsia pela ausência de peça facultativa.

Advertem os autores que o
“atual CPC determina que o agravo só será rejeitado por esse motivo se o recorrente, intimado, não apresentar o documento faltante no prazo de cinco dias”
, conforme expressamente prevê o §3º, do art. 1.017, que determina que o relator, na falta da cópia de qualquer peça ou no caso de algum vício que comprometa a admissibilidade do agravo, observe o disposto no art. 932, parágrafo único, do CPC.

No caso, identifiquei que a documentação juntada aos autos pela agravante é suficiente para aferir a exata compreensão da controvérsia, de modo que não promovi sua intimação para complementá-la.

Em que pese a assertiva da agravada de que não foi juntada documentação que influenciou a prolação da decisão agravada, considerando que não houve indicação expressa dessa documentação pelo juízo de origem, e que é possível, como dito, ter a precisa noção da matéria controvertida por meio da documentação juntada pela agravante, entendo que lhe competia promover a complementação da juntada da documentação, que entendesse necessária, em contrarrazões, conforme lhe possibilita o art. 1.019, II, do CPC, a fim de corroborar suas alegações e reforçar seu pedido de manutenção da decisão agravada.

Destarte, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

DO OBJETO.

Tal como relatado, em suas razões recursais, a agravante afirma, em síntese, que
1)
“
embora venha galgando visibilidade a menos tempo que a AGRAVADA, tem buscado reconhecimento e crescimento com base na produção e comercialização de produtos que, ao contrário do afirmado, não segue um trade-dress específico ou replica criações
'
únicas
'
,
'
personalizadas
'
e
'
inovadoras
'
, mas somente traz ao público capixaba tendências de moda e mercado, ditadas pelo mundo fashion, dotado de inúmeros signos comuns, mas por um preço acessível e justo, sem comprometer a qualidade ou beleza, o que é extremamente saudável para o mercado
” (fl. 09);
2)
“
tratando-se de uma região nobre e que atrai uma clientela cujo padrão de vida por vezes é expressivo, é natural que todas as lojas instaladas naquele perímetro sigam um padrão de requinte em seu exterior e interior, o que justifica que a maioria das lojas mantenham um padrão estético harmônico entre si e que, por vezes, denotam o uso de elementos com características similares, como a predominância de certos materiais para portas, sacadas, janelas e expositores, o que, contudo, não chega nem perto de configurar cópias
” (fl. 15);
3)
“
é evidente que esses modelos de sandália reclamados como
'
elementos identitários da MANOLITA
'
, são modelos de comum e habitual comercialização por uma infinidade de marcas distintas, por valores diferenciados e que, no entanto, concorrem normalmente e harmonicamente entre si, sem que nenhuma delas reclame a titularidade desses elementos, exatamente por sua notória popularidade e aplicabilidade livre
” (fl. 24);
4)

“ao contrário do que precocemente afirmou o d. Juízo a quo, (i) não foram apresentadas características próprias e peculiares da AGRAVADA passíveis de estarem sendo violadas pela AGRAVANTE, por se tratarem de traços comuns ao mercado em que atuam; (ii) os elementos geométricos não são característicos da AGRAVADA e não a tornam diferente de tantas outras marcas presentes no mercado”
(fl. 33);
5)
a
“
AGRAVADA salienta o fato de que a AGRAVANTE usou a descrição handmade Shoes para identificar a forma de produção das peças; contudo, ignora solenemente que a expressão, além de popular
é
normalmente usada para
descrever o modo de produção artesanal ligada ao mercado da moda
, inclusive, por empreendedores muitos maiores que a própria AGRAVADA”
(fl. 34);
6)

“
é comum às lojas desse padrão de calçados o uso, como foto de perfil do
'
Instagram
'
, um fundo branco (do próprio aplicativo) ou um fundo com cor bem clara, colocando no primeiro plano o nome da loja, numa fonte preta e minimalista”
(fl. 36);
7)

“
a estrutura visual e a apresentação do nome da marca, tanto nas mídias sociais, como em sua fachada de loja, é completamente distinta daquela usada pela AGRAVADA, não subsistindo a menor possibilidade de se sustentar que qualquer consumidor médio seria induzido a erro por essas semelhanças, que sequer existem, sendo que, inclusive, a forma discreta de seu design segue a linha do que as marcas mais atuais vem utilizando
”
(fl. 36);
8)
“
o padrão de fotografia e, por consequência, a forma de apresentação dos produtos no feed das redes sociais e na estrutura das lojas física
s
é completamente diferente entre as partes
”
(fl. 38);
9)

“
não é o preço do produto que determina em qual loja o cliente entrará e comprará, mas sim o seu poder aquisitivo”
(fl. 41);
10)

“
os preços praticados pela AGRAVADA são justos e condizentes com o preço de custo de sua produção”
(fl. 42).

Sustenta que a matéria exige prova técnica, citando julgados do Superior Tribunal de Justiça, e salienta que a utilização de máximas de experiência como substitutivo de prova não pode ser usada em casos de
“trade dress”
.

Expõe que, no julgamento do REsp nº 1591294/PR, ficou definido que,
“para se caracterizar uma atitude anticompetitiva e desleal é imprescindível que a situação concreta demonstre um
comportamento imprevisível aos olhos do mercado, o que não se pode reconhecer quando se utiliza elementos comuns, partilhados por uma multiplicidade de concorrentes no mesmo nicho do mercado”
, daí a imprescindibilidade da análise técnica no caso concreto,
“
em razão da impossibilidade de registro de elementos tão distantes da experiência de um julgador:
'
aspectos de mercado, hábitos de consumo, técnicas de propaganda e marketing, o grau de atenção do consumidor comum ou típico do produto em questão
'
”
, o que afasta a probabilidade do direito.

Consigna que a utilização de formas geométricas em calçados não é algo novo ou exclusivo da agravada, tendo surgido no século passado e retornado ao ciclo da moda por marcas consagradas, seguindo tendência do momento, que sequer foi inaugurada pela agravada, destacando que métodos, estilos ou técnicas não são objetos de proteção intelectual.

Aduz que as lojas de calçados de padrão mais elevado costumam ser semelhantes, por característica de mercado, e que deve ser analisado o grau de distintividade e o nível de observação do consumidor comum, registrando que, no ambiente virtual, o símbolo
“underline”
é amplamente utilizado quando o nome não está disponível na rede, e que as mensagens das consumidoras juntadas pela agravada identificam diferenças entre os produtos, impedindo qualquer tipo de confusão.

Destaca que seria necessária inspeção no estabelecimento, e que, além de não haver similaridade de cores no estabelecimento ou nos produtos, não há proteção de cores.

Assinala que a agravada também não demonstrou prejuízo que a agravante poderia causar aos seus negócios, pois não trouxe números da redução do seu faturamento, não trouxe mensagens que mostrassem a confusão das clientes e não juntou demonstrativo de quantos calçados deixou de vender depois da instalação da agravante, asseverando que a diferença de preços entre os produtos afasta o prejuízo porque distingue o perfil de consumo.

Requer o provimento do recurso para
“
reformar totalmente a decisão alvejada, possibilitando à AGRAVANTE retomar a produção, a comercialização e a divulgação dos produtos
'
Sandália Mykonos
'
,
'
Sandália Rop
'
,
'
Flat Goreme
'
e
'
Mule Florença
'
, afastando-se a possibilidade de imposição da multa diária”.

Já a agravada defende, em resumo, que:
1)

“
a semelhança entre os calçados é claramente notável”
(fl. 10);
2)

“inspiração e cópia não se confundem”
(fl. 10)
,
verificando-se no caso
“
a reprodução indiscriminada, a cópia ilícita de seus produtos e conceitos com a modificação de detalhes mínimos, incapazes de fazer o consumidor distinguir os modelos das empresas”
(fl. 11);
3)

“
inúmeras reportagens publicadas em revistas e canais de mídia de renome demonstram que a marca ganhou renome no mercado nacional e internacional justamente por trazer inovações que, em conjunto, distinguem o conceito de seus calçados no mercado (ID nº 949504 e 949505), tais como: (i) o design geométrico nos sapatos, seja na base, no salto ou na parte superior, em formato quadrangular/espiral; (ii) a utilização da fivela encapada em substituição à fivela metálica; (iii) o emprego das cores monocromáticas; (iv) o modelo estampado na palmilha do sapato e (v) a utilização de materiais específicos, como a tela quadrada metalizada (vide reportagens anexadas à petição inicial – e, frisa-se, omitidas deste recurso)”
(fl. 11);
4)

“
as fotografias comparativas entre os modelos da MANOLITA e da QUATTRE também atestam que as características estruturantes dos calçados comercializados pela Agravante têm o condão de causar confusão nos consumidores, tendo em vista a manifesta similitude com os calçados desenvolvidos pela MANOLITA
”
(fl. 11);
5)
questiona
“
a concorrência desleal que vem sendo praticada pela QUATTRE, com a utilização de
'
artifícios
'
que busquem esconder a cópia viril dos calçados”
(fl. 16);
6)
“basta a potencialidade de acarretar confusão ou associação indevida entre as marcas, o que está claramente demonstrado no caso dos autos” (fl. 20);
7)

“inúmeras consumidoras se veem inconformadas com a similaridade dos calçados vendidos pela QUATTRE, colocados no mercado sempre após as criações da MANOLITA”
(fl. 20);
8)

“
nunca invocou para si, por exemplo, que detém a exclusividade do emprego de um salto em formato de espiral. Embora a Agravante tenha focado em argumentos nesse teor, o que verdadeiramente se questiona é que certos modelos da Agravante tiveram um resultado final IDÊNTICO aos da Agravada – tanto que os individualizou –, o que está devidamente comprovado pelo confronto de imagens; apresentação de croquis; exposição de parcerias veiculadas na mídia; pedidos de produção à fábrica etc.
”
(fl. 21);
9)

“
a Agravante tenta sustentar suas condutas ao argumento de que as marcas seguiriam tendências da moda, “como todas as outras sociedades do ramo”, mas não faz a mínima demonstração do processo criativo de seus calçados, ao contrário da Agravada, que fez prova da criação dos modelos ora questionados”
(fl. 26);
10)

“
o fato de as lojas estarem na mesma rua potencializa o risco de desviar a clientela da MANOLITA, especialmente por se tratar do mesmo publico-alvo e pelo fato de os calçados terem preços tao diferentes”
(fl. 27);
11)

“
não há como deixar de notar a similaridade da apresentação das marcas nas redes sociais, o que só reforça o fato de que a QUATTRE viola todo o conjunto-imagem da MANOLITA, não só em relação à reprodução quase fiel de seus calçados, mas também quanto à apresentação da identidade visual da marca, o que traduz clara concorrência desleal
”
(fl. 27);
12)
os julgados mencionados pela agravante trataram da necessidade de perícia para verificação exauriente do fato, em sentença, sendo que no caso as provas documentais carreadas aos autos principais (omitidas pelo agravante)
“
são absolutamente suficientes para demonstrar a violação ao conjunto-imagem da MANOLITA, sobretudo porque a réplica dos seus elementos criativos em ao menos 04 calçados da QUATTRE é nítida a olho nu (e passível de verificação em sede de cognição sumária) – o que provoca um cenário de clara concorrência desleal, que tem causado graves prejuízos à MANOLITA por conta do desvio e evasão de sua clientela, tal como denunciado pelas consumidoras da marca”
(fl. 28);
13)

“
após ser notificada extrajudicialmente pela Agravada, a Agravante retirou um de seus calçados de circulação (o modelo apelidado de
'
MULE FLORENÇA
'
, de contrafação ao modelo original
'
BABOUCHE PATBO
'
) – o que denota uma confissão do ilícito e a clara prescindibilidade da perícia”
, sendo que posteriormente alterou um detalhe mínimo (fl. 28).

A agravada colaciona julgados que asseguraram tutela provisória de urgência para salvaguardar a integridade dos direitos de propriedade industrial de empresas que sofrem a usurpação de seu
trade dress
, pleiteando pelo desprovimento do recurso,
“
uma vez que, em sede de cognição sumária, o d. Juízo a quo já foi capaz de identificar a tamanha identidade entre as mercadorias e, consequentemente, sua capacidade de afetar o livre mercado, em especial pelas empresas visarem ao mesmo público-alvo
”
(fl. 31), e que sofre risco de dano grave, tendo em vista o risco de associação indevida das marcas pelos consumidores médios e, consequentemente, o desvio ou evasão de clientela, agravado pelo fato de que a agravante comercializa seus modelos a um preço em média 50% (cinquenta por cento) inferior (fl. 33)
.

Inicialmente, peço vênia para transcrever os fundamentos da r. decisão agravada, que deferiu o pedido de tutela de urgência (destaques do original – evento nº 945572):

(...)

Em sede de cognição sumária, a qual comporta a espécie, de uma detida análise das alegações constantes da peça de ingresso, bem como dos documentos trazidos aos autos,
verifica-se que está presente a probabilidade do direito alegado pela Demandante
. Explica-se.

Em primeiro lugar, necessário esclarecer que a marca é elemento importante para a atividade empresarial, traço distintivo em relação a outras que estão no mercado e, como tal, possui proteção da Carta Constitucional que, em seu artigo 5º, XXIX, disciplina que a lei assegurará a proteção aos autores de marcas, nomes de empresas e criações industriais.

Além da marca, a legislação pátria também tutela, tal como disposto no ordenamento constitucional, as criações intelectuais e as industriais, tendo sido criada a Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.

No caso dos autos, a Demandante sustenta que a Demandada tem fabricado produtos com grande similitude aos seus – ou, ainda, replicado algumas peças –, os quais possuem características próprias e peculiares, tais como o formato geométrico e uma palmilha em cores diferenciadas.

Segundo aduz na exordial, além de haver uma ofensa à propriedade intelectual por replicar os sapatos, também possui uma nítida concorrência desleal ao anunciá-los em venda inferior ao padrão de mercado que a Manolita expõe.

Para corroborar com suas afirmações, apresenta imagens dos seus produtos, em comparação com os produtos da Demandada, além de outros elementos que, segundo afirma, demonstram verdadeira semelhança entre as partes, como os logotipos e a disposição das fotografias dos produtos nas redes sociais e até mesmo a estrutura física das lojas.

Tem-se que, na verdade, a Demandante reclama a proteção do chamado “trade-dress", expressão originária dos Estados Unidos, consistente no conjunto de elementos com características próprias que compõem a identidade visual de determinado produto ou serviço e, como tal, dado o seu caráter peculiar e distintivo, possui proteção jurídica autônoma e independente dos preceitos da Propriedade Intelectual.

Sobre a questão, leciona a doutrina:

Um dos temas mais atuais no que diz respeito à propriedade industrial é o chamado trade dress, ou conjunto-imagem do produto. Nos Estados Unidos, o assunto é bastante conhecido e já tem lei específica, o Lanham Act. No Brasil, o tema ainda não é muito conhecido, mas já tem merecida atenção da doutrina especializada e já embasou decisões judiciais importantes e polêmicas.

Ocorre a violação ao chamado trade dress quando um concorrente não copia exatamente a marca ou o desenho industrial de outrem, mas imita sutilmente uma série de características do produto ou até mesmo o modus operandi da prestação de um serviço.
1

Muito embora não haja uma previsão legal expressa do termo citado, a sua violação tem sido objeto de análise doutrinária e jurisprudencial ao longo dos últimos anos, tendo, inclusive, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestado sobre esta matéria.

No caso dos autos, em uma detida análise dos elementos que compõem a exordial, tem-se que salta aos olhos a similitude dos produtos expostos e fabricados pela Demandada, sendo que não se trata de mera hipótese de comércio de um mesmo ramo de produtos, mas de verdadeira reprodução de elementos identitários da empresa Demandantes.

Isso porque, de acordo com as fotos acostadas, destacam-se que:

1)
Os elementos geométricos característicos da marca Manolita foram integralmente reproduzidos nos produtos da Demandada, a qual apenas nomeou as coleções de forma diferente;

2)
As cores de divulgação dos produtos da Demandada em muito se assemelham ao que já vem praticado há certo tempo pela Demandante;

3)
A organização dos produtos e a sua disposição nas redes sociais, que em muito se assemelham ao apresentado pela Demandante.

Diante disso, conclui-se que, de fato, os produtos apresentados podem levar o consumidor à confusão e o induz a adquirir um produto pelo outro. Além disso, deve-se destacar que, nos termos do que fora apresentados nos autos, a Demandante possui o registro de sua marca e já vem ganhando notoriedade nacional em razão do estilo diferenciado dos seus produtos.

Portanto, sem adentrar ao mérito das questões concorrenciais e de eventual concorrência desleal - que atine ao mérito da demanda - o fato é que, a princípio, em sede de cognição sumária, tem-se que existe uma identidade tamanha entre as mercadorias que afeta em demasia o livre mercado, em especial por haver a oferta dos produtos semelhantes pela Demandada com um valor muito inferior ao que é apresentado pela Demandante.

Sabe-se que o art. 124, VIII, da Lei n. 9.279/1996 disciplina que a identidade de cores de embalagens de um produto em relação a outro não é hipótese legalmente capitulada como concorrência desleal ou parasitária, no entanto, o caso dos autos extrapola os limites da mera reprodução de cor e reproduz vários dos produtos fabricados pela Demandante.

Não bastasse, registre-se que ambas as marcas atuam no mesmo ramo de atividade (ramo de sapatos) e sob a mesma territorialidade, estando, inclusive, não só no mesmo município e em locais próximos, o que também demonstra a intenção de atingir o mesmo público-alvo.

A Legislação de Proteção Industrial prevê, em seu artigo 209, § 1º, a possibilidade de o juiz, em sede liminar, determinar a sustação de atos que infrinjam direitos de propriedade industrial e de concorrência desleal que prejudiquem negócios alheios, senão vejamos:

Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.

§ 1º Poderá o juiz, nos autos da própria ação, para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, determinar liminarmente a sustação da violação ou de ato que a enseje, antes da citação do réu, mediante, caso julgue necessário, caução em dinheiro ou garantia fidejussória.

§ 2º Nos casos de reprodução ou de imitação flagrante de marca registrada, o juiz poderá determinar a apreensão de todas as mercadorias, produtos, objetos, embalagens, etiquetas e outros que contenham a marca falsificada ou imitada.

Diante disso, pelas razões expostas, ressai clara a necessidade de se retiraram os produtos semelhantes do mercado, mormente diante do potencial prejuízo financeiro que a marca Demandada pode causar à Demandante pela comercialização das réplicas em preços muito inferiores, conforme demonstrado na exordial.

Sobre a hipótese, trago à colação o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONCORRÊNCIA DESLEAL. CONCESSÃO DE LIMINAR PARA DETERMINAR A SUBSTITUIÇÃO, EM PRAZO RAZOÁVEL, DAS EMBALAGENS DE PRODUTOS POSSÍVEIS DE SEREM CONFUNDIDAS COM AS UTILIZADAS POR MARCA CONCORRENTE. POSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. 1. A antecipação de tutela, nos moldes do disposto no artigo 273 do Código de Processo Civil, constitui relevante instrumentário de que dispõe o magistrado para que, existindo prova inequívoca e verossimilhança das alegações, dentro de seu prudente arbítrio, preste tutela jurisdicional oportuna e adequada que, efetivamente, confira proteção ao bem jurídico tutelado, abreviando, ainda que em caráter provisório, os efeitos práticos do provimento definitivo. 2. A decisão recorrida reconheceu expressamente que "uma primeira análise das embalagens dos sabonetes comercializados pelas partes permite constatar a existência de uma grande semelhança no conjunto visual dos produtos, a qual tem inegável potencial de levar à confusão, induzindo o consumidor a adquirir um pelo outro", e, portanto, limita-se a impor à ré, no prazo de 90 dias, alterações nas embalagens de sua nova linha de sabonetes. A providência liminar, ademais, em caráter provisório, não tutela a marca, mas sim faz cessar a possível concorrência desleal, evitando eventual utilização indevida de elementos que têm função "para-marcárias", que a doutrina denomina "Trade Dress". 3.
Dessarte, como o artigo 209, § 1º, da Lei 9.279/96 expressamente prevê a possibilidade de o juiz, em casos de violação de direitos de propriedade industrial ou prática de atos de concorrência desleal, "nos autos da própria ação, para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, determinar liminarmente a sustação da violação ou de ato que a enseje", a revisão da decisão recorrida encontra óbice intransponível na Súmula 7/STJ
. 4. Ademais, "[e]sta Corte, em sintonia com o disposto na Súmula 735 do STF (Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar), entende que, via de regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito. Apenas violação direta ao dispositivo legal que disciplina o deferimento da medida autorizaria o cabimento do recurso especial, no qual não é possível decidir a respeito da interpretação dos preceitos legais que dizem respeito ao mérito da causa". (AgRg no Ag 658.931/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2011, DJe 31/08/2011) 5. Recurso especial não conhecido. (REsp 1306690/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2012, DJe 23/04/2012) (sem grifos no original)

Nos mesmos termos já se manifestou o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

A C Ó R D Ã O EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. PRINCÍPIOS DA ESPECIALIDADE E DA TERRITORIALIDADE OBSERVADOS. REGISTRO ANTERIOR NO INPI. USO EXCLUSIVO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Como cediço, a marca é sinal distinguível visualmente, por meio do qual os produtos ou serviços são identificados e assim podem ser discernidos dos demais. ¿A marca, cuja propriedade é consagrada pelo art. 5º, XXIX da CF, se constitui um sinal distintivo de percepção visual que individualiza produtos e⁄ou serviços. O seu registro confere ao titular o direito de usar, com certa exclusividade, uma expressão ou símbolo.¿ (Min. Nancy Andrighi).
2) Nesse sentido, interessante ressaltar ainda o denominado "trade dress", oriundo dos Estados Unidos, que consiste na impossibilidade de se utilizar marca que imite, ainda que sutilmente, conjunto de características de determinado produto, e não necessariamente a marca ou o desenho industrial de outrem. 3) Na espécie, a comparação entre as logomarcas estampadas nos produtos de cada uma das partes e nas fachadas das lojas não deixa dúvida de que são fortemente semelhantes, o que induz, certamente, confusão na percepção do consumidor, traduzindo bem a idéia de
trade dress
, de modo a se reputar presentes os requisitos autorizadores da medida pleiteada, pelo menos em parte. 4) Recurso parcialmente provido
. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso. Vitória, 28 de abril de 2015. DESEMBARGADOR PRESIDENTE DESEMBARGADOR RELATOR (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035159000476, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/04/2015, Data da Publicação no Diário: 19/05/2015) (sem grifos no original)

Demonstrada a probabilidade do direito, importante destacar que quando se pensa na concessão de tutela de urgência, deve-se ter em mente que o “fiel da balança” é o perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo. Sobre a importância de tal requisito nos casos de concessão de tutela de urgência, vejamos:

O que queremos dizer com “regra da gangorra”, é que
quanto maior o “periculum” demonstrado, menos “fumus” se exige para a concessão da tutela pretendida
, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional.
2

In casu
, verifica-se que tal requisito ficou demonstrado, inclusive como já verificado quando da análise da probabilidade do direito. Explica-se.

A documentação colacionada aos autos é clara ao indicar, além da similitude dos produtos expostos entre Demandante e Demandada, o registro da Demandante no INPI de seus produtos, o grande conhecimento desta no mercado e o destaque no ramo em razão do design diferenciado da marca.

Destaca-se que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo cinge-se especialmente em razão do elevado prejuízo que a Demandante pode ter diante dos produtos apresentados pela Demandada, mormente diante do seu valor de mercado.

Ademais, destaca-se que a medida é reversível, pois, na hipótese de improcedência do pedido de mérito, a Demandada poderá ser ressarcido pela Demandante de eventuais prejuízos decorrentes da retirada dos produtos, o que poderá ser feito através das vias adequadas.

Desta feita, considerando o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo, bem como a probabilidade de parte do direito alegado pelo Demandante,
cabível a concessão da medida pleiteada
.

(...).

A referida decisão foi suspensa no plantão judiciário, diante da compreensão de que o presente recurso demonstrou, ao menos naquela fase inicial,
“que os modelos confeccionados pela empresa agravada, assim como as demais marcas existentes no mercado, seguem tendências nacionais e internacionais, de modo que, eventual demonstração de similaridade entre o trade dress das partes deverá ser comprovado por meio de perícia técnica”
(evento nº 945561).

Na decisão proferida no plantão, da lavra do E. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, fora mencionado julgado desta E. Corte, que, em sede de apelação cível, destacou jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser
“indispensável a realização da perícia para verificação de imitação de trade dress capaz de configurar concorrência desleal, porquanto necessária análise técnica que tome em consideração o mercado existente, o grau de distintividade entre os produtos concorrentes no meio de consumo habitual e o grau de atenção do consumidor comum”
(TJES, Classe: Apelação, 0031796-17.2014.8.08.0035, 035140242583, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/07/2019, Data da Publicação no Diário: 10/07/2019).

No citado julgado, por sua vez, foi colacionada a seguinte jurisprudência do STJ (grifei):

RECURSO ESPECIAL. USO INDEVIDO DE MARCA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL.
CONJUNTO-IMAGEM (TRADE DRESS). COMPARAÇÃO NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA
. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO EM SIMPLES OBSERVAÇÃO DAS EMBALAGENS DOS PRODUTOS EM CONFRONTO. DIREITO À PRODUÇÃO DE PROVA. 1.
A fim de se concluir pela existência de concorrência desleal decorrente da utilização indevida do conjunto-imagem de produto da concorrente é necessária a produção de prova técnica
(CPC/73, art. 145). O indeferimento de perícia oportunamente requerida para tal fim caracteriza cerceamento de defesa 2. Recurso especial provido. (REsp 1778910/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018)

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. RECURSO ESPECIAL.
CONJUNTO-IMAGEM (TRADE DRESS). COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTO AFIM.
EMBALAGENS ASSEMELHADAS.
CONCORRÊNCIA DESLEAL. ART. 209 DA LEI N. 9.279/1996 (LPI). PERÍCIA TÉCNICA
NÃO REQUERIDA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. NÃO PROVADO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O conjunto-imagem (trade dress) é a soma de elementos visuais e sensitivos que traduzem uma forma peculiar e suficientemente distintiva de apresentação do bem no mercado consumidor
. 2. Não se confunde com a patente, o desenho industrial ou a marca, apesar de poder ser constituído por elementos passíveis de registro, a exemplo da composição de embalagens por marca e desenho industrial. 3.
Embora não disciplinado na Lei n. 9.279/1996, o conjunto-imagem de bens e produtos é passível de proteção judicial quando a utilização de conjunto similar resulte em ato de concorrência desleal, em razão de confusão ou associação com bens e produtos concorrentes
(art. 209 da LPI). 4.
A caracterização de concorrência desleal por confusão, apta a ensejar a proteção ao conjunto-imagem (trade dress) de bens e produtos, é questão fática a ser examinada por meio de perícia técnica
. 5. No caso dos autos, a recorrida (autora da demanda originária) não promoveu a dilação probatória necessária à comprovação do fato constitutivo de seu direito - a existência de conduta competitiva desleal -, devendo, por isso, suportar o ônus estático da prova (art. 333, I, do CPC/1973). 6. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1591294/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 13/03/2018)

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. RECURSO ESPECIAL.
CONJUNTO-IMAGEM (TRADE DRESS). COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTO AFIM.
EMBALAGENS ASSEMELHADAS.
CONCORRÊNCIA DESLEAL. ART. 209 DA LEI N. 9.279/1996 (LPI). PERÍCIA TÉCNICA
REQUERIDA. DISPENSA INJUSTIFICADA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. O conjunto-imagem (trade dress) é a soma de elementos visuais e sensitivos que traduzem uma forma peculiar e suficientemente distintiva, vinculando-se à sua identidade visual, de apresentação do bem no mercado consumidor. 2. Não se confunde com a patente, o desenho industrial ou a marca, apesar de poder ser constituído por elementos passíveis de registro, a exemplo da composição de embalagens por marca e desenho industrial. 3. Embora não disciplinado na Lei n. 9.279/1996, o conjunto-imagem de bens e produtos é passível de proteção judicial quando a utilização de conjunto similar resulte em ato de concorrência desleal, em razão de confusão ou associação com bens e produtos concorrentes (art. 209 da LPI). 4.
No entanto, por não ser sujeito a registro - ato atributivo do direito de exploração exclusiva - sua proteção não pode servir para ampliar direito que seria devido mediante registro, de modo que não será suficiente o confronto de marca a marca para caracterizar a similaridade notória e presumir o risco de confusão
. 5.
A confusão que caracteriza concorrência desleal é questão fática, sujeita a exame técnico, a fim de averiguar o mercado em que inserido o bem e serviço e o resultado da entrada de novo produto na competição, de modo a se alcançar a imprevisibilidade da conduta anticompetitiva aos olhos do mercado
. 6. O indeferimento de prova técnica, para utilizar-se de máximas da experiência como substitutivo de prova, é conduta que cerceia o direito de ampla defesa das partes. 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1353451/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 28/09/2017)

É certo que esses precedentes não afastam a possibilidade de que, identificada, de plano, possível prática de atos de concorrência desleal, decorrente de violação ao denominado
trade dress
ou conjunto-imagem do produto ou serviço, seja determinada a sustação da violação ou do ato que a enseja, para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, conforme também já decidiu o STJ no REsp 1306690/SP, mencionado pela decisão ora agravada.

A propósito, no citado julgado, ficou assentado que a decisão recorrida reconheceu expressamente a existência de uma grande semelhança no conjunto visual dos produtos (embalagens de sabonetes), com inegável potencial de levar à confusão, induzindo o consumidor a adquirir um pelo outro, e que a providência liminar faria cessar a possível concorrência desleal, evitando eventual utilização indevida de elementos que têm função
"para-marcárias",
que a doutrina denomina
"Trade Dress"
, aplicando-se ao caso o disposto no at. 209, §1º, da Lei nº 9.279/1996.

Ocorre que, no caso concreto, em que pese a verificação de características similares dos produtos comercializados por ambas as partes, com destaque às formas geométricas dos projetos de calçados femininos, e mesmo a similitude identificada pela julgadora
a quo
quanto à organização dos produtos e sua disposição nas redes sociais, não é possível afirmar, nessa fase inicial cognitiva, sem a realização de perícia técnica, que se trata de imitação das características do produto e de sua divulgação, que possa gerar confusão entre os consumidores e desvio de clientela, e não efetivamente tendência de moda e de divulgação das lojas do mesmo ramo de atuação.

No julgamento do REsp. 1.778.910/SP, acima mencionado, a Ministra Maria Isabel Gallotti, ao tratar da necessidade de prova pericial para identificação da ocorrência de imitação e para conclusão pela concorrência desleal, salientou que caberá ao perito avaliar
“
aspectos de mercado, hábitos de consumo, técnicas de propaganda e marketing, o grau de atenção do consumidor comum ou típico do produto em questão, a época em que o produto foi lançado no mercado, bem como outros elementos que confiram identidade à apresentação do produto ou serviço
".

No citado julgado, a Ministra Relatora também destacou o supramencionado REsp nº 1.591.294/PR, de relatoria do Ministro Marco Aurélio Belizze, o qual, observando a existência de

"sutilezas que podem separar a concorrência desleal da legítima prática competitiva"
, deixou assentado que,
"para se caracterizar uma atitude anticompetitiva e desleal é imprescindível que a situação concreta demonstre um comportamento imprevisível aos olhos do mercado, o que não se pode reconhecer quando se utiliza elementos comuns, partilhados por uma multiplicidade de concorrentes no mesmo nicho do mercado
”,
sendo, portanto, necessária
“
análise técnica que tome em consideração o mercado existente, o grau de distintividade entre os produtos concorrentes no meio em que seu consumo é habitual e ainda o grau de atenção do consumidor comum
".

Também foi salientado, no mesmo julgado, o também supracitado REsp 1353451/MG, no qual se destacou que
“
a
exclusiva violação da concorrência não é fato dado a presunções atécnicas, mesmo porque sua tipificação legal não é objetiva e taxativa, dependendo do resultado concreto dessas ações, o qual depende, antes de mais nada, de uma análise técnica de propaganda e marketing”
.

Nesse contexto, entendo que, no caso concreto, sem embasamento técnico, não é possível aferir eventual prática de atos de concorrência desleal, pela singela comparação dos produtos de ambas as partes e de seu
marketing
, principalmente considerando os mesmos elementos também apresentados por outras empresas do mesmo ramo, razão pela qual não identifico a probabilidade do direito da agravada, requisito necessário para concessão da tutela de urgência pleiteada.

Anote-se, por fim, que, em resposta a notificação extrajudicial da agravada, não houve propriamente reconhecimento de reprodução não autorizada, mas afirmação da agravante de que ela
“
não reproduziu
o produto objeto da
(...)
notificação (MULE FLORENÇA), ao revés já havia no mercado, no momento da inspiração e criação, forte tendência de saltos e estrutura ali inseridos”
(evento nº 945571, fl. 02), em que pese, num primeiro momento,
“
por cordialidade comercial”
, ter decidido
“deixar de comercializar”
o referido calçado, para o qual, segundo ela, não havia
“processo de produção”
(evento nº 945571, fl. 03)
.

Posto isso,
conheço e dou provimento ao agravo de instrumento
para reformar a r. decisão agravada e rejeitar o pedido de concessão de tutela provisória de urgência.

Por derradeiro e oportuno,
homologo o pedido de desistência do agravo interno
juntado ao evento nº 949498, cujo objeto também restaria prejudicado pelo julgamento do presente agravo de instrumento.

É como voto.

1
Nota 2 da decisão: RAMOS, André Luiz Santa Cruz. Direito Empresarial. 7 ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2017, livro digital.

2
Nota 3 da decisão: WANBIER, Tereza Arruda Alvin ... [et al]. Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil. Artigo por Artigo. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 498.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA –
REJEITADA PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL
–
DOCUMENTAÇÃO FACULTATIVA SUFICIENTE PARA A COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA –
CONJUNTO-IMAGEM –
TRADE DRESS
–
IDENTIFICAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS SIMILARES DOS PRODUTOS COMERCIALIZADOS POR AMBAS AS PARTES E DO SEU
MARKETING
–

POSSÍVEL TENDÊNCIA DE MERCADO – NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA PARA AFERIR EVENTUAL PRÁTICA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. HOMOLOGADO PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO AGRAVO INTERNO
.

1.
A documentação facultativa juntada pela agravante evidencia a precisa noção da matéria controvertida, de modo que competia à agravada, caso entendesse necessário, promover a complementação da juntada da documentação em contrarrazões, conforme lhe possibilita o art. 1.019, II, do CPC, a fim de corroborar suas alegações e reforçar seu pedido de manutenção da decisão agravada. Preliminar de irregularidade formal rejeitada.

2.
Embora seja possível identificar, de plano, a prática de atos de concorrência desleal, decorrente de violação ao denominado
trade dress
ou conjunto-imagem do produto ou serviços, admitindo-se a sustação da violação ou do ato que a enseja, para evitar dano irreparável ou de difícil reparação (art. 209, §1º, da Lei nº 9.279/1996 – LPI), no caso concreto, sem embasamento técnico, não é possível aferir eventual prática de atos de concorrência desleal, pela singela comparação dos produtos de ambas as partes e de seu
marketing
, principalmente considerando os mesmos elementos também apresentados por outras empresas do mesmo ramo, razão pela qual não se identifica a probabilidade do direito da agravada, requisito necessário para concessão da tutela de urgência pleiteada.

3.
Em que pese a verificação de características similares dos produtos comercializados por ambas as partes, com destaque às formas geométricas dos projetos de calçados femininos, e mesmo a similitude identificada pela julgadora
a quo
quanto à organização dos produtos e sua disposição nas redes sociais, não é possível afirmar, nessa fase inicial cognitiva, sem a realização de perícia técnica, que se trata de imitação das características do produto e de sua divulgação, que possa gerar confusão entre os consumidores e desvio de clientela, e não efetivamente tendência de moda e de divulgação das lojas do mesmo ramo de atuação.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

5.
Homologado pedido de desistência do agravo interno juntado ao evento nº 949498, cujo objeto também restaria prejudicado pelo julgamento do agravo de instrumento.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, para reformar a r. decisão agravada e rejeitar o pedido de concessão de tutela provisória de urgência, assim como HOMOLOGAR desistência do agravo interno juntado ao evento nº 949498, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.