Tribunal: TJDFT
Processo: 0712717-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0712717-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORA FLORES DA FONSECA ACADEMIA DE GINASTICA AGRAVADO: ALEXSANDRO PEREIRA BRAGA - ACADEMIA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto DEBORA FLORES DA FONSECA ACADEMIA DE GINASTICA contra decisão de ID 151942193, proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília nos autos do Processo Comum n. 0705771-40.2023.8.07.0001, ajuizada em desfavor de ALEXSANDRO PEREIRA BRAGA - ACADEMIA. Em decisão proferida em 10/03/2023 o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: Os requisitos para deferimento da liminar estão previstos no art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse passo, verifico que os fundamentos utilizados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a probabilidade do direito que se objetiva assegurar, vez que os contornos da situação ainda carecem de esclarecimentos que necessariamente deverão ocorrer ao longo da instrução, observando que as figuras de perfil da rede social Instagram são diferentes, estando a autora vinculada a Slimfit Brasil (SLIM FIT, SLIMFIT, SLIMFIT STUDIO) e a ré a Academia SlimFit, não havendo outros elementos que levem de pronto a conclusão de que a ré está utilizando a marca da autora. Em razões recursais, entende que estão devidamente demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Aduz que a decisão agravada não compreende os ditames da Lei de Propriedade Industrial ou do Manual de Marcas do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI. Alega que a semelhança entre as marcas não precisa ser idêntica visualmente para que essas marcas sejam colidentes, e que a marca da agravante e a marca do agravado são iguais foneticamente e ideologicamente. Traz a atenção aos apontamentos contidos no Manual de Marcas do INPI e que o agravado não possui registro da marca. Argumenta que somente a agravante tem direito de uso exclusivo da marca SLIM FIT e da metodologia SLIMFIT em todo território nacional e que em ação similar obteve o deferimento da tutela. Entende que há perigo de dano em razão do uso sem licença da marca pelo agravado, que traz a este enriquecimento ilícito diante do sucesso da marca registrada e não evita a continuidade da prática do crime de concorrência desleal. Requer, em suma o recebimento do agravo; a concessão da tutela antecipada da pretensão recursal; intimação do agravado e, no mérito, o provimento do presente recurso para reformar a decisão agravada e determinar a imediata abstenção de uso da marca registrada SLIM FIT pelo agravado. Preparo regular (ID 45430684). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. O cerne da questão é a possibilidade de concessão da tutela recursal para determinar que a empresa agravada deixe de utilizar o nome “SLIM FIT” em seu estabelecimento comercial, uma vez que a agravante possui o registro da marca junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial- INPI. Inicialmente, verifica-se que constam nos autos da ação de origem os seguintes registros da marca: SLIM FIT, Classe NCL(11) 28, categorizado como artigos de ginástica e esportes (ID 148813367); SLIMFIT, Classe NCL(11) 35, categorizado como gestão de negócios (venda e licenciamento de franquia) (ID 148813368); e Slimfit Studio, Classe NCL(10) 41, categorizado como serviços de educação na área de atividades desportivas e culturais. Além disso, em checagem ao site do INPI verificou-se o registro de SLIMFIT STUDIO em nome da agravante, Classe NCL(11) 25, categorizado na área de vestuário. O nome Slim Fit ACADEMIA utilizado pelo agravado, até onde resta demonstrado não possui registro junto ao INPI. A marca tem como objetivo distinguir produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, de origem diversa, conforme definição do art. 123, inciso I, da Lei no 9.279/96. Em que pese agravante e agravado atuarem em área de saúde ligada à prática de exercícios, verifica-se clara distinção do ramo de atividade, ao passo que uma atua no fornecimento de material, vestuário e formação profissional, outra utiliza-se da expressão como mero nome fantasia do estabelecimento em que exerce sua atividade. Para configuração da colidência das marcas a ensejar a proibição de uso por outrem há de ser inequivocadamente demonstrados a imitação ou reprodução, no todo ou em parte, ou com acréscimo de marca alheia já registrada; a semelhança ou afinidade entre os produtos por ela indicados; e a possibilidade de a coexistência das marcas acarretar confusão ou dúvida no consumidor (Lei 9.279/96 - Art. 124, XIX). Uma vez afastado o risco de confusão, é possível a coexistência harmônica das marcas. Destaquem-se julgados desta Eg. Corte: APELAÇÃO. ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA. IMPOSSIBILIDADE. REGISTRO ANTERIOR. COMPROVAÇÃO. MESMO RAMO DE ATUAÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONFUNDIR CONSUMIDORES. INOCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DESCABIMENTO. 1. Aquele que obtém o registro de marca no INPI tem o direito de explorá-la economicamente, com exclusividade, podendo impedir que outras empresas concorrentes de mesmo mercado utilizem a mesma marca, logomarca e nome de fantasia ou algo semelhante a eles. 2. O registro anterior da marca de nome semelhante, por si só, não é suficiente para se determinar a abstenção de uso por outra empresa, de ramo diverso e que atua em locais diversos, sem que esteja demonstrada a possibilidade de confusão entre as marcas pelos consumidores. 3. Incabível o pedido de indenização por danos morais, pois ausente ato ilícito e, consequentemente, qualquer ofensa extrapatrimonial. 4. Apelo não provido. (Acórdão 1135015, 07047796520178070009, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2018, publicado no DJE: 13/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSO CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL. USO INDEVIDO DE MARCA. NÃO OCORRÊNCIA. EXPRESSÃO FORMALMENTE EXCEPCIONADA PELO REGISTRO DA MARCA. HONORÁRIOS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O uso comercial de expressão não protegida por registro de marca, ademais, formalmente excepcionada à garantia do registro, não enseja ofensa à propriedade industrial e intelectual. 2. A existência de expressão genérica ou evocativa no nome fantasia de determinada empresa não determina, per si, prejuízo a outras empresas que também façam uso de tal expressão em seus nomes empresariais ou fantasia. 3. Diante das claras determinações do artigo 85 do Novo Código de Processo Civil, especialmente em razão do disposto ao seu §6o, mesmo no caso de improcedência dos pedidos iniciais, inviável a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em valor fixo, inferior ao valor mínimo previsto às balizas do §2o do mencionado artigo. 4. Em homenagem ao princípio da causalidade e com espeque no §11 do artigo 85 do CPC/2015, impõe-se a majoração recursal dos honorários advocatícios. 5. Negou-se provimento ao apelo. (Acórdão 973076, 20151310015703APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/10/2016, publicado no DJE: 19/10/2016. Pág.: 126/141) Nesse sentido o STJ já se manifestou no seguinte sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA E COMINATÓRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. FACULDADE DO RELATOR. COLIDÊNCIA DE MARCA E NOME COMERCIAL. DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO. PÚBLICO-ALVO ESPECÍFICO. PROVA PERICIAL NO SENTIDO DE QUE OS PRODUTOS SÃO DISTINTOS POR FORMA, MARCA E EMBALAGEM. SÚMULA 7/STJ. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. INVIABILIDADE DE EXAME. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 6. Esta Corte já decidiu que, "para impedir o registro de determinada marca é necessária a conjunção de três requisitos: a) imitação ou reprodução, no todo ou em parte, ou com acréscimo de marca alheia já registrada; b) semelhança ou afinidade entre os produtos por ela indicados; c) possibilidade de a coexistência das marcas acarretar confusão ou dúvida no consumidor (Lei 9.279/96 - Art. 124, XIX); afastando o risco de confusão, é possível a coexistência harmônica das marcas" (REsp 949.514/RJ, relator Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, Terceira Turma, DJ 22.10.2007, p. 271) [...] (AgInt no AREsp n. 274.873/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 20/9/2022.) (destaque nosso) Há de se destacar que que as expressões slim ou fit são frequentemente utilizadas no ramo em que atuam as empresas envolvidas no presente recurso. O uso de expressões de uso comum, ainda que em língua estrangeira, atraem a mitigação da regra de exclusividade decorrente do registro, admitindo-se a sua utilização por terceiros de boa-fé. Logo, a exclusividade de uso de um nome ou sinal genérico por proprietário de registro de marca além de representar prejuízo à concorrência empresarial, impede ou dificulta que outras empresas do ramo divulguem produtos ou serviços semelhantes, por não poderem fazer uso de expressões de conhecimento comum. No presente agravo, a agravante possui registo de marca que se utiliza termos de uso comum, adjetivos da língua inglesa, que qualificam a forma do corpo. Apesar de registrada junto ao INPI, a marca de propriedade da agravante possui reduzido grau de distintividade, por estar associada ao produto ou serviço que pretende assinalar. As marcas evocativas têm proteção limitada, de modo que a sua distinção pode ser feita com flexibilização dos critérios. A Lei no 9.279/96, em seu artigo 124, incisos VI e VIII, dispõe que marcas que utilizem sinal de caráter genérico comumente utilizado para designar uma característica do produto ou serviço ou termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com o produto ou serviço a distinguir não são registráveis como marca. Com essas considerações, verifica-se que o registro da marca perante INPI garante ao seu proprietário o direito de uso exclusivo da marca no território nacional em seu ramo de atividade econômica, no entanto, pode ser mitigado. O STJ acerca do tema já se posicionou no seguinte sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PRECEITO COMINATÓRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. MARCA REGISTRADA. REGISTRO CONCEDIDO COM OBSERVAÇÃO. PATRONÍMICO DE USO COMUM. AUSÊNCIA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não configura ofensa ao art. 535 do CPC/73 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. "Marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade e sem suficiente forma distintiva atraem a mitigação da regra de exclusividade do registro e podem conviver com outras semelhantes" (AgInt nos EDcl no AREsp 1.042.088/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe de 11/12/2020). 3. Na hipótese, o registro da marca mista da autora foi concedido pelo INPI com observação, recaindo-lhe a limitação de explorar a marca no seu conjunto, sempre acompanhada do logotipo. A utilização pela sociedade ré de expressão que compõe a marca da autora consistente em patronímico comum não configura violação a direitos de marca ou concorrência desleal. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1010910/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 15/10/2021) (destaques nossos) AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO MARCÁRIO. USO DE VOCÁBULO COMUM NA COMPOSIÇÃO DE MARCA. INVIABILIDADE DE APROPRIAÇÃO EXCLUSIVA. 1. Marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade e sem suficiente forma distintiva atraem a mitigação da regra de exclusividade do registro e podem conviver com outras semelhantes. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1042088/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020) (destaque nosso) Destaque-se que, embora tratem-se de ramos interligados, a marca da agravante é franquia destinada ao fornecimento de materiais, vestuário e qualificação profissional ao uso de metodologia de exercícios conhecidos como Slimfit; ao passo que, ao menos aparentemente, a marca do agravado trate-se na verdade de mero nome fantasia para o estabelecimento comercial, academia. Nessa linha, pelo exposto verifico, por ora, não haver probabilidade do direito. Ainda, não consta nos autos qualquer situação que represente risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília – DF, 17 de abril de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0712717-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORA FLORES DA FONSECA ACADEMIA DE GINASTICA AGRAVADO: ALEXSANDRO PEREIRA BRAGA - ACADEMIA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto DEBORA FLORES DA FONSECA ACADEMIA DE GINASTICA contra decisão de ID 151942193, proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília nos autos do Processo Comum n. 0705771-40.2023.8.07.0001, ajuizada em desfavor de ALEXSANDRO PEREIRA BRAGA - ACADEMIA. Em decisão proferida em 10/03/2023 o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: Os requisitos para deferimento da liminar estão previstos no art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse passo, verifico que os fundamentos utilizados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a probabilidade do direito que se objetiva assegurar, vez que os contornos da situação ainda carecem de esclarecimentos que necessariamente deverão ocorrer ao longo da instrução, observando que as figuras de perfil da rede social Instagram são diferentes, estando a autora vinculada a Slimfit Brasil (SLIM FIT, SLIMFIT, SLIMFIT STUDIO) e a ré a Academia SlimFit, não havendo outros elementos que levem de pronto a conclusão de que a ré está utilizando a marca da autora. Em razões recursais, entende que estão devidamente demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Aduz que a decisão agravada não compreende os ditames da Lei de Propriedade Industrial ou do Manual de Marcas do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI. Alega que a semelhança entre as marcas não precisa ser idêntica visualmente para que essas marcas sejam colidentes, e que a marca da agravante e a marca do agravado são iguais foneticamente e ideologicamente. Traz a atenção aos apontamentos contidos no Manual de Marcas do INPI e que o agravado não possui registro da marca. Argumenta que somente a agravante tem direito de uso exclusivo da marca SLIM FIT e da metodologia SLIMFIT em todo território nacional e que em ação similar obteve o deferimento da tutela. Entende que há perigo de dano em razão do uso sem licença da marca pelo agravado, que traz a este enriquecimento ilícito diante do sucesso da marca registrada e não evita a continuidade da prática do crime de concorrência desleal. Requer, em suma o recebimento do agravo; a concessão da tutela antecipada da pretensão recursal; intimação do agravado e, no mérito, o provimento do presente recurso para reformar a decisão agravada e determinar a imediata abstenção de uso da marca registrada SLIM FIT pelo agravado. Preparo regular (ID 45430684). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. O cerne da questão é a possibilidade de concessão da tutela recursal para determinar que a empresa agravada deixe de utilizar o nome “SLIM FIT” em seu estabelecimento comercial, uma vez que a agravante possui o registro da marca junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial- INPI. Inicialmente, verifica-se que constam nos autos da ação de origem os seguintes registros da marca: SLIM FIT, Classe NCL(11) 28, categorizado como artigos de ginástica e esportes (ID 148813367); SLIMFIT, Classe NCL(11) 35, categorizado como gestão de negócios (venda e licenciamento de franquia) (ID 148813368); e Slimfit Studio, Classe NCL(10) 41, categorizado como serviços de educação na área de atividades desportivas e culturais. Além disso, em checagem ao site do INPI verificou-se o registro de SLIMFIT STUDIO em nome da agravante, Classe NCL(11) 25, categorizado na área de vestuário. O nome Slim Fit ACADEMIA utilizado pelo agravado, até onde resta demonstrado não possui registro junto ao INPI. A marca tem como objetivo distinguir produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, de origem diversa, conforme definição do art. 123, inciso I, da Lei no 9.279/96. Em que pese agravante e agravado atuarem em área de saúde ligada à prática de exercícios, verifica-se clara distinção do ramo de atividade, ao passo que uma atua no fornecimento de material, vestuário e formação profissional, outra utiliza-se da expressão como mero nome fantasia do estabelecimento em que exerce sua atividade. Para configuração da colidência das marcas a ensejar a proibição de uso por outrem há de ser inequivocadamente demonstrados a imitação ou reprodução, no todo ou em parte, ou com acréscimo de marca alheia já registrada; a semelhança ou afinidade entre os produtos por ela indicados; e a possibilidade de a coexistência das marcas acarretar confusão ou dúvida no consumidor (Lei 9.279/96 - Art. 124, XIX). Uma vez afastado o risco de confusão, é possível a coexistência harmônica das marcas. Destaquem-se julgados desta Eg. Corte: APELAÇÃO. ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA. IMPOSSIBILIDADE. REGISTRO ANTERIOR. COMPROVAÇÃO. MESMO RAMO DE ATUAÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONFUNDIR CONSUMIDORES. INOCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DESCABIMENTO. 1. Aquele que obtém o registro de marca no INPI tem o direito de explorá-la economicamente, com exclusividade, podendo impedir que outras empresas concorrentes de mesmo mercado utilizem a mesma marca, logomarca e nome de fantasia ou algo semelhante a eles. 2. O registro anterior da marca de nome semelhante, por si só, não é suficiente para se determinar a abstenção de uso por outra empresa, de ramo diverso e que atua em locais diversos, sem que esteja demonstrada a possibilidade de confusão entre as marcas pelos consumidores. 3. Incabível o pedido de indenização por danos morais, pois ausente ato ilícito e, consequentemente, qualquer ofensa extrapatrimonial. 4. Apelo não provido. (Acórdão 1135015, 07047796520178070009, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2018, publicado no DJE: 13/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSO CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL. USO INDEVIDO DE MARCA. NÃO OCORRÊNCIA. EXPRESSÃO FORMALMENTE EXCEPCIONADA PELO REGISTRO DA MARCA. HONORÁRIOS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O uso comercial de expressão não protegida por registro de marca, ademais, formalmente excepcionada à garantia do registro, não enseja ofensa à propriedade industrial e intelectual. 2. A existência de expressão genérica ou evocativa no nome fantasia de determinada empresa não determina, per si, prejuízo a outras empresas que também façam uso de tal expressão em seus nomes empresariais ou fantasia. 3. Diante das claras determinações do artigo 85 do Novo Código de Processo Civil, especialmente em razão do disposto ao seu §6o, mesmo no caso de improcedência dos pedidos iniciais, inviável a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em valor fixo, inferior ao valor mínimo previsto às balizas do §2o do mencionado artigo. 4. Em homenagem ao princípio da causalidade e com espeque no §11 do artigo 85 do CPC/2015, impõe-se a majoração recursal dos honorários advocatícios. 5. Negou-se provimento ao apelo. (Acórdão 973076, 20151310015703APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/10/2016, publicado no DJE: 19/10/2016. Pág.: 126/141) Nesse sentido o STJ já se manifestou no seguinte sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA E COMINATÓRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. FACULDADE DO RELATOR. COLIDÊNCIA DE MARCA E NOME COMERCIAL. DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO. PÚBLICO-ALVO ESPECÍFICO. PROVA PERICIAL NO SENTIDO DE QUE OS PRODUTOS SÃO DISTINTOS POR FORMA, MARCA E EMBALAGEM. SÚMULA 7/STJ. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. INVIABILIDADE DE EXAME. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 6. Esta Corte já decidiu que, "para impedir o registro de determinada marca é necessária a conjunção de três requisitos: a) imitação ou reprodução, no todo ou em parte, ou com acréscimo de marca alheia já registrada; b) semelhança ou afinidade entre os produtos por ela indicados; c) possibilidade de a coexistência das marcas acarretar confusão ou dúvida no consumidor (Lei 9.279/96 - Art. 124, XIX); afastando o risco de confusão, é possível a coexistência harmônica das marcas" (REsp 949.514/RJ, relator Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, Terceira Turma, DJ 22.10.2007, p. 271) [...] (AgInt no AREsp n. 274.873/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 20/9/2022.) (destaque nosso) Há de se destacar que que as expressões slim ou fit são frequentemente utilizadas no ramo em que atuam as empresas envolvidas no presente recurso. O uso de expressões de uso comum, ainda que em língua estrangeira, atraem a mitigação da regra de exclusividade decorrente do registro, admitindo-se a sua utilização por terceiros de boa-fé. Logo, a exclusividade de uso de um nome ou sinal genérico por proprietário de registro de marca além de representar prejuízo à concorrência empresarial, impede ou dificulta que outras empresas do ramo divulguem produtos ou serviços semelhantes, por não poderem fazer uso de expressões de conhecimento comum. No presente agravo, a agravante possui registo de marca que se utiliza termos de uso comum, adjetivos da língua inglesa, que qualificam a forma do corpo. Apesar de registrada junto ao INPI, a marca de propriedade da agravante possui reduzido grau de distintividade, por estar associada ao produto ou serviço que pretende assinalar. As marcas evocativas têm proteção limitada, de modo que a sua distinção pode ser feita com flexibilização dos critérios. A Lei no 9.279/96, em seu artigo 124, incisos VI e VIII, dispõe que marcas que utilizem sinal de caráter genérico comumente utilizado para designar uma característica do produto ou serviço ou termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com o produto ou serviço a distinguir não são registráveis como marca. Com essas considerações, verifica-se que o registro da marca perante INPI garante ao seu proprietário o direito de uso exclusivo da marca no território nacional em seu ramo de atividade econômica, no entanto, pode ser mitigado. O STJ acerca do tema já se posicionou no seguinte sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PRECEITO COMINATÓRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. MARCA REGISTRADA. REGISTRO CONCEDIDO COM OBSERVAÇÃO. PATRONÍMICO DE USO COMUM. AUSÊNCIA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não configura ofensa ao art. 535 do CPC/73 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. "Marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade e sem suficiente forma distintiva atraem a mitigação da regra de exclusividade do registro e podem conviver com outras semelhantes" (AgInt nos EDcl no AREsp 1.042.088/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe de 11/12/2020). 3. Na hipótese, o registro da marca mista da autora foi concedido pelo INPI com observação, recaindo-lhe a limitação de explorar a marca no seu conjunto, sempre acompanhada do logotipo. A utilização pela sociedade ré de expressão que compõe a marca da autora consistente em patronímico comum não configura violação a direitos de marca ou concorrência desleal. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1010910/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 15/10/2021) (destaques nossos) AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO MARCÁRIO. USO DE VOCÁBULO COMUM NA COMPOSIÇÃO DE MARCA. INVIABILIDADE DE APROPRIAÇÃO EXCLUSIVA. 1. Marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade e sem suficiente forma distintiva atraem a mitigação da regra de exclusividade do registro e podem conviver com outras semelhantes. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1042088/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020) (destaque nosso) Destaque-se que, embora tratem-se de ramos interligados, a marca da agravante é franquia destinada ao fornecimento de materiais, vestuário e qualificação profissional ao uso de metodologia de exercícios conhecidos como Slimfit; ao passo que, ao menos aparentemente, a marca do agravado trate-se na verdade de mero nome fantasia para o estabelecimento comercial, academia. Nessa linha, pelo exposto verifico, por ora, não haver probabilidade do direito. Ainda, não consta nos autos qualquer situação que represente risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília – DF, 17 de abril de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator