Tribunal: TJDFT
Processo: 0714936-66.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. PROTEÇÃO DA MARCA. FINALIDADE. IMPEDIR USURPAÇÃO, PROVEITO ECONÔMICO PARASITÁRIO E DESVIO DE CLIENTELA. COLIDÊNCIA. PARÂMETROS. ANTERIORIDADE E ESPECIALIDADE. EVITAR DÚVIDA ENTRE USUÁRIOS. REGISTRO INPI. CLASSES DISTINTAS. MESMO RAMO DE ATIVIDADES. POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO DO CONSUMIDOR. USO INDEVIDO DA MARCA. CONFIGURADO. PROTEÇÃO. PRIMEIRO REGISTRO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A proteção da marca tem como finalidade impedir a usurpação, o proveito econômico parasitário e o desvio desleal de clientela, além de evitar confusão do consumidor quanto à procedência do produto/serviço, sendo despiciendo o efetivo equívoco do consumidor. Nesse sentido o entendimento do STJ: “[...] 4. Tanto o nome empresarial quanto a marca gozam de proteção jurídica com dupla finalidade: por um lado, ambos são tutelados contra usurpação e proveito econômico indevido; por outro, busca-se evitar que o público consumidor seja confundido quanto à procedência do bem ou serviço oferecido no mercado. 5. O art. 124, V, da Lei de Propriedade Industrial estabelece situação que enseja a recusa da concessão do registro marcário pelo órgão competente: quando se constatar que a reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome empresarial previamente registrado por terceiros possa causar confusão ou associação indevida no público consumidor (hipótese dos autos). 6. Para a tutela da Lei 9.279/96, basta a possibilidade de confusão, não se exigindo prova de efetivo engano por parte de clientes ou consumidores específicos. Precedente. [...] RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.” (REsp 1867230/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 19/08/2021 – grifo nosso)
2. A aferição de eventual colidência entre marcas não fica restrita à análise do critério da anterioridade e do princípio da especialidade, sendo imprescindível examinar também a necessidade de obstar erro, dúvida ou confusão entre os usuários.
3. No caso dos autos, a autora comprovou que seu registro no INPI é classe NCL (11) 37 (ID 50005964 - Pág. 1), mesma classe da ré, conforme primeiro pedido de registro de marca depositado por esta (n.o 922888558 - ID 50006003 - Pág. 3). Além disso, o próprio INPI indeferiu este primeiro pedido de registro de marca, cujos fundamentos da decisão impõe-se transcrever: “A marca reproduz ou imita os seguintes registros de terceiros, sendo, portanto, irregistrável de acordo com o inciso XIX do art. 124 do LPI: Processo 314845411 (Dinamize Engenharia). [...] O sinal em exame imita o elemento figurativo da marca registrada da Opoente, visando assinalar serviços que são do mesmo segmento de mercado (serviços de construção civil), sendo capaz e gerar confusão ou associação indevida no público consumidor, conforme disposto nos itens 5.11.1, 5.11.2, 5.11.3 do Manual de Marcas. [...] Adicionalmente, tendo em vistas as provas apresentadas nos autos, indefere-se este pedido e registro com base no inciso XXIII do art. 124 da LPI. Foi comprovada a indispensável conformidade aos pressupostos refletidos no parecer complementar à nota INPI/PROC/DICONS/no 529/04. A opoente trouxe aos autos comprovação de que a oposta fora notificada pelo uso indevido de sua marca, em dar anterior à do depósito do pedido de exame. Outrossim, a oposta apresentou contranotificação, comprovando-se nos autos o conhecimento prévio entre as partes. Tendo em vista os argumentos explicados no parágrafo anterior, conclui-se que a eventual convivência das marcas cotejadas deverá suscitar confusão ou associação pelo consumidor médio quanto à sua procedência, conforme disposto no item 5.11.4 do Manual de Marcas.” (destaquei - ID 50005970 - Pág. 2). Reconhecida, assim, pela própria autarquia responsável pelo registro das marcas, a inegável identidade de atividades desenvolvidas pelas partes e a similitude entre os elementos figurativos das marcas das partes envolvidas, com real possibilidade de confusão entre consumidores, proveito econômico parasitário e/ou desvio desleal de clientela alheia – motivadores à proteção da marca, nos termos da Lei n.o 9.279/1996.
4. De outro lado, quanto à mudança da “logomarca” que ocasionou novo depósito de marca (n.o 926538543), verifica-se que o INPI ainda não examinou o novo pedido da ré. Não obstante, ainda que a ré tenha alterado o sinal identificador de sua marca, alegando que a letra “D” estilizada teve suas bordas curvadas e que há outros sinais distintivos (nome e tipografia diferentes e “tag line” dupla – ID 50005999 - Pág. 1), alteração da cor (anteriormente preta e branca) para tons de azul, observa-se entre os sinais identificadores (ID 50005999 - Pág. 1) que “salta aos olhos” a semelhança, mesmo após a mudança da letra identificadora para “bordas arredondadas”. Isso porque a mudança do formato veio acompanhada da mudança de cores para tons de azuis, extremamente parecidos com os tons de azul empregados no elemento figurativo “D” da marca da parte autora. Essa semelhança é ainda mais explícita no cotejo das páginas das redes sociais das partes (ID 50005959 - Pág. 6).
6. Assim, em que pese os argumentos do requerido e os fundamentos adotados pelo Juízo de origem, a identidade de classes dos pedidos de registro no INPI e a similitude do conjunto-imagem denota a ocorrência de associação de ideias ou confusão no mercado consumidor e, por conseguinte, de usurpação, proveito econômico parasitário e/ou desvio desleal de clientela alheia – motivadores à proteção da marca, nos termos da Lei n.o 9.279/1996.
7. Ante essas considerações, inviável a convivência entre as marcas em comento, devendo-se resguardar o direito de proteção em favor do seu legítimo proprietário, aquele que primeiro o registrou. Nesse sentido: “[...] 4. No caso em apreço, as marcas 'Metro', 'Metrô News' e 'Jornal do Metrô' possuem semelhança gráfica, atuam no mesmo segmento mercadológico, utilizam o mesmo meio de distribuição e visam o mesmo público, o que evidencia a possibilidade de confusão ou associação entre as marcas. 5. Na hipótese de colidência entre marcas deve prevalecer aquela que foi registrada primeiro. 6. Recurso especial não provido.” (REsp 1911946/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 09/03/2021 – grifo nosso).
7. Impositivo, pois, o acolhimento dos pedidos iniciais relacionados às obrigações de fazer e não fazer, incumbindo à ré se abster do uso do sinal “D” como nome empresarial, título de estabelecimento, marca e domínio, ou qualquer outro que reproduza ou imite a marca MISTA registrada “DINAMIZE” com o sinal “D”® da Requerente, em todo e qualquer meio que possa dar ensejo a concorrência desleal, confusão ou associação indevida, seja em sites, domínio, redes sociais e demais mídias, materiais publicitários, notas fiscais, impressos em geral.
8. A jurisprudência desta Corte tem se orientado – na esteira do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça – no sentido de que, nas hipóteses de conduta abusiva consistente no uso indevido de marca capaz de gerar confusão, induzindo em erro o consumidor, os danos materiais e morais são presumidos. Precedentes: AgInt no AREsp 1674179/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 28/08/2020; Acórdão 1299324, 07315962520198070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020; Acórdão 1193578, 07206840320188070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 26/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).
9. Ainda, quanto ao tema, destaca-se, ainda o teor do enunciado n.o 551 – VI Jornada de Direito Civil/CJF: “Nas violações aos direitos relativos a marcas, patentes e desenhos industriais, será assegurada a reparação civil ao seu titular, incluídos tanto os danos patrimoniais como os danos extrapatrimoniais.”
10. No caso, comprovadas pelo autor as despesas com envio da notificação extrajudicial e para defesa perante o INPI, além do pagamento de custas cartorárias (ID 50005961, 50005965, 50005969 - Pág.9, 50005971, 50005977, 50005980, 50005982 - Pág. 2), faz jus ao ressarcimento dessas despesas no valor de R$ 6.330,80 (ID 50005959 - Pág. 28).
11. Quanto as despesas referentes aos honorários advocatícios contratuais, essas são da responsabilidade de quem contratou tais serviços, ainda mais no caso dos Juizados Especiais, pois a Lei 9.099/95, outorgou à parte a capacidade postulatória, motivo pelo qual mostra-se ilegítima a pretensão de ressarcimento dos honorários contratuais pagos ao advogado que atuou na causa dos Juizados Especiais. Precedente: Processo 20110111551323ACJ DF; Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES; DJU: 23/08/2012 Pág. 235.
12. A fixação do valor devido a título de danos morais deve levar em consideração os princípios gerais da prudência, bom senso, razoabilidade e proporcionalidade, assim como a extensão do dano, de modo a atender ao caráter compensatório e, ao mesmo tempo, desestimular a prática de novas condutas, sem equiparação com eventual prejuízo econômico. No caso, atento a essas diretrizes, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos extrapatrimoniais em R$ 8.000,00, quantia capaz de compensar a afetação e confusão gerada com a marca distintiva da empresa requerente parte autora.
13. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA condenar a parte ré a: a) se abster do uso do sinal “D” como nome empresarial, título de estabelecimento, marca e domínio, ou qualquer outro que reproduza ou imite a marca MISTA registrada “DINAMIZE” com o sinal “D”® da Requerente, em todo e qualquer meio que possa dar ensejo a concorrência desleal, confusão ou associação indevida, seja em sites, domínio, redes sociais e demais mídias, materiais publicitários, notas fiscais, impressos em geral; b) pagar à autora o valor de R$ 6.330,80 (seis mil trezentos e trinta reais e oitenta centavos), a título de danos materiais, e o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de reparação por danos extrapatrimoniais.
14. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
15. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas adicionais, nem honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.

Inteiro teor:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. PROTEÇÃO DA MARCA. FINALIDADE. IMPEDIR USURPAÇÃO, PROVEITO ECONÔMICO PARASITÁRIO E DESVIO DE CLIENTELA. COLIDÊNCIA. PARÂMETROS. ANTERIORIDADE E ESPECIALIDADE. EVITAR DÚVIDA ENTRE USUÁRIOS. REGISTRO INPI. CLASSES DISTINTAS. MESMO RAMO DE ATIVIDADES. POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO DO CONSUMIDOR. USO INDEVIDO DA MARCA. CONFIGURADO. PROTEÇÃO. PRIMEIRO REGISTRO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A proteção da marca tem como finalidade impedir a usurpação, o proveito econômico parasitário e o desvio desleal de clientela, além de evitar confusão do consumidor quanto à procedência do produto/serviço, sendo despiciendo o efetivo equívoco do consumidor. Nesse sentido o entendimento do STJ: “[...] 4. Tanto o nome empresarial quanto a marca gozam de proteção jurídica com dupla finalidade: por um lado, ambos são tutelados contra usurpação e proveito econômico indevido; por outro, busca-se evitar que o público consumidor seja confundido quanto à procedência do bem ou serviço oferecido no mercado. 5. O art. 124, V, da Lei de Propriedade Industrial estabelece situação que enseja a recusa da concessão do registro marcário pelo órgão competente: quando se constatar que a reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome empresarial previamente registrado por terceiros possa causar confusão ou associação indevida no público consumidor (hipótese dos autos). 6. Para a tutela da Lei 9.279/96, basta a possibilidade de confusão, não se exigindo prova de efetivo engano por parte de clientes ou consumidores específicos. Precedente. [...] RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.” (REsp 1867230/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 19/08/2021 – grifo nosso)
2. A aferição de eventual colidência entre marcas não fica restrita à análise do critério da anterioridade e do princípio da especialidade, sendo imprescindível examinar também a necessidade de obstar erro, dúvida ou confusão entre os usuários.
3. No caso dos autos, a autora comprovou que seu registro no INPI é classe NCL (11) 37 (ID 50005964 - Pág. 1), mesma classe da ré, conforme primeiro pedido de registro de marca depositado por esta (n.o 922888558 - ID 50006003 - Pág. 3). Além disso, o próprio INPI indeferiu este primeiro pedido de registro de marca, cujos fundamentos da decisão impõe-se transcrever: “A marca reproduz ou imita os seguintes registros de terceiros, sendo, portanto, irregistrável de acordo com o inciso XIX do art. 124 do LPI: Processo 314845411 (Dinamize Engenharia). [...] O sinal em exame imita o elemento figurativo da marca registrada da Opoente, visando assinalar serviços que são do mesmo segmento de mercado (serviços de construção civil), sendo capaz e gerar confusão ou associação indevida no público consumidor, conforme disposto nos itens 5.11.1, 5.11.2, 5.11.3 do Manual de Marcas. [...] Adicionalmente, tendo em vistas as provas apresentadas nos autos, indefere-se este pedido e registro com base no inciso XXIII do art. 124 da LPI. Foi comprovada a indispensável conformidade aos pressupostos refletidos no parecer complementar à nota INPI/PROC/DICONS/no 529/04. A opoente trouxe aos autos comprovação de que a oposta fora notificada pelo uso indevido de sua marca, em dar anterior à do depósito do pedido de exame. Outrossim, a oposta apresentou contranotificação, comprovando-se nos autos o conhecimento prévio entre as partes. Tendo em vista os argumentos explicados no parágrafo anterior, conclui-se que a eventual convivência das marcas cotejadas deverá suscitar confusão ou associação pelo consumidor médio quanto à sua procedência, conforme disposto no item 5.11.4 do Manual de Marcas.” (destaquei - ID 50005970 - Pág. 2). Reconhecida, assim, pela própria autarquia responsável pelo registro das marcas, a inegável identidade de atividades desenvolvidas pelas partes e a similitude entre os elementos figurativos das marcas das partes envolvidas, com real possibilidade de confusão entre consumidores, proveito econômico parasitário e/ou desvio desleal de clientela alheia – motivadores à proteção da marca, nos termos da Lei n.o 9.279/1996.
4. De outro lado, quanto à mudança da “logomarca” que ocasionou novo depósito de marca (n.o 926538543), verifica-se que o INPI ainda não examinou o novo pedido da ré. Não obstante, ainda que a ré tenha alterado o sinal identificador de sua marca, alegando que a letra “D” estilizada teve suas bordas curvadas e que há outros sinais distintivos (nome e tipografia diferentes e “tag line” dupla – ID 50005999 - Pág. 1), alteração da cor (anteriormente preta e branca) para tons de azul, observa-se entre os sinais identificadores (ID 50005999 - Pág. 1) que “salta aos olhos” a semelhança, mesmo após a mudança da letra identificadora para “bordas arredondadas”. Isso porque a mudança do formato veio acompanhada da mudança de cores para tons de azuis, extremamente parecidos com os tons de azul empregados no elemento figurativo “D” da marca da parte autora. Essa semelhança é ainda mais explícita no cotejo das páginas das redes sociais das partes (ID 50005959 - Pág. 6).
6. Assim, em que pese os argumentos do requerido e os fundamentos adotados pelo Juízo de origem, a identidade de classes dos pedidos de registro no INPI e a similitude do conjunto-imagem denota a ocorrência de associação de ideias ou confusão no mercado consumidor e, por conseguinte, de usurpação, proveito econômico parasitário e/ou desvio desleal de clientela alheia – motivadores à proteção da marca, nos termos da Lei n.o 9.279/1996.
7. Ante essas considerações, inviável a convivência entre as marcas em comento, devendo-se resguardar o direito de proteção em favor do seu legítimo proprietário, aquele que primeiro o registrou. Nesse sentido: “[...] 4. No caso em apreço, as marcas 'Metro', 'Metrô News' e 'Jornal do Metrô' possuem semelhança gráfica, atuam no mesmo segmento mercadológico, utilizam o mesmo meio de distribuição e visam o mesmo público, o que evidencia a possibilidade de confusão ou associação entre as marcas. 5. Na hipótese de colidência entre marcas deve prevalecer aquela que foi registrada primeiro. 6. Recurso especial não provido.” (REsp 1911946/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 09/03/2021 – grifo nosso).
7. Impositivo, pois, o acolhimento dos pedidos iniciais relacionados às obrigações de fazer e não fazer, incumbindo à ré se abster do uso do sinal “D” como nome empresarial, título de estabelecimento, marca e domínio, ou qualquer outro que reproduza ou imite a marca MISTA registrada “DINAMIZE” com o sinal “D”® da Requerente, em todo e qualquer meio que possa dar ensejo a concorrência desleal, confusão ou associação indevida, seja em sites, domínio, redes sociais e demais mídias, materiais publicitários, notas fiscais, impressos em geral.
8. A jurisprudência desta Corte tem se orientado – na esteira do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça – no sentido de que, nas hipóteses de conduta abusiva consistente no uso indevido de marca capaz de gerar confusão, induzindo em erro o consumidor, os danos materiais e morais são presumidos. Precedentes: AgInt no AREsp 1674179/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 28/08/2020; Acórdão 1299324, 07315962520198070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020; Acórdão 1193578, 07206840320188070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 26/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).
9. Ainda, quanto ao tema, destaca-se, ainda o teor do enunciado n.o 551 – VI Jornada de Direito Civil/CJF: “Nas violações aos direitos relativos a marcas, patentes e desenhos industriais, será assegurada a reparação civil ao seu titular, incluídos tanto os danos patrimoniais como os danos extrapatrimoniais.”
10. No caso, comprovadas pelo autor as despesas com envio da notificação extrajudicial e para defesa perante o INPI, além do pagamento de custas cartorárias (ID 50005961, 50005965, 50005969 - Pág.9, 50005971, 50005977, 50005980, 50005982 - Pág. 2), faz jus ao ressarcimento dessas despesas no valor de R$ 6.330,80 (ID 50005959 - Pág. 28).
11. Quanto as despesas referentes aos honorários advocatícios contratuais, essas são da responsabilidade de quem contratou tais serviços, ainda mais no caso dos Juizados Especiais, pois a Lei 9.099/95, outorgou à parte a capacidade postulatória, motivo pelo qual mostra-se ilegítima a pretensão de ressarcimento dos honorários contratuais pagos ao advogado que atuou na causa dos Juizados Especiais. Precedente: Processo 20110111551323ACJ DF; Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES; DJU: 23/08/2012 Pág. 235.
12. A fixação do valor devido a título de danos morais deve levar em consideração os princípios gerais da prudência, bom senso, razoabilidade e proporcionalidade, assim como a extensão do dano, de modo a atender ao caráter compensatório e, ao mesmo tempo, desestimular a prática de novas condutas, sem equiparação com eventual prejuízo econômico. No caso, atento a essas diretrizes, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos extrapatrimoniais em R$ 8.000,00, quantia capaz de compensar a afetação e confusão gerada com a marca distintiva da empresa requerente parte autora.
13. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA condenar a parte ré a: a) se abster do uso do sinal “D” como nome empresarial, título de estabelecimento, marca e domínio, ou qualquer outro que reproduza ou imite a marca MISTA registrada “DINAMIZE” com o sinal “D”® da Requerente, em todo e qualquer meio que possa dar ensejo a concorrência desleal, confusão ou associação indevida, seja em sites, domínio, redes sociais e demais mídias, materiais publicitários, notas fiscais, impressos em geral; b) pagar à autora o valor de R$ 6.330,80 (seis mil trezentos e trinta reais e oitenta centavos), a título de danos materiais, e o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de reparação por danos extrapatrimoniais.
14. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
15. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas adicionais, nem honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.