Tribunal: TJDFT
Processo: 0706002-60.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO OBJETIVANDO OBRIGAÇÃO DE FAZER/NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. USO DE MARCA E LOGOMARCA. EFEITO SUSPENSIVO. SUSPENSÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. EMPRESAS QUE ATUAM NO MESMO SEGUIMENTO (PIZZARIA). AQUISIÇÃO DE FUNDO DE COMÉRCIO POR AMBAS AS PARTES. POSTERIOR REGISTRO EFETUADO POR UMA DELAS. ABSTENÇÃO. NULIDADE DO REGISTRO OU IRREGULARIDADE DA MARCA. DISCUSSÃO INVIÁVEL. COMPETÊNCIA JUSTIÇA FEDERAL. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA. PECULIARIDADES DA LIDE. PONDERAÇÃO. PRESUNÇÃO AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelações interpostas contra sentença que determinou às rés que se abstenham de utilizar o nome, ainda que associado a outro termo, acompanhado da logomarca registrados pela autora (marca mista) – sob pena de multa em caso de descumprimento.
2. O recurso de apelação, em regra, terá efeito suspensivo, com exceção apenas das hipóteses elencadas no §1o do artigo 1.012 do CPC. O caso concreto não se enquadra nas referidas exceções, razão pela qual não se justifica o interesse da parte apelante quanto à concessão do efeito pretendido
3. Embora admitida a suspensão do processo pela existência de prejudicialidade externa com outra demanda ou incidente, a suspensão por prazo indefinido, em razão de ação sequer protocolizada, não tem respaldo na legislação de regência ou na jurisprudência – sendo inviável o acolhimento do pedido.
4. A Constituição Federal assegura aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País (art. 5o, XXIX).
5. A propriedade de marca é adquirida pelo registro no Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, sendo assegurado ao titular o uso exclusivo em todo o território nacional, além do direito de zelar pela sua integridade material ou reputação (interpretação artigos 129 a 132 da Lei n.o 9.279/96).
6. A alegação de que é inválido o registro, obtido pela titular de marca perante o INPI, deve ser formulada em ação própria, para a qual é competente a Justiça Federal – não sendo possível ao Juiz estadual, incidentalmente, considerar inválido um registro vigente perante o INPI. Precedentes STJ. Inviável, assim, rechaçar o pedido de abstenção formulado na inicial sob a perspectiva da invalidade do registro da marca (art. 56, §2o, Lei n.o 9.279/96).
7. A registrabilidade de vocábulos ou sinais de caráter genérico ou de uso comum, sem suficiente distintividade – embora, a priori, vedada – se ocorrida, deve ser analisada à luz do caso concreto, sob a perspectiva do consumidor comum, de modo a refletir a possibilidade coexistência/mitigação da exclusividade conferida pela legislação.
8. Na hipótese, embora baixo o grau de distintividade do sinal registrado pela autora – e conquanto a jurisprudência do STJ oriente que marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade atiram a mitigação da regra de exclusividade decorrente do registro, admitindo-se a sua utilização por terceiros de boa-fé – é plausível a alegação de confusão pelo consumidor quando considerado o segmento mercadológico; a identidade do produto comercializado e a localidade na qual situados os estabelecimentos.
9. O uso indevido da marca, por ser capaz de causar confusão entre o público consumidor, enseja a possibilidade de ressarcimento em perdas e danos, nos termos do artigo 209 da Lei n.o 9.279/1996.
10. O STJ vem firmando posicionamento no sentido de que uso indevido da marca gera dano moral, independentemente de comprovação do dano (in re ipsa). Segundo entendimento da mesma Corte, todavia, a caracterização do dano presumido não pode ser elastecida a ponto de afastar a necessidade de sua efetiva demonstração em qualquer situação. Presunção afastada no caso concreto, diante das peculiaridades da lide (aquisição de fundos de comércio de terceiro pelos litigantes; sinais distintivos preexistentes e já explorados na região – inclusive pelas rés, entre outros).
11. Recursos conhecidos e desprovidos.

Inteiro teor:
PROCESSO CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO OBJETIVANDO OBRIGAÇÃO DE FAZER/NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. USO DE MARCA E LOGOMARCA. EFEITO SUSPENSIVO. SUSPENSÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. EMPRESAS QUE ATUAM NO MESMO SEGUIMENTO (PIZZARIA). AQUISIÇÃO DE FUNDO DE COMÉRCIO POR AMBAS AS PARTES. POSTERIOR REGISTRO EFETUADO POR UMA DELAS. ABSTENÇÃO. NULIDADE DO REGISTRO OU IRREGULARIDADE DA MARCA. DISCUSSÃO INVIÁVEL. COMPETÊNCIA JUSTIÇA FEDERAL. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA. PECULIARIDADES DA LIDE. PONDERAÇÃO. PRESUNÇÃO AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelações interpostas contra sentença que determinou às rés que se abstenham de utilizar o nome, ainda que associado a outro termo, acompanhado da logomarca registrados pela autora (marca mista) – sob pena de multa em caso de descumprimento.
2. O recurso de apelação, em regra, terá efeito suspensivo, com exceção apenas das hipóteses elencadas no §1o do artigo 1.012 do CPC. O caso concreto não se enquadra nas referidas exceções, razão pela qual não se justifica o interesse da parte apelante quanto à concessão do efeito pretendido
3. Embora admitida a suspensão do processo pela existência de prejudicialidade externa com outra demanda ou incidente, a suspensão por prazo indefinido, em razão de ação sequer protocolizada, não tem respaldo na legislação de regência ou na jurisprudência – sendo inviável o acolhimento do pedido.
4. A Constituição Federal assegura aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País (art. 5o, XXIX).
5. A propriedade de marca é adquirida pelo registro no Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, sendo assegurado ao titular o uso exclusivo em todo o território nacional, além do direito de zelar pela sua integridade material ou reputação (interpretação artigos 129 a 132 da Lei n.o 9.279/96).
6. A alegação de que é inválido o registro, obtido pela titular de marca perante o INPI, deve ser formulada em ação própria, para a qual é competente a Justiça Federal – não sendo possível ao Juiz estadual, incidentalmente, considerar inválido um registro vigente perante o INPI. Precedentes STJ. Inviável, assim, rechaçar o pedido de abstenção formulado na inicial sob a perspectiva da invalidade do registro da marca (art. 56, §2o, Lei n.o 9.279/96).
7. A registrabilidade de vocábulos ou sinais de caráter genérico ou de uso comum, sem suficiente distintividade – embora, a priori, vedada – se ocorrida, deve ser analisada à luz do caso concreto, sob a perspectiva do consumidor comum, de modo a refletir a possibilidade coexistência/mitigação da exclusividade conferida pela legislação.
8. Na hipótese, embora baixo o grau de distintividade do sinal registrado pela autora – e conquanto a jurisprudência do STJ oriente que marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade atiram a mitigação da regra de exclusividade decorrente do registro, admitindo-se a sua utilização por terceiros de boa-fé – é plausível a alegação de confusão pelo consumidor quando considerado o segmento mercadológico; a identidade do produto comercializado e a localidade na qual situados os estabelecimentos.
9. O uso indevido da marca, por ser capaz de causar confusão entre o público consumidor, enseja a possibilidade de ressarcimento em perdas e danos, nos termos do artigo 209 da Lei n.o 9.279/1996.
10. O STJ vem firmando posicionamento no sentido de que uso indevido da marca gera dano moral, independentemente de comprovação do dano (in re ipsa). Segundo entendimento da mesma Corte, todavia, a caracterização do dano presumido não pode ser elastecida a ponto de afastar a necessidade de sua efetiva demonstração em qualquer situação. Presunção afastada no caso concreto, diante das peculiaridades da lide (aquisição de fundos de comércio de terceiro pelos litigantes; sinais distintivos preexistentes e já explorados na região – inclusive pelas rés, entre outros).
11. Recursos conhecidos e desprovidos.