Tribunal: TJBA
Processo: 0000562-62.2009.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível SR03 Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000562-62.2009.8.05.0039 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: Evonik Degussa Brasil Ltda e outros Advogado(s): RAQUEL CARNEIRO SANTOS PEDREIRA FRANCO APELADO: Peroxy Bahia Indústria Química Lltda Advogado(s):ANDRE MONTEIRO DO REGO, DACIANO PUBLIO DE CASTRO, UBALDO DE SOUZA SENNA NETO, WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INIBITÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO AUTORAL FORMULADA NO SENTIDO DE VIOLAÇÃO PELA PARTE RÉ DE SEGREDO RELATIVO À TECNOLOGIA DESENVOLVIDA PARA PRODUÇÃO DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO. EMPRESA ALEMÃ “KRUPP UHDE GMBH” QUE DESENVOLVEU A TECNOLOGIA EM VOGA DE FORMA ONEROSA E CONFIDENCIAL PARA AS AUTORAS. EMPRESA ALEMÃ QUE ANTES DE FIRMAR NEGÓCIO COM AS ACIONANTES FIRMOU CONTRATO COM O GRUPO TURCO “HPAS” LICENCIANDO A ESTE A MESMA TECNOLOGIA COM O FIM EXCLUSIVO DE CONSTRUÇÃO DE ÚNICA FÁBRICA NA TURQUIA. ACIONANTES QUE SUSTENTAM QUE A PARTE DEMANDADA OBTEVE ACESSO ILEGAL À MENCIONADA TECNOLOGIA ATRAVÉS DO GRUPO EMPRESARIAL TURCO ( “HPAS”) DO QUAL A RÉ FARIA PARTE. CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDADE PREVISTA NOS CONTRATOS ALUDIDOS ANTE A EXISTÊNCIA DE SEGREDO INDUSTRIAL. DEFESA DA PARTE ACIONADA REALIZADA NO SENTIDO DA INEXISTÊNCIA DE COMETIMENTO DE QUALQUER ATO ILÍCITO A EXEMPLO DE ATO DE ESPIONAGEM INDUSTRIAL OU CONCORRÊNCIA DESLEAL. DEMANDADA QUE AFIRMA QUE O PROCESSO QUÍMICO DO PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO É DE DOMÍNIO PÚBLICO. DEFESA QUE APONTA QUE AS PARTES AUTORAS PRETENDERIAM “PERPETUAR A PRÁTICA DE RESERVA DE MERCADO” E “IMPEDIR O ESTABELECIMENTO DE CONCORRÊNCIA”. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA REALIZADA DE FORMA ROBUSTA. PRODUÇÃO DE DUAS PROVAS PERICIAIS JUDICIAIS. PROVA DOCUMENTAL EXTENSA PRODUZIDA NOS AUTOS. SEGUNDA PERÍCIA JUDICIAL PRODUZIDA POR ENGENHEIRO QUÍMICO QUE APONTA SEMELHANÇA ENTRE A PLANTA INDUSTRIAL DA PARTE RÉ E DAS PARTES AUTORAS, BEM COMO, DOS SEUS PROCESSOS PRODUTIVOS. PERITO QUE APONTOU DISTINÇÃO APENAS QUANTO ÀS DIMENSÕES DOS EQUIPAMENTOS EXISTENTES NAS FÁBRICAS. CONCLUSÃO DO PERITO FIRMADA NO SENTIDO DO PROCESSO QUÍMICO DO PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO SER DE DOMÍNIO PÚBLICO. CONCLUSÃO DO EXPERT, AINDA, REALIZADA NO SENTIDO DA COINCIDÊNCIA ABSOLUTA DOS MANUAIS DE PROCESSO E DESENHOS CONSTRUTIVOS, ASSIM COMO DOS LAYOUTS DAS PLANTAS CONSTRUTIVAS DA UNIDADE INDUSTRIAL DAS AUTORAS E DA RÉ. PERITO JUDICIAL QUE ATESTOU QUE OS CONHECIMENTOS TÉCNICOS CONSTANTES NO PROJETO DAS EMPRESAS AUTORAS SÃO SIMILARES AOS UTILIZADOS NO PROJETO DA EMPRESA ACIONADA PARA CONSTRUÇÃO DE PLANTA PARA PRODUÇÃO DE 40 MIL TONELADAS DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO POR ANO EM CAMAÇARI. PERITO QUE APONTOU NO LAUDO PERICIAL QUE AS PLANTAS INDUSTRIAIS DA RÉ TRAZIAM A MARCA DO PROJETO ORIGINAL DA EMPRESA“UHDE”. PROCESSO QUÍMICO DO PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO ATRAVÉS DA AUTO-OXIDAÇÃO DA ANTRAQUINONA (“PROCESSO AO”) QUE CLARAMENTE É DE DOMÍNIO PÚBLICO. PROCESSO QUÍMICO CRIADO EM 1940. CERNE DA CONTROVÉRSIA QUE RESIDE NA ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DA TECNOLOGIA ADQUIRIDA PELAS PARTES ACIONANTES. SEGREDO INDUSTRIAL ADQUIRIDO PELAS DEMANDANTES QUE NÃO SE RESTRINGE AO PROCESSO QUÍMICO EM SI, MAS TAMBÉM AO LAYOUT INDUSTRIAL E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS. PLANTA BAIXA DA INDÚSTRIA, DISPOSIÇÃO DO MAQUINÁRIO, TIPO DE EQUIPAMENTOS E ESPECIFICAÇÕES DESTES QUE TAMBÉM COMPÕEM UM SEGREDO INDUSTRIAL PARA A DEVIDA EXECUÇÃO DO PROCESSO QUÍMICO CRIADO. EVIDENTE COMPROVAÇÃO PELAS PARTES AUTORAS DE AQUISIÇÃO DE TECNOLOGIA E SEGREDO INDUSTRIAL QUE APRIMORARAM O PROCESSO QUÍMICO DE PRODUÇÃO DO PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO. PROVAS PERICIAIS QUE CONVERGEM NO SENTIDO DA COINCIDÊNCIA ABSOLUTA DOS MANUAIS DE PROCESSO E DESENHOS CONSTRUTIVOS, ASSIM COMO DOS LAYOUTS DAS PLANTAS CONSTRUTIVAS DA UNIDADE INDUSTRIAL DAS AUTORAS E DA RÉ. PARTE ACIONADA QUE NÃO LOGROU ÊXITO AO REFUTAR AS ALEGAÇÕES AUTORAIS. PROLAÇÃO DO COMANDO SENTENCIAL NO SENTIDO DA EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA CONTRATUAL COM RESOLUÇÃO ATRAVÉS DO PAGAMENTO DE ROYALTIES OU CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS NOS TERMOS DO INSTRUMENTO CONTRATUAL PACTUADO ENTRE AS PARTES NO CONTINENTE EUROPEU. DESCABIMENTO. SEGREDO INDUSTRIAL QUE NÃO TEM NECESSITA DE REGISTRO OU PATENTE. ACIONADA QUE SE UTILIZOU DE SEGREDO INDUSTRIAL QUE NÃO LHE PERTENCIA PARA INSTALAR SUA FÁBRICA NO ESTADO DA BAHIA (CAMAÇARI). ATO ILÍCITO PRATICADO EX VI DO ART. 195 DA LEI 9.279/96 (LEI DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL). CONTRATOS CARREADOS AOS AUTOS PELAS ACIONANTES QUE RATIFICAM AS ALEGAÇÕES AUTORAIS. SEGREDO INDUSTRIAL REPASSADO PARA A EMPRESA TURCA APENAS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ÚNICA PLANTA INDUSTRIAL NA TURQUIA. TECNOLOGIA QUE JAMAIS PODERIA TER SIDO UTILIZADA PELA ACIONADA NO BRASIL, CONFORME CLÁUSULA 13 DO INSTRUMENTO CONTRATUAL CONSTANTE DOS AUTOS. SEGREDO INDUSTRIAL QUE SE ENCONTRA PROTEGIDO PELA SISTEMÁTICA LEGAL DE REPRESSÃO À CONCORRÊNCIA DESLEAL. LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL QUE TEM SEU SUBSTRATO NA CONVENÇÃO DE PARIS DE 1883 (ART. 10 bis). EVIDENTE USURPAÇÃO DE SEGREDO INDUSTRIAL DAS AUTORAS. FÁBRICA DA RÉ QUE JÁ SE ENCONTRA INSTALADA E EM FUNCIONAMENTO HÁ MUITOS ANOS. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER QUE NÃO SE MOSTRA MAIS EFETIVA. DECURSO DE TEMPO QUE INVIABILIZA O REQUERIMENTO PRINCIPAL DA AÇÃO INIBITÓRIA EM VOGA. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER EM PERDAS E DANOS. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO PELA PARTE RÉ DA QUANTIA EQUIVALENTE AO QUÍNTUPLO DO VALOR RELATIVO À CONCESSÃO DE LICENÇA PARA UTILIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DAS PARTES AUTORAS. DANOS MATERIAIS QUE PODERÃO SER REQUERIDOS EM AÇÃO PRÓPRIA. COMANDO SENTENCIAL REFORMADO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. Trata-se de Ação Inibitória, ajuizada em janeiro/2008, pelas empresas Autoras, Evonik Degussa Brasil Ltda e Evonik Degussa GMBH, em face da empresa Acionada, Peroxy Bahia Indústria Química Lltda, na qual as partes Demandantes alegam violação pela parte Ré de segredo industrial relativo à tecnologia desenvolvida para produção de peróxido de hidrogênio. Aduzem as Acionantes que a empresa alemã, “Krupp UHDE GMBH”, desenvolveu tal tecnologia e a repassou de forma onerosa e confidencial para as mesmas, consoante comprova o contrato constante do ID. 162037503 (PJe 1º Grau), tendo a empresa alemã, contudo, antes da celebração do contrato com as partes Autoras, firmado contrato com o grupo turco “HPAS”, licenciando a este a mesma tecnologia em questão com o fim exclusivo de construção de única fábrica na Turquia (contrato com tradução juramentada constante do ID. 162037994/ID.162038061_PJe 1º Grau). Acionantes que sustentam que a parte Demandada obteve acesso ilegal à mencionada tecnologia através do grupo empresarial turco (“HPAS”) do qual a Ré faria parte, em que pese a existência de cláusula de confidencialidade expressa nos contratos aludidos, exatamente em razão da existência de segredo industrial. Defesa da parte Acionada realizada no sentido da inexistência de cometimento de qualquer ato de ilícito, a exemplo de ato de espionagem industrial ou concorrência desleal, sendo, ainda, afirmado que o processo químico do peróxido de hidrogênio seria de domínio público, razão pela qual, aduz a Ré que as Demandantes pretenderiam “perpetuar a prática de reserva de mercado” e “impedir o estabelecimento de concorrência”. Instrução probatória realizada de forma robusta, com produção de duas provas periciais judiciais, havendo, ainda, extensa prova documental produzida nos autos. Segunda prova pericial, constante do ID. 162038942_PJe 1º Grau, que foi produzida por engenheiro químico, tendo o perito apontado semelhanças significativas entre a planta industrial da parte Ré e das Autoras, bem como, dos seus processos produtivos, atestando existência de distinção apenas quanto às dimensões dos equipamentos existentes nas fábricas das partes litigantes. Conclusão do expert firmada no sentido do processo químico do peróxido de hidrogênio ser de domínio público, contudo, concluiu no sentido da coincidência absoluta dos manuais de processo e desenhos construtivos das fábricas, assim como dos layouts das plantas construtivas da Unidade industrial das Autoras e da empresa Ré; sendo, ainda, atestado pelo perito judicial que os conhecimentos técnicos constantes no projeto das empresas Autoras são similares aos utilizados no projeto da empresa Acionada para construção de planta para produção de 40 mil toneladas de peróxido de hidrogênio por ano em Camaçari. Perito judicial que, inclusive, apontou no laudo que as plantas industriais da Ré traziam a marca do projeto original da empresa “UHDE”. Insurgência devida da parte Apelante. Processo químico para produção do peróxido de hidrogênio, através da auto-oxidação da antraquinona (“Processo AO”), que se mostra claramente de domínio público, uma vez que é sabido que foi criado no ano de 1940. Resta patente que o cerne da controvérsia reside na alegação de usurpação da tecnologia adquirida pelas partes Autoras, sendo óbvio afirmar que o segredo industrial adquirido pelas mesmas não se restringe ao processo químico em si, mas também, ao direcionamento acerca do layout industrial necessário, equipamentos corretos, orientação quanto à planta baixa industrial a ser seguida, disposição do maquinário, tipo de equipamentos e especificações destes, dentre outros itens e aspectos necessários à perfeita execução do processo químico criado. No caso dos autos, resta evidente que a empresa Ré faz parte do grupo turco “HPAS”, inclusive porque confessado pela Acionada, bem como que esta obteve acesso à tecnologia em voga quando firmou contrato com a empresa alemã, “Krupp UHDE GMBH”, desrespeitando tal instrumento contratual que tinha como fim exclusivo a construção de única fábrica na Turquia. As provas coligidas aos autos são robustas e comprovam o ilícito praticado pela Ré, tipificado no art. 195 da Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/1996), sendo notória a prática de concorrência desleal por parte da Demandada no momento em que se utilizou e explorou sem qualquer autorização dos segredos industriais adquiridos pela parte Autora, os quais conferem o knowhow devido para o aprimoramento da técnica de produção do peróxido de hidrogênio. Ressalte-se que, o segredo industrial encontra-se protegido pela sistemática legal pátria de repressão à concorrência desleal e que a Lei de Propriedade Industrial tem seu substrato na Convenção de Paris de 1883, mais precisamente no seu art. 10 bis, razão pela qual, não se mostra necessário discorrer muito para que seja vislumbrada a importância da atuação leal e proba no âmbito da concorrência industrial, a qual, evidentemente, não foi cumprida pela empresa Acionada. Repise-se que, as perícias judiciais produzidas nos autos convergem no sentido da “coincidência absoluta” dos manuais de processo e desenhos construtivos, assim como, dos layouts das plantas construtivas da unidade industrial das Autoras e da Ré, não tendo a parte Acionada sido capaz de refutar as alegações autorais. Pontuo, ainda que, a sentença objurgada apresentou argumentação no sentido de que a parte Ré não faria parte do grupo turco em questão, o que se mostra equivocado, uma vez que a própria Demandada assumiu tal questão, tendo, ainda, sido expresso no comando sentencial a existência de controvérsia de natureza contratual com resolução através do pagamento de royalties ou conversão em perdas e danos nos termos do instrumento contratual pactuado entre as partes no continente europeu, o que não tem o menor sentido. Saliente-se, em tempo, que o segredo industrial não necessita de registro ou patente, e que a parte Acionada se utilizou de segredo de fábrica que não lhe pertencia com o objetivo de instalar fábrica, como o fez, no Estado da Bahia, mais precisamente em Camaçari, sendo evidente o ato ilícito praticado, ex vi do art. 195 da Lei nº 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial), ao praticar concorrência claramente desleal, não havendo que se falar em resolução do conflito no continente europeu. Ratifique-se que, os contratos carreados aos autos pelas Acionantes, os quais inclusive foram traduzidos por tradutores juramentados, corroboram as alegações autorais, sendo indiscutível que o segredo industrial em voga jamais poderia ter sido utilizado pela Acionada no Brasil, conforme previsto na Cláusula 13 do instrumento contratual presente no Id. 162037994/Id. 162038061_PJe 1º Grau). Destarte, resta evidente a usurpação de segredo industrial das Autoras pela parte Ré, bem como que, pelo decurso do tempo e já estando a fábrica da Acionada instalada e em funcionamento há muitos anos, que a obrigação de não fazer requerida na presente Ação Inibitória não se mostra mais efetiva, sendo o caso de conversão, de ofício, da obrigação de não fazer em perdas e danos, com lastro na parte final do art. 499 do CPC e em jurisprudência do STJ. In verbis o art. 499 do CPC: A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Assim, avaliando o pedido autoral formulado e o impacto gerado pelo ato ilícito praticado pela Acionada, bem como, ressaltando a impossibilidade de concessão da tutela específica requerida na exordial, entendo por bem realizar a conversão da obrigação de não fazer inicialmente almejada em perdas e danos no valor equivalente ao quíntuplo da quantia relativa à concessão de licença para utilização da tecnologia das partes Autoras a ser aferido em sede de liquidação de sentença. Destaque-se que, segundo jurisprudência pacificada, a conversão da obrigação em perdas e danos não acarreta prejuízo ao ajuizamento de ação indenizatória pelas partes Demandantes, acaso assim queiram proceder. Por fim, quanto à questão de ordem pública suscitada pela parte Apelada na sessão de julgamento ocorrida, esclareço que, assim como rebatido no acórdão proferido em sede de julgamento do Agravo Interno oposto pela parte Acionada, não há que se falar em extinção da presente ação. Convém ratificar que, a presente ação é anterior à Ação Indenizatória ajuizada pelas partes Autoras na comarca de São Paulo, razão pela qual, deveria a parte Ré ter pugnado, acaso entendesse existir dependência de julgamento de outra causa, pela suspensão do processo perante o juízo de São Paulo antes da prolação da sentença de mérito, ex vi do art. 313, alínea a, do CPC, sendo inadequado o pedido de extinção da presente ação, mesmo porque a sentença sequer transitou em julgado, em especial, porque as Autoras, ora Agravadas, interpuseram o recurso cabível. Saliente-se que, ainda que exista a possibilidade de execução de sentença arbitral estrangeira em solo brasileiro, conforme preceituado na Lei de nº 9.307/1996 (Lei de Arbitragem Brasileira), mais precisamente do seu art. 34 ao art. 40, a qual é reconhecida e pode ser executada apenas após a sua homologação pelo Superior Tribunal de Justiça, tal hipótese não se mostra cabível ao caso em voga. Isso porque, resta mais do que esclarecido que a parte Ré, ora Apelada, não foi signatária do contrato que estabeleceu a cláusula de arbitragem aventada, sendo tal instrumento contratual entabulado pelas partes Autoras e a empresa turca HPAS, pelo que não haveria possibilidade das Acionantes ajuizarem ação no exterior contra a Ré, uma vez que a mesma sequer participou do negócio jurídico em questão. Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO interposto para julgar parcialmente procedente o pedido autoral para reconhecer a prática de concorrência desleal pela parte Ré e usurpação de segredo industrial das partes Autoras, bem como, considerar o decurso do tempo e impossibilidade de cumprimento da obrigação de não fazer requerida na exordial, de modo a determinar a conversão da obrigação de não fazer em perdas e danos no valor equivalente ao quíntuplo da quantia relativa à concessão de licença para utilização da tecnologia das partes Autoras a ser aferido em sede de liquidação de sentença. Redimensionamento dos ônus sucumbenciais devidos pela parte Acionada aos patronos da parte Autora, estes no percentual de 20% (vinte por cento), ante a complexidade do caso em voga, a serem calculados sobre o valor atualizado da indenização ora fixada. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0000562-62.2009.8.05.0039, em que são Apelantes, Evonik Degussa Brasil Ltda e Evonik Degussa GMBH, e Apelada, Peroxy Bahia Indústria Química Ltda. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no sentido de CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO interposto para julgar parcialmente procedente o pedido autoral para reconhecer a prática de concorrência desleal pela parte Ré e usurpação de segredo industrial das partes Autoras, bem como, considerar o decurso do tempo e impossibilidade de cumprimento da obrigação de não fazer requerida na exordial, de modo a determinar a conversão da obrigação de não fazer em perdas e danos no valor equivalente ao quíntuplo da quantia relativa à concessão de licença para utilização da tecnologia das partes Autoras a ser aferido em sede de liquidação de sentença. Redimensionamento dos ônus sucumbenciais devidos pela parte Acionada aos patronos da parte Autora, estes no percentual de 20% (vinte por cento), ante a complexidade do caso em voga, a serem calculados sobre o valor atualizado da indenização ora fixada. Sala de Sessões, de de 2024. Presidente Francisco de Oliveira Bispo Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau Relator Procurador(a) de Justiça

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR03

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000562-62.2009.8.05.0039

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: Evonik Degussa Brasil Ltda e outros

Advogado(s): RAQUEL CARNEIRO SANTOS PEDREIRA FRANCO

APELADO: Peroxy Bahia Indústria Química Lltda

Advogado(s):ANDRE MONTEIRO DO REGO, DACIANO PUBLIO DE CASTRO, UBALDO DE SOUZA SENNA NETO, WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INIBITÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO AUTORAL FORMULADA NO SENTIDO DE VIOLAÇÃO PELA PARTE RÉ DE SEGREDO RELATIVO À TECNOLOGIA DESENVOLVIDA PARA PRODUÇÃO DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO. EMPRESA ALEMÃ “
KRUPP UHDE GMBH
” QUE DESENVOLVEU A TECNOLOGIA EM VOGA DE FORMA ONEROSA E CONFIDENCIAL PARA AS AUTORAS. EMPRESA ALEMÃ QUE
ANTES
DE FIRMAR NEGÓCIO COM AS ACIONANTES FIRMOU CONTRATO COM O GRUPO TURCO “HPAS” LICENCIANDO A ESTE A MESMA TECNOLOGIA COM O FIM EXCLUSIVO DE CONSTRUÇÃO DE ÚNICA FÁBRICA NA TURQUIA. ACIONANTES QUE SUSTENTAM QUE A PARTE DEMANDADA OBTEVE ACESSO ILEGAL À MENCIONADA TECNOLOGIA ATRAVÉS DO GRUPO EMPRESARIAL TURCO ( “HPAS”) DO QUAL A RÉ FARIA PARTE. CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDADE PREVISTA NOS CONTRATOS ALUDIDOS ANTE A EXISTÊNCIA DE SEGREDO INDUSTRIAL. DEFESA DA PARTE ACIONADA REALIZADA NO SENTIDO DA INEXISTÊNCIA DE COMETIMENTO DE QUALQUER ATO ILÍCITO A EXEMPLO DE ATO DE ESPIONAGEM INDUSTRIAL OU CONCORRÊNCIA DESLEAL. DEMANDADA QUE AFIRMA QUE O PROCESSO QUÍMICO DO PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO É DE DOMÍNIO PÚBLICO. DEFESA QUE APONTA QUE AS PARTES AUTORAS PRETENDERIAM “
PERPETUAR A PRÁTICA DE RESERVA DE MERCADO
” E “
IMPEDIR O ESTABELECIMENTO DE CONCORRÊNCIA”
. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA REALIZADA DE FORMA ROBUSTA. PRODUÇÃO DE DUAS PROVAS PERICIAIS JUDICIAIS. PROVA DOCUMENTAL EXTENSA PRODUZIDA NOS AUTOS. SEGUNDA PERÍCIA JUDICIAL PRODUZIDA POR ENGENHEIRO QUÍMICO QUE APONTA SEMELHANÇA ENTRE A PLANTA INDUSTRIAL DA PARTE RÉ E DAS PARTES AUTORAS, BEM COMO, DOS SEUS PROCESSOS PRODUTIVOS. PERITO QUE APONTOU DISTINÇÃO APENAS QUANTO ÀS DIMENSÕES DOS EQUIPAMENTOS EXISTENTES NAS FÁBRICAS. CONCLUSÃO DO PERITO FIRMADA NO SENTIDO DO PROCESSO QUÍMICO DO PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO SER DE DOMÍNIO PÚBLICO. CONCLUSÃO DO
EXPERT,
AINDA, REALIZADA NO SENTIDO DA
COINCIDÊNCIA ABSOLUTA
DOS MANUAIS DE PROCESSO E DESENHOS CONSTRUTIVOS, ASSIM COMO DOS
LAYOUTS
DAS PLANTAS CONSTRUTIVAS DA UNIDADE INDUSTRIAL DAS AUTORAS E DA RÉ. PERITO JUDICIAL QUE ATESTOU QUE OS CONHECIMENTOS TÉCNICOS CONSTANTES NO PROJETO DAS EMPRESAS AUTORAS SÃO SIMILARES AOS UTILIZADOS NO PROJETO DA EMPRESA ACIONADA PARA CONSTRUÇÃO DE PLANTA PARA PRODUÇÃO DE 40 MIL TONELADAS DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO POR ANO EM CAMAÇARI
. PERITO QUE APONTOU NO LAUDO PERICIAL QUE AS PLANTAS INDUSTRIAIS DA RÉ TRAZIAM A MARCA DO PROJETO ORIGINAL DA EMPRESA“UHDE”.
PROCESSO QUÍMICO DO PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO ATRAVÉS DA AUTO-
OXIDAÇÃO DA ANTRAQUINONA (“PROCESSO AO”) QUE CLARAMENTE É DE DOMÍNIO PÚBLICO. PROCESSO QUÍMICO CRIADO EM 1940. CERNE DA CONTROVÉRSIA QUE RESIDE NA ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO
DA TECNOLOGIA ADQUIRIDA PELAS PARTES ACIONANTES. SEGREDO INDUSTRIAL ADQUIRIDO PELAS DEMANDANTES QUE NÃO SE RESTRINGE AO PROCESSO QUÍMICO EM SI, MAS TAMBÉM AO LAYOUT INDUSTRIAL E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS. PLANTA BAIXA DA INDÚSTRIA, DISPOSIÇÃO DO MAQUINÁRIO, TIPO DE EQUIPAMENTOS E ESPECIFICAÇÕES DESTES QUE TAMBÉM COMPÕEM UM SEGREDO INDUSTRIAL PARA A DEVIDA EXECUÇÃO DO PROCESSO QUÍMICO CRIADO. EVIDENTE COMPROVAÇÃO PELAS PARTES AUTORAS DE AQUISIÇÃO DE TECNOLOGIA E SEGREDO INDUSTRIAL QUE APRIMORARAM O PROCESSO QUÍMICO DE PRODUÇÃO DO PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO. PROVAS PERICIAIS QUE CONVERGEM NO SENTIDO DA
COINCIDÊNCIA ABSOLUTA
DOS MANUAIS DE PROCESSO E DESENHOS CONSTRUTIVOS, ASSIM COMO DOS
LAYOUTS
DAS PLANTAS CONSTRUTIVAS DA UNIDADE INDUSTRIAL DAS AUTORAS E DA RÉ. PARTE ACIONADA QUE NÃO LOGROU ÊXITO AO REFUTAR AS ALEGAÇÕES AUTORAIS.
PROLAÇÃO DO COMANDO SENTENCIAL NO SENTIDO DA EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA CONTRATUAL COM RESOLUÇÃO ATRAVÉS DO PAGAMENTO DE
ROYALTIES
OU CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS NOS TERMOS DO INSTRUMENTO CONTRATUAL PACTUADO ENTRE AS PARTES NO CONTINENTE EUROPEU. DESCABIMENTO. SEGREDO INDUSTRIAL QUE NÃO TEM NECESSITA DE REGISTRO OU PATENTE. ACIONADA QUE SE UTILIZOU DE SEGREDO INDUSTRIAL QUE NÃO LHE PERTENCIA PARA INSTALAR SUA FÁBRICA NO ESTADO DA BAHIA (CAMAÇARI). ATO ILÍCITO PRATICADO
EX VI
DO ART. 195 DA LEI 9.279/96 (LEI DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL). CONTRATOS CARREADOS AOS AUTOS PELAS ACIONANTES QUE RATIFICAM AS ALEGAÇÕES AUTORAIS. SEGREDO INDUSTRIAL REPASSADO PARA A EMPRESA TURCA APENAS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ÚNICA PLANTA INDUSTRIAL NA TURQUIA. TECNOLOGIA QUE JAMAIS PODERIA TER SIDO UTILIZADA PELA ACIONADA NO BRASIL, CONFORME CLÁUSULA 13 DO INSTRUMENTO CONTRATUAL CONSTANTE DOS AUTOS. SEGREDO INDUSTRIAL QUE SE ENCONTRA PROTEGIDO PELA SISTEMÁTICA LEGAL DE REPRESSÃO À CONCORRÊNCIA DESLEAL. LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL QUE TEM SEU SUBSTRATO NA CONVENÇÃO DE PARIS DE 1883 (ART. 10
bis
). EVIDENTE USURPAÇÃO DE SEGREDO INDUSTRIAL DAS AUTORAS. FÁBRICA DA RÉ QUE JÁ SE ENCONTRA INSTALADA E EM FUNCIONAMENTO HÁ MUITOS ANOS. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER QUE NÃO SE MOSTRA MAIS EFETIVA. DECURSO DE TEMPO QUE INVIABILIZA O REQUERIMENTO PRINCIPAL DA AÇÃO INIBITÓRIA EM VOGA. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER EM PERDAS E DANOS. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO PELA PARTE RÉ DA QUANTIA EQUIVALENTE AO QUÍNTUPLO DO VALOR RELATIVO À CONCESSÃO DE LICENÇA PARA UTILIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DAS PARTES AUTORAS. DANOS MATERIAIS QUE PODERÃO SER REQUERIDOS EM AÇÃO PRÓPRIA.
COMANDO SENTENCIAL REFORMADO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

Trata-se de Ação Inibitória, ajuizada em janeiro/2008, pelas empresas Autoras,
Evonik Degussa Brasil Ltda e Evonik Degussa GMBH,
em face da empresa Acionada,
Peroxy Bahia Indústria Química Lltda, na qual as partes Demandantes alegam violação pela parte Ré de segredo industrial relativo à tecnologia desenvolvida para produção de peróxido de hidrogênio.

Aduzem as Acionantes que a empresa alemã, “
Krupp UHDE GMBH
”,
desenvolveu tal tecnologia e a repassou de forma onerosa e confidencial para as mesmas, consoante comprova o contrato constante do ID. 162037503 (PJe 1º Grau), tendo a empresa alemã, contudo, antes da celebração do contrato com as partes Autoras, firmado contrato com o grupo turco “
HPAS
”, licenciando a este a mesma tecnologia em questão com o fim exclusivo de construção de única fábrica na Turquia (contrato com tradução juramentada constante do ID. 162037994/ID.162038061_PJe 1º Grau).

Acionantes que sustentam que a parte Demandada obteve acesso ilegal à mencionada tecnologia através do grupo empresarial turco (“HPAS”) do qual a Ré faria parte, em que pese a existência de cláusula de confidencialidade expressa nos contratos aludidos, exatamente em razão da existência de segredo industrial.

Defesa da parte Acionada realizada no sentido da inexistência de cometimento de qualquer ato de ilícito, a exemplo de ato de espionagem industrial ou concorrência desleal, sendo, ainda, afirmado que o processo químico do peróxido de hidrogênio seria de domínio público, razão pela qual, aduz a Ré que as Demandantes pretenderiam “perpetuar a prática de reserva de mercado” e “impedir o estabelecimento de concorrência”.

Instrução probatória realizada de forma robusta, com produção de duas provas periciais judiciais, havendo, ainda, extensa prova documental produzida nos autos.

Segunda prova pericial, constante do ID. 162038942_PJe 1º Grau, que foi produzida por engenheiro químico, tendo o perito apontado semelhanças significativas entre a planta industrial da parte Ré e das Autoras, bem como, dos seus processos produtivos, atestando existência de distinção apenas quanto às dimensões dos equipamentos existentes nas fábricas das partes litigantes.

Conclusão do
expert
firmada no sentido do processo químico do peróxido de hidrogênio ser de domínio público, contudo, concluiu no sentido da
coincidência absoluta
dos manuais de processo e desenhos construtivos das fábricas, assim como dos layouts das plantas construtivas da Unidade industrial das Autoras e da empresa Ré; sendo, ainda, atestado pelo perito judicial que os conhecimentos técnicos constantes no projeto das empresas Autoras são similares aos utilizados no projeto da empresa Acionada para construção de planta para produção de 40 mil toneladas de peróxido de hidrogênio por ano em Camaçari.

Perito judicial que, inclusive, apontou no laudo que as plantas industriais da Ré traziam a marca do projeto original da empresa “UHDE”.

Insurgência devida da parte Apelante.

Processo químico para produção do peróxido de hidrogênio, através da auto-oxidação da antraquinona (“
Processo AO”), que se mostra claramente de domínio público, uma vez que é sabido que foi criado no ano de 1940.

Resta patente que o cerne da controvérsia reside na alegação de usurpação da tecnologia adquirida pelas partes Autoras, sendo óbvio afirmar que o segredo industrial adquirido pelas mesmas não se restringe ao processo químico em si, mas também, ao direcionamento acerca do
layout
industrial necessário, equipamentos corretos, orientação quanto à planta baixa industrial a ser seguida, disposição do maquinário, tipo de equipamentos e especificações destes, dentre outros itens e aspectos necessários à perfeita execução do processo químico criado.

No caso dos autos, resta evidente que a empresa Ré faz parte do grupo turco “
HPAS
”, inclusive porque confessado pela Acionada, bem como que esta obteve acesso à tecnologia em voga quando firmou contrato com a empresa alemã, “
Krupp UHDE GMBH
”
, desrespeitando tal instrumento contratual que tinha como fim exclusivo a construção de única fábrica na Turquia.

As provas coligidas aos autos são robustas e comprovam o ilícito praticado pela Ré, tipificado no art. 195 da Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/1996), sendo notória a prática de concorrência desleal por parte da Demandada no momento em que se utilizou e explorou sem qualquer autorização dos segredos industriais adquiridos pela parte Autora, os quais conferem o
knowhow
devido para o aprimoramento da técnica de produção do peróxido de hidrogênio.

Ressalte-se que, o segredo industrial encontra-se protegido pela sistemática legal pátria de repressão à concorrência desleal e que a Lei de Propriedade Industrial tem seu substrato na Convenção de Paris de 1883, mais precisamente no seu art. 10
bis
, razão pela qual, não se mostra necessário discorrer muito para que seja vislumbrada a importância da atuação leal e proba no âmbito da concorrência industrial, a qual, evidentemente, não foi cumprida pela empresa Acionada.

Repise-se que, as perícias judiciais produzidas nos autos convergem no sentido da “
coincidência absoluta
” dos manuais de processo e desenhos construtivos, assim como, dos layouts das plantas construtivas da unidade industrial das Autoras e da Ré, não tendo a parte Acionada sido capaz de refutar as alegações autorais.

Pontuo, ainda que, a sentença objurgada apresentou argumentação no sentido de que a parte Ré não faria parte do grupo turco em questão, o que se mostra equivocado, uma vez que a própria Demandada assumiu tal questão, tendo, ainda, sido expresso no comando sentencial a existência de controvérsia de natureza contratual com resolução através do pagamento de
royalties

ou conversão em perdas e danos nos termos do instrumento contratual pactuado entre as partes no continente europeu, o que não tem o menor sentido.

Saliente-se, em tempo, que o segredo industrial não necessita de registro ou patente, e que a parte Acionada se utilizou de segredo de fábrica que não lhe pertencia com o objetivo de instalar fábrica, como o fez, no Estado da Bahia, mais precisamente em Camaçari, sendo evidente o ato ilícito praticado,
ex vi
do art. 195 da Lei nº 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial), ao praticar concorrência claramente desleal, não havendo que se falar em resolução do conflito no continente europeu.

Ratifique-se que, os contratos carreados aos autos pelas Acionantes, os quais inclusive foram traduzidos por tradutores juramentados, corroboram as alegações autorais, sendo indiscutível que o segredo industrial em voga jamais poderia ter sido utilizado pela Acionada no Brasil, conforme previsto na Cláusula 13 do instrumento contratual presente no Id. 162037994/Id. 162038061_PJe 1º Grau).

Destarte, resta evidente a usurpação de segredo industrial das Autoras pela parte Ré, bem como que, pelo decurso do tempo e já estando a fábrica da Acionada instalada e em funcionamento há muitos anos, que a obrigação de não fazer requerida na presente Ação Inibitória não se mostra mais efetiva, sendo o caso de conversão, de ofício, da obrigação de não fazer em perdas e danos, com lastro na parte final do art. 499 do CPC e em jurisprudência do STJ.

In verbis
o art. 499 do CPC:
A obrigação somente será convertida em perdas e danos

se o autor o requerer ou

se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente
.

Assim, avaliando o pedido autoral formulado e o impacto gerado pelo ato ilícito praticado pela Acionada, bem como, ressaltando a impossibilidade de concessão da tutela específica requerida na exordial, entendo por bem realizar a conversão da obrigação de não fazer inicialmente almejada em perdas e danos no valor equivalente ao quíntuplo da quantia relativa à concessão de licença para utilização da tecnologia das partes Autoras a ser aferido em sede de liquidação de sentença.

Destaque-se que, segundo jurisprudência pacificada, a conversão da obrigação em perdas e danos não acarreta prejuízo ao ajuizamento de ação indenizatória pelas partes Demandantes, acaso assim queiram proceder.

Por fim, quanto à questão de ordem pública suscitada pela parte Apelada
na sessão
de julgamento ocorrida, esclareço que, assim como rebatido no acórdão proferido em sede de julgamento do Agravo Interno oposto pela parte Acionada, não há que se falar em extinção da presente ação.

Convém ratificar que, a presente ação é anterior à Ação Indenizatória ajuizada pelas partes Autoras na comarca de São Paulo, razão pela qual, deveria a parte Ré ter pugnado, acaso entendesse existir dependência de julgamento de outra causa, pela suspensão do processo perante o juízo de São Paulo antes da prolação da sentença de mérito,
ex vi

do art. 313, alínea a, do CPC, sendo inadequado o pedido de extinção da presente ação, mesmo porque a sentença sequer transitou em julgado, em especial, porque as Autoras, ora Agravadas, interpuseram o recurso cabível.

S
aliente-se que, ainda que exista a possibilidade de
execução de sentença arbitral estrangeira em solo brasileiro, conforme preceituado na Lei de nº 9.307/1996 (Lei de Arbitragem Brasileira), mais precisamente do seu art. 34 ao art. 40, a qual é reconhecida e pode ser executada
apenas após a sua homologação pelo Superior Tribunal de Justiça, tal hipótese não se mostra cabível ao caso em voga
.

Isso porque, resta mais do que esclarecido que
a parte Ré, ora Apelada, não foi signatária do contrato que estabeleceu a cláusula de arbitragem aventada, sendo
tal instrumento contratual
entabulado pelas partes Autoras e a empresa turca HPAS, pelo que não haveria possibilidade das Acionantes ajuizarem ação no exterior contra a Ré, uma vez que a mesma sequer participou do negócio jurídico em questão.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto para julgar parcialmente procedente o pedido autoral para reconhecer a prática de concorrência desleal pela parte Ré e usurpação de segredo industrial das partes Autoras, bem como, considerar o decurso do tempo e impossibilidade de cumprimento da obrigação de não fazer requerida na exordial, de modo a determinar a conversão da obrigação de não fazer em perdas e danos no valor equivalente ao quíntuplo da quantia relativa à concessão de licença para utilização da tecnologia das partes Autoras a ser aferido em sede de liquidação de sentença. Redimensionamento dos ônus sucumbenciais devidos pela parte Acionada aos patronos da parte Autora, estes no percentual de 20% (vinte por cento), ante a complexidade do caso em voga, a serem calculados sobre o valor atualizado da indenização ora fixada.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0000562-62.2009.8.05.0039, em que são Apelantes,
Evonik Degussa Brasil Ltda e Evonik Degussa GMBH, e Apelada, Peroxy Bahia Indústria Química Ltda.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
DE APELAÇÃO interposto para julgar parcialmente procedente o pedido autoral para reconhecer a prática de concorrência desleal pela parte Ré e usurpação de segredo industrial das partes Autoras, bem como, considerar o decurso do tempo e impossibilidade de cumprimento da obrigação de não fazer requerida na exordial, de modo a determinar a conversão da obrigação de não fazer em perdas e danos no valor equivalente ao quíntuplo da quantia relativa à concessão de licença para utilização da tecnologia das partes Autoras a ser aferido em sede de liquidação de sentença. Redimensionamento dos ônus sucumbenciais devidos pela parte Acionada aos patronos da parte Autora, estes no percentual de 20% (vinte por cento), ante a complexidade do caso em voga, a serem calculados sobre o valor atualizado da indenização ora fixada.

Sala

de

Sessões,
de

de
2024.

Presidente

Francisco de Oliveira Bispo

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

Relator

Procurador(a) de Justiça