Tribunal: STJ
Processo: 0008302-58.2014.4.02.5101
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL
-
AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
ATO
ADMINISTRATIVO -

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1696619 - RJ (2017/0228165-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
EMBARGANTE
: STARWOOD HOTELS & RESORTS 91 WORLDWIDE, INC
ADVOGADOS
: PEDRO AFONSO VIEIRA BHERING - RJ029542
ISABEL DE ALBUQUERQUE MARANHÃO MILMAN E OUTRO(S)
- RJ120198
GUILHERME DE MATTOS ABRANTES HEMERLY - RJ114025
PHILIPPE MARTINS BHERING - RJ145043
GABRIEL OLIVEIRA GUILHERME - RJ228123
EMBARGADO
: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL
-
AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
ATO
ADMINISTRATIVO - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR.
Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, o recurso de embargos
1.
de declaração objetiva somente suprir omissão, dissipar
obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material encontrável
em decisão ou acórdão, não podendo ser utilizado como
instrumento para a rediscussão do julgado.
Na hipótese dos autos, o acórdão proferido por este órgão
2.
fracionário encontra-se devida e suficientemente fundamentado,
apenas decidindo de forma contrária aos interesses dos
embargantes, o que, à evidência, não consubstancia vício passível
de correção por meio de embargos de declaração, mas sim
pretensão meramente infringente.
Embargos de declaração rejeitados.
3.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA52293105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/11/2025 19:08:00
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 794d92e7-f3fb-4918-9d50-d11848325820

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
04/11/2025
10/11/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
14 de novembro de 2025

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA52293105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/11/2025 19:08:00
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 794d92e7-f3fb-4918-9d50-d11848325820

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1696619 - RJ (2017/0228165-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
EMBARGANTE
: STARWOOD HOTELS & RESORTS 91 WORLDWIDE, INC
ADVOGADOS
: PEDRO AFONSO VIEIRA BHERING - RJ029542

ISABEL DE ALBUQUERQUE MARANHÃO MILMAN E OUTRO(S)
- RJ120198

GUILHERME DE MATTOS ABRANTES HEMERLY - RJ114025

PHILIPPE MARTINS BHERING - RJ145043

GABRIEL OLIVEIRA GUILHERME - RJ228123
EMBARGADO
: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL
-
AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
ATO
ADMINISTRATIVO - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR.
Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, o recurso de embargos
1.
de declaração objetiva somente suprir omissão, dissipar
obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material encontrável
em decisão ou acórdão, não podendo ser utilizado como
instrumento para a rediscussão do julgado.
Na hipótese dos autos, o acórdão proferido por este órgão
2.
fracionário encontra-se devida e suficientemente fundamentado,
apenas decidindo de forma contrária aos interesses dos
embargantes, o que, à evidência, não consubstancia vício passível
de correção por meio de embargos de declaração, mas sim
pretensão meramente infringente.
Embargos de declaração rejeitados.
3.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51855346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 29/10/2025 17:55:31
Código de Controle do Documento: 6ff51280-53b3-4df4-b88b-63f1725ce618

Trata-se de embargos de declaração, opostos por STARWOOD HOTELS &
, contra acórdão da Quarta Turma desta Corte
RESORTS 91 WORLDWIDE, INC
Superior, assim ementado:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO
ADMINISTRATIVO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.
1. Não ofende o
do
a decisão que examina, de forma
art. 535
CPC/1973
fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial.
2. É entendimento desta Corte Superior que marcas tidas como fracas ou
evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade e
sem suficiente força distintiva atraem a mitigação da regra de exclusividade do
registro e podem conviver com outras semelhantes (
.
Súmula 83/STJ)
2.1. Ademais, rever o entendimento do Tribunal de origem demandaria,
inevitavelmente, o exame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo o óbice
da
Precedentes.
Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido.

Nos presentes
o
embargos de declaração (fls. 2264/2271, e-STJ),
, asseverando que a controvérsia não versa sobre a
embargante sustenta erro material
letra "W" em formato vulgar e isolado, mas, sim, sobre o elemento "W" estilizado,
integrante da marca mista em conjunto igualmente estilizado, bem como,
sobretudo, quanto à apostila atribuída ao respectivo registro n° 828629684, para a
. A embargante afirma que pretende apenas a exclusão da
marca mista "W HOTELS"
apostila, a seu ver indevida.
, defendendo a distintividade do
Aduz, ainda, obscuridade e contradição
sinal "W" em sua configuração visual estilizada, criada e desenvolvida pela própria titular,
enquadrando a hipótese na exceção do inciso II do artigo 124 da LPI.
Para reforçar a distintividade e o poder de atração da marca, aponta uso
ao redor do mundo, inclusive no Brasil,
judiciais em que
contínuo
e menciona casos
terceiros, supostamente competidores
, teriam utilizado elemento "W" com
desleais
idênticos recursos gráficos.
o acolhimento dos embargos para sanar a obscuridade e a
Ao final, requer
omissão apontadas, com efeitos infringentes, a fim de prover o agravo interno (fls. 2195
/2209, e-STJ) e, por conseguinte, conhecer e prover o recurso especial (fls. 2112/2124, e-
STJ). Especificamente, postula:
esclarecer obscuridade e
(i) corrigir erro material,
eliminar contradição, para afirmar que a pretensão recai sobre a ilegalidade e exclusão
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da apostila atribuída ao Registro no 828629684, para a marca mista compreendida em
sua totalidade, e não sobre direito ao registro da letra "W" isolada; e (ii) esclarecer
em defender o caráter
obscuridade para que se reconheça não haver contradição
único da estilização gráfica do sinal "W" e sustentar que o exame da distintividade da
marca mista não deve se restringir à letra "W" do alfabeto romano, isoladamente, sobre a
qual não se reivindica exclusividade.
, o INPI, por meio da Procuradoria-
Impugnação às fls. 2282/2285, e-STJ

Geral Federal, sustenta
sanáveis no acórdão, que teria
a inexistência de vícios
enfrentado de modo lógico e completo todas as questões postas, afastando a pretensão
da parte embargante.
o desprovimento dos embargos de
Ao final, o INPI requer
declaração, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.
É o relatório.

VOTO
Os embargos de declaração
, pois não demonstram a
não merecem acolhida
existência de qualquer vício a macular o acórdão embargado.
Consoante preceitua o artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração
1.
se prestam, apenas, a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão
.
ou corrigir erro material
Nesse sentido, precedente:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO
§ 3o, DO CPC. NÃO
ART. 1.021,
OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os
embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
. É
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide. 2. Consoante julgado proferido pela colenda Corte
Especial do STJ, "a vedação constante do
§ 3o, do CPC não pode ser
art. 1.021,
interpretada no sentido de se exigir que o julgador tenha de refazer o texto da
decisão agravada com os mesmos fundamentos, mas outras palavras, mesmo não
" (EDcl
havendo nenhum fundamento novo trazido pela agravante na peça recursal
no AgRg nos
Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE
EREsp 1.483.155/BA,
ESPECIAL, julgado em
DJe de
.
15/06/2016,
03/08/2016) 3. Embargos de
declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no
Rel. Ministro LÁZARO
REsp 1397216/SP,
GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO),
QUARTA TURMA, julgado em
DJe
20/02/2018,
27/02/2018)

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No caso, as razões dos embargos revelam tão somente o intuito de
, o que não
reapreciação da causa e a sua insatisfação com o resultado do julgado
se admite com a objetividade do recurso manejado. É que, a pretexto da existência de
omissão, na verdade, o embargante pretende a modificação do acórdão, cuja via
.
processual é inadequada
Confira-se os seguintes trechos do acórdão embargado (fls. 2245/2258, e-
STJ):

3. Mérito.
lhe seja conferido o direito ao registro do sinal
Na espécie, a recorrente pretende
"W", marca mista “W HOTELS”,
, conforme alega,
visto que
"flagrante a
distintividade intrínseca da marca, amplamente reconhecida no segmento hoteleiro"
(fl. 2021, e-STJ).
, quanto ao tema, que a proteção à
Por sua vez, o Tribunal
consignou
a quo
marca
expressões de uso comum indispensáveis à descrição de
não abrange
produtos ou serviços e suas características, nem tampouco letras, algarismos ou
datas, de forma isolada.
, cotejando a marca da recorrente, que
a figura da
A Corte regional concluiu
falta
letra "W"
; diferentemente da marca do
recurso gráfico que lhe dê distinção
provedor de internet Yahoo, cujo "Y" apresenta formatação tão singular, que perde
o valor linguístico.
, também, que caso fosse permitido o apostilamento
Considerou
poderia haver
, face a sabida existência de outras empresas que
risco de associação indevida
, como a rede de
que também faz
atuam no mesmo mercado
hotéis WINDSOR
uso da mesma letra em sua logomarca.
Convém colacionar, o seguinte trecho retirado do acórdão recorrido (fls. 2089
/2090, e-STJ):
Como relatei, cuida-se de Remessa Necessária e Apelação contra sentença
que determinou a substituição do apostilamento das marcas mistas "W
HOTELS", de “sem direito ao uso exclusivo dos elementos nominativos
isoladamente” para “sem direito ao uso exclusivo do termo HOTELS
isoladamente”
Sentença que não merece prosperar.
Sabe-se que a proteção de exclusividade conferida pela Lei de
Propriedade Industrial não abrange expressões de uso comum
indispensáveis à descrição de produtos ou serviços e suas
características, nem tampouco letras, algarismos ou datas, de forma
, em atenção aos preceitos dos incisos II e VI, do art.124, verbis:
isolada
(...)
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No caso, à evidência que a expressão "W HOTEL" insere-se nas duas
assistindo razão ao INPI quando diz que
hipóteses,
a apostila aplicada ao
título visa oferecer a única proteção "possível" a um sinal
indiscutivelmente fraco, constituído de dois elementos que a lei de
antemão recusa registro, desprovidos de qualquer originalidade, com a
letra “W” do alfabeto em fonte padrão, acompanhada da expressão que
.
nomeia a própria atividade comercial
O cotejo da marca não deixa dúvida de que a figura da letra “W” destacada
do conjunto esbarra sim no impedimento da lei, por falta de recurso
gráfico que lhe confira suficiente distinção.
Bem diferente dos exemplos que a Apelada usa como paradigma, extraídos
das "Diretrizes de Análise de Marcas" do INPI, notadamente criativos, como
a da empresa YAHOO, representada por um '”Y” acompanhado de um ponto
de exclamação, com formatação tão singular, que perde o valor linguístico
para adquirir o de mercado, representativo da empresa e dela indissociável.
Da mesma forma como acontece com as marcas da WOLKSWAGEM, ITÁU,
MAC DONALD, HONDA, e tantas outras, que a despeito fazerem uso de
letras de forma isolada, dispensam o uso de qualquer outra palavra para
auxiliar o reconhecimento.
Não se podendo dizer o mesmo do título da Apelada que necessita de
referência à atividade comercial, em seu conjunto, para dar identidade à
marca.
Ademais, forçoso reconhecer que o uso da letra “W” de forma isolada,
permitida pelo novo apostilamento, poderá ensejar risco de associação
indevida, face a sabida existência de outras empresas que atuam no
mesmo mercado, como a rede de hotéis WINDSOR que também faz uso
da mesma letra em sua logomarca.
Assim, com razão o INPI, não havendo como admitir o uso com
exclusividade de uma letra do alfabeto, sem nenhuma distinção, como faz o
Magistrado em sua sentença.
Ressalto que, ainda que o signo W possa ser considerado como registrável,
evidentemente que a titular não poderá impedir a utilização, por outrem, da
letra W em uma marca, ainda que para designar serviços idênticos ou afins,
desde que não seja ela o elemento principal da marca em questão, e que
esteja necessariamente acrescida de outros elementos preponderantes que
sirvam como designativos e característicos, dando identidade própria à
marca.
Diante do exposto, reputo incorreta a decisão administrativa que determinou
a imposição de apostila de não exclusividade do signo W para os registros n.
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os 828.629.668, 828.664.927 e 828.629.684, devendo, portanto, ser julgada
procedente a pretensão autoral, para que seja retificada a mencionada
ressalva, de “sem direito ao uso exclusivo dos elementos nominativos
isoladamente” para “sem direito ao uso exclusivo do termo HOTELS
isoladamente”.
3.1. Sobre alegações fáticas antecedentes (existência de registros em terras
estrangeiras que deveria ser suficiente para garantir a registrabilidade,
também, no solo nacional; e notoriedade da marca).
Conforme relatado, na origem, cuida-se de ação anulatória (fls. 1/15, e-STJ), sob
proposta pela ora insurgente,
o processo de n. 0008302-58.2014.4.02.5101,
objetivando a modificação do
, que concedeu o
ato administrativo
registro n.o
para a
,
828.629.684
marca mista “W HOTELS” a fim de excluir o apostilamento
.
“sem direito ao uso exclusivo dos elementos nominativos isoladamente”
ser empresa de hotelaria de luxo presente em
A autora, ora agravante, afirmou
diversos países e que sua marca “
”
comprovada
W possui
distintividade e
no ramo de atividade (hotelaria),
assim
a alteração do
notoriedade
e,
, pretendeu
ato de competência do
, que excluiu do âmbito de proteção da marca
INPI
o uso
.
exclusivo do elemento “W”
Pois bem.
Como se sabe,
“
a Lei n.o 9.279/1996
regula direitos e obrigações relativos à
(
).
propriedade industrial” art. 1o, "caput"
E, nos termos do
:
artigo 2o
Art. 2o
dos direitos relativos à
,
A proteção
propriedade industrial
o seu interesse social e
considerado
o desenvolvimento tecnológico e
:
econômico do
, efetua-se mediante
País
I - concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade;
II - concessão de registro de desenho industrial;
III - concessão de registro de marca;
IV - repressão às falsas indicações geográficas; e
V - repressão à concorrência desleal.
que
Sendo
"as disposições dos tratados em vigor no Brasil
, em
são aplicáveis
igualdade de condições, às pessoas físicas e jurídicas nacionais ou domiciliadas
(
).
no País" art. 4o, "caput"
, as disposições da legislação nacional relativas ao processo
Consequentemente
judicial e administrativo
dentro do território do
devem ser respeitadas e aplicadas
país.
Assim, não se pode pôr em xeque a competência e validade do ordenamento
para o julgamento e regulação de questões relacionadas à
normativo pátrio
propriedade industrial no âmbito do espaço soberano brasileiro.
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Não custa lembra, “o sistema jurídico pátrio adota o sistema atributivo, segundo o
qual,
Nacional da Propriedade
somente com o registro da marca no Instituto
Nacional é que se garante o direito de propriedade e de uso exclusivo ao seu
;
titular,
”
a não ser que se trate de marca notoriamente conhecida bem como
que “o registro de propriedade de marca adquire-se desde que observados os
(
relator Ministro Massami
”
trâmites legais de validade
REsp n. 899.839/RJ,
Uyeda, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
17/8/2010,
1/10/2010)
,
, de
Observa-se que, o STJ já teve oportunidade inclusive
afirmar a soberania
,
em caso de
nacional para aplicação da lei no território brasileiro mesmo
produtos (contrafeitos)
.
em trânsito
Veja:
ADMINISTRATIVO. ADUANA. IMITAÇÕES. APREENSÃO DE OFÍCIO.
POSSIBILIDADE.
DA
1. Hipótese em que se
ART. 198
LEI 9.279/1996.
discute a possibilidade de apreensão de pilhas alcalinas da marca
"Powercell", que imitam produtos da marca "Duracell". A imitação foi
(reconhecida pela empresa).
apurada por perícia e é incontroversa
A
encontrava-se
mercadoria, originária da China e destinada ao Paraguai,
em trânsito pelo território brasileiro, em entreposto aduaneiro. 2. O Tribunal
de origem afastou a possibilidade de apreensão, pois seria necessária a
existência de inquérito penal ou ação do interessado. 3. Ocorre que o art. 198
da
é expresso ao admitir a apreensão de ofício, ou seja,
Lei 9.279/1996
realizada pela própria autoridade aduaneira, sem qualquer pedido ou ordem
judicial. 4. A autoridade brasileira é soberana na aplicação da lei em seu
território (Princípio da Territorialidade), ainda que com relação a
. 5. Agravo Regimental
produtos em trânsito, destinados a terceiro país
provido. (AgRg no
relator Ministro Herman Benjamin,
REsp n. 725.531/PR,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
28/4/2009,
11/9/2009.
, diversamente do que alega a agravante,
Desse modo
a existência de registros
,
em terras estrangeiras não é suficiente para garantir a registrabilidade
também, no solo nacional,
, por emprego
.
inclusive
da função jurisdicional
O que se tem na legislação é proteção especial para as de marca de alto
, que, a toda evidência,
renome e notoriamente conhecidas
não é o caso dos
.
autos
.
:
Aqui, cabe trazer para análise o disposto nos artigos 125 e 126 da LPI Veja
Seção III
Marca de Alto Renome
Art. 125. À
considerada de alto renome será
marca registrada no Brasil
, em todos os ramos de atividade.
assegurada proteção especial
Seção IV
Marca Notoriamente Conhecida
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Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos
para Proteção
termos do
o bis (I), da Convenção da União de Paris
art. 6
da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente
.
de estar previamente depositada ou registrada no Brasil
§ 1o A proteção de que trata este artigo aplica-se também às marcas de
serviço.
§ 2o O INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca que
reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida.
Nos termos da jurisprudência do STJ, “o conceito de marca notoriamente
conhecida não se confunde com marca de alto renome. A primeira -
notoriamente conhecida - é exceção ao princípio da territorialidade e goza de
proteção especial independente de registro no Brasil em seu respectivo ramo
. A segunda - marca de alto renome - cuida de exceção ao princípio
de atividade
da especificidade e tem proteção especial em todos os ramos de atividade, desde
que previamente registrada no Brasil e declarada pelo INPI - Instituto Nacional de
(
relator Ministro Massami Uyeda,
Propriedade Industrial”
REsp n. 1.114.745/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
2/9/2010,
21/9/2010)
Desse modo, ao pretender o reconhecimento da notoriedade de sua marca
“W HOTELS”, a insurgente
,
poderia,
gozar de proteção especial
em abstrato,
do registro no território pátrio,
ao princípio da
independentemente
exceção
territorialidade.
Outrossim, ainda, de acordo com entendimento desta Corte Superior de Justiça, “a
proteção especial conferida pelos arts. 126 da Lei de Propriedade Industrial e 6o
bis (1) da Convenção da União de Paris refere-se a marcas registradas em
outros países que, segundo avaliação da autoridade competente (INPI),
qualificam-se como notoriamente conhecidas no respectivo segmento de
(
”
atividades, apesar de não terem sido depositadas no Brasil
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
REsp n. 1.994.997/PE,
em
DJe de
)
28/2/2023,
2/3/2023.
Com efeito, compete ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI
.
avaliar uma marca como notoriamente conhecida
A hipótese dos autos, contudo, não é caso de aplicação das consequência
jurídica do artigo 126 da LPI, porquanto não estão preenchidos os requisitos
para tanto, pois, ainda que a agravante tenha signo registrado no exterior,
não houve o reconhecimento de sua marca como notória pelo INPI; em
.
verdade, tal questão não foi nem mesmo debatida
Assim, ante a ausência de prequestionamento, incide o óbice das Súmulas
211 do STJ e 282 do STF.
.
Seguindo
Quanto à alegação de que, em razão de registros anteriormente concedidos
,
o
para a
pelo INPI sem apostila deveria
registro n.o 828.629.684
marca mista
, ser concedido
“W HOTELS”
sem o apostilamento, já foi demonstrado no item
que, a referida questão levantada no presente agravo
2.1.1. deste voto
interno,
,
sob a perspectiva de violação ao artigo 535, II, do CPC/1973
somente foi assim apresentada neste momento,
,
não tendo sido apontada
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nas razões do recurso especial,
, o
como questões omitidas pela Corte local
que constitui, agora, indevida inovação recursal.
Ademais, a existência de registros anteriormente concedidos de modo
equivocado pelo INPI não autoriza o Tribunal a aplicar incorretamente o
.
direito
Evidentemente, atos do INPI, equivocados ou não, geram efeitos; mas, contudo,
os adotados em contrariedade à lei,
decerto
não podem servir de base para a
, sob pena de ofensa ao
prática de atividade contrária ao ordenamento vigente
; pois estaria, desse modo, admitindo ao agente público
princípio da legalidade
em virtude de erro perpetrado anteriormente, em outro processo, a atuação à
.
margem do ordenamento
,
que, na aplicação do direito, o
Noutras palavras não se pode conceber
administrador
, sob torpe
esteja vinculado à utilização de precedente viciado
alegação de obediência ao princípio da isonomia;
no registro de
principalmente
marcas, esfera na qual a atuação do Poder Judiciário,
, está, em suma,
repita-se
.
limitada à verificação da observância dos princípios da legalidade
dentro do prazo de 5 (cinco) anos, a marca ilegalmente
Registre-se, aliás,
concedida pode ser questionada por meio do ajuizamento de ação anulatória
(art. 174 da LPI).
RECURSO
ESPECIAL.
PROPRIEDADE
INDUSTRIAL.
AÇÃO
DE
NULIDADE DE MARCA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL.
DA
ART. 174
(...) 4.
LEI 9.279/96.
O diploma legal que trata especificamente de
questões envolvendo direito de propriedade industrial -
-
Lei 9.279/96
contém regra expressa acerca da questão controvertida, dispondo que
a pretensão de se obter a declaração de nulidade de registro levado a
efeito pelo INPI prescreve em cinco anos, contados da data da sua
(...) 8. Hipótese concreta em que a ação anulatória foi
concessão (art. 174).
ajuizada depois de transcorrido o prazo quinquenal estabelecido na lei
especial, sendo impositiva a decretação da prescrição da pretensão
anulatória. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp n. 1.782.024/RJ,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe
7/5/2019,
de
)
9/5/2019.
E, caso referido lapso já tenha transcorrido, o que impediria a análise da legalidade
do registro da marca “THE W” anteriormente concedida, em absoluto, tal não
implicaria no reconhecimento da existência do direito da insurgente de obter
“W HOTELS”, como pretendido,
o registro de outra marca
sem que estejam
para a chancela do ato administrativo pelo órgão
presentes os requisitos legais
competente para esta específica pretensão.
Até porque, ainda que não se possa mais questionar o registro tal qual
,
, por óbvio, e
concedido para “THE W” o Poder Judiciário não estará
de
, em hipotética ação,
imediato, impedido de analisar
a (im)possibilidade de
desta com outras marcar tidas por semelhantes e porventura
convivência
existentes; não pelo fato de eventual propalada ilegalidade do registo, mas, porém,
-
em virtude do entendimento desta Corte Superior demonstrado no próximo
- no sentido de que
, que constituem
item deste voto
marcas fracas ou evocativas
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expressão de uso comum, de pouca originalidade, atraem a mitigação da regra
decorrente do registro.
de exclusividade
Desse modo,
de que os registros conferidos em terras
as alegações recursais
estrangeiras, a existência de notoriedade, e que o INPI já reconheceu direito ao
registro de outras marcas da agravante, o que justificaria a concessão do registro
para a
,
n.o 828.629.668
marca mista “W HOTELS” sem o apostilamento, não
justificam o provimento do especial, nos termos supra descritos.
3.2. Incidência da Súmula 83/STJ.
Do exposto acima, ficou demonstrado que
ora agravante, com o
a autora,
ajuizamento da ação anulatória, pretendeu obter o registro de marca mista “W
HOTELS”, representada pela conjunção da letra “W” com o substantivo
plural em língua inglesa “HOTELS”, livre do apostilamento “sem direito ao uso
.
exclusivo dos elementos nominativos isoladamente”
Verificou-se que,
,
,
a
a sentença ao julgar procedente a demanda determinou
retificação da referida apostila para 'sem direito ao uso exclusivo do termo
.
HOTELS isoladamente'"
utilizados para prover o pedido, o magistrado de 1o grau
Dentre os fundamentos
concluiu “que o sinal W que compõe a marca da autora não esbarra no óbice
, eis que
de ‘suficiente forma
constante no inciso II do art.124 da LPI
revestido
.
distintiva’”
,
, o juiz de direito
a impossibilidade de
Portanto noutras palavras
confirmou
utilização exclusiva do termo estrangeiro “HOTELS”, mas admitiu o privilégio
,
que a mesma estava revestida de
quanto à emblema “W” por entender
.
distintividade
a Corte regional, ao
Por sua vez,
reformar a sentença e manter o ato
do INPI de concessão do registo com apostilamento
administrativo
“sem direito
, cotejando a
ao uso exclusivo dos elementos nominativos isoladamente”, concluiu
marca da recorrente, que
a figura da letra "W"
falta
recurso gráfico que lhe dê
.
distinção
o trecho do acórdão recorrido, no ponto:
Reveja,
No caso, à evidência que a expressão "W HOTEL" insere-se nas duas
assistindo razão ao INPI quando diz que
,
hipóteses
a apostila aplicada ao
título visa oferecer a única proteção "possível" a um sinal
indiscutivelmente fraco, constituído de dois elementos que a lei de
antemão recusa registro, desprovidos de qualquer originalidade, com a
letra “W” do alfabeto em fonte padrão, acompanhada da expressão que
.
nomeia a própria atividade comercial
O cotejo da marca não deixa dúvida de que a figura da letra “W” destacada
do conjunto esbarra sim no impedimento da lei, por falta de recurso
gráfico que lhe confira suficiente distinção.
Diante desse contexto, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem
, no
encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
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sentido de que
, que constituem expressão de uso
marcas fracas ou evocativas
comum, de pouca originalidade, atraem a mitigação da regra de exclusividade
decorrente do registro.
Nesse sentido, há um mar de precedentes no âmbito desta Corte:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. MARCA
. POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA
EVOCATIVA. ELEMENTOS COMUNS
COM OUTRAS SEMELHANTES.
1.
SÚMULA N. 83/STJ.
Marcas
evocativas, ou seja, que contenham expressões de uso comum, de
podem conviver
pouca originalidade e sem suficiente forma distintiva,
com outras semelhantes, dada a mitigação da exclusividade do registro.
2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta
Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 3. Agravo
interno a que se nega provimento. (AgInt no
relatora
REsp n. 2.053.824/SE,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
29/4/2024,
)
2/5/2024.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. UTILIZAÇÃO DE MARCA. EXPRESSÃO DE
.
REVISÃO.
USO COMUM. EXCLUSIVIDADE. MITIGAÇÃO SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Consoante a
SÚMULA 7/STJ.
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "marcas fracas, que
constituem expressão de uso comum (como no particular), de pouca
originalidade e sem suficiente forma distintiva, atraem a mitigação da
e podem conviver com outras
regra de exclusividade do registro
semelhantes" (AgInt no
relatora Ministra Nancy
REsp n. 1.988.324/PE,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
. 2. A
12/12/2022,
14/12/2022)
modificação do posicionamento adotado pela Corte local, acerca da
inexistência de concorrência desleal e prejuízo para os consumidores,
esbarra na
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no
Súmula 7/STJ.
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 2.436.225/SP,
Turma, julgado em
DJe de
).
4/3/2024,
7/3/2024.
DIREITO MARCÁRIO. JULGAMENTO CONJUNTO DE DOIS RECURSOS
ESPECIAIS EM PROCESSOS DISTINTOS. REGISTRO DE MARCA DE
. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 124,
RENOME
XIX, E 130, III, DA LEI N. 9.279/1996. UTILIZAÇÃO DA EXPRESSÃO
ALEGAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO INDEVIDA E DE RISCO DE
KRUG.
DILUIÇÃO DECORRENTE DA AFINIDADE MERCADOLÓGICA DOS
PRODUTOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MARCA CONSIDERADA FRACA
. POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA COM MARCAS
OU EVOCATIVA
SEMELHANTES. COMPROVAÇÃO DA AUSÊNCIA DE AFINIDADE
MERCADOLÓGICA. REVISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADA.
HONORÁRIOS
RECURSAIS
MAJORADOS.
RECURSOS
ESPECIAIS
DESPROVIDOS.
(...)
2.
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Demonstrado que os signos designam produtos não inseridos no mesmo
segmento de mercado, não há falar em confusão mercadológica. 3. A
proteção ao signo objeto de registro no INPI estende-se somente a produtos
ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, desde que haja possibilidade de
causar confusão a terceiros. 4. Expressões comuns consideradas marcas
fracas ou evocativas, de pouca originalidade e sem suficiente força
,
distintiva, permitem a mitigação da regra de exclusividade do registro
podendo conviver com outras semelhantes. 5. Comprovada a ausência de
afinidade mercadológica dos produtos comercializados pelas partes, não há
risco de associação indevida e de diluição, sobretudo quando a marca é
evocativa e fraca, com expressão estrangeira comum. 6. A revisão do
entendimento firmado na origem acerca da inexistência de concorrência
entre os produtos assinalados por signos em conflito e da ausência de
afinidade mercadológica demanda revolvimento fático-probatório dos autos, o
que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ. (...) 9. Recursos especiais
desprovidos. (
relator Ministro João Otávio de
REsp n. 1.907.171/RJ,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
17/10/2023,
11/1/2024.
DIREITO MARCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. MARCAS SEMELHANTES E PRODUTOS DO MESMO
SEGMENTO. MARCAS EVOCATIVAS DA MESMA REGIÃO GEOGRÁFICA
DE ORIGEM. MARCAS FRACAS (SÚMULA 83 DO STJ). MITIGAÇÃO DA
. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO (SÚMULA 7
EXCLUSIVIDADE DO TITULAR
DO STJ). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 2. É entendimento desta
Corte Superior que marcas tidas como fracas ou evocativas constituem
expressão de uso comum, de pouca originalidade e sem suficiente
força distintiva, atraindo a mitigação da regra de exclusividade do
, podendo conviver com outras semelhantes. Precedentes. 3. No
registro
caso, o termo apontado como semelhante é evocativo da região de origem
dos produtos confrontados (aguardentes de cana-de-açúcar de Salinas-MG),
o que enfraquece o direito de exclusividade dos detentores de registro,
mormente quando expressamente afastada a possibilidade de confusão no
caso concreto. 4. A alteração da conclusão do acórdão recorrido, quanto à
ausência de confusão entre as marcas, demandaria o reexame de fatos e
provas, prática vedada pela
5. Agravo interno a que se nega
Súmula 7/STJ.
provimento. (AgInt no
relator Ministro Raul Araújo,
AREsp n. 1.516.110/MG,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
13/6/2023,
22/6/2023.
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE
NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO COM OBRIGAÇÃO DE NÃO
FAZER. "COLOMBA". TERMO CONSTANTE NAS MARCAS DA
AGRAVANTE E NAS ESPECIFICAÇÕES DAS MARCAS DA AGRAVADA.
. CONSONÂNCIA DO
IMPOSSIBILIDADE DE APROPRIAÇÃO EXCLUSIVA
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ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO
DA
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O eg. Tribunal
SÚMULA 83/STJ.
Regional Federal da 2a Região concluiu que o termo "COLOMBA" tem
natureza evocativa, na medida em que é utilizado para identificar um tipo de
bolo de origem italiana muito consumido no período de Páscoa, razão pela
qual o referido termo não é passível de apropriação exclusiva. 2. "Nos termos
da jurisprudência desta Corte, marcas dotadas de baixo poder distintivo,
formadas por elementos de uso comum, evocativos, descritivos ou
, podem ter de suportar o ônus de coexistir com outras
sugestivos
semelhantes" (
Relatora Ministra Nancy Andrighi,
REsp 1.819.060/RJ,
Terceira Turma, DJe de
. 3. O acórdão estadual está em sintonia
26/2/2020)
com a jurisprudência do STJ. Portanto, o apelo nobre encontra óbice na
aplicável tanto pela alínea a quanto pela alínea c do
Súmula 83/STJ,
permissivo constitucional. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt
nos EDcl no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 1.498.849/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
)
15/5/2023,
22/5/2023.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PROPRIEDADE
INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE MARCA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E
PROVAS.

EXPRESSÃO
DE
USO
COMUM.

SÚMULA
7/STJ.
EXCLUSIVIDADE. MITIGAÇÃO. PRECEDENTES. (...) 3. A jurisprudência
consolidada do Superior Tribunal de Justiça entende que marcas fracas,
que constituem expressão de uso comum (como no particular), de
pouca originalidade e sem suficiente forma distintiva, atraem a
e podem conviver com
mitigação da regra de exclusividade do registro
outras semelhantes. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 1.988.324/PE,
julgado em
DJe de
)
12/12/2022,
14/12/2022.
PROPRIEDADE
INDUSTRIAL.
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
MARCÁRIO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO.
REGISTRO DE MARCA. "ROSE & BLEU". USO EXCLUSIVO.
. CORES E DENOMINAÇÕES (LPI,
VIII).
IMPOSSIBILIDADE
ART. 124,
TERMOS NOMINATIVOS SUGESTIVOS (LPI,
VI). RECURSO
ART. 124,
DESPROVIDO. 1. "Nos termos da jurisprudência desta Corte, marcas
dotadas de baixo poder distintivo, formadas por elementos de uso
, podem ter de suportar o
comum, evocativos, descritivos ou sugestivos
ônus de coexistir com outras semelhantes" (
Relatora
REsp 1.819.060/RJ,
MINISTRA NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe de
. 2.
26/2/2020)
Os
elementos nominativos da marca "ROSE & BLEU" não alcançam
distintividade suficiente a merecer a proteção almejada pela recorrente -
-, pois, além de tratarem de signos referentes a cores, que
uso exclusivo
não são registráveis, configuram expressão sugestiva que possui laço
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conotativo com a atividade comercial desempenhada pela sociedade. 3.
Nesse contexto, nos termos do
VI e VIII, da Lei da Propriedade
art. 124,
Industrial (LPI), e da jurisprudência do STJ, não merece reforma o acórdão
recorrido que confirmou o registro concedido pelo INPI, autorizando
apenas o uso da marca mista - elementos nominativos acrescidos de
estilização visual - e negando o pedido de uso exclusivo dos elementos
. 4. Recurso especial a que se nega provimento. (
nominativos
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 1.339.817/RJ,
DJe de
)
11/10/2022,
26/10/2022.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA.
PRODUTOS. MESMO RAMO COMERCIAL. MARCAS REGISTRADAS.
. ALTO RENOME.
USO COMUM. EXCLUSIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA
EFEITO PROSPECTIVO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. As marcas
evocativas implicam mitigação da regra da exclusividade de registro
, impondo-se a seu titular o dever de suportar a convivência com
marcário
marcas semelhantes, desde que não se constate, por óbvio, a possibilidade
de confusão no público consumidor. 2. No tocante à expressão "BRIL",
esta Corte Superior assentou que o termo marcária consubstancia um
radical, revelando-se se enquadrar, de modo evidente, na categoria
. Precedentes. 3. De fato, "o Superior Tribunal de Justiça decidiu
evocativa
que, a partir do momento que o INPI reconhece uma marca como sendo de
alto renome, a sua proteção se dará com efeitos prospectivos (ex nunc).
Assim, a marca igual ou parecida que já estava registrada de boa-fé
anteriormente não será atingida pelo registro daquela de alto renome, como
no caso em apreço". (
Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
REsp 1.582.179/PR,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe
. 4. Agravo
9/8/2016,
19/8/2016)
interno
desprovido.
(AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 1.312.191/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
)
11/11/2020,
16/11/2020.
CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. REGISTRO DE MARCA.
NOME QUE INDICA A NATUREZA E A DESTINAÇÃO DO PRODUTO.
. PÚBLICO ALVO DISTINTO. POSSIBILIDADE DE
TERMO EVOCATIVO
CONVÍVIO NO MERCADO DE CONSUMO. ENTENDIMENTO EM
HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
No 83 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) serão exigidos os requisitos
de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. É entendimento desta
Corte Superior que marcas tidas como fracas ou evocativas, que
constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade e sem
suficiente força distintiva atraem a mitigação da regra de exclusividade
e podem conviver com outras semelhantes (AgInt no
do registro
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Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, DJe
REsp no 1.281.282/RJ,
. 3. Na espécie,
contido nas marcas
29/6/2018)
o termo "NUTRI"
NUTRIPORT e NUTRISPORT designa a natureza do produto, ou seja,
, comum a todos os demais alimentos
deve ser considerado evocativo
destinados à nutrição, razão pela qual a semelhança entre os nomes não é
suficiente para se impedir o registro das marcas. 4. Não ficou comprovada
significativa pelo uso
que a marca NUTRISPORT possui distintividade
continuado e massivo do produto ou do serviço, capaz de lhe garantir
além disso, ela é destinada à nutrição esportiva; quanto a
exclusividade,
outra, NUTRIPORT, é voltada para o uso clínico. 5. Agravo interno a que se
nega provimento. (AgInt no
relator Ministro Moura
AREsp n. 1.395.389/RJ,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
4/5/2020,
11/5/2020.
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
MARCÁRIO. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA E DE
INDENIZAÇÃO. EXPRESSÕES DE USO COMUM E ESTREITA RELAÇÃO
COM O PRODUTO. "BEBE DODÓI". "DODÓI DA MAMÃE". MARCA
. 1.
EVOCATIVA. AUSÊNCIA DE EXCLUSIVIDADE
Marcas fracas ou
evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca
originalidade e sem suficiente forma distintiva, atraem a mitigação da
e podem conviver com outras
regra de exclusividade do registro
semelhantes. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 410.559/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
27/8/2019,
3/9/2019.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. REGISTRO DE MARCA. AÇÃO DE
ANULAÇÃO
DE
ATO
ADMINISTRATIVO.
TERMO
"FORNERIA".
VOCÁBULO GENÉRICO. CARÁTER NÃO REGISTRÁVEL.
VI, DA
ART. 124,
LPI. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "Marcas fracas ou evocativas, que
constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade e sem
suficiente forma distintiva atraem a mitigação da regra de exclusividade
e podem conviver com outras semelhantes. Precedentes do
do registro
STJ" (AgInt no
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
REsp 1.338.834/SP,
QUARTA TURMA, DJe de
. 2. O termo "FORNERIA", corriqueiro
23/02/2017)
no idioma italiano, é vocábulo genérico, que remete o público imediatamente
ao ramo de gastronomia em que inserida a atuação da empresa. Vocábulos
genéricos, de uso comum, que designam produtos ou serviços inseridos no
segmento de atuação da empresa, não são registráveis, nos termos do
VI, da LPI. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no
art. 124,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
AREsp n. 1.324.413/RJ,
em
DJe de
)
27/11/2018,
12/12/2018.
PROPRIEDADE INDUSTRIAL.
"PORTAPRONTA".
REGISTRO DA MARCA
PRETENDIDA EXCLUSIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. USO DE TERMOS
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COMUNS E SIMPLESMENTE DESCRITIVOS DO PRODUTO QUE VISAM
VI. 1.- Para a composição da marca
A DISTINGUIR. LEI 9.279/96. ART. 124,
"PortaPronta" a Recorrente não criou palavra nova, mas valeu-se de palavras
comuns, que, isolada ou conjuntamente, não podem ser apropriadas com
exclusividade por ninguém, já que são de uso corriqueiro e desprovidas de
originalidade. 2.- Adequado o registro realizado pelo INPI, com a observação
de que "concedida sem exclusividade de uso dos elementos normativos". 3.-
Recurso Especial improvido. (
Rel. Ministro SIDNEI
REsp 1039011/RJ,
BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
14/06/2011,
17/06/2011)
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE
COMERCIAL.
MARCA
MARCA FRACA OU EVOCATIVA. POSSIBILIDADE
DE CONVIVÊNCIA COM OUTRAS MARCAS. IMPOSSIBILIDADE DE
CONFERIR EXCLUSIVIDADE À UTILIZAÇÃO DE EXPRESSÃO DE
1. Marcas
POUCA ORIGINALIDADE OU FRACO POTENCIAL CRIATIVO.
fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca
originalidade ou forte atividade criativa, podem coexistir harmonicamente. É
descabida, portanto, qualquer alegação de notoriedade ou anterioridade de
registro, com o intuito de assegurar o uso exclusivo da expressão de menor
vigor inventivo. 2. Marcas de convivência possível não podem se tornar
oligopolizadas, patrimônios exclusivos de um restrito grupo empresarial,
devendo o Judiciário reprimir a utilização indevida da exclusividade conferida
ao registro quando esse privilégio implicar na intimidação da concorrência, de
modo a impedi-la de exercer suas atividades industriais e explorar o mesmo
segmento mercadológico. Aplicação da doutrina do patent misuse.
RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (REsp 1166498/RJ,
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
15/03/2011,
30/03/2011)
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONFLITO
ENTRE NOME FANTASIA E NOME EMPRESARIAL. REGISTRO DE
SUPERVENIENTE.
. (...) 5.
MARCA
VOCÁBULO DE USO COMUM
O termo
"Brasil", principal elemento do nome empresarial, é, contudo, vocábulo
de uso comum, podendo, em função de seu caráter genérico, ser objeto
de registro de marca até mesmo por empresas que atuem no mesmo
ramo comercial, pois carece da proteção firmada nos termos do art. 124,
6. Recurso especial conhecido em parte e, na
V, da Lei

Lei 9.279/96.
extensão, provido, para julgar improcedentes os pedidos iniciais, invertendo
os ônus sucumbenciais. (
Rel. Ministro LUIS FELIPE
REsp 1082734/RS,
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
03/09/2009,
28/09/2009)
3. Aplicação da Súmula 7/STJ.
, sob pena de ampliar o efeito devolutivo e caracterizar este Superior
Ademais
Tribunal de Justiça como terceira instância ordinária, distanciando-se, por
consequência, da atribuição constitucional extraordinária estabelecida, é vedado,
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nos termos do Enunciado n. 7 da Súmula deste STJ, e por quaisquer das alíneas
do permissivo constitucional, o exame de pretensões que, para o seu acolhimento,
reclamem o revolvimento dos elementos fáticos e probatórios dos autos.
Assim, diante das razões do recurso especial e da fundamentação do acórdão
recorrido,
,
rever o entendimento do Tribunal de origem demandaria
inevitavelmente,
, atraindo o
o exame do contexto fático-probatório dos autos
óbice da
.
Súmula 7/STJ
Precedentes:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
MARCÁRIO. AÇÃO PARA ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA. MARCA
EVOCATIVA. EXCLUSIVIDADE MITIGADA. SUFICIÊNCIA DISTINTIVA.
. (...) 3. As marcas
RECONHECIMENTO NA ORIGEM. SÚMULA No 7/STJ
evocativas, sugestivas de determinada qualidade ou finalidade do produto ou
serviço, têm a regra de exclusividade mitigada. 4. Rever as conclusões do
tribunal de origem quanto à suficiência distintiva entre a marca da
autora (FRESH) e da ré (ACTIVE FRESH) e à impossibilidade de
confusão das marcas ensejaria o reexame fático-probatório dos autos,
procedimento vedado a esta Corte, haja vista o disposto na
5. Agravo interno não provido. (AgInt no
Súmula no 7/STJ.
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 1.180.957/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
25/2/2019,
1/3/2019.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO RESCISÓRIA -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. (...) 4. É entendimento desta Corte
Superior que marcas tidas como fracas ou evocativas, que constituem
expressão de uso comum, de pouca originalidade e sem suficiente força
distintiva atraem a mitigação da regra de exclusividade do registro e podem
conviver com outras semelhantes. Precedentes. 5. Tendo o Tribunal
estadual concluído, diante do contexto fático-probatório dos autos, que
as empresas atuam em classes diversas e que o termo "DIAMANTE"
seria de uso comum, não haveria como esta Corte Superior rever tal
. Precedentes. 6.
entendimento, em razão do óbice da Súmula n. 7/STJ
Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.281.282/RJ,
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
26/6/2018,
29/6/2018.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO MARCÁRIO.
UTILIZAÇÃO
DE
MARCA
EVOCATIVA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
. 1. Marcas fracas ou evocativas, que
RESTRIÇÃO. SÚMULA No 7 DO STJ
constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade e sem
suficiente forma distintiva atraem a mitigação da regra de exclusividade do
registro e podem conviver com outras semelhantes. Precedentes do STJ. 2.
Na hipótese vertente, consoante a dicção do Tribunal a quo, o vocábulo
insalata, em que pese o fato de não ser comum no vernáculo, é expressão
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corriqueira no idioma italiano, significando, simplesmente, "salada". Dessa
forma, não é possível a apropriação exclusiva da marca, máxime ante o
caráter corrente e habitual que permeia a expressão nupercitada. 3. Ademais,
consoante se observa na transcrição do acórdão proferido pela Corte
de origem, a possibilidade de utilizar-se a expressão designativa da
marca INSALATA ocorreu com fulcro no contexto fático-probatório
acostado aos autos, razão pela qual incide o óbice previsto na
4. Agravo interno não provido. (AgInt no
Súmula no 7/STJ.
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
REsp n. 1.338.834/SP,
julgado em
DJe de
)
16/2/2017,
23/2/2017.
4. Considerações finais.
o quanto decidido na
Por fim
considerando
, apenas à guisa de
,
obter dictum
sentença e no acórdão;
as alegações constantes do apelo nobre e,
bem como
especialmente,
,
as fotos anexadas nas fls. 2115/2116, e-STJ observo - sem
,
o
que tal análise implique afastamento da incidência da Súmula 7/STJ -
elemento “W”, de fato,
para justificar o
não possui estilização suficiente
provimento do pedido.
Nesse passo,
,
da argumentação apresentada pela Corte
,
observo que além
a quo
que, ao justificar a ausência de recursos gráficos para afastar a existência de
distintividade,
o sinal da insurgente
comparou
com a marca da empresa YAHOO
, asseverando que esta é: “representada por um "Y" acompanhado de um ponto de
exclamação, com formatação tão singular, que perde o valor linguístico para
adquirir o de mercado”, há tantas outras que, se comparadas com o sinal
marcário da agravante, demonstrariam a total falta da distintividade
/criatividade/estilização.
Apenas a título de exemplo, veja as seguintes marcas (que também utilizam a
letra "W" como marca de sua atividade empresarial): WARNER MUSIC,
WESTER UNION, WILSON (matérias esportivos), WINDSOR e WYNDHAM,
.
estas duas últimas são empresas do ramo da agravante

Diante disso, por inexistir qualquer das máculas prevista no artigo 1.022 do
Código de Processo Civil de 2015, não há razão para modificar o
embargado.
decisum
Não obstante a rejeição dos aclaratórios,
2.
deixa-se de se aplicar a multa
pois, em se tratando de primeiros
prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC/2015,
embargos de declaração que não ostentam caráter manifestamente protelatórios,
pressuposto para aplicação da medida, descabida a sua incidência neste momento.
No entanto,
que a reiteração de embargos de
desde já se adverte
declaração, com intuito de rediscussão do julgado,
caracterizar o aludido caráter
poderá
manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa citada.
Ante o exposto,
os presentes embargos de declaração.
3.
rejeitam-se
É como voto.
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TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 1.696.619 / RJ
Número Registro: 2017/0228165-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00083025820144025101 201451010083026 83025820144025101
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : STARWOOD HOTELS & RESORTS 91 WORLDWIDE, INC
ADVOGADOS
: PEDRO AFONSO VIEIRA BHERING - RJ029542
ISABEL DE ALBUQUERQUE MARANHÃO MILMAN E OUTRO(S) -
RJ120198
GUILHERME DE MATTOS ABRANTES HEMERLY - RJ114025
PHILIPPE MARTINS BHERING - RJ145043
GABRIEL OLIVEIRA GUILHERME - RJ228123
RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
ATOS ADMINISTRATIVOS - REGISTRO DE MARCAS, PATENTES OU
INVENÇÕES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : STARWOOD HOTELS & RESORTS 91 WORLDWIDE, INC
ADVOGADOS
: PEDRO AFONSO VIEIRA BHERING - RJ029542
Documento eletrônico VDA52210531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 01:03:12
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ISABEL DE ALBUQUERQUE MARANHÃO MILMAN E OUTRO(S) -
RJ120198
GUILHERME DE MATTOS ABRANTES HEMERLY - RJ114025
PHILIPPE MARTINS BHERING - RJ145043
GABRIEL OLIVEIRA GUILHERME - RJ228123
EMBARGADO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
04/11/2025
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
10/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio
Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio
de Noronha.

Brasília, 10 de novembro de 2025
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