Tribunal: STJ
Processo: 5064240-74.2019.4.02.5101
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
EMENTA
EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA.
AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO E DE ABSTENÇÃO DE USO.
CONFUSÃO E ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. Hipótese em exame
1. Recurso especial interposto pela titular de marcas concedidas pelo INPI
contra

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2167759 - RJ (2024/0176868-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: THE POLO/LAUREN COMPANY L.P
ADVOGADOS
: GUSTAVO HEITOR PIVA LUIZ DE ANDRADE - RJ119932
NATHALIA FERREIRA RIBEIRO FERNANDES - RJ166375
ROBERTA DE MAGALHÃES FONTELES CABRAL - RJ133459
RECORRIDO
: HIKER CALCADOS - EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA
ADVOGADO
: FELIPE SCHUMACHER DIAS DE CASTRO - RS046294
RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
EMENTA
EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA.
AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO E DE ABSTENÇÃO DE USO.
CONFUSÃO E ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. Hipótese em exame
1. Recurso especial interposto pela titular de marcas concedidas pelo INPI
contra acórdão que deu provimento à apelação da parte adversa para julgar
improcedentes os pedidos de nulidade e de abstenção de uso de sinais.
II. Questão em discussão
2. Verificar (i) se ficou caracterizada negativa de prestação jurisdicional e (ii)
se devem ser invalidados os atos administrativos que concederam as marcas
registradas sob os ns. 913.947.245 e 914.185.071 à recorrida.
III. Razões de decidir
3. O exame da distintividade do sinal, para fins de ser franqueado o registro
de marca, deve considerar, segundo orientação da autarquia competente, “a
impressão gerada pelo conjunto marcário, em suas dimensões fonética,
gráfica e ideológica, bem como a função exercida pelos diversos elementos
que o compõem e seu grau de integração”.
4. A Lei 9.279/96 contém previsão específica que impede o registro de marca
quando se constatar a ocorrência de “reprodução ou imitação, no todo ou
em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para
distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim,
suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia” (art. 124, XIX).
5. Na espécie, a confrontação das marcas em litígio revela a existência de alto
grau de semelhança entre elas, de modo que, sendo seus titulares sociedades
empresárias que atuam no mesmo ramo de atividades, a potencial confusão
gerada no público consumidor é evidente, não se podendo autorizar, assim, a
coexistência dos sinais.
6. Para a tutela da marca, basta a possibilidade de confusão, não se exigindo
prova de efetivo engano por parte de clientes ou consumidores específicos.
Precedentes.
IV. Dispositivo
7. Recurso especial provido.

Documento eletrônico VDA48129864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/06/2025 15:56:13
Publicação no DJEN/CNJ de 02/07/2025. Código de Controle do Documento: 976a4a13-8ce0-47d3-9dab-6638abe559c7

art. 124, VI e XIX, 126 e 129,
, da
Dispositivos legais relevantes citados:
caput
Lei 9.279/96.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, prosseguindo no
julgamento, em preliminar, por maioria, conhecer do recurso especial, vencido o Sr.
Ministro Moura Ribeiro. No mérito, também por maioria, dar provimento ao recurso
especial, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Votou vencido o Sr. Ministro
Moura Ribeiro. Os Srs. Ministros Humberto Martins (Presidente), Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Brasília,
.
11 de junho de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA48129864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
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Publicação no DJEN/CNJ de 02/07/2025. Código de Controle do Documento: 976a4a13-8ce0-47d3-9dab-6638abe559c7

RECURSO ESPECIAL No 2167759 - RJ (2024/0176868-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: THE POLO/LAUREN COMPANY L.P
ADVOGADOS
: GUSTAVO HEITOR PIVA LUIZ DE ANDRADE - RJ119932
NATHALIA FERREIRA RIBEIRO FERNANDES - RJ166375
ROBERTA DE MAGALHÃES FONTELES CABRAL - RJ133459
RECORRIDO
: HIKER CALCADOS - EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA
ADVOGADO
: FELIPE SCHUMACHER DIAS DE CASTRO - RS046294
RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
EMENTA
EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA.
AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO E DE ABSTENÇÃO DE USO.
CONFUSÃO E ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. Hipótese em exame
1. Recurso especial interposto pela titular de marcas concedidas pelo INPI
contra acórdão que deu provimento à apelação da parte adversa para julgar
improcedentes os pedidos de nulidade e de abstenção de uso de sinais.
II. Questão em discussão
2. Verificar (i) se ficou caracterizada negativa de prestação jurisdicional e (ii)
se devem ser invalidados os atos administrativos que concederam as marcas
registradas sob os ns. 913.947.245 e 914.185.071 à recorrida.
III. Razões de decidir
3. O exame da distintividade do sinal, para fins de ser franqueado o registro
de marca, deve considerar, segundo orientação da autarquia competente, “a
impressão gerada pelo conjunto marcário, em suas dimensões fonética,
gráfica e ideológica, bem como a função exercida pelos diversos elementos
que o compõem e seu grau de integração”.
4. A Lei 9.279/96 contém previsão específica que impede o registro de marca
quando se constatar a ocorrência de “reprodução ou imitação, no todo ou
em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para
distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim,
suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia” (art. 124, XIX).
5. Na espécie, a confrontação das marcas em litígio revela a existência de alto
grau de semelhança entre elas, de modo que, sendo seus titulares sociedades
empresárias que atuam no mesmo ramo de atividades, a potencial confusão
gerada no público consumidor é evidente, não se podendo autorizar, assim, a
coexistência dos sinais.
6. Para a tutela da marca, basta a possibilidade de confusão, não se exigindo
prova de efetivo engano por parte de clientes ou consumidores específicos.
Precedentes.
IV. Dispositivo
7. Recurso especial provido.

Documento eletrônico VDA48129867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
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art. 124, VI e XIX, 126 e 129,
, da
Dispositivos legais relevantes citados:
caput
Lei 9.279/96.
RELATÓRIO
Examina-se recurso especial interposto por THE POLO/LAUREN
COMPANY L. P., fundamentado na alínea ‘a’ do permissivo constitucional.
de nulidade de ato administrativo, ajuizada pela recorrente em
Ação:
face de HIKER CALÇADOS EIRELI - ME.
julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:
Sentença:

Diante de todo o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015, julgo
procedente o pedido, para decretar a nulidade dos registros n.os 913.947.245 e
914.185.071, ambos para a marca BLACK HORSE POLO FARM EST. 2017, de
titularidade da empresa ré.
Como consectário lógico, condeno a empresa ré na obrigação de
abstenção do uso da marca BLACK HORSE POLO FARM EST. 2017, ou de qualquer
outro signo composto pela figura de um esportista sobre um cavalo, para identificar
produtos que guardem identidade, similitude ou afinidade com os produtos e
serviços comercializados pela demandante.
Fixo como data inicial da obrigação de abstenção de uso (art. 537 do CPC
/2015) o décimo sexto dia após a data da intimação sobre o trânsito em julgado, a
partir de quando incidirá multa diária no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Determino à autarquia, ainda, que a análise dos pedidos de registros n.
os 913.946.958, 917.101.642 e 917.085.981, para as marcas BLACK HORSE POLO
FARM EST. 2017, BHPF e POLO FARM BHPF, respectivamente, também titularizados
pela empresa ré, leve em consideração a decisão final proferida nos autos desta
demanda.
Condeno a empresa ré ao pagamento das despesas processuais,
inclusive honorários advocatícios, em favor da empresa autora, fixados em 15%
sobre o valor atribuído à causa, monetariamente corrigido, consoante o art. 85, §2o,
do Código de Processo Civil.
(e-STJ fl. 898)

deu provimento à apelação interposta pela recorrida,
Acórdão recorrido:
para julgar improcedentes os pedidos.
interpostos pela recorrente, foram rejeitados.
Embargos de Declaração:
alega violação dos artigos: 371, 373, I, 374, II, 489, §
Recurso especial:
1o, III, IV e VI, 926 e 1.022, II e parágrafo único, II, do CPC; 124, VI, XIX e XXIII, 126 e
130, III, da Lei 9.279/96. Afirma que o acórdão recorrido deve ser anulado, em
razão de vícios de fundamentação. Aduz que suas marcas gozam de exclusividade
em seu segmento de mercado, sendo certo que o uso de sinais semelhantes pela
recorrida, em falsa associação, gera confusão entre os consumidores. Assevera
que a utilização dos signos, pela recorrida, tem como consequência a diluição do
poder distintivo de suas marcas. Sustenta que as marcas notoriamente conhecidas
possuem proteção especial na LPI. Requer o provimento do recurso.
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o TRF - 2a Região não admitiu a subida da
Juízo de admissibilidade:
irresignação.
determinou a reautuação do agravo interposto pela
Decisão unipessoal:
recorrente em recurso especial.
É o relatório.
VOTO
O propósito recursal consiste em verificar se ficou caracterizada negativa
de prestação jurisdicional e se devem ser invalidados os atos do Instituto Nacional
da Propriedade Industrial que concederam os registros marcários ns. 913.947.245
e 914.185.071 à recorrida.

1. RECONSTRUÇÃO CONTEXTUAL.
1. A presente ação foi ajuizada pela recorrente, THE POLO/LAUREN
COMPANY L. P., com o objetivo de que os registros marcários ns. 913.947.245 e
914.185.071, concedidos pelo INPI à recorrida, HIKER CALÇADOS EIRELI ME,
fossem declarados nulos, bem como de que esta se abstivesse de utilizar as
marcas em questão “ou qualquer outro signo composto pela figura de um
esportista sobre um cavalo para identificar a fabricação e o comércio de artigos de
vestuário” (e-STJ fl. 46).
2. Ao apreciar a demanda, o juízo de primeiro grau julgou procedente o
pedido, ao fundamento de que (i) há identidade entre os produtos associados às
marcas em conflito e comercializados pelas partes; (ii) a impressão de conjunto
revela que as marcas da recorrida não se revestem de suficiente distintividade em
relação àquelas da recorrente; e (iii) há suscetibilidade de confusão ou de
associação indevida por parte do público consumidor (e-STJ fls. 889/899).
3. O Tribunal de origem, por seu turno, julgou improcedente o pedido de
nulidade, ao fundamento de que a recorrente não possui direito de exclusividade
sobre os sinais registrados, haja vista não possuírem suficiente distintividade.
Assim, não haveria óbice à convivência das marcas no mercado.
4. Quanto à pretensão de obstar o uso da figura isolada de um jogador
de polo sobre o cavalo nos produtos comercializados pela recorrida, entendeu a
Corte regional que a Justiça Federal não detém competência para apreciação da
matéria, devendo a questão ser dirimida em ação própria movida perante a Justiça
Comum Estadual.
5. Irresignada, a recorrente interpôs o presente recurso especial, o qual
se passa a analisar.

2. DOS REGISTROS MARCÁRIOS CONCEDIDOS PELO INPI.
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6. Inicialmente, faz-se necessário colacionar as marcas da recorrente
(autora) e da recorrida (ré), para o fim de facilitar a comparação visual dos sinais.
7. Principais registros da recorrente (e-STJ fl. 891):

8. Principais registros da recorrida (e-STJ fl. 892):

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9. É de relevo destacar, como se percebe da classificação e da
especificação das marcas em questão, que ambas as sociedades empresárias – ao
menos no que interessa para este julgamento – atuam no mesmo segmento de
(comércio de artigos de vestuário e de calçados, basicamente).
mercado
10. Também é certo que as marcas da recorrente gozam de
em relação às da recorrida.
anterioridade

3. DOS ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA VIOLAÇÃO DE SINAIS
MARCÁRIOS E DA HIPÓTESE DOS AUTOS.
3.1. Das marcas da recorrente. Distintividade.
11. Inicialmente, vale lembrar que, conforme assentado por esta Corte
em diversas oportunidades, a finalidade da proteção conferida pelo registro
marcário – prevista no art. 5o, XXIX, da CF/88 e regulamentada pelo art. 129 da Lei
9.279/96 – é dupla: por um lado, proteger o
contra usurpação, diluição,
titular
proveito econômico parasitário e desvio de clientela, e, por outro, evitar que o
seja confundido quanto à procedência do produto ou serviço ofertado
consumidor
(art. 4o, VI, do CDC). Nesse sentido, a título ilustrativo, confira-se o REsp 1.105.422
/MG (Terceira Turma, DJe
).
18/5/2011
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12. A
constitui pressuposto de registrabilidade de marcas,
distintividade
de modo que, em regra, expressões genéricas, necessárias, comuns, vulgares ou
descritivas, bem como sinais formados por características dos produtos ou dos
serviços que visam identificar não podem ser objeto de registro.
13. A necessidade de preenchimento desse requisito decorre do próprio
objetivo que se procura alcançar com a proteção marcária: distinguir determinado
produto ou serviço de outro semelhante ou afim, que já exista ou que venha a ser
lançado no mercado.
14. Acerca do ponto, confira-se o teor da norma do art. 124, VI, da Lei
9.279/96:

Art. 124. Não são registráveis como marca:
VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou
simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a
distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do
produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e
época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de
suficiente forma distintiva;

15. Consigne-se que, de acordo com as definições constantes do Manual
de Marcas do INPI (http://manualdemarcas.inpi.gov.br), sinais de uso comum são
aqueles que, embora não correspondam ao nome ou à representação pelo qual o
produto ou o serviço foi originariamente identificado, tenham sido consagrados,
pelo uso corrente, para essa finalidade, integrando, assim, a linguagem comercial.
16. Já os sinais considerados vulgares são aqueles que identificam
determinados produtos ou serviços mediante o uso de gírias, denominações
populares ou familiares.
17. No particular, verifica-se que o Tribunal de origem, ao proceder ao
exame das marcas da recorrente, analisou os elementos que as integram de
maneira isolada (e-STJ fls. 1179/1180).
18. Ocorre que, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo próprio
órgão técnico no precitado Manual de Marcas, “[n]a avaliação da condição de
distintividade do sinal é considerada, em linhas gerais, a impressão gerada pelo
, em suas dimensões fonética, gráfica e ideológica, bem como a
conjunto marcário
função exercida pelos diversos elementos que o compõem e seu grau de
integração” (sem destaque no original).
19. A doutrina de MICHELE COPETTI enfatiza a necessidade de se
proceder a uma análise global das marcas, que considere a impressão de conjunto
deixada no consumidor:

O entendimento da doutrina é unânime ao afirmar que deve
preponderar a apreciação do conjunto das marcas, tendo em conta que é o aspecto
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global de uma marca que impressiona e orienta o consumidor no momento da
escolha de produtos ou serviços.
(
Rio de Janeiro: Lumen
Afinidade entre Marcas: uma questão de Direito.
Juris, 2010, p. 189).

20. Nessa linha, colaciona-se julgado desta Corte:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE
REGISTRO DE MARCA E DE ABSTENÇÃO DE USO. COLORÊ / YOPA COLORES. ANÁLISE
DO CONJUNTO MARCÁRIO. TODO INDIVISÍVEL. POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA.
AUSÊNCIA DE RISCO DE CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. DIFERENÇA
FONÉTICA. FAMÍLIA DE MARCAS. FUNÇÃO SECUNDÁRIA DA EXPRESSÃO COLORES.
MARCA MISTA X MARCA NOMINATIVA. DISTINGUIBILIDADE SUFICIENTE. NULIDADE
DO ACÓRDÃO. PREJUDICIALIDADE. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO.
[...]
7. A solução da controvérsia não pode se restringir à análise isolada das
expressões COLORES e COLORÊ, pois, se assim fosse, estar-se-ia relegando a um
segundo plano o importante fato de que, se o primeiro signo é apenas um dos
elementos da marca nominativa da recorrente (YOPA COLORES), o segundo
constitui o único elemento nominativo de uma marca mista - que congrega,
portanto, também elementos figurativos com forte poder distintivo.
8. Não se pode fragmentar a análise da marca a ponto de quebrar sua
unidade e a forma pela qual o público consumidor a percebe, sendo de rigor que se
Doutrina.
proceda a uma análise global do conjunto.
[...]
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
(REsp n. 1.924.788/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
.)
8/6/2021
11/6/2021

21. Vale dizer, ainda que as marcas sejam constituídas por expressões ou
imagens de uso comum, tal circunstância não é suficientemente apta a autorizar a
conclusão de que os conjuntos marcários, em sua integralidade, não apresentam
suficiente distintividade.
22. Nesse contexto, pode-se constatar que, na hipótese, ao contrário do
afirmado no acórdão recorrido, as marcas registradas pela recorrente –
examinadas em seu conjunto – não podem ser consideradas como de uso comum
, pois não representam sinais consagrados para a finalidade de identificar
ou vulgar
acessórios de vestuário ou calçados ou alguma das características desses produtos.
23. Ou seja, ao revés do que afirmado pelo acórdão impugnado, a norma
do art. 124, VI, da LPI não serve de suporte para afastar o direito de exclusividade
da recorrente sobre os signos registrados.

3.2. Das marcas da recorrida. Confusão e associação indevida.
24. A Lei de Propriedade Industrial contém previsão específica que
impede o registro de marca quando se constatar a ocorrência de “reprodução ou
, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de
imitação
marca alheia
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, para distinguir ou certificar
registrada
produto ou serviço idêntico, semelhante ou
, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia” (art. 124, XIX).
afim
25. Isso significa que terceiros, atuantes no mesmo segmento
mercadológico do titular da marca, não podem utilizar expressão ou imagem por
este já registrada para identificar seus produtos ou serviços, sob risco de propiciar
confusão ou associação indevida junto ao público consumidor.
26. No particular, a confrontação das marcas em litígio revela haver,
entre elas, alto grau de semelhança – o elemento figurativo de ambas representa a
silhueta de um homem a cavalo e o elemento nominativo nuclear
dos
POLO
registros da recorrente é reproduzido nas marcas da recorrida –, de modo que,
sendo seus titulares sociedades empresárias que atuam no mesmo ramo de
atividades, a potencial confusão gerada no público consumidor, caso ambas
coexistam, é indiscutível.
27. Cumpre destacar que, mesmo na eventualidade de se reconhecer
que a expressão
e a silhueta de um homem a cavalo não ostentam
POLO
ineditismo (conforme afirmado no acórdão recorrido), tal circunstância, por si só,
não autorizaria que esses mesmos elementos fossem registrados por um
.
concorrente direto
28. Oportuna a lição de GAMA CERQUEIRA:

Tratando-se, porém, não do nome ou denominação própria do produto,
mas de
, ou de outros elementos comuns, o seu
palavra que com ele se relacione
uso, quando necessário, continua livre; mas, como marca, é exclusivo de quem
.
primeiro a registrou
Esse é o caso, por exemplo, das marcas descritivas, das formadas por
letras ou algarismos, e outras. A lei protege o direito que assiste a todos os
comerciantes e industriais de usarem as denominações descritivas com que
designam os produtos e artigos do comércio, as letras do alfabeto, os algarismos, as
menções genéricas e outros elementos que a esses se equiparam.
Não visa, entretanto, assegurar-lhes o direito de empregarem marcas
idênticas às criadas pelos seus concorrentes.
(
. Vol. 2. São Paulo: Revista dos
Tratado de Propriedade Industrial
Tribunais, 1982. p. 821, sem destaque no original)

29. De se notar, ademais, que a recorrida, em diversos de seus produtos,
sequer utiliza suas marcas na forma como estão registradas, apondo, nas peças de
vestuário e nos calçados que comercializa, apenas um de seus elementos (a figura
do homem a cavalo), o qual coincide com a imagem que constitui objeto dos
registros específicos da parte adversa (ns. 790.319.462 e 840.236.182).
30. Sobressai evidente, portanto, a intenção da recorrida de associar
seus produtos àqueles da recorrente, a fim de se aproveitar da fama e do prestígio
de que gozam suas marcas.
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31. A título ilustrativo, confiram-se as seguintes imagens integrantes da
petição inicial, da sentença e do acórdão recorrido:

AUTORA RÉ

Documento eletrônico VDA48129867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
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32. Convém sublinhar que, consoante assentado na sentença, as marcas
da recorrente alcançaram o patamar de
em âmbito
notoriamente conhecidas
mundial, figurando no
das 100 melhores marcas globais. Tal circunstância
ranking
lhes confere a proteção especial do art. 126 da LPI, preservando-as contra
“qualquer ato ou fato que de alguma maneira possa atingir a sua fama ou
reputação, seja quanto à diluição de seu caráter distintivo, seja quanto a uma
indevida associação” (e-STJ fl. 897), conforme bem pontuado pela e. Juíza de
primeiro grau.
33. Destarte, constatada a impossibilidade de convivência no mercado
dos sinais em questão, em razão de potencial confusão e associação indevida
gerada aos consumidores (em ofensa ao art. 124, XIX, da LPI), devem prevalecer as
marcas concedidas à recorrente, cuja anterioridade de registro lhe garante o
direito de exclusividade de uso (art. 129,
, da LPI).
caput
34. Vale rememorar que, “para a tutela da marca, basta a possibilidade
de confusão, não se exigindo prova de efetivo engano por parte de clientes ou
consumidores específicos” (REsp 954.272/RS, Terceira Turma, DJe
),
1/4/2009
sendo também certo que, para aferição da existência de confusão ou de
associação indevida, deve-se ter como parâmetro a perspectiva do consumidor
comum, razoavelmente atento e informado, considerado o contexto em que
usualmente adquire e utiliza os produtos assinalados (REsp 1.688.243/RJ, Quarta
Turma, DJe
).
23/10/2018
35. Diante de todo o exposto, a reforma do acórdão recorrido é medida
impositiva.
36. Em razão das conclusões alcançadas no presente voto, fica
prejudicada a análise das demais alegações integrantes do recurso especial.

4. DISPOSITIVO.
Forte em tais razões,
ao recurso especial, para
DOU PROVIMENTO
declarar a nulidade dos registros concedidos à recorrida, determinar que ela se
abstenha de utilizar a expressão
ou a figura representando a silhueta de um
POLO
homem sobre cavalo em seus produtos e restabelecer a multa diária fixada pela
sentença para a hipótese de descumprimento dessas determinações.
Fica invertida a condenação ao pagamento dos ônus decorrentes da
sucumbência.
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Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2024/0176868-1
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.167.759 / RJ
Número Origem: 50642407420194025101
PAUTA: 13/05/2025
JULGADO: 13/05/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. EDUARDO KURTZ LORENZONI
Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: THE POLO/LAUREN COMPANY L.P
ADVOGADO
: GUSTAVO HEITOR PIVA LUIZ DE ANDRADE - RJ119932
ADVOGADA
: NATHALIA FERREIRA RIBEIRO FERNANDES - RJ166375
ADVOGADA
: ROBERTA DE MAGALHÃES FONTELES CABRAL - RJ133459
RECORRIDO
: HIKER CALCADOS - EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA
ADVOGADO
: FELIPE SCHUMACHER DIAS DE CASTRO - RS046294
RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Coisas - Propriedade - Propriedade Intelectual / Industrial - Marca
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dra. NATHALIA FERREIRA RIBEIRO FERNANDES, pela RECORRENTE: THE
POLO/LAUREN COMPANY L.P
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Após o voto da Sra. Ministra Nancy Andrighi, dando provimento ao recurso
especial, pediu vista antecipada o Sr. Ministro Moura Ribeiro. Aguardam os Srs. Ministros
Humberto Martins (Presidente), Ricardo Villas Bôas Cueva e Daniela Teixeira.
C54224551550<344407218@
2024/0176868-1 - REsp 2167759
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RECURSO ESPECIAL No 2167759 - RJ (2024/0176868-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: THE POLO/LAUREN COMPANY L.P
ADVOGADOS
: GUSTAVO HEITOR PIVA LUIZ DE ANDRADE - RJ119932
NATHALIA FERREIRA RIBEIRO FERNANDES - RJ166375
ROBERTA DE MAGALHÃES FONTELES CABRAL - RJ133459
RECORRIDO
: HIKER CALCADOS - EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA
ADVOGADO
: FELIPE SCHUMACHER DIAS DE CASTRO - RS046294
RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
VOTO VENCIDO
O EXMO. SR. MINISTRO MOURA RIBEIRO:
THE POLO/LAUREN COMPANY L.P. (LAUREN COMPANY), empresa
estadunidense mundialmente conhecida no segmento de vestuário e acessórios,
ajuizou ação de nulidade de ato administrativo contra a empresa brasileira HIKER
CALÇADOS EIRELI - ME (HIKER).
Segundo alegado, as marcas registradas sob os ns. 913.947.245 e
914.185.071 e, da mesma forma, os pedidos de registro de ns. 913.946.958,
917.101.642 e 917.085.981, constituiriam reprodução ou imitação de sua própria
marca, POLO RALPH LAUREN, que é notoriamente conhecida e sempre associada a
figura de um jogador de polo sobre um cavalo. Nesses termos, estariam violados os
artigos 124, XIX, XXIII e 126 da Lei de Propriedade Industrial.
O juiz de primeiro grau julgou procedentes os pedidos para
decretar a
(a)
nulidade dos registros ns. 913.947.245 e 914.185.071,
determinar a abstenção de
(b)
uso da marca BLACK HORSE POLO FARM EST. 2017, ou de qualquer outro signo
composto pela figura de um esportista sobre um cavalo;
determinar ao INPI que
(c)
leve em consideração o resultado da presente demanda quando for analisar os pedido
de registro pendentes: 913.946.958, 917.101.642 e 917.085.981 e
condenar a

(d)
HIKER ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de 15% sobre o valor
da causa (e-STJ, fls. 889/899).
O Tribunal Regional Federal da 2a Região, por maioria, deu provimento ao
recurso de apelação interposto pela HIKER, julgando improcedentes os pedidos iniciais
e invertendo os ônus da sucumbência.
O acórdão ficou assim ementado:

DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO DE
SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DE
INVALIDAÇÃO
DE
REGISTROS
DE
MARCAS
MISTAS
CONSTITUÍDAS DA EXPRESSÃO “BLACK HORSE POLO FARM
EST. 2017”.
I - A ação de origem tem por objetivo a invalidação dos registros no
913.947.245 e 914.185.071, referentes às marcas mistas constituídas
da expressão “BLACK HORSE POLO FARM EST. 2017”, ambos
titularizados pela sociedade empresária brasileira HIKER CALÇADOS
EIRELI – ME (ora apelante) e depositados no INPI na Classe NCL 35,
especificação: “comércio de artigos de vestuário”.
II - A autora THE POLO/LAUREN COMPANY L. P. (ora apelada)
fundamenta o seu pedido de invalidação nas vedações dos incisos XIX
e XXIII do artigo 124 da Lei no 9.279-96, bem como invoca a proteção
especial conferida às marcas notoriamente conhecidas no artigo 126
do mesmo diploma.
III – Segundo consulta realizada no banco de dados disponibilizado
pelo INPI na rede mundial de computadores, bem como diante do que
foi frisado na sentença recorrida, verifica-se que a autora THE POLO
/LAUREN COMPANY L. P. (ora apelada) “ é titular de diversos
registros para a marca POLO RALPH LAUREN formados pela figura
do jogador de polo sobre o cavalo”, e que foram levantados como
anterioridades impeditivas à concessão dos privilégios titularizados
pela sociedade ré HIKER CALÇADOS EIRELI – ME.
IV - A discussão da causa está centrada na alegada invalidade dos
registros titularizados pela recorrente HIKER CALÇADOS EIRELI –
ME por utilizar nas respectivas marcas mistas a expressão POLO
conjugada com a silhueta de um homem a cavalo, representação
visual que também compõe as marcas registradas pela recorrida THE
POLO/LAUREN COMPANY L. P.
V - Seja pelo prisma nominativo (termo POLO isolado ou conjugado a
outros vocábulos), seja sob a perspectiva unicamente figurativa
(silhueta composta de um homem a cavalo), verifica-se que os
conjuntos marcários titularizados pela recorrida THE POLO/LAUREN
COMPANY L. P., e apontados como impeditivos à manutenção dos
registros concedidos à apelante HIKER CALÇADOS EIRELI – ME, não
ostentam qualquer ineditismo, possuindo natureza genérica ou
comum.
VI - Tal fato leva à constatação de que os signos em confronto podem
ser tidos como “marcas fracas”, cuja exclusividade no uso deve ser
abrandada, a permitir o registro perante o INPI de expressões
similares, desde que dotadas de distintividade, o que se verifica no
presente caso e afasta a possibilidade de confusão ou associação pelo
consumidor prevista nos incisos XIX e XXIII do artigo 124 da Lei no
9279-96.
VII - Não podem os aludidos signos ser apropriados, com
exclusividade, por apenas um agente do mercado, sob pena de atentar
contra o disposto no art. 124, VI da Lei no 9.279-96, que impede a
outorga ao detentor do primeiro registro contendo os sinais um
monopólio indevido, na medida em que seria titular de uma marca,
cujos elementos, em função de seu caráter comum ou vulgar, deveria

ter seu uso franqueado a qualquer interessado em atuar no respectivo
segmento.
VIII - Conquanto os sinais registrados pela recorrida THE POLO
/LAUREN COMPANY L. P. não guardem relação direta com os
produtos comercializados por essa sociedade (“Roupas e acessórios
do vestuário”), fato que os caracterizaria, na visão dessa parte, como
“marcas arbitrárias” e possibilitaria a sua apropriação exclusiva por
aquele que primeiro requeresse o registro perante o INPI; a já
mencionada natureza fraca do signo tem como necessária
consequência um menor rigor na análise da eventual colidência, tendo
em vista a baixa distintividade imprimida às marcas constituídas dos
elementos nominativo e figurativos em questão (termo POLO e
silhueta do homem a cavalo). Desse modo, a exclusividade no uso dos
referidos conjuntos marcários deve ser mitigada, razão por que
inexiste óbice ao registro de sinais similares e a sua convivência no
mercado, desde que guardem diferenciação mínima; ficando afastada,
assim, a incidência das proibições estabelecida nos incisos XIX e XXIII
do artigo 124 da Lei no 9279-96, situação concreta verificada na
presente causa.
IX - O reconhecimento da condição específica prevista no artigo 126
da Lei no 9.279-96 exige prova robusta, inclusive com a demonstração
da sua fama junto ao seu ramo de sua atuação. Mesmo sendo
reconhecida a qualidade de “marca notoriamente conhecida”, para fins
de invalidação dos registros tido como colidentes, é necessária a
comprovação de que a alegada “reprodução ou imitação” da marca
notória seja “suscetível de estabelecer confusão”, consoante os
próprios termos do art. 6o, bis (I), da Convenção da União de Paris,
situação que não ocorre no caso concreto.
X – O alegado uso indevido nos artigos comercializados pelo corré
HIKER CALÇADOS EIRELI – ME da figura isolada de um jogador de
polo sobre o cavalo diz respeito à suposta prática de concorrência
desleal mediante a utilização do mencionado signo no conjunto-
imagem dos produtos da sociedade ré, questão que não se insere na
competência desta Justiça Federal e deve ser dirimida em ação
própria a ser ajuizada na Justiça Ordinária Local, consoante o
entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do Tema Repetitivo no 950 (Recurso Especial no 1.527.23,
D Je de 05.02.2018).
XI – Provimento da apelação da corré HIKER CALÇADOS EIRELI –
ME, para, reformando a sentença, julgar improcedente o pedido de
invalidação dos registros no 913.947.245 e 914.185.071, referentes às
marcas mistas constituídas da expressão “BLACK HORSE POLO
FARM EST. 2017”, invertendo-se a condenação nos ônus de
sucumbência, a ser arcada pela autora (e-STJ, fls. 1.230/1.231).

Os embargos de declaração opostos por LAUREN COMPANY foram
rejeitados (e-STJ, fls. 1.280/1.283).
Irresignada, LAUREN COMPANY interpôs recurso especial com fundamento
no art. 105, III, alínea , da CF,
a
buscando a nulidade dos registros de ns 913.947.245 e
. Para tanto, apontou ofensa aos arts.
489, § 1o, III, IV e VI, 1.022, II e
914.185.071
(1)

parágrafo único, II, e 1.025, todos do CPC, sob o argumento de que
o Tribunal
(1.a)
Regional não valorou adequadamente as provas produzidas nos autos, as quais
revelam que a sua marca é forte no seguimento de produtos de vestuários e
acessórios, sendo passível de direitos exclusivos, bem como que HIKER identifica
seus produtos apenas com parcela figurativa ou com a palavra "POLO" de sua marca
mista, com o intuito de se associar indevidamente a ela, o que enseja a diluição da sua
famosa marca;
se desincumbiu do ônus de demonstrar que a sua marca é
(1.b)
notoriamente conhecida, sendo fato incontroverso nos autos; e
o TRF da 2a
(1.c)
Região deixou de se manifestar sobre os julgados por ela colacionados que
reconheceram o seu exclusivo direito para o uso da marca, em razão do risco de
confusão ou falsa associação dos consumidores; (2) 124, VI, XIX e XXIII, 126 e 130, III,
todos da Lei n. 9.279/96, pois o acórdão recorrido permitiu a confusão e falsa
associação entre os sinais das partes litigantes, afastando a condição de marca
notoriamente conhecida ao sinal da Recorrente e ensejando sua diluição no mercado;
373, I, e 374, II, do CPC, ao sustentar a notoriedade da sua marca, sendo esse fato
(3)

incontroverso nos autos e ignorado pelo acórdão recorrido; e
926 do CPC, pois o
(4)
acórdão recorrido ignorou a jurisprudência consolidada que reconhece os direitos
exclusivos da Recorrente sobre suas marcas mistas, causando insegurança jurídica (e-
STJ, fls. 1.294/1.316).
Na sessão do dia
, a Exma. Ministra NANCY ANDRIGHI, relatora
13/5/2025
do caso, apresentou voto, dando provimento ao recurso especial para declarar a
nulidade dos registros concedidos a HIKER, por considerar haver entre as marcas em
litígio alto grau de semelhança, o que geraria confusão no público consumidor.
Determinou, ainda, que HIKER se abstivesse de utilizar a expressão POLO
ou a figura representando a silhueta de um homem sobre um cavalo em seus produtos,
restabelecendo a multa diária fixada pela sentença para a hipótese de descumprimento
das determinações.
Pedi vista dos autos para melhor refletir sobre essas questões e, com a
devida vênia da eminente Ministra Relatora, a quem rendo minhas sempre merecidas
homenagens, ouso dela divergir em parte.
O art. 124, VI e XIX, da Lei no 9.279/96 assim dispõe:

Art. 124. Não são registráveis como marca:
[...]
VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou
simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou
serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar
uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza,
nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de
prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma
distintiva;
[...]

XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com
acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar
produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar
confusão ou associação com marca alheia;

Do texto da lei são extraídos os critérios que vedam o registro de uma
marca: a) sinal de caráter genérico, quando tiver relação com o produto ou serviço a
distinguir; b) imitação ou reprodução de marca já registrada, no todo ou em parte, ou
com acréscimo de marca alheia; c) designação de produto ou serviço idêntico,
semelhante ou afim; e d) coexistência de marcas apta a causar confusão ou dúvida no
consumidor.
Desse modo, para a caracterização da infringência de marca, não é
suficiente que se demonstrem a semelhança dos sinais e a sobreposição ou afinidade
das atividades. É necessário que a coexistência das marcas seja apta a causar
confusão no consumidor ou prejuízo ao titular da marca anterior, configurando
concorrência desleal.
Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE
NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA E DE ABSTENÇÃO DE USO.
ELLE / ELLE ELLA. POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA. AUSÊNCIA
DE RISCO DE CONFUSÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. TEORIA DA DISTÂNCIA.
1. Ação ajuizada em
. Recurso especial interposto em
18/12/2015
. Autos conclusos à Relatora em
.
4/7/2018
20/5/2019
2. O propósito recursal é verificar a higidez do ato administrativo que
concedeu a marca ELLE ELLA à recorrida.
3. Para que fique configurada a violação de marca, é necessário que o
uso dos sinais distintivos impugnados possa causar confusão no
público consumidor ou associação errônea, em prejuízo ao titular da(s)
. Precedentes.
marca(s) supostamente infringida(s)
4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, marcas dotadas de baixo
poder distintivo, formadas por elementos de uso comum, evocativos,
descritivos ou sugestivos, podem ter de suportar o ônus de coexistir
com outras semelhantes.
5. O fato de existirem diversas marcas em vigor também formadas
pela expressão ELLE atrai a aplicação da teoria da distância,
fenômeno segundo a qual não se exige de uma nova marca que
guarde distância desproporcional em relação ao grupo de marcas
semelhantes já difundidas na sociedade.
6. O reexame de fatos e provas é vedado em recurso especial. Súmula
7/STJ.
7. Diante do contexto dos autos, portanto, e a partir da interpretação
conferida à legislação de regência pela jurisprudência consolidada
nesta Corte, impõe-se concluir que as circunstâncias fáticas
subjacentes à hipótese - grau de distintividade/semelhança, ausência
de confusão ou associação errônea pelos consumidores, tempo de

coexistência, proximidade entre marcas do mesmo segmento -
impedem que se reconheça que a marca registrada pela recorrida
deva ser anulada.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
(REsp n. 1.819.060/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
- sem destaque no
20/2/2020
26/2/2020
original)

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE
NULIDADE
DE
MARCA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
DIREITO
DE
EXCLUSIVIDADE.
MITIGAÇÃO.
MARCA
FORMADA
POR
EXPRESSÃO DE USO COMUM.
1. Ação distribuída em
. Recurso especial interposto em
20/8/2009
. Autos conclusos à Relatora em
.
10/4/2015
16/2/2018
2. O propósito recursal, além de examinar se houve negativa de
prestação jurisdicional, é verificar a higidez do ato administrativo que
concedeu o registro da marca LIBER à recorrente, ante eventual
conflito com a marca LÍDER, concedida anteriormente à recorrida.
3. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão
recorrido, a rejeição dos embargos de declaração contra ele
interpostos não configura negativa de prestação jurisdicional.
4. O âmbito de proteção de uma marca é delimitado, acima de tudo,
pelo risco de confusão ou associação que o uso de outro sinal,
designativo de produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, possa
ser capaz de causar perante o consumidor.
5. Tratando-se, todavia, de marca que apresenta baixo grau de
distintividade, por se constituir de expressão dicionarizada e de uso
comum, como ocorre no particular, este Tribunal tem reconhecido que
a exclusividade conferida ao titular do registro comporta mitigação,
devendo ele suportar o ônus da convivência com outras marcas
semelhantes, afigurando-se descabida a alegação de anterioridade de
registro quando o intuito da parte for o de assegurar o uso exclusivo de
. Precedentes.
expressão dotada de baixo vigor inventivo
6. Não sendo o recorrido reconhecido pelo público consumidor como
fabricante do mesmo tipo de bebida identificado pela marca da
recorrente (cerveja sem álcool), não se vislumbra situação fática apta
a evidenciar a possibilidade de confusão ou associação indevida.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
(REsp n. 1.833.422/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
- sem destaque no
24/9/2019
26/9/2019
original).
Dito isso, deve-se atentar que a possibilidade de associação indevida e
confusão entre as marcas há de ser analisada caso a caso.
Na hipótese dos autos, o acórdão regional recorrido concluiu que as marcas
podiam coexistir, porque os conjuntos marcários titularizados pela LAUREN

COMPANY não ostentavam nenhum ineditismo, possuindo natureza genérica ou
comum. De acordo com o Tribunal, referidos conjuntos caracterizariam "marcas
fracas", e, por isso, não haveria que se falar em exclusividade.
O recurso especial, como é cediço, constitui modalidade recursal avessa ao
exame de matéria fático-probatória. Nesse sentido a dicção expressa da Súmula n. 7
do STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial."
Isso significa que, em princípio, a solução alvitrada na origem com base em
elementos fáticos não poderia ser alterada na instância especial. Ora, se o Tribunal
Regional Federal, soberano na análise das provas, afirmou que não havia risco de
confusão entre as marcas, de desvio de clientela ou de prejuízo aos consumidores,
não seria possível sustentar o contrário, data máxima vênia, sem nova incursão à
prova dos autos.
Penso, dessa maneira, que o recurso especial não deve ser conhecido.
Vencido, porém, nessa questão prejudicial afeta ao conhecimento do
recurso, entendo que as marcas da LAUREN COMPANY e da HIKER, tal como
registradas no INPI, não se confundem entre si e não geram risco de associação
indevida, não havendo falar, portanto, em uso exclusivo.
Com efeito, os conjuntos marcários concedidos a LAUREN COMPANY são
constituídos de partículas comuns, quais sejam, o termo "POLO", que, no caso,
significa um esporte, conjugada com a silhueta de um homem a cavalo, não
ostentando nenhum ineditismo, o que enfraquece, frise-se, o direito de exclusividade
da detentora dos referidos registros.
Já os registros concedidos a HIKER, embora utilizem em sua composição a
expressão POLO e a silhueta de um homem a cavalo, têm outros elementos que os
distinguem muito bem (desenho - no que se refere ao registro 914.185.071 -, as
expressões "BLACK HORSE" e "FARM EST. 2017"), não se evidenciando a
probabilidade de o consumidor vir a ser induzido quanto a origem dos produtos.
A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que
marcas tidas como fracas ou evocativas constituem expressão de uso comum, de
pouca originalidade e sem suficiente força distintiva, mitigando a regra de exclusividade
do registro, podendo conviver com outras marcas semelhantes.
Ilustrativamente:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
MARCA EVOCATIVA. ELEMENTOS COMUNS. POSSIBILIDADE DE
CONVIVÊNCIA COM OUTRAS SEMELHANTES. SÚMULA N. 83/STJ.
1. Marcas evocativas, ou seja, que contenham expressões de uso
comum, de pouca originalidade e sem suficiente forma distintiva,
podem conviver com outras semelhantes, dada a mitigação da
exclusividade do registro.

2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica
desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 2.053.824/SE, relatora Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
-
29/4/2024
2/5/2024
sem destaque no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROPRIEDADE
INDUSTRIAL.
UTILIZAÇÃO
DE
MARCA.
EXPRESSÃO DE USO COMUM. EXCLUSIVIDADE. MITIGAÇÃO.
SÚMULA 83/STJ. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"marcas fracas, que constituem expressão de uso comum (como no
particular), de pouca originalidade e sem suficiente forma distintiva,
atraem a mitigação da regra de exclusividade do registro e podem
conviver com outras semelhantes" (AgInt no REsp n. 1.988.324/PE,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
12/12/2022
14/12/2022
2. A modificação do posicionamento adotado pela Corte local, acerca
da inexistência de concorrência desleal e prejuízo para os
consumidores, esbarra na Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.436.225/SP, relator Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
-
4/3/2024
7/3/2024
sem destaque no original)

DIREITO MARCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. MARCAS SEMELHANTES E PRODUTOS DO
MESMO SEGMENTO. MARCAS EVOCATIVAS DA MESMA REGIÃO
GEOGRÁFICA DE ORIGEM. MARCAS FRACAS (SÚMULA 83 DO
STJ). MITIGAÇÃO DA EXCLUSIVIDADE DO TITULAR. AUSÊNCIA
DE CONFUSÃO (SÚMULA 7 DO STJ). AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. O eg. Tribunal de Justiça decidiu a lide em sua integralidade,
indicando, de forma clara e coerente, os fundamentos utilizados, de
modo que não se evidencia omissão, contradição, obscuridade ou erro
de fato, tampouco ausência de fundamentação. Assim, não se
configura nenhuma violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.
2. É entendimento desta Corte Superior que marcas tidas como fracas
ou evocativas constituem expressão de uso comum, de pouca
originalidade e sem suficiente força distintiva, atraindo a mitigação da
regra de exclusividade do registro, podendo conviver com outras
semelhantes. Precedentes.
3. No caso, o termo apontado como semelhante é evocativo da região
de origem dos produtos confrontados (aguardentes de cana-de-açúcar
de Salinas-MG), o que enfraquece o direito de exclusividade dos
detentores de registro, mormente quando expressamente afastada a
possibilidade de confusão no caso concreto.

4. A alteração da conclusão do acórdão recorrido, quanto à ausência
de confusão entre as marcas, demandaria o reexame de fatos e
provas, prática vedada pela Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.516.110/MG, relator Ministro RAUL ARAÚJO,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- sem
13/6/2023
22/6/2023
destaque no original)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE
INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE MARCA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. EXPRESSÃO DE USO
COMUM. EXCLUSIVIDADE. MITIGAÇÃO. PRECEDENTES.
1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, não há que se
falar em negativa de prestação jurisdicional.
2. A alteração das circunstâncias fático-probatórias que conduziram à
formação da convicção do órgão julgador a quo é inviável em recurso
especial. Súmula 7/STJ.
3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
entende que marcas fracas, que constituem expressão de uso comum
(como no particular), de pouca originalidade e sem suficiente forma
distintiva, atraem a mitigação da regra de exclusividade do registro e
.
podem conviver com outras semelhantes
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
(AgInt no REsp n. 1.988.324/PE, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- sem
12/12/2022
14/12/2022
destaque no original)
Dito isso, s.m.j., as marcas em questão, da forma como registradas no INPI,
podem coexistir por não causarem confusão e, nesses termos, não se poderia acolher
a pretensão trazida por LAUREN COMPANY, de nulificar os registros concedidos à
HIKER.
Isso não significa, porém, que o uso isolado de alguns elementos da marca
mista registrada em nome de HIKER não possam vir a causar confusão a
consumidores ou desvio de clientela.
Com efeito, muito embora a expressão "POLO" e a silhueta de um homem a
cavalo constituam elementos de pouca distintividade, a utilização destes signos a
depender de cada caso concreto, pode promover, de fato, uma aproximação excessiva
entre as marcas e causar confusão ao público alvo do seguimento mercadológico em
que atuam as sociedades empresárias, no caso, comércio de artigos de vestuário e de
calçados.
Do voto da e. Ministra Relatora é possível extrair que HIKER, para identificar
os produtos que comercializa, utiliza tão somente a figura de um homem a cavalo e,
em outros, o elemento figurativo junto com o vocábulo "POLO".

E não é só, a disposição do elemento figurativo em seus produtos coincide
com aquela existente nos artigos comercializados pela LAUREN COMPANY, o que
leva à conclusão de que, ao não utilizar a sua marca tal como registrada, buscou
confundir o consumidor comum.
Como bem apontado pela LAUREN COMPANY nas razões de seu recurso
do ato
especial, a HIKER esse seria um elemento determinante para a caracterização
ilícito:
Confira-se:

46. Sob outro prisma, o v. acórdão recorrido também NÃO examinou
uma questão relevantíssima – que, evidentemente NÃO passou
despercebida pela brilhante sentença – consistente no fato de que a
Recorrida NÃO utiliza em seus produtos os sinais que registrou.
47. Embora a Recorrida tenha depositado os sinais [...], [...], [...] e [...],
identifica seus produtos APENAS com a parcela figurativa [...] ou com
a palavra “POLO”.
48. Trata-se, portanto, de odiosa artimanha para que a Recorrida se
aproxime ainda mais das marcas da Embargante, lastreada em um
título marcário (pois estará utilizando seus próprios registros, ainda
que parcialmente).
49. A diferenciação entre as marcas objeto dos pedidos de registro e
as marcas efetivamente lançadas no mercado se dá exatamente em
função da tentativa da Embargada de pegar uma carona nas marcas
(e-STJ, fl. 1.303)
da Polo Ralph Lauren

Nesses termos, caso ultrapassada a aplicação da Súmula no 7 do STJ, o
recurso especial deveria ser provido em menor extensão do que proposto pela
eminente Relatora, tão somente para impedir que a HIKER utilize em seus produtos os
elementos marcários registrados no IPI (nos 913.947.245 e 914.185.071) de forma
fracionada ou isolada.
Em outras palavras, deveriam ser mantidos os registros inquinados, mas
limitada a sua utilização àquilo que foi efetivamente autorizado pelo INPI, vedada a
utilização isolada da expressão POLO ou da figura de um cavaleiro montado em um
cavalo em produtos da HIKER, porque isso sim, tem potencialidade ofensiva ao direito
marcário.
De outra parte, caso não prevaleça o argumento defendido acima, penso
que a proposta de voto encaminhada pela Exma. Ministra NANCY ANDRIGHI deve ser
esclarecida para ficar registrado que o provimento recursal encaminhado por Sua
Excelência, de anulação dos registros da HIKER no INPI, diz respeito apenas aos de
ns. 913.947.245 e 914.185.071, pois o recurso especial não devolveu ao STJ a análise
sobre os pedidos de registro depositados sob os ns. 913.946.958, 917.101.642 e
917.085.981 ainda pendentes de exame no INPI.

Em resumo, rendendo minhas reiteradas homenagens à eminente Ministra
NANCY ANDRIGHI, divirjo em parte do seu bem lançado voto para, sucessivamente,
, com fundamento na Súmula no 7 do STJ,
(a) não conhecer do recurso especial
majorando em 5% o valor econômico dos honorários sucumbenciais fixados na origem
em desfavor da LAUREN COMPANY;
para
(b) dar provimento ao apelo nobre
simplesmente proibir a utilização isolada dos elementos visuais consistentes na figura
de um homem sobre um cavalo ou a palavra "POLO", sob pena de incidência da multa
diária fixada na sentença em caso de descumprimento, invertidos os ônus de
sucumbência, e (c) limitar o provimento do recurso à anulação dos registros marcários
, mantendo, quanto ao mais o dispositivo do voto
de no 913.947.245 e 914.185.071
proposto pela Eminente Relatora.
É como voto.

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2024/0176868-1
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.167.759 / RJ
Número Origem: 50642407420194025101
PAUTA: 13/05/2025
JULGADO: 10/06/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ONOFRE DE FARIA MARTINS
Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: THE POLO/LAUREN COMPANY L.P
ADVOGADO
: GUSTAVO HEITOR PIVA LUIZ DE ANDRADE - RJ119932
ADVOGADA
: NATHALIA FERREIRA RIBEIRO FERNANDES - RJ166375
ADVOGADA
: ROBERTA DE MAGALHÃES FONTELES CABRAL - RJ133459
RECORRIDO
: HIKER CALCADOS - EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA
ADVOGADO
: FELIPE SCHUMACHER DIAS DE CASTRO - RS046294
RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Coisas - Propriedade - Propriedade Intelectual / Industrial - Marca
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Prosseguindo no julgamento, em preliminar, a Terceira Turma, por maioria,
conheceu do recurso especial, vencido o Sr. Ministro Moura Ribeiro. No mérito, também por
maioria, deu provimento ao recurso especial, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Votou vencido o Sr. Ministro Moura Ribeiro. Os Srs. Ministros Humberto Martins
(Presidente), Ricardo Villas Bôas Cueva e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
C54224551550<344407218@
2024/0176868-1 - REsp 2167759
Documento eletrônico VDA48112315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA, TERCEIRA TURMA Assinado em: 10/06/2025 18:02:25
Código de Controle do Documento: DD727E18-AF13-4FD0-83F9-72A1B08B0EDF