Tribunal: STF
Processo: Rcl 56393
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Monsanto Technology LLC. e Monsanto do Brasil Ltda. propuseram reclamação constitucional em face de decisão proferida pela Relatora do agravo de instrumento n. 1014311-30.2022.8.11.0000 – integrante da Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso – que, segundo alegam, teria descumprido a modulação dos efeitos ocorrida no julgamento da ADI 5.529.  



    Narram figurar no polo passivo de ação promovida pela Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de Mato Grosso (Aprosoja/MT), na qual se busca, com fundamento na declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da Lei n. 9.279/1996, a condenação da parte reclamante (i) à abstenção da cobrança de royalties pelo uso da tecnologia referente às patentes, a partir das datas em que os títulos passaram ao domínio público, e (ii) à repetição de indébito dos valores pagos por prazo superior a 20 (vinte) anos de vigência das patentes, contados da data dos protocolos dos pedidos.  



    Relatam que a autoridade reclamada acolheu pedido de reconsideração para, em sede de antecipação de tutela recursal, determinar às reclamantes o depósito em juízo de 1/3 (um terço) dos royalties alusivos à patente de invenção PI9816295-0 – referente à tecnologia “Intacta” – a contar da data de seu vencimento,  3 de março de 2018.  



    Segundo alegam, a referida determinação desconsidera os termos da modulação de efeitos operada no julgamento da ADI 5.529, que resguarda da eficácia retroativa de seu pronunciamento os efeitos concretos já produzidos em decorrência da extensão das patentes autorizada pelo dispositivo declarado inconstitucional. Ressaltam que a demanda originária foi formalizada perante a Justiça Estadual, sem a inclusão, no polo passivo, do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), órgão responsável pela análise dos pedidos de patente, não estando abarcada a situação pelo decidido no processo objetivo.  



    Requerem a cassação do ato questionado.  



    Em 24 de outubro de 2022, deferi o pedido de liminar, para suspender os efeitos da decisão reclamada até exame de mérito desta reclamação.  



    A autoridade reclamada prestou informações. Esclarece haver concluído que a referida modulação de efeitos não se aplica à discussão travada na origem, na medida em que abordada matéria concernente ao setor econômico do agronegócio, e não da área de medicamentos, produtos hospitalares e fármacos. Entende que sobre as causas ajuizadas até 7 de abril de 2021, a declaração de inconstitucionalidade opera efeitos retroativos.  



    As partes beneficiárias, em contestação, apontam não preenchido o requisito atinente ao esgotamento das instâncias ordinárias, sendo utilizada a reclamação como sucedâneo de recurso, porquanto pendente de julgamento, na origem, agravo interno. Acrescentam apreciado, pelo Tribunal de Justiça, pleito de medida liminar, com base em juízo de cognição provisória, somente sendo possível aferir contrariedade ao paradigma por ocasião da análise do mérito. Salientam que a preservação, pelo Supremo, dos efeitos de atos já concretizados se refere apenas às patentes de uso em saúde, asseverando que tal hipótese foi, inclusive, reconhecida, na origem, pelas reclamantes, a revelar falta de interesse de agir. Afirmam que o decidido na ADI 5.529 se aplica, de forma retroativa, a patentes objeto das ações ajuizadas até 7 de abril de 2021, sem qualquer ressalva de preservação de efeitos concretos. Buscam o não conhecimento da reclamação e, no mérito, a improcedência do pedido, com a condenação da parte reclamante em honorários advocatícios e nas penas por litigância de má-fé.  



    Em 12 de dezembro de 2022, as partes beneficiárias interpuseram agravo interno de decisão que concedeu o pedido de liminar.  



    O Ministério Público opina pela negativa de seguimento da reclamação. Assevera que o caso em comento não se amolda à citada modulação de efeitos. Consoante pondera, como regra geral, esta Corte definiu o efeito ex nunc da decisão a fim de resguardar a validade das patentes já concedidas e ainda vigentes em decorrência da aplicação do parágrafo único do art. 40 da Lei de Propriedade Industrial. Excepcionou, contudo, duas situações, nas quais caberia observar a eficácia retroativa: ações ajuizadas até 7 de abril de 2021 e patentes concedidas com extensão de prazo relacionadas a produtos e processos farmacêuticos, bem como equipamentos e/ou materiais de uso em saúde. Frisa a não cumulatividade das aludidas hipóteses, envolvendo o caso concreto a primeira situação excepcional, pelo que entende não desrespeitada a orientação firmada na ADI 5.529.  



    As partes beneficiárias interpuseram agravo interno em face da decisão que concedeu o pedido de liminar.  



    É o relatório. Decido.  



    2. Assento, de início, cabível reclamação tendo como paradigma acórdão prolatado em processo objetivo, dotado de eficácia vinculante, a indicar desnecessário o atendimento do requisito atinente ao prévio esgotamento das instâncias ordinárias. De acordo com o previsto no art. 988, § 5º, II, do Código de Processo Civil, cumpre observar o aludido pressuposto quando se argui desrespeito a pronunciamento surgido da apreciação de recurso extraordinário submetido ao regime da repercussão geral, o que não foi apontado na peça primeira.  



    Afasto, ainda, a preliminar de ausência de interesse de agir, uma vez que a medida foi formalizada para atacar decisão desfavorável às reclamantes, sendo irrelevante a pendência de agravo interno, na origem, contra a decisão reclamada.  



    Quanto às demais alegações veiculadas na contestação, confundem-se com o mérito e nele serão analisadas.  



    O Plenário, ao apreciar a ADI 5.529, declarou a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da Lei n. 9.279/1996, cujo teor transcrevo:   



    Art. 40. A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depósito. 



    Parágrafo único. O prazo de vigência não será inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenção e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior.  



    Nos termos da proposta de modulação apresentada pelo Relator, ministro Dias Toffoli, foram conferidos, como regra, efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade, tendo sido excepcionadas duas situações nas quais consignada a eficácia retroativa (ex tunc), ou seja, (i) ações judiciais aforadas até 7 de abril de 2021 e (ii) patentes concedidas com extensão de prazo envolvendo produtos e processos farmacêuticos, bem como equipamentos e/ou materiais de uso em saúde. Destaco da ementa o trecho respectivo:  



    18. Modulação dos efeitos da decisão, conferindo-se efeitos ex nunc, a partir da publicação da ata deste julgamento, de forma a se manterem as extensões de prazo concedidas com base no preceito legal, preservando-se, assim, a validade das patentes já concedidas e ainda vigentes em decorrência da aplicação do aludido preceito. Ficam ressalvadas da modulação (i) as ações judiciais propostas até o dia 7 de abril de 2021 (data da concessão parcial da medida cautelar no presente processo) e (ii) as patentes que tenham sido concedidas com extensão de prazo relacionadas a produtos e processos farmacêuticos, bem como a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde. A ambas as situações se aplica o efeito ex tunc, o que resultará na perda das extensões de prazo concedidas com base no parágrafo único do art. 40 da LPI, devendo ser respeitados os prazos de vigência das patentes estabelecidos no caput do art. 40 da Lei 9.279/1996 e resguardados eventuais efeitos concretos já produzidos em decorrência da extensão de prazo das referidas patentes.



    (Grifei)  



    Para bem compreender o alcance da decisão, especialmente no tocante às demandas judiciais ajuizadas até 7 de abril de 2021, devem-se analisar os termos da proposta de modulação, objeto de aditamento pelo Relator, ministro Dias Toffoli, no curso do julgamento. Assim é que se observa, às fls. 408-409 do acórdão, o seguinte:  



    [...]



    Não obstante, não podemos ignorar o fato de que a norma em tela vigorou por cerca de 25 anos, período no qual ela produziu efeitos concretos, inclusive contratuais, também no que tange às invenções de uso em saúde – detalhe para o qual chamo a atenção dos Colegas e daqueles que acompanham o julgamento porque ele não estava presente na proposta anteriormente apresentada. De fato, nesse interregno, algumas patentes dessa natureza foram deferidas com base na extensão de vigência prevista no parágrafo único e, assim, delas decorreram efeitos dentro desse prazo estendido. Trata-se de efeitos indiretos da norma questionada, que, a meu ver, para evitar a judicialização provocada por suas consequências, merecem, para se garantir a segurança jurídica devida, ser considerados por esta Corte. 



    Tendo isso em vista, apesar de não modular os efeitos da decisão com relação a essas patentes da área de medicamentos e de produtos hospitalares e de fármacos, entendo que é prudente que esta Corte resguarde os efeitos concretos já produzidos em decorrência da vigência dessas patentes por prazos superiores aos previstos no caput do art. 40. 



    Deixem-me dar um exemplo disso: no caso de um medicamento que já foi adquirido e utilizado e cuja patente esteja vigorando há três anos a mais do que o limite de vinte anos, poderá o segmento privado ou o público que o adquiriu pedir alguma indenização, por existir um produto no mercado com menor preço? Não! 



    Com o objetivo de trazer maior segurança jurídica a casos como esse e evitar a judicialização na interpretação da decisão do Supremo Tribunal Federal, faço esta proposta. Repito: apesar de eu não modular os efeitos da decisão com relação a essas patentes, entendo que é prudente que esta Corte resguarde os efeitos concretos já produzidos em decorrência da vigência dessas patentes por prazos superiores aos previstos no caput do art. 40 da norma em tela. 



    Desse modo, evitar-se-ão eventuais rediscussões e até mesmo judicializações de diversas situações concretas, consolidadas antes do julgamento dessa ação direta – contratos realizados e em execução.



    [...]



    (Com meus grifos)  



    Logo adiante, para sintetizar o entendimento, o ministro Dias Toffoli apresentou quadro sinótico a revelar, sem sombra de dúvidas, que a ressalva de efeitos concretos se destinava a evitar judicialização de controvérsias relacionadas unicamente a patentes na área de saúde. Veja-se, mais uma vez, o que veiculado por Sua Excelência, no que interessa ao caso concreto:  



    [...]



    O quadro a seguir sintetiza os efeitos da modulação proposta:



    a) Situação fática: patentes já concedidas com a aplicação do parágrafo único do art. 40 da LPI que sejam objetos de ações judiciais em curso (propostas até o dia 7 de abril de 2021) em que se questione a constitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da LPI.



    Solução proposta: não se aplica a essas patentes a modulação dos efeitos da decisão (efeitos retroativos – ex tunc).



    Efeito prático nesses casos: independentemente do setor tecnológico com o qual estejam relacionadas as patentes, elas poderão perder o período adicional que decorre do parágrafo único do art. 40 da LPI. Assim, o período de vigência dessas patentes não pode ser superior a vinte anos, no caso de invenção, e de quinze anos, no de caso modelo de utilidade, contados da data do respectivo pedido de depósito (caput do art. 40, o qual restará intocado). 



    b) Situação fática: patentes já concedidas que tenham prazos de vigência estendidos pela aplicação do parágrafo único do art. 40 da LPI e cujo objeto sejam produtos e processos farmacêuticos e equipamentos e/ou materiais em uso de saúde. 



    Solução proposta: não se aplica a essas patentes a modulação dos efeitos da decisão (efeitos retroativos – ex tunc). 



    Consequência prática: as patentes perdem o período adicional que decorreria da aplicação aos casos do parágrafo único do art. 40 da LPI. O período de vigência dessas patentes passa a ser de vinte anos, no caso de invenção, e de quinze anos, no caso de modelo de utilidade, conforme dispõe o caput do art. 40. 



    Ressalva específica no ponto: ficam resguardados os eventuais efeitos concretos já produzidos em decorrência da vigência de patentes com prazo estendido.



    [...]



    (Grifei)  



    Conforme se conclui da leitura atenta dos trechos transcritos, ficaram ressalvados efeitos concretos já produzidos apenas quanto a patentes cujo objeto sejam produtos e processos farmacêuticos, além de equipamentos e/ou materiais em uso de saúde.  



    A citada ressalva foi, como dito no próprio texto, específica quanto a patentes relacionadas ao campo da saúde. 



    Fixadas essas premissas e reanalisado o caso concreto, verifico a pertinência da reconsideração da liminar que implementei em 24 de outubro de 2022.  



    Tem-se, na origem, demanda coletiva formalizada por Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de Mato Grosso (Aprosoja/MT), com subsequente ingresso de associações alusivas a outros Estados, ajuizada em 6 de abril de 2021, por meio da qual se pretendia evitar, ante apontada inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da Lei n. 9.279/1996, a cobrança de royalties pelas reclamantes e a repetição de valores alusivos a 3 patentes de invenção relacionadas à tecnologia “Intacta RR2 PRO”, os quais teriam sido pagos de forma indevida.  



    A autoridade reclamada, em sede de juízo de reconsideração, acolheu o pedido de liminar, determinando o depósito em juízo de 1/3 dos royalties referentes à patente de invenção PI9816295-0, a contar da data de seu vencimento, ocorrido em 3 de março de 2018. Eis os fundamentos declinados:  



    Com isso, é possível concluir, ao menos prima facie, que a modulação dos efeitos ratificada pela Corte Suprema não se aplica às Agravantes, eis que o negócio jurídico existente entre as partes está relacionado às patentes da tecnologia denominada “INTACTA RR2 PRO”, registradas como PI0016460-7; PI0610654-4 e PI9816295-0, as quais são vinculadas ao setor econômico do Agronegócio, ou seja, não guardam relação com a área da saúde. 



    Não fosse o bastante, a vertente demanda foi ajuizada em 06/04/2021, o que, em tese, garante às Recorrentes outra exceção à modulação dos efeitos, posto que a medida cautelar concedida pela Suprema Corte, foi modulada com efeitos retroativos ex tunc e erga omnes sobre as causas ajuizadas até a data limite (07/04/2021). 



    Essas circunstâncias conferem às Recorrentes a probabilidade do direito vindicado, eis que há fundadas dúvidas quanto à legitimidade e procedência das cobranças dos royalties pela parte Agravada.  



    O entendimento adotado está em harmonia com o decidido na ADI 5.529. Primeiro, porque obedecido o critério temporal, ou seja, a demanda originária foi formalizada antes de 7 de abril de 2021. Segundo, porque, uma vez envolvidas patentes relacionadas ao agronegócio, não cabe observar, como já exposto, a ressalva específica a patentes da área de saúde.  



    É dizer, a intenção do Tribunal Pleno foi a de que, na área da saúde – e apenas em relação a ela –, se evitasse a formalização de novas demandas, após a decisão cautelar do ministro Dias Toffoli, que suspendeu a eficácia do parágrafo único do art. 40 da Lei de Propriedade Industrial, objetivando a cobrança de valores tidos como pagos indevidamente.  



    Mostra-se, ademais, irrelevante a distinção feita pelas reclamantes no sentido de que a decisão tomada na ADI 5.529 estaria unicamente direcionada a ações ajuizadas em face do INPI. Nada se lê nesse sentido, no acórdão apontado como inobservado, além de que o fundamento jurídico do processo originário é justamente a inconstitucionalidade do referido dispositivo legal, proclamada, com eficácia geral e vinculante, na ADI 5.529.  



    Relativamente ao pleito de imposição de multa por litigância de má-fé, concluo não configurada nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do Código de Processo Civil, sobretudo ante a complexidade do tema.  



    No tocante ao pedido de fixação de honorários advocatícios, o Supremo tem afastado a condenação em reclamação, em virtude da natureza constitucional e do rito próprio da ação (Rcl 26.936 ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 36.432 ED-AgR, ministro Edson Fachin; e Rcl 16.418 AgR-ED, ministro Teori Zavascki).  



    3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, revogando a liminar implementada em 24 de outubro de 2022. 



    Declaro prejudicado o agravo interno formalizado contra a decisão por meio da qual concedida a liminar.  



    4. Comunique-se. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 13 de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente