Tribunal: STF
Processo: Rcl 56393
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Monsanto Technology LLC. e Monsanto do Brasil Ltda alegam ter a Relatora do AI n. 1014311-30.2022.8.11.0000 do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso descumprido a modulação dos efeitos ocorrida no julgamento da ADI 5.529.



    Narram figurar no polo passivo de ação promovida pela Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de Mato Grosso — APROSOJA/MT, em que se busca, com fundamento na declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da Lei 9.279/96, a condenação da parte reclamante à (a) abstenção da cobrança de royalties pelo uso da tecnologia referente às patentes a partir das datas em que os títulos passaram ao domínio público e (b) repetição de indébito dos royalties pagos por prazo superior a 20 (vinte) anos de vigência das patentes, contados da data dos protocolos dos pedidos. 



    Relatam ter a autoridade reclamada acolhido pedido de reconsideração para, em sede de antecipação de tutela recursal, determinar aos reclamantes o depósito em juízo de 1/3 (um terço) dos royalties referentes à patente de invenção PI9816295- 0, a contar da data de seu vencimento, que ocorreu em 03/03/2018.



    Alegam que a referida determinação desconsidera os termos da modulação de efeitos operada no julgamento da ADI 5.529, que resguarda da eficácia retroativa de seu pronunciamento os efeitos concretos já produzidos em decorrência da extensão das patentes autorizada pelo dispositivo declarado inconstitucional.



    Pedem, por esse motivo, a suspensão da eficácia do ato reclamado e, ao final, sua cassação.



    É o relatório.



    2. Passo a analisar o pedido de medida cautelar deduzido.



    Como se sabe, a concessão de tutela provisória de urgência justifica-se pela incidência cumulativa de dois pressupostos legais: a probabilidade do direito vindicado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo advindo da demora na entrega da prestação jurisdicional.



    Entendo presentes, neste caso, os aludidos requisitos. 



    No julgamento da ADI 5.529, esta Corte declarou a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da Lei nº 9.279/1996, que assim dispunha: 



    Art. 40. A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depósito. 



    Parágrafo único. O prazo de vigência não será inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenção e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior.



    Entretanto, na mesma oportunidade, esta Corte modulou a eficácia temporal de seu julgado, conferindo-lhe efeitos “ex nunc”, ressalvadas situações específicas. Transcrevo o trecho de interesse do acórdão de referência:



    18. Modulação dos efeitos da decisão, conferindo-se efeitos ex nunc , a partir da publicação da ata deste julgamento, de forma a se manterem as extensões de prazo concedidas com base no preceito legal, preservando-se, assim, a validade das patentes já concedidas e ainda vigentes em decorrência da aplicação do aludido preceito. Ficam ressalvadas da modulação (i) as ações judiciais propostas até o dia 7 de abril de 2021 (data da concessão parcial da medida cautelar no presente processo) e (ii) as patentes que tenham sido concedidas com extensão de prazo relacionadas a produtos e processos farmacêuticos, bem como a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde. A ambas as situações se aplica o efeito ex tunc, o que resultará na perda das extensões de prazo concedidas com base no parágrafo único do art. 40 da LPI, devendo ser respeitados os prazos de vigência das patentes estabelecidos no caput do art. 40 da Lei 9.279/1996 e resguardados eventuais efeitos concretos já produzidos em decorrência da extensão de prazo das referidas patentes. (grifei)



    Em síntese: como regra, o referido julgado deve ter eficácia prospectiva (“ex nunc”), exceto nas seguintes situações, sobre as quais incidirá o efeito retroativo (“ex tunc”): (a) ações judiciais propostas até o dia 7 de abril de 2021 e (b) patentes relacionadas a produtos e processos farmacêuticos ou de uso em saúde. Contudo, mesmo em tais circunstâncias, devem ser respeitados os efeitos concretos decorrentes da extensão de prazo concedida pelo preceito inquinado de inconstitucionalidade.



    A fim de que não reste dúvida acerca do alcance da modulação, transcrevo trecho do voto condutor do Min. Dias Toffoli que apreciou a questão:



    Em ambas as situações, entendo que a declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 deva ter efeitos ex tunc (retroativos), como é a regra nas decisões de controle concentrado de constitucionalidade.



    (...)



    Não obstante, não podemos ignorar o fato de que a norma em tela vigorou por cerca de 25 anos, período no qual produziu efeitos concretos, inclusive efeitos contratuais, também no que tange às invenções de uso em saúde. De fato, nesse interregno algumas patentes dessa natureza foram concedidas com a extensão do parágrafo único do art. 40 e produziram efeitos dentro desse prazo estendido. Trata-se de efeitos apenas indiretos da norma questionada, os quais, no entanto, merecem ser considerados pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Tendo isso em vista, apesar de não modular os efeitos da decisão com relação a essas patentes, entendo prudente que esta Corte resguarde os efeitos concretos já produzidos em decorrência da vigência dessas patentes por prazos superiores aos previstos no caput do art. 40. Desse modo, se evitarão eventuais rediscussões e até mesmo judicialização de diversas situações concretas consolidadas antes do julgamento dessa ação direta.



    Lado outro, assim justificou o órgão reclamado a concessão da tutela de urgência:



    Com isso, é possível concluir, ao menos prima facie, que a modulação dos efeitos ratificada pela Corte Suprema não se aplica às Agravantes, eis que o negócio jurídico existente entre as partes está relacionado às patentes da tecnologia denominada “INTACTA RR2 PRO”, registradas como PI0016460-7; PI0610654-4 e PI9816295-0, as quais são vinculadas ao setor econômico do Agronegócio, ou seja, não guardam relação com a área da saúde. 



    Não fosse o bastante, a vertente demanda foi ajuizada em 06/04/2021, o que, em tese, garante às Recorrentes outra exceção à modulação dos efeitos, posto que a medida cautelar concedida pela Suprema Corte, foi modulada com efeitos retroativos ex tunc e erga omnes sobre as causas ajuizadas até a data limite (07/04/2021). 



    Essas circunstâncias conferem às Recorrentes a probabilidade do direito vindicado, eis que há fundadas dúvidas quanto à legitimidade e procedência das cobranças dos royalties pela parte Agravada. 



    Parece-me, ao menos nesse juízo de cognição sumária, ter o Juízo reclamado olvidado a parte final da determinação relativa à modulação eficacial, pois até mesmo em hipóteses envolvendo ações judiciais propostas até 7 de abril de 2021 — as quais, em princípio, se submeteriam à eficácia retroativa do paradigma — os efeitos de contratos firmados com base no dispositivo declarado inconstitucional devem ser observados e resguardados.



    Reveste-se, portanto, de plausibilidade jurídica a asserção de que o órgão reclamado descumpriu os termos da modulação de efeitos na ADI 5.529 ao determinar o depósito em juízo dos royalties referentes a período em que os reclamantes encontravam-se amparados pelo privilégio previsto no parágrafo único do art. 40 da Lei nº 9.279/1996.



    O perigo na demora, por sua vez, decorre da iminência da data (26 de outubro de 2022) fixada pelo Juízo para depósito de vultosa quantia — R$ 1,3 bilhão.



    3. Desse modo, sem prejuízo da reapreciação da matéria no julgamento do mérito, defiro o pedido de medida liminar, para suspender os efeitos da decisão impugnada até o julgamento desta reclamação.



    4. Comunique-se.



    5. Solicitem-se informações ao Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (CPC, art. 989, I).



    6. Cite-se a parte beneficiária para apresentar contestação (CPC, art. 989, III). 



    7. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 24 de outubro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente