Tribunal: STF
Processo: ARE 1313029
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 
    “Embargos infringentes. Interposição contra decisão que, por maioria, julgou improcedente demanda de abstenção de uso de marca, com pedido cumulado de indenização concernente a lucros cessantes. Ausência de prova quanto à alegada colidência de marcas. Autoras que não fizeram nenhuma prova de esvaziamento da clientela ou de confusão da marca pelos consumidores, ônus que lhes incumbia, nos termos do art. 333, I, do C.P.C. de 1.973. Inteligência, ainda, do princípio da anterioridade do registro. Improcedência da demanda que era mesmo de rigor. Decisão mantida. Embargos rejeitados” (pág. 28 do documento eletrônico 3).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (págs. 41-45 do documento eletrônico 3). 
    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação dos arts. 5º, XXIX; e 109, I, da mesma Carta.
    Os recorrentes sustentam que 
    “[...] o entendimento de que não haveria conflito e que não se imporia proibição de uso da marca anulada nesta espécie, fere frontalmente o inciso XXIX do artigo 5° da Constituição Federal, haja vista que relega à inexistência a seguridade da propriedade das marcas consoante imposta pela Carta Magna, comprometendo a imposição desse princípio que rege toda a legislação aplicável à propriedade industrial” (pág. 18 do documento eletrônico 6).
    Aduzem, ainda, que 
    “[e]xatamente pelo fato de haver um registro dado pelo INPI é que a Recorrente foi obrigada a ajuizar essa ação perante a Justiça Federal, cuja procedência como consequência da postulada anulação de ato de autoridade federal, impõe não só a vedação do uso como a indenização a ser paga pelo particular beneficiado a ramo especializado do Poder Judiciário, como a Justiça do Trabalho ou Eleitoral” (pág. 19 do documento eletrônico 6).
    Diante disso, concluem que 
    “[...] ao refutar as consequências da decisão que anulou o registro da marca da Recorrida o v. acórdão recorrido contraria o artigo 109, inciso I da Constituição Federal ao negar-se a reconhecer decisão emanada por Justiça absolutamente competente”(pág. 20 do documento eletrônico 6).
    É o relatório. Decido.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Verifico que o Tribunal a quo, apoiado no acervo probatório dos autos e na legislação infraconstitucional aplicável, assim dirimiu a questão posta nos autos:
    “Assentadas tais premissas, data venia do entendimento do eminente Revisor, Desembargador Carlos Alberto Garbi, os presentes embargos não comportam acolhimento, visto que a análise dos autos permite concluir, com segurança, que não há adminículos probatórios que atestem a alegada colidência. 
    Convém aqui anotar que, conforme bem assentado no acórdão embargado, ainda que haja semelhança entre as marcas nominativas ‘DOLLY’ e ‘GOLLY’, o que se constata é que, para o consumidor mediano, não há perigo de confusão, pela boa e simples razão de que se trata de produtos completamente distintos: o primeiro é um refrigerante; o segundo, pó para a fabricação de suco. Impõe-se, então, a conclusão de que o simples fato das marcas em questão estarem registradas sob a mesma classificação adotada pelo INPI é irrelevante. Reforça tal conclusão ainda o fato de que tampouco as embalagens em que os produtos são acondicionados possibilitam a ocorrência da alegada confusão. Assim, está inteiramente escorreito o v. acórdão na parte em que assenta que ninguém em sã consciência seria capaz de confundir uma garrafa de refrigerante com a embalagem em que é acondicionado o pó para fabricação de sucos, algo, aliás, que pode ser afirmado até mesmo em juízo de experiência (art. 335 do C.P.C. de 1.973 e art. 375, primeira parte do C.P.C. de 2015). Em consequência, a mera existência de semelhança entre as mencionadas marcas nominativas não rende ensejo à ocorrência da alegada confusão, de molde a propiciar eventual desvio de clientela.
    Além disso, como se já não bastasse, o respeito à anterioridade também deve ser reconhecido na espécie. A esse respeito, cumpre assentar que, ainda que se admita, apenas por epítrope, que ambos os produtos têm o mesmo público alvo, o que faria com que a semelhança existente entre as expressões ‘DOLLY’ e ‘GOLLY’ pudesse ensejar a proteção da marca mais antiga, na hipótese de ambas pertencerem à mesma classe, outra não seria a solução a ser adotada, já que ficou demonstrado nos autos que o registro da marca nominativa ‘GOLLY’ remonta ao ano de 1995 (cf. fls. 170/171 da cautelar em apenso). É bem verdade que o registro n° 818.456.469 de titularidade da mencionada corré foi anulado em decisão proferida na Justiça Federal, fato a respeito do qual não há mais controvérsia. Ocorre, porém que, não obstante tal constatação, a mencionada corré também possuía registro da marca ‘GOLLY’ em outra categoria - registro n° 818.452.544 -, mais especificamente na classe 33.10 e 20, relacionada a ‘Doces e pós para fabricação de doces em geral, açúcar e adoçantes em geral’, o qual também é anterior ao registro da marca das autoras (cf. fls. 170 da mencionada cautelar dos autos). Mas não há notícia de que o registro da marca da embargante nessa classe haja sido registrado. Ao contrário, o que se afirma é que o pedido por ela formulado será, ao que tudo indica, objeto de registro (cf. Fls. 470).
    Anote-se ainda que não se desconhece o fato de que a concorrência parasitária, entendida como aquela que se beneficia do prestígio de outra marca, tem sido reprimida (cf. Ap. 0191861-57.2009.8.26.0100, de São Paulo, 6a Câmara de Direto Privado, Rel. Des. Francisco Loureiro, j. 7.3.2013; Ap. 0048309- 97.2009.8.26.0564, de São Bernardo do Campo, 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Rel. Des. Francisco Loureiro, j. 31.7.2012; Ap. 0348851-85.2009.8.26.0000, la Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Paulo Eduardo Razuk, j. 29.11.2011). E não é para menos, já que ela acaba por desestimular o interesse dos consumidores pelo produto original, conclusão que também decorre das máximas da experiência, fruto da observação do que ordinariamente acontece (art. 335 do C.P.C. de 1.973, aplicável na espécie). Todavia, no caso em tela, uma vez constatada a anterioridade do registro da marca ‘GOLLY’, não é possível afirmar que a corré Casadoce aproveitou-se de marca alheia para o incremento de sua própria atividade comercial, fato que configuraria inequívoca prática de concorrência parasitária e que, por esse motivo, seria, então, passível de coibição. 
    Em resumo, o que é relevante na espécie é saber se a semelhança entre as marcas nominativas e mistas das partes tem potencial de causar confusão. E, como visto, a resposta a tal indagação é negativa. Convém assentar também que as autoras, embora tenham alegado, não fizeram nenhuma prova de esvaziamento da clientela ou de confusão da marca pelos consumidores, ônus que lhes incumbia, nos termos do art. 333, I, do C.P.C. de 1.973, constatação que é suficiente à manutenção do voto do Desembargador Ricardo Negrão, tal como acordado, por maioria de votos, a fls. 400/407” (págs. 29-30 do documento eletrônico 3).
    Desse modo, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessária a reinterpretação da legislação infraconstitucional, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nessa linha, menciono os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Propriedade Industrial. Abstenção e uso de marca. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 
    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.
    2. Agravo regimental não provido.
    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve fixação prévia de honorários advocatícios na causa” (ARE 981.088-ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. MARCA. USO INDEVIDO DE SINAL CARACTERIZADOR DE PRODUTO. CONCORRÊNCIA DESLEAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA LIVRE CONCORRÊNCIA. LEI 9.276/1996. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO” (ARE 1.162.731-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Civil. 3. Propriedade Industrial. Trade dress. Concorrência desleal. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negativa de provimento ao agravo regimental” (RE 1.128.522-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com apoio no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) sobre o total da verba fixada a esse título, observados os limites legais. 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de abril de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator