Tribunal: STF
Processo: ARE 1313312
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN. INCIDÊNCIA SOBRE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE MARCA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c.c. repetição de indébito. ISSQN. A autora é cessionária do direito de uso de marca e paga anualmente, à cedente, royalties equivalentes a 1% das vendas líquidas dos produtos registrados. Sobre tal montante o Fisco lançou ISSQN com base no item 3.02 da Lista Anexa à LC 116/03 (cessão de direito de uso de marcas e sinais de propaganda). Apesar de constar da lista anexa à Lei Complementar nº 116/03, referida atividade não está sujeita à incidência de ISSQN, eis que não configura prestação de serviços. Incidente de inconstitucionalidade julgado pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça. Juros e correção monetária reforma, de ofício, dos parâmetros fixados. Obediência ao princípio da isonomia. Aplicação dos mesmos índices utilizados pelo Poder Público na cobrança de seus créditos tributários, com a observância do decidido em 24/09/2018 pelo Ministro Luiz Fux do STF que, nos autos do RE 870.947 (Tema 810), atribuiu efeito suspensivo à aplicação do citado julgado no tocante à correção monetária. Outrossim, não há falar-se em majoração de honorários advocatícios ante a reforma da sentença na parte dos juros e correção monetária em função do recurso do Município. Dá-se parcial provimento ao recurso apenas para reformar-se a sentença na parte relacionada aos consectários legais da repetição, nos termos do acórdão“ (fl. 5, vol. 9).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 156 da Constituição da República.
    Sustenta a possibilidade de incidência do ISSQN sobre a cessão do direito de uso de marca.
    Salienta que “a atividade desempenhada pela [recorrida] caracteriza-se indubitavelmente como serviços, os quais são enquadráveis na lista de serviços anexa à Lei Municipal 13.701/03 e, por este fato, é devido ISS das operações por ele realizadas” (fl. 13, vol. 11). 
    Assevera que “a alegação de que tais atividades não envolveriam obrigações de fazer não é verdadeira, posto que a cessão de uso da marca é acompanhada de serviços de assessoria executados por profissionais habilitados, por meio de treinamento de pessoal” (fl. 14, vol. 11).
    Ressalta que o “Supremo Tribunal Federal já se manifestou em diversos momentos sobre a plena validade da tributação dos serviços previstos no item 3.02 da lista de serviços anexa à LC 116/2003 como, por exemplo, no ARE 1048290, onde o i. Ministro relator, em decisão monocrática, entendeu pela ‘possibilidade de cobrança de ISS sobre a cessão de direitos de uso de marca’” (fl. 16, vol. 11).
    Argumenta que, “nas cessões de uso de marca acompanhadas de pagamento de royalties, o que o tomador paga não é a simples cessão da marca, mas a sua caracterização específica e especial que a torna desejada, a ponto de se buscar uma remuneração por ela” (fl. 18, vol. 11).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (fl. 12, vol. 13).
    4. No agravo, o agravante alega que o recurso extraordinário interposto “não demanda a reanálise de provas” (fl. 19, vol. 13).
    Assevera que “o Recurso Extraordinário do Município de São Paulo demonstra tão somente a violação à Constituição Federal, não demandando qualquer reexame de direito local” (fl. 19, vol. 13).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    5. Cumpre afastar os fundamentos da decisão agravada, pois a matéria tem natureza constitucional e prescinde da análise do conjunto probatório constante dos autos.
    Superado o óbice processual, é de se concluir assistir razão jurídica ao agravante.
    6. Na espécie o Tribunal de origem assentou:
    “No mérito, cinge-se à questão a possibilidade de tributar, por meio de ISSQN, as atividades de remessa para o exterior de valores relacionados à contratos de franquia. (...)
    No entanto, como se verá da fundamentação a seguir exposta, a exploração com cessão de direitos de marcas não configura serviço e, por conseguinte, fato gerador do ISSQN. (…)
    Assim, utilizando o cerne da fundamentação exposta no sentido de que a situação não configura ‘serviço’ propriamente dito é que se dará a solução para o caso dos autos, no qual se discute a incidência de ISSQN (item 3.02 da Lista Anexa à LC 116/03) sobre a remessa ao exterior dos royalties sobre a atividade franqueada. 
    Não há, na situação em análise, qualquer prestação de serviço a configurar fato gerador do imposto sobre serviços. Desse modo, ausente substrato legal e constitucional a ensejar a incidência de ISSQN” (fls. 8-12, e-doc. 6).
    A conclusão do Tribunal de Justiça contraria a jurisprudência deste Supremo Tribunal firmada no sentido da incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN sobre cessão do direito de uso de marca. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISS: INCIDÊNCIA SOBRE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE MARCA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.224.310-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.3.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS. CESSÃO DE MARCA. INCIDÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STF. DESPROVIMENTO. 1. Incide o ISS sobre cessão do direito de uso de marca, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com fixação de multa” (ARE n. 1.289.257-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.3.2021).
    “Recurso extraordinário com repercussão geral. Tema 300. 2. Tributário. Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza. 3. Incidência sobre contrato de franquia. Possibilidade. Natureza híbrida do contrato de franquia. Reafirmação de jurisprudência. 4. Recurso extraordinário improvido” (RE n. 603.136-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 16.6.2020).
    A conclusão do julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial.
    7. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo e ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para cassar o julgado recorrido e assentar a possibilidade de cobrança de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN sobre a cessão de direitos de uso de marca. Invertidos os ônus de sucumbência
    Publique-se.
    Brasília, 21 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora