Tribunal: STF
Processo: Rcl 47798
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. Alegação de violação do que decidido na ADI 5.529. Extensão do prazo de vigência das patentes. Produtos e processos farmacêuticos. Modulação dos efeitos. Posterior suspensão dos efeitos do ato reclamado pelo Juízo de origem. Prejudicado o pedido de medida liminar.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por EMS S.A., Legrand Pharma Indústria Farmacêutica Ltda. e Germed Farmacêutica Ltda. em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Hortolândia do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos da ação inibitória nº 1000349-17.2019.8.26.0229, à alegação de afronta ao quanto decidido por esta Suprema Corte na ADI 5.529.
    2. Narram os reclamantes cuidar-se, na origem, de ação inibitória ajuizada pela BAYER para proteger os seus direitos relativos à patente PI0017050-0, referente ao medicamento rivaroxabana (nome comercial Xarelto©).
    Esclarece que logo após o julgamento da ADI 5.529, com a respectiva modulação dos efeitos, a EMS colocou no mercado lotes de rivaroxabana fabricados em abril de 2021 e, portanto, antes do efetivo julgamento da ação direta de inconstitucionalidade em maio de 2021, mas após os 20 (vinte) anos de vigência da patente.
    O Juízo reclamado concedeu liminarmente a tutela inibitória, mediante decisão na qual reconheceu a incidência dos efeitos da ADI 5.529, mas “negou-se a aplicar os efeitos retroativos determinados por este e. STF, estendendo a proteção e o direito de exclusividade contra terceiros para além dos 20 (vinte) anos contados do depósito do pedido junto ao INPI”.
    Noticiam a interposição de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, ainda pendente de análise pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
    3. Alegam que a decisão reclamada violou a autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte na ADI 5.529, ao prorrogar os efeitos da proteção da patente PI0017050-0, de titularidade da BAYER, para além dos 20 (vinte) anos previstos no art. 40 da Lei de Propriedade Industrial, completados em dezembro de 2020.
    4. Argumentam violado o efeito ex tunc atribuído aos casos de patentes concedidas com fundamento no parágrafo único do art. 40 da Lei de Propriedade Industrial, desde que os títulos patentários i) fossem objeto de ações judiciais propostas até o dia 07.4.21 e ii) estivessem relacionados a produtos e processos farmacêuticos e a equipamentos ou materiais de uso em saúde, como na hipótese vertente, em que a patente do medicamento rivaroxabana (nome comercial Xarelto©) já era objeto de ação judicial.
    5. Sustentam que embora “claramente incidentes os efeitos ex tunc atribuídos por este e. STF e inválida a patente desde o final do ano passado, a r. decisão liminar [ato reclamado] está conferindo plena vigência à proteção patentária que não mais existe”.
    6. Requerem a concessão da liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, tendo em vista a determinação de recolhimento e destruição dos medicamentos disponibilizados no mercado em 48 (quarenta e oito) horas.
    No mérito, requer a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada.
    7. Os autos me vieram conclusos no dia 11.6.2021.
    É o relatório. 
    Decido.
    1. A reclamação prevista no artigo 102, I, e no artigo 103-A, § 3º, da Constituição Federal é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência à súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte com efeito vinculante.
    2. A questão jurídica controvertida na presente reclamação constitucional consiste na violação da autoridade da decisão exarada na ADI 5.529.
    3. Ao enfrentar o tema relativo à extensão do prazo de vigência da patente, na hipótese de demora na análise do pedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), o Ministro Relator, Dias Toffoli, na ADI 5.529, concedeu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência, em decisão exarada em 07.4.2021, para suspender a eficácia do parágrafo único do art. 40 da Lei nº 9.279/1996, somente quanto às patentes relacionadas a produtos e processos farmacêuticos e a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde, com efeitos ex nunc.
    4. No julgamento final da ADI 5.529, esta Suprema Corte, por maioria, declarou a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da Lei nº 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial), assentando que as patentes de produtos e processos farmacêuticos e equipamentos e/ou materiais em uso de saúde já concedidas não terão o prazo estendido previsto na norma impugnada, em observância aos princípios da segurança jurídica, da eficiência da administração pública, da ordem econômica e do direito à saúde.
    5. Quanto à modulação dos efeitos, esta Suprema Corte, também por maioria, conferiu à declaração de inconstitucionalidade efeitos ex nunc, mantida a validade das patentes já concedidas e ainda vigentes em decorrência do preceito legal.
    Ressalvadas, entretanto, dos efeitos da modulação, as seguintes situações, para as quais opera-se o efeito ex tunc, importando na perda das extensões de prazo concedidas com base no parágrafo único do art. 40 da LPI, resguardados eventuais efeitos concretos já produzidos:
    (i) as ações judiciais propostas até o dia 7 de abril de 2021, data da concessão parcial da medida cautelar; e
    (ii) as patentes concedidas com extensão de prazo relacionadas a produtos e processos farmacêuticos e a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde.
    6. O ato apontado como reclamado, proferido pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Hortolândia do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, deferiu a tutela de urgência na ação inibitória ajuizada pela BAYER – parte beneficiária da decisão reclamada – para “determinar, em relação a todo e qualquer medicamento do Grupo EMS que contenha o composto “Rivaroxabana” e cujo lote tenha data de fabricação anterior a 13.05.2021 ou tenha sido produzido com princípio ativo importado anteriormente a esta data, que o Grupo EMS seja obrigado a: (i) cessar imediatamente a sua fabricação, distribuição e comercialização, incluindo a oferta em processos licitatórios; e a (ii) recolher do mercado tais lotes eventualmente já fabricados, distribuídos ou comercializados, em até 48 (quarenta e oito) horas, destruindo todas as unidades dos referidos lotes às suas expensas e comprovando o descarte nos autos, sob pena de multa de R$10.000,00 (dez mil reais) por unidade, em caso de descumprimento”.
    7. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Estado de São Paulo, verifico concedido efeito suspensivo ativo, nos autos do agravo de instrumento interposto pelos reclamantes no Juízo de origem, em decisão proferida hoje, às 17h01, nos seguintes termos:
    “[...]
    6. Diante destes fundamentos principais, pretendem as Recorrentes que seja atribuído efeito suspensivo ao agravo de instrumento, especialmente em razão da exiguidade do tempo concedido para promoção de medidas tão complexas (48 horas), e excessividade da multa atribuída.
    7.Estabelecidos os contornos da interposição recursal,passo à análise do pedido de urgência, deixando ressalvado que foram recebidos no e-mail institucional memoriais dos dois polos litigantes aos10 de junho de 2021, e que, portanto, foram tempestivamente considerados nesse despacho liminar.
    8. Tem-se por incontroverso que, diante do julgamento cuja ata foi publicada aos 12 de maio de 2021, a patente da Bayer vigorou somente até dezembro de 2020, assim como é incontroverso que a comercialização do medicamento da EMS somente teve início após o julgamento do E. STF.
    9. O cerne da discussão está somente em aferir se há ilicitude em a EMS importar insumos, fabricar e manter em estoque lote do medicamento anterior a 13 de maio de 2021.
    10. O posicionamento singular acolheu o entendimento exposto pela Bayer de que a modulação do E. STF, ao dispor que ficariam “resguardados eventuais efeitos concretos já produzidos em decorrência da extensão de prazo das referidas patentes”, impôs a interpretação de que as ilicitudes praticadas antes do julgamento não podem ser validadas. 
    11. Diante desse contexto, foi determinado o recolhimento em 48 horas do lote de medicamentos produzidos antes de 13 de maio de 2021, ou de qualquer outro que utilize o princípio ativo importado antes dessa data.
    12.Tenho, portanto, que a questão trazida à apreciação nessa instância é complexa, e demandará definição final pelo Órgão Colegiado sobre a interpretação e alcance ao caso concreto que se dará à modulação fixada pelo E. STF.
    13. Não obstante, em análise preliminar, atribuo relevância à fundamentação apresentada pelas Recorrentes no que pertine à real possibilidade de que a questão discutida seja resolvida em fixação de perdas e danos, caso atribuída pelo Órgão Colegiado plausibilidade à argumentação da Bayer.
    14. De fato, diante do porte empresarial da EMS, caso seja verificado pela Turma Julgadora que o lote produzido em abril e posto em circulação após 13 de maio de 2021 foi feito em desconformidade, não se vislumbra expressiva dificuldade na composição de perdas e danos.
    15. Por outro lado, caso a Câmara Especializada entenda que nada houve de irregular na conduta da EMS,que de fato aguardou a publicação da ata de julgamento do E. STF para iniciar a comercialização do medicamento, vislumbro dano maior ao cenário coletivo que pretendeu resguardar o E. STF ao flexibilizar a circulação de medicamentos genéricos no país.
    16. Destarte, concedo o efeito suspensivo pretendido pelas Agravantes, remetendo a definição final à ponderação da Turma Julgadora.
    17. Cumpra-se o disposto no art. 1.019, II.
    18. Comunique-se, publique-se e intime-se.
    São Paulo, 11 de junho de 2021”
    8. Nesse contexto, tendo em vista a suspensão dos efeitos da decisão reclamada pelo Juízo de origem, evidente a perda superveniente do interesse de agir dos reclamantes quanto à concessão da medida liminar no presente feito.
    9. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, julgo prejudicado o pedido de liminar.
    10. Requisitem-se informações à autoridade reclamada, nos termos do artigo 989, inciso I, do CPC/2015.
    11. Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada, conforme disposto no artigo 989, III, do CPC/2015, a fim de que apresente contestação, no prazo legal.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de junho de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora