Tribunal: CARF
Processo: 10920.004850/2010-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIVIANI APARECIDA BACCHMI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
DESPESAS COM ROYALTIES. LICENCIAMENTO DE DIREITO AUTORAL. UTILIZAÇÃO DE DESENHOS DE PERSONAGENS. PREVALÊNCIA DA NATUREZA CONTRATUAL. DEDUTIBILIDADE.
O valor pago pela utilização comercial de desenhos artísticos de personagens, em conformidade com os contratos de licenciamento de direitos autorais que foram firmados, constitui despesa operacional (dedutível, portanto) independente de registro no INPI.
O fato das licenciadoras registrarem tais desenhos como marca não desnatura a relação firmada entre as partes, que se deu, à luz da legislação de regência, sob a tutela da proteção de direitos autorais.

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.004850/2010-39
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.889 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
2 de abril de 2024
Recorrente
MALWEE MALHAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
DESPESAS
COM
ROYALTIES.
LICENCIAMENTO
DE
DIREITO
AUTORAL.
UTILIZAÇÃO
DE
DESENHOS
DE
PERSONAGENS.
PREVALÊNCIA DA NATUREZA CONTRATUAL. DEDUTIBILIDADE.
O valor pago pela utilização comercial de desenhos artísticos de personagens,
em conformidade com os contratos de licenciamento de direitos autorais que
foram
firmados,
constitui
despesa
operacional
(dedutível,
portanto)
independente de registro no INPI.
O fato das licenciadoras registrarem tais desenhos como marca não desnatura a
relação firmada entre as partes, que se deu, à luz da legislação de regência, sob
a tutela da proteção de direitos autorais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, dar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões os Conselheiros
Luis Henrique Marotti Toselli, Edeli Pereira Bessa, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria
Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes e Fernando
Brasil de Oliveira Pinto. Designado redator ad hoc o Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli,
também designado para redigir os fundamentos do voto vencedor. Manifestou intenção de
apresentar declaração de voto a Conselheira Edeli Pereira Bessa. Não participou do julgamento,
quanto ao conhecimento, o Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, e quanto ao conhecimento e ao
mérito, o Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, prevalecendo os votos já
proferidos, respectivamente, pelos Conselheiros Luciano Bernart e Viviani Aparecida Bacchmi.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator ad hoc e Redator designado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.004850/2010-39
Fl. 5439
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.889 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.004850/2010-39

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luciano Bernart, Maria Carolina
Maldonado Mendonca Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Viviani Aparecida
Bacchmi, Jandir José Dalle Lucca (substituto) e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

Relatório
Como Redator ad hoc, sirvo-me da minuta do relatório inserida pela relatora
original, Conselheira Viviani Aparecida Bacchmi, no diretório corporativo do CARF, a seguir
reproduzida na íntegra.
Trata-se de Recurso Especial do Contribuinte em face da decisão 1302-003.001 da
3a Câmara, da 2a Turma Ordinária da 1a Sessão do CARF, que deu tratamento de royalties aos
pagamentos efetuados pela empresa ao licenciador. A decisão está assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ Ano-calendário:
2006, 2007, 2008 ROYALTIES PAGOS PELA UTILIZAÇÃO EM PRODUTOS DE
PERSONAGENS INFANTIS REGISTRADOS COMO MARCA. O aproveitamento comercial
das ideias contidas em obras artísticas não é objeto de proteção a titulo de direito autoral,
mormente quando se trata de figuras de personagens já registrados como marca no Instituto
Nacional de Propriedade Industrial INPI. Os valores pagos a esse título ao licenciador
consubstanciam royalties pela exploração de marcas comerciais, e sua dedutibilidade sujeita-se às
condições estatuídas na legislação.
GLOSA DE DESPESAS. ROYALTIES. EXPLORAÇÃO DE MARCAS. A dedutibilidade das
importâncias pagas ou creditadas pelas pessoas jurídicas, a título de royalties decorrentes de
exploração de marcas, somente será admitida a partir da averbação do respectivo contrato no
Instituto Nacional da Propriedade Industrial INPI.
GLOSA DE DESPESAS. ROYALTIES. EXPLORAÇÃO DE MARCAS. BENEFICIÁRIO NO
EXTERIOR. A dedutibilidade das importâncias pagas ou creditadas pelas pessoas jurídicas a
beneficiário no exterior, a título de royalties decorrentes de exploração de marcas, somente será
admitida com o registro do respectivo contrato no Banco Central do Brasil.
JUROS DE MORA EXIGIDOS ISOLADAMENTE EM RAZÃO DA FALTA DE
RECOLHIMENTO DAS ESTIMATIVAS MENSAIS. IMPOSSIBILIDADE. A legislação
tributária determina que a falta de recolhimento das estimativas mensais de IRPJ, apurada em
procedimento de oficio, enseja a aplicação (apenas) de Multa Isolada, não cabendo a cobrança de
juros isolados.
Fl. 5440
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.889 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.004850/2010-39

ROYALTIES PAGOS A BENEFICIÁRIO NO EXTERIOR. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO NA
FONTE. Estão sujeitas à incidência na fonte, à alíquota de quinze por cento, as importâncias
pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas, a título de royalties, para beneficiário
domiciliado no exterior. Portanto, em conformidade com a legislação vigente, o imposto deve ser
retido por ocasião do pagamento.

No Recurso Especial, desdobra suas alegações em 4 matérias para fins de
conhecimento: (a) dedutibilidade dos royalties pagos a título de cessão dos direitos de uso
comercial da imagem de determinados personagens do universo da literatura de quadrinhos e do
cinema; (b) multa e juros isolados pelo pagamento das estimativa mensais abaixo do devido; (c)
IRRF sobre as remessas de royalties ao exterior; (d) multa de ofício sobre as diferenças de IRPJ e
CSLL devidos, o Acórdão contestado conferiu uma interpretação divergente daquela que foi
dada por outras Turmas do CARF.

Defende-se, alegando que seu negócio jurídico é a obtenção de licença de direito
autoral, pois produz, industrializa e comercializa malhas e artigos têxteis em geral, sobre os quais
ela imprime a imagem de personagens (desenhos artísticos), conhecidos pelo público geral,
personagens da Disney. Para isso, firma contrato de licenciamento de direitos autorais. Não
haveria licenciamento de uso do uso de marca, como entendeu a fiscalização. Desenho artístico
de personagens não se confundiria com marca.

Tais contratos não precisam ser registrados no INPI nem no Banco Central.

Quanto a cobrança do IRRF, a empresa alega que não remeteu os royalties para
empresa no exterior; os agentes licenciadores estavam localizados no Brasil.

Sobre a cobrança concomitante da multa isolada com a de ofício, defende sua não
incidência, mesmo para períodos posteriores a 2007.

No exame de Admissibilidade (fls. 5343), traz as seguintes questões:
1) dedutibilidade dos royalties pagos a título de cessão dos direitos de uso
comercial de imagem;
2) multa e juros isolados pelo pagamento das estimativa mensais abaixo do
devido;
3) IRRF sobre as remessas de royalties ao exterior; e
4) concomitância da cobrança da multa de ofício e da multa isolada.
Para a questão no 1 - dedutibilidade dos royalties pagos a título de cessão dos
direitos de uso comercial de imagem – a recorrente suscita divergência em relação aos
acórdãos no 1402-002.741 e 1201-001.248, ofertados como paradigmas.
Conclui, sobre o acórdão 1402-002.741 que, “infere-se que, em posição
diametralmente contrária ao entendimento determinante das conclusões assumidas no voto
condutor do acórdão recorrido, o voto condutor do paradigma indicado adotou a tese de que a
legislação do direito autoral governa as relações jurídicas decorrentes da cessão de direito de
uso de desenhos personagens infantis, registradas como marca, no INPI. Por conseguinte,
restou demonstrado o dissídio interpretativo, no âmbito da jurisprudência do CARF.”
Fl. 5441
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.889 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.004850/2010-39

No que tange ao voto condutor do paradigma 1201-001.248, entendeu que este
“reflete, à semelhança do paradigma anterior, que a cessão de direito de uso de personagens
infanto juvenis licenciados é regida pelas leis do direito autoral, revelando-se irrelevante o
registro da respectiva marca no órgão competente. Assim, vislumbra-se a discordância entre as
decisões ora em cotejo, porquanto, como já assinalado, o voto condutor do acórdão recorrido
assumiu que a legislação aplicável aos direitos de marca deve presidir as relações jurídicas que
tenham como objeto a cessão de direito de uso de desenho de personagens infantis, registradas
como marca, na autarquia federal.”
Com relação à questão no 2, multa e juros isolados pelo pagamento das
estimativa mensais abaixo do devido, foi suscitada divergência entre os acórdãos no 1402-
002.741 e 1201-001.248.
O analista concluiu que “impende comentar que a multa isolada foi mantida pela
Turma julgadora que proferiu o acórdão no 1402-002.741. De outra sorte, o colegiado cancelou
a exigência de IRPJ, no julgamento de Recurso Voluntário que resultou no acórdão no 1201-
001.248, deixando, porém, de deliberar sobre a multa isolada, por perda de objeto. Além disso,
é preciso salientar que os paradigmas ora arrolados não se acercaram de eventual debate a
respeito da incidência de juros isolados sobre diferenças de estimativas não recolhidas. Por
conseguinte, não há como admitir o apelo, em razão do disposto no artigo 67, caput e § 6o, do
Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 3343/2015.”
Para a questão no 3 - IRRF sobre as remessas de royalties ao exterior – a
recorrente suscita divergência em relação aos acórdãos no 3201-003.344 e 9202-005.536,

Observe-se que o voto condutor do acórdão recorrido tem suporte na tese de que o
domicílio do licenciador no exterior é o que fixa a incidência do imposto de renda na fonte sobre
remessa de royalties para o exterior.

“Por sua vez, o acórdão no 3201-003.344 cingiu-se à solução de litígio sobre a
incidência de CIDE. Vale dizer, não havendo decisão sobre a interpretação da legislação de
regência do IRRF, não há como acolher a pretensa demonstração de dissídio jurisprudencial,
diante da constatação de que os acórdãos cotejados decorrem, cada qual, da interpretação
sobre dispositivos pertencentes ao arcabouço normativo de tributos distintos.

“Em outro cenário, o acórdão no 9202-005.536 reflete decisão sobre controvérsia
a respeito da incidência de IRRF sobre remessa ao exterior, a título de indenização por
inadimplemento contratual, e não sobre remessa para pagamento de royalties, como bem
denuncia seu relatório:”

“Considerando o que está assinalado, não restou demonstrada a existência de
divergência entre o acórdão no 9202-005.53, cujas razões de decidir escoraram-se na
interpretação do artigo 70 da Lei no 9.430/1996, e o acórdão recorrido, fundamentado na
dicção dos artigos 710 e 722 do RIR/99. Isso porque não se evidencia dissídio jurisprudencial
em face de arcabouço normativo estranho à lide objeto do Recurso Especial”

Para a questão no 4 - concomitância da cobrança da multa de ofício e da multa
isolada - a recorrente suscita divergência em relação aos acórdãos no 1302-002.850 e 1201-
002.280.
Fl. 5442
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.889 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.004850/2010-39

O acórdão no 1302-002.850, exarado pela 2a Turma da 3a Câmara da 1a Seção de
Julgamento, a mesma que proferiu a decisão objeto do presente Recurso Especial, deve ser
afastado por ter sido proferido pela mesma turma. Não existiu, ademais , prequestionamento da
matéria.

Concluiu que “Em face do exposto, com fundamento no artigo 67, caput e § 6o, do
Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, segue a proposta de que seja
DADO SEGUIMENTO PARCIAL ao Recurso Especial, interposto por Malwee Malhas Ltda,
para que seja rediscutida a seguinte matéria: dedutibilidade dos royalties pagos a título de
cessão dos direitos de uso comercial de imagem.”

O Recorrente apresenta agravo (fls. 5.383), alegando que a decisão quanto à
admissibilidade do Recurso Especial deve ser reformada eis que os “acórdãos utilizados como
paradigmas se prestavam a comprovar a divergência jurisprudencial quanto à matéria posta”.

A decisão do agravo veio às fls. 5.395 rejeitou todas as alegações do Recorrente,
rebatendo-as uma a uma.

Às fls. 5.424, a PGFN apresenta contrarrazões, reforçando os pontos debatidos no
acórdão recorrido.

É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Redator ad hoc.
Também na qualidade de Redator ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida
pela relatora original, Conselheira Viviani Aparecida Bacchmi, no diretório corporativo do
CARF, a seguir reproduzida na íntegra, cujo posicionamento ora é por mim acompanhado pelas
conclusões, com fundamento nas minhas razões expostas no voto vencedor.

CONHECIMENTO
O Recorrente recebeu o acórdão em sua caixa de mensagem em 15/10/2018, tendo
acessado a caixa no mesmo dia. Em 26/10/2018, foi juntado o Recurso Especial. Tempestivo o
recurso, portanto.
Fl. 5443
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.889 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.004850/2010-39

Havia 4 itens questionados pelo Recorrente: 1) dedutibilidade dos royalties
pagos a título de cessão dos direitos de uso comercial de imagem; 2) multa e juros isolados
pelo pagamento das estimativa mensais abaixo do devido; 3) IRRF sobre as remessas de
royalties ao exterior; e 4) concomitância da cobrança da multa de ofício e da multa isolada.
O único item que restou aprovado, após o exame inicial de admissibilidade, foi o
item 1, dedutibilidade dos royalties pagos a título de cessão dos direitos de uso comercial de
imagem.
Para que fosse admitido esse item, 2 acórdãos paradigmas foram indicados: 1402-
002.741 e 1201-001.248.
O acórdão 1402-002.741 tem a seguinte ementa:
DESPESAS COM ROYALTIES. MERCADO TÊXTIL. LICENCIAMENTO DE DIREITO
AUTORAL. DESNECESSIDADE DE REGISTRO NO INPI E NO BANCO CENTRAL.
DEDUTIBILIDADE LEGÍTIMA. Apenas para licenciamentos de uso de marca, incidirão as
regras contidas nos artigos 353 e 355, do RIR/99, exigindo-se o registro do contrato de
licenciamento de uso de marca no INPI e no Banco Central para a dedução das despesas com
royalties. Do contrário, em se tratando de contrato de licenciamento de direitos autorais, regidos
pela Lei no 9.610/1998, artigos 18 e 19, a dedutibilidade referente a mesma despesa é legítima,
mesmo sem o registro no INPI e no Banco Central, posto que não é requisito necessário, para esta
natureza de contrato, nos termos do artigo 299, do RIR/99.
O caso é da própria Malwee e, num dos itens trata de despesas de royalties como
licenciamento de direito autoral e não de uso de marca. Exatamente o caso retratado no acórdão
recorrido.
O acórdão paradigma traz:
“A questão principal, discutida pelo contribuinte, diz respeito à natureza jurídica
dos contratos que embasaram o pagamento de royalties às empresas
licenciadoras dos personagens utilizados para estampar seus produtos têxteis,
uma vez que a fiscalização, na realização de seu trabalho (TVF de fls. 1952 a
1973), concluiu que as despesas de royalties estariam sujeitas ao disposto nos
arts. 353 e 355, do RIR/99 (uso de marcas) e o contribuinte defende que essas
despesas estariam sujeitas à regra geral do art. 299, do mesmo Regulamento.
(...)
Em suma, toda a argumentação do contribuinte está fundada na defesa de que os
contratos firmados com as empresas licenciadoras dos personagens que
estampam seus produtos têxteis são Contratos de Licenciamento de Direito
Autoral, regidos pela Lei no 9.610/98”.
A fiscalização, uma vez que as ditas empresas licenciadoras registraram esses
personagens no INPI, como “marcas”, defende que embora os contratos tenham
sido nomeados como de licenciamento de direito autoral, são, em verdade,
licença para uso de marca e, desta forma, sujeitos à Lei no 9.279/96.”
Fl. 5444
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.889 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.004850/2010-39

No acórdão recorrido também se aborda exatamente essa questão, que é o tema
central da discussão: se os pagamentos seriam pagamento por licença autoral, sujeitos à regra
geral de dedutibilidade ou se seriam pelo uso de marca, sujeitos à norma específica.
E conclui:
“Conclui-se que os artigos têxteis produzidos pela Recorrente, estampados com
imagens de personagens, trazem, em sua essência, traços próprios de seus mais
variados autores, formas, cores e intelectualidade própria de cada desenhista,
protegidas pelo direito autoral, não se confundindo com uma marca.”
Verifica-se similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigma, que debatem
o mesmo tema. Acato, portanto, esse paradigma.
Quanto ao acórdão paradigma 1201-001.248, vai na mesma linha do acórdão
anterior, tendo a seguinte ementa:
ROYALTIES PAGOS PELA UTILIZAÇÃO DE PERSONAGENS EM
PRODUTOS NO BRASIL. DIREITO AUTORAL. DEDUTIBILIDADE. O valor
pago pela utilização comercial de desenhos e personagens de obras artísticas é
objeto de proteção pelo direito autoral, independente de registro no INPI e pode
ser deduzido na medida em que comprovados os pagamentos e respeitadas as
demais regras da legislação que rege o imposto sobre a renda.
Trechos do voto nos levam a concluir pela similitude dos acórdãos:
No presente caso, discute-se a dedutibilidade das despesas efetuadas pela
Recorrente aos titulares dos personagens no exterior, mediante contratos de
direitos autorais, circunstância que me parece legítima e plenamente aplicável
ao Imposto de Renda, visto não configurar a hipótese prevista no art. 355 do
RIR/99, vez que não se manifestam como royalties pagos pela exploração de
patentes de invenção ou uso de marcas de indústria ou de comércio, e por
assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante. A simples leitura
do caput do dispositivo, ao norte reproduzido, nos leva a concluir que desenhos
de personagens não são marcas ou patentes de invenção comercial e industrial,
mas sim objeto da criatividade artística e individual.
Portanto, também existe similitude fática entre o acordão recorrido e esse ora
discutido, apresentado como paradigma.
Por isso, quanto ao tema 1 (dedutibilidade dos royalties pagos a título de cessão
dos direitos de uso comercial de imagem), voto por conhecer do Recurso Especial.

Mérito – Dedutibilidade dos royalties
A discussão que restou nesse processo é sobre a dedutibilidade dos royalties pagos
às empresas licenciadoras.
Fl. 5445
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.889 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.004850/2010-39

O Fisco entende que tais royalties foram pagos em decorrência do uso de marca
enquanto a empresa defende que tais valores se referem a licença de direitos autorais.
A Lei no 9.610/98 define quais obras são protegidas pelo direito autoral:
Art. 7o São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou
fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, tais
como:
(...)
VIII – as obras de desenho, pintura, gravura, escultura, litografia e artecinética;
Isso nos leva a entender que personagens de histórias em quadrinhos, desenhos
animados e de computação gráfica amoldam-se ao conceito de direito autoral previsto na lei.
A própria lei mencionada dispensa as obras de desenho de registro.
Não se confundem com marca, que tem definição na Lei no 9.279/96 e
estabelecida no artigo 15 do TRIPS, acordo assinado no âmbito da atual OMC e recepcionado
pelo Decreto no 1.355/94, que incorporou ao ordenamento pátrio o resultado da Ata Final da
Rodada Uruguai:
Art. 15 – qualquer sinal ou combinação de sinais, capaz de distinguir bens e serviços de um
empreendimento daqueles de outro empreendimento, poderá constituir uma marca. Estes sinais,
em particular palavras, inclusive nomes próprios, letras, numerais, elementos figurativos e
combinação de cores, bem como qualquer combinação desses sinais, serão registráveis como
marcas. Quando os sinais não forem intrinsicamente capazes de distinguir os bens e serviços
pertinentes, os Membros poderão condicionar a possibilidade do registro ao caráter distintivo que
tenham adquirido pelo seu uso. Os membros poderão exigir, como condição para o registro, que os
sinais sejam visualmente perceptíveis.
Já os artigos 3531 e 3552 do RIR traçam os limites e condições dos royalties pelo
uso de marca. Não há uma definição de marca. Porém, a simples leitura dos dispositivos legais,

1 Art. 353. Não são dedutíveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 71, parágrafo único):

I - os royalties pagos a sócios, pessoas físicas ou jurídicas, ou dirigentes de empresas, e a seus parentes ou
dependentes;
II - as importâncias pagas a terceiros para adquirir os direitos de uso de um bem ou direito e os pagamentos para
extensão ou modificação do contrato, que constituirão aplicação de capital amortizável durante o prazo do contrato;
III - os royalties pelo uso de patentes de invenção, processos e fórmulas de fabricação, ou pelo uso de marcas de
indústria ou de comércio, quando:
a) pagos pela filial no Brasil de empresa com sede no exterior, em benefício de sua matriz;
b) pagos pela sociedade com sede no Brasil a pessoa com domicílio no exterior que mantenha, direta ou
indiretamente, controle do seu capital com direito a voto, observado o disposto no parágrafo único;
IV - os royalties pelo uso de patentes de invenção, processos e fórmulas de fabricação pagos ou creditados a
beneficiário domiciliado no exterior:
a) que não sejam objeto de contrato registrado no Banco Central do Brasil; ou
b) cujos montantes excedam aos limites periodicamente fixados pelo Ministro de Estado da Fazenda para cada grupo
de atividades ou produtos, segundo o grau de sua essencialidade, e em conformidade com a legislação específica
sobre remessas de valores para o exterior;
V - os royalties pelo uso de marcas de indústria e comércio pagos ou creditados a beneficiário domiciliado no
exterior:
a) que não sejam objeto de contrato registrado no Banco Central do Brasil; ou
Fl. 5446
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.889 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.004850/2010-39

nos leva a concluir que desenhos de personagens não são marcas ou patentes de invenção
comercial e industrial, mas sim objeto da criatividade artística e individual.
Assim, do ponto de vista fiscal, é relevante definir se estamos diante de marca ou
de direito autoral, porque, sendo marca, há que se cumprir das exigências dos art. 353 e 355 do
RIR, mas sendo direito autoral, não é necessário atender aos requisitos do RIR.
No caso, a meu ver, por se tratar de desenhos que serão inseridos em roupas, está
se tratando de direito autoral e não de marca, não estando sujeito a registro no INPI nem a
informe ao BACEN.
No caso, trata-se do caso previsto na Lei no 9.610/98, tendo o tipo de proteção ali
conferida e a dedutibilidade das despesas prevista no art. 299 do RIR/99, ou seja, deve-se provar
que são despesas usuais, normais e necessárias as atividades da empresa. O pagamento de
royalties ao autor dos desenhos se mostra uma despesa que cumpre tais requisitos, tornando-a
dedutível para fins fiscais.
Afasta-se portanto, o dispositivo do RIR que dá tratamento aos royalties pagos em
decorrência de uso de marcas, que não se configuram no caso dos desenhos ora tratados.
Sendo assim, dou provimento ao Recurso Especial.

Viviani Aparecida Bacchmi

b) cujos montantes excedam aos limites periodicamente fixados pelo Ministro de Estado da Fazenda para cada grupo
de atividades ou produtos, segundo o grau da sua essencialidade e em conformidade com a legislação específica
sobre remessas de valores para o exterior.
Parágrafo único. O disposto na alínea "b" do inciso III deste artigo não se aplica às despesas decorrentes de
contratos que, posteriormente a 31 de dezembro de 1991, sejam averbados no Instituto Nacional da Propriedade
Industrial - INPI e registrados no Banco Central do Brasil, observados os limites e condições estabelecidos pela
legislação em vigor (Lei no 8.383, de 1991, art. 50).
2 Art. 355. As somas das quantias devidas a título de royalties pela exploração de patentes de invenção ou uso de
marcas de indústria ou de comércio, e por assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante, poderão ser
deduzidas como despesas operacionais até o limite máximo de cinco por cento da receita líquida das vendas do
produto fabricado ou vendido (art. 280), ressalvado o disposto nos arts. 501 e 504, inciso V (Lei no 3.470, de 1958,
art. 74, e Lei no 4.131, de 1962, art. 12, e Decreto-Lei no 1.730, de 1979, art. 6o).

§ 1o Serão estabelecidos e revistos periodicamente, mediante ato do Ministro de Estado da Fazenda, os coeficientes
percentuais admitidos para as deduções a que se refere este artigo, considerados os tipos de produção ou atividades
reunidos em grupos, segundo o grau de essencialidade (Lei no 4.131, de 1962, art. 12, § 1o).

§ 2o Não são dedutíveis as quantias devidas a título de royalties pela exploração de patentes de invenção ou uso de
marcas de indústria e de comércio, e por assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante, que não
satisfizerem às condições previstas neste Decreto ou excederem aos limites referidos neste artigo, as quais serão
consideradas como lucros distribuídos (Lei no 4.131, de 1962, arts. 12 e 13).

§ 3o A dedutibilidade das importâncias pagas ou creditadas pelas pessoas jurídicas, a título de aluguéis ou royalties
pela exploração ou cessão de patentes ou pelo uso ou cessão de marcas, bem como a título de remuneração que
envolva transferência de tecnologia (assistência técnica, científica, administrativa ou semelhantes, projetos ou
serviços técnicos especializados) somente será admitida a partir da averbação do respectivo ato ou contrato no
Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, obedecidos o prazo e as condições da averbação e, ainda, as
demais prescrições pertinentes, na forma da Lei no 9.279, de 14 de maio de 1996.
Fl. 5447
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.889 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.004850/2010-39

Voto Vencedor
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Redator Designado
A discussão que restou nesse processo envolve a análise do tratamento fiscal
(IRPJ) incidente sobre os pagamentos feitos pela contribuinte (indústria têxtil) com determinadas
licenciadoras (como, por exemplo, Disney, Warner, Marvel e Mauricio De Souza), amparados
por contratos que preveem a remuneração de direitos autorais.
Nesse contexto, e considerando que os personagens licenciados teriam sido
registrados pelos titulares dos direitos no Brasil como marca, entendeu a fiscalização que tais
pagamentos devem ser configurados como royalties pela cessão do uso de marca, sujeitando-se
às regras de dedutibilidade previstas nos artigos 351 e 355 do RIR/99 (notadamente o registro
dos respectivos contratos no INPI e Bacen), regras estas que, por não terem sido cumpridas pelo
sujeito passivo, tornariam tais dispêndios indedutíveis.
Por outro lado, sustenta a recorrente que tais pagamentos, na linha do que foi
previsto contratualmente, teriam de fato sido pagos a título de remuneração de direitos autorais,
regidos pela Lei no 9.610/1998, situação esta que lhe garante o direito à dedução fiscal por
constituírem despesas operacionais com fundamento no artigo 299, também do RIR/99.
Trata-se de matéria já apreciada no âmbito do CARF, existindo, é certo,
posicionamentos antagônicos.
De acordo com o voto vencedor do Acórdão no 1201-001.248 (segundo
paradigma), da lavra do ex. Conselheiro Roberto Caparroz de Almeida:
[...]
De se notar que a Lei n. 9.610/98, em seu artigo 7o, define quais obras são "protegidas
como direito autoral:
Art. 7° São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou
fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, tais
como:
(...)
VIII - as obras de desenho, pintura, gravura, escultura, litografia e arte cinética;
Entendo que personagens de histórias em quadrinhos, desenhos animados e de
computação gráfica amoldam-se perfeitamente ao conceito de direito autoral previsto
em lei.
Nesse contexto, a questão do registro de tais criações torna-se desnecessária, pois a
própria Lei, em seus artigos 18 e 19, afirma que estão dispensadas de tal providência:
Art. 18. A proteção aos direitos de que trata esta Lei independe de registro.
Art. 19. É facultado ao autor registrar a sua obra no órgão público definido no caput e no § 1°
do art. 17 da Lei n° 5.988, de 14 de dezembro de 1973.
Fl. 5448
DF CARF MF
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Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.889 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.004850/2010-39

Ademais, parece-me evidente a diferença entre marca e direito autoral, pois este último
existe como criação intelectual e independe de qualquer vinculação, enquanto que
aquela está sempre associada a um produto, serviço, empresa ou negócio.
Assim, os personagens licenciados podem ser encontrados em produtos e empresas
diferentes, em razão de distintos contratos de direitos autorais, vale dizer, não há
exclusividade no uso de determinado personagem, ao contrário das marcas, que
vinculam a sua imagem e traço de forma específica, razão pela qual gozam de proteção
diferenciada.
O conceito de marca é internacionalmente veiculado pelo artigo 15 do TRIPS, acordo
assinado no âmbito da atual OMC e recepcionado pelo Decreto n.1.355/94, que
incorporou ao ordenamento pátrio o resultado da Ata Final da Rodada Uruguai:
Art. 15 - Qualquer sinal, ou combinação de sinais, capaz de distinguir bens e serviços de um
empreendimento daqueles de outro empreendimento, poderá constituir uma marca. Estes sinais,
em particular palavras, inclusive nomes próprios, letras, numerais, elementos figurativos e
combinação de cores, bem como qualquer combinação ciesses sinais, serão registráveis como
marcas. Quando os sinais não forem intrinsecamente capazes de distinguir os bens e serviços
pertinentes, os Membros poderão condicionar a possibilidade do registro ao caráter distintivo
que tenham adquirido pelo seu uso. Os Membros poderão exigir, como condição para o registro,
que os sinais sejam visualmente perceptíveis.
No caso de personagens infanto-juvenis, entendo que uma coisa é o desenho
artístico de um personagem (Spiderman, Batman, Flash etc). e outra é a
utilização deste traço num produto específico (toalha, estojo, bolsa e assim por
diante). Tanto assim que artistas diferentes retratam esses heróis e cada qual
imprime ao desenho seu estilo pessoal.
No presente caso, discute-se a dedutibilidade das despesas efetuadas pela
Recorrente aos titulares dos personagens no exterior, mediante contratos de
direitos autorais, circunstância que me parece legítima e plenamente aplicável
ao Imposto de Renda, visto não configurar a hipótese prevista no art. 355 do
RIR/99, vez que não se manifestam como royalties pagos pela exploração de
patentes de invenção ou uso de marcas de indústria ou de comércio, e por
assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante.
A simples leitura do caput do dispositivo, ao norte reproduzido, nos leva a
concluir que desenhos de personagens não são marcas ou patentes de invenção
comercial e industrial, mas sim objeto da criatividade artística e individual.
Ressalte-se que tais conceitos e observações também foram objeto de parecer
trazido pela Recorrente, da lavra do Prof. Denis Borges Barbosa, notadamente
uma das maiores autoridades do país sobre o tema, especialmente no que tange
à análise dos efeitos tributários do direito autoral.
Como bem reconhecido pelo Relator, o parecer aborda todos os pontos em
debate nos autos, bem como colaciona diversos julgados de Tribunais Estaduais
favoráveis à tese da Recorrente, dos quais discrepa decisão do STJ proferida em
sede de Habeas Corpus.
Parece-me que a manifestação do STJ, sobre ser decorrente de tema na esfera
penal, aborda a questão de forma incidental e não necessariamente conflitante
com o caso dos autos, porque cuida de produtos já manufaturados e de sua
eventual proteção, no sentido de combater a contrafação e a ofensa a direitos da
interessada.
Fl. 5449
DF CARF MF
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Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.889 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.004850/2010-39

Percebe-se que o STJ analisou os efeitos penais de produtos que continham
desenhos incorporados durante o processo de industrialização, como se observa
do seguinte excerto:
Depreende-se pela análise dos autos que os desenhos reproduzidos pelas pacientes foram
registrados como marca pelo INPI, classificados como marca mista. Dessa forma, apesar de
serem fruto da intelectualidade do seu criador, encontram-se portanto, o art. 8° da Lei
9.610/98, segundo o qual, não são objeto de proteção como direitos autorais o aproveitamento
industrial ou comercial das idéias contidas nas obras. (grifos do Relator original)
Note-se que a hipótese discute os efeitos de produtos industrializados que contêm
desenhos e personagens, circunstância que, por óbvio, só pode ser posterior ao
licenciamento de tais direitos.
Portanto, ainda que o STJ tenha decidido, incidentalmente, que esses produtos veiculam
marcas - posição não endossada pelo ilustre Parecerista nem por este Relator isso em
nada altera o fato de que os contratos celebrados com o titular no exterior tenham a
natureza de direito autoral e a este título foram remetidos os valores
correspondentes às despesas, vale dizer, para utilizar os personagens em seus produtos
a empresa precisa de autorização específica e não exclusiva, algo que não ocorre com as
marcas, que, como já dissemos, se referem a produtos, empresas e negócios específicos.
Entendo que a operação de origem e objeto da autuação, efetuada entre a Recorrente e
os titulares no exterior, efetivamente se realizou sob o manto dos direitos autorais e que
iguais contratos foram celebrados com muitas outras empresas, dos mais variados
países.
Não consigo imaginar que o escopo e a razão de ser de tais acordos tenha qualquer
vinculação com o conceito de marca, até porque os produtos resultantes em nada
reverberam a imagem, nome ou negócio dos titulares no exterior, mas apenas a de
criações artísticas (personagens) a eles pertencentes.
Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso e, no mérito, voto por DAR-LHE
provimento, para reconhecer a dedutibilidade das despesas a título de royalties,
mantendo inalteradas as demais providências determinadas pelo Relator,
especialmente no que tange às matérias que não estavam mais em litígio.

Como se percebe, esse julgado bem demonstrou que personagens e desenhos de
animação não são marcas, tratando-se de espécies de direito autoral, razão pela qual o registro no
INPI seria irrelevante, o que levou a afastar a glosa na situação lá analisada.
Essa mesma conclusão prevaleceu no Acórdão no 1402-002.741 (primeiro
paradigma), que apreciou autuação promovida contra a mesma contribuinte, em situação
praticamente idêntica a presente. Destaca-se do voto vencedor do Acórdão no 1402-002.741
(primeiro paradigma), do I. Cons. Leonardo de Andrade Couto, o quanto segue:
[...]
Em suma, toda a argumentação do contribuinte está fundada na defesa de que os
contratos firmados com as empresas licenciadoras dos personagens que estampam seus
produtos têxteis são Contratos de Licenciamento de Direito Autoral, regidos pela Lei n°
9.610/98.
A fiscalização, uma vez que as ditas empresas licenciadoras registraram esses
personagens no INPI, como "marcas", defende que embora os contratos tenham sido
Fl. 5450
DF CARF MF
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Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.889 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.004850/2010-39

nomeados como de licenciamento de direito autoral, são, em verdade, licença para uso
de marca e, desta forma, sujeitos à Lei n° 9.279/96.
Essa discussão, embora pareça estéril, tem reflexos tributários relevantes, uma vez que
despesas com royalties pelo "uso de marca", para serem dedutíveis na apuração da base
de cálculo do IRPJ e da CSLL, estão sujeitas a pressupostos insertos nos arts. 353 e 355,
do RIR/99, sendo relevante, para o caso concreto, a necessidade do contrato de
licenciamento estar registrado no INPI e a remessa de royalties, para o exterior,
depender que este mesmo contrato esteja registrado também junto ao Banco Central do
Brasil, requisitos não cumpridos pelo contribuinte e motivo para a desconsideração das
referidas despesas pela fiscalização, ensejando a constituição dos créditos tributários.
Por outro lado, se as despesas de royalties estiverem vinculadas a um contrato
licenciamento de direito autoral, não há a obrigação de registro junto ao INPI (arts. 18 e
19, da Lei 9.610/98) ou ao Banco Central para que as despesas sejam dedutíveis na
apuração da base de cálculo do IRPJ e CSLL nos termos do art. 299, do RIR/99.
Como dito acima, o contribuinte apresentou parecer jurídico que, a meu ver, traz de
forma muita clara a diferença entre licenciamento de uso de marca de licenciamento de
direito autoral, merecendo destaques as seguintes assertivas (p. 4269/4270):
[...]
Isto quer dizer que a marca, então, não se confunde com o desenho, produção
artística, de índole subjetiva e criativa, que merece, nos termos da Lei n°
9.610/98, proteção autoral, como a licença para utilização de obra artística
(artigo 49), posto que tal transferência de direitos é faculdade do autor,
conforme a mencionada lei.
[...]
O mero fato de a fiscalizada utilizar - pautada em contrato legítimo de
licenciamento - os desenhos da marca Disney, entre outras, nas suas peças de
roupa, para venda, não é suficiente para descaracterizar a natureza do contrato
empresarial firmado entre as partes.
[...]
Conclui-se que os artigos têxteis produzidos pela Recorrente, estampados com
imagens de personagens, trazem, em sua essência, traços próprios de seus mais
variados autores, formas, cores e intelectualidade própria de cada desenhista,
protegidas pelo direito autoral, não se confundindo com uma marca.
Desta forma, acolho o recurso voluntário neste tópico, para concluir que as
despesas com royalties, pagas em razão dos contratos de licenciamento de
direito autoral, são dedutíveis na apuração da base de cálculo do IRPJ e da
CSLL.

O acórdão recorrido, porém, caminhou em sentido oposto (pelo voto de
qualidade), registrando em sua ementa que o aproveitamento comercial das ideias contidas em
obras artísticas não é objeto de proteção a titulo de direito autoral, mormente quando se trata de
figuras de personagens já registrados como marca no Instituto Nacional de Propriedade
Industrial INPI.
Fl. 5451
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Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.889 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.004850/2010-39

E do voto condutor da decisão ora recorrida transcrevo as seguintes passagens:
[...]
Verifica-se que, em conformidade com o Relatório de Atividade Fiscal, os contratos tem
por objeto o licenciamento de uso de personagens (desenhos artísticos) em produtos
da empresa. Ocorre que esses personagens licenciados pela Recorrente estão todos
licenciados como marcas no INPI, conforme comprovantes extraídos via internet (fls.
2.723 a 2.761).
Assim, os royalties pagos pela Recorrente tem como objeto personagens que foram
transformados em marca, devidamente registrada, para exploração comercial (Lei
9.279/96, que regula os direitos e obrigações relativos a propriedade industrial),
conforme consta do Relatório de Atividade Fiscal.
Nesse contexto, é possível concluir que, em realidade, as empresas licenciadoras que
mantiveram ou mantêm contrato com a Recorrente disponibilizaram a esta, não o
direito de utilização de obras de arte e sim os personagens específicos que se
tornaram marca, devidamente registradas no INPI para exploração comercial.
[...]
Destaque-se que a Recorrente em suas manifestações e recursos nunca negou o intuito
comercial no emprego de imagens artísticas, cuja titularidade é pertencente às empresas
licenciadoras no exterior.
Diferentemente do que afirma a Recorrente às fls. 4.524, o Superior Tribunal de Justiça
ao apreciar o tema no HC 145.131/PR estabeleceu uma judiciosa delimitação da
proteção conferida pelas diferentes vertentes do direito de propriedade intelectual,
exatamente como no presente caso, firmando o entendimento de que, na hipótese de os
desenhos de personagens infantis estarem registrados como marca no INPI, as
relações jurídicas que os tenham como objeto são regidas pelo direito de marca, e
não pelo direito autoral.
Sobre as orientações veiculadas pela própria Receita Federal do Brasil, registre-se que
nas instruções de preenchimento da DIPJ, à época, havia clara orientação para preencher
o campo "Exploração econômica dos direitos patrimoniais de marca" com o valor de
royalties referentes a contratos de licenciamento de uso de marca registrada no INPI,
exatamente como se tem no presente caso.
Sobre os efeitos tributários dos negócios efetivamente praticados (exploração de
marcas), importante observar que a sua dedutibilidade encontra-se condicionada à
averbação dos contratos no INPI e ao registro no BACEN, situação não verificada no
presente caso.
Pelo exposto, o aproveitamento comercial das ideias contidas em obras artísticas não é
objeto de proteção a título de direito autoral, mormente quando se trata de figuras de
personagens já registrados como marca no Instituto Nacional de Propriedade Industrial
(INPI). Os valores pagos a esse título aos licenciadores consubstanciam royalties pela
exploração de marcas comerciais, e sua dedutibilidade somente será admitida a
partir da averbação do respectivo contrato no Instituto Nacional da Propriedade
Industrial INPI e registro no BACEN.

O silogismo empregado pelo Colegiado a quo, portanto, foi o seguinte: como a
recorrente explora economicamente os personagens/desenhos infantis, aproveitando-se das
ideias contidas nestas obras artísticas, em um contexto no qual teria havido registro destes
Fl. 5452
DF CARF MF
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Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.889 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.004850/2010-39

personagens como marca no INPI, não há que se falar em remuneração de direito autoral, mas
sim de royalties pela exploração de marcas. Daí a exigência de averbação junto ao INPI e
registro no BACEN para garantir o direito de dedutibilidade das respectivas despesas, o que não
foi atendido pela contribuinte.
O cerne da discussão, portanto, não se limita a enquadrar ou desenquadrar os
personagens infantis como direito autoral ou marca, afinal é inegável que tais desenhos
constituem objetos da criatividade artística e individual, recebendo proteção autoral por
prescrição expressa da Lei n° 9.610/98.
A questão, na verdade, gira em torno dos efeitos jurídicos do registro dessas
figuras no INPI, como marcas passíveis de exploração econômica mediante cessão das
licenciadoras, nos pagamentos feitos dentro da relação firmada entre elas e a recorrente.
Mais precisamente, os contratos auditados (versão em português nas fls. 274/586)
seguem um padrão, todos eles nomeados de contratos de licenciamento de direitos autorais.
Como material licenciado citamos o exemplo de fls. 274, que se repete aos
demais:

E como objeto, que também segue um padrão em todos os contratos, consta que:

[...]
Fl. 5453
DF CARF MF
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Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.889 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.004850/2010-39

[...]

[...]

[...]

[...]

Fl. 5454
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.889 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.004850/2010-39

[...]

[...]

Verifica-se, desse modelo contratual, que o interesse das partes gira em torno da
cessão do uso de personagens específicos, materializados em padrões determinados, para
figurarem em estampas de artigos têxteis previamente definidos e que serão fabricados e
comercializados pela Recorrente.
Ou seja, os vestuários são produzidos pela Recorrente com as imagens dos
personagens que trazem as características peculiares de seus autores, contratados e protegidos na
hipótese pelo direito autoral, independentemente de haver registro como marca.
Não se trata, como quis fazer crer a decisão recorrida, de aproveitamento
comercial de ideias contidas nas obras, o que de fato comprometeria a proteção dos direitos
autorais à luz do art. 8o da Lei no 9.610/983. Trata-se, isto sim, de cessão do uso do próprio
desenho artístico amparado pela lei de direitos autorais, transferidos às licenciadoras, que
autorizaram contratualmente que sejam estampados nas roupas produzidas pela Recorrente em
troca de uma remuneração.
Nesse ponto, não se pode perder de vista que o Relatório de Atividade Fiscal (fls.
2.889/2.910) reconhece que:
Os contratos que fundamentaram o pagamento dos royalties do contribuinte (a
licenciada MALWEE MALHAS LTDA) com a licenciadora DISNEY (cópias as fls.
268 a 579) mencionam tratar-se de licenciamento de direitos autorais para a Propriedade
Intelectual (licenças de uso do Material Licenciado nos Produtos conforme estabelecido
no contrato). É oportuno registrar que consta nesses contratos, cláusula no seguinte teor:
[...]

3 Art. 8o - Não são objeto de proteção como direitos autorais de que trata esta Lei:
[...]
VII - o aproveitamento industrial ou comercial das idéias contidas nas obras.
Fl. 5455
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.889 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.004850/2010-39

O Material Licenciado nesses contratos são os personagens da Disney para serem
utilizados, (sob a forma de estampa, bordados, etc.) em produtos da empresa (vestuários
fabricados pela licenciada).

Mais adiante, porém, a autoridade fiscal responsável pelo lançamento nega os
efeitos jurídicos de direitos autorais, passando a justificar o enquadramento como royalties pelo
uso de marcas nos seguintes termos:
Ocorre que esses personagens licenciados pelo contribuinte com a DISNEY: Mickey
Mouse, Tio Patinhas, Pato Donald, Pateta, Margarida, Pluto, Winnie the Pooh, Peter
Pan, Bambi, Pinocchio, Os três Porquinhos, etc.; WARNER: Batman, Superman, Bugs
Bunny (Pernalonga no Brasil), Daffy Duck (Patolino no Brasil), Tweety (Piu Piu no
Brasil), Sylvester (Frajola no Brasil), Tasmanian Devil, Elmer Fudd, Foghorn Leghorn,
Road Runner, Pepe Le Pew, etc.; MATTEL: Barbie e Hot Wheels; MARVEL: X-Men
e Wolverine; THOSE CHARACTERS: Strawberry Shortcake; KING FEATURES:
Betty Boop; LUZ E VIDA: Smilinguido; e MAURICIO DE SOUSA: Mônica,
Cebolinha, Cascão, etc.; estão todos licenciados como marcas no Instituto Nacional da
Propriedade Industrial (INPI), conforme comprovantes extraídos via Internet (fls. 2723
a 2761).
A proteção aos direitos comerciais sobre a marca, seja ou não um personagem de obra
de arte, é concedida pela Lei n° 9.279, de 14/05/1996, nos artigos 122 e seguintes. Para
gozar dessa proteção, a marca deverá ser registrada no INPI.
É oportuno destacar que o Superior Tribunal de Justiça debruçou-se recentemente sobre
essa questão, no Habeas Corpus n° 145.131 — PR (2009/0161566-3), reproduzido às
fls. 2762 a 2771, relatado pelo Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, oportunidade em
que decidiu:
[...]
O que se conclui, portanto, é que os pagamentos realizados pelo contribuinte às suas
licenciadoras se referem a royalties devidos pela exploração de marcas comerciais.
Logo, sua dedutibilidade se encontra condicionada ao registro no INPI, a teor do art.
355 do RIR/99.
[...]

Não concordo com esse racional.
Considerando a definição de marca como todo sinal distintivo, visualmente
perceptível, que identifica e distingue produtos e serviços, bem como certifica a conformidade
dos mesmos com determinadas normas ou especificações técnicas, forçoso concluir que o mero
registro de marca no INPI não afasta a qualificação do uso autorizado dos personagens como
cessão de direitos autorais, direitos estes que, repita-se, são passíveis de transferência pelo
autor aos olhos da lei.
Confira-se, nesse sentido, o comando previsto no art. 49, da Lei no 9.610/98:
Art. 49. Os direitos de autor poderão ser total ou parcialmente transferidos a terceiros,
por ele ou por seus sucessores, a título universal ou singular, pessoalmente ou por meio
de representantes com poderes especiais, por meio de licenciamento, concessão, cessão
ou por outros meios admitidos em Direito, obedecidas as seguintes limitações:
Fl. 5456
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.889 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.004850/2010-39

[...]

O fato, então, da fiscalizada se valer, em conformidade com contratos legítimos de
licenciamento, dos desenhos da marca Disney, dentre outros, na confecção das roupas por ela
comercializadas, não é suficiente para descaracterizar a natureza do negócio jurídico firmado
entre as partes, que tem causa jurídica e substância demonstradas.
O fato das licenciadoras registrarem os personagens como marca não os torna
marca indistintamente, notadamente em uma relação em que o titular dos direitos autorais
registrados como marca autorizou o uso da própria obra, um personagem definido, para
figurar como estampa de produtos têxteis comercializados sob uma outra marca, a da Recorrente.
Ora, esses desenhos infantis não caracterizam marcas na relação jurídica em
comento, figurando como verdadeiros direitos autorais que representam parte do custo de
produção, objetivando alavancar a venda dos produtos têxteis comercializados pela contribuinte
com a sua própria marca. É nesse sentido que o sujeito passivo corretamente aponta que no caso
em tela, a empresa Recorrente não está vendendo produtos da "marca Disney", mas sim
vendendo produtos da "marca Malwee contendo desenhos artísticos que transmitem os
personagens cuja criação foi feita pela Disney, as quais foram regularmente autorizadas e
licenciadas.
O registro da marca na verdade resguarda os licenciadores contra o uso indevido
do desenho, obra ou ideia por pessoas não autorizadas. Não é esta a situação aqui analisada, onde
as partes comprovaram que estamos diante de uma efetiva remuneração pela cessão de um
direito incluído expressamente no rol das hipóteses tuteladas pela Lei de direito autoral.
Diferentemente seria caso estivéssemos diante de uma situação de simulação
contratual, o que poderia de fato levar a um caminho diferente, mas que sequer foi aventada pela
fiscalização.
Acrescente-se, ainda, que o tão citado Habeas Corpus no 141.131 não é paradigma
adequado, pois foi proferido em contexto fático-jurídico dessemelhante, na esfera penal,
envolvendo justamente pessoa não autorizada, sem qualquer ligação com a interioridade de seu
criador.
Não é possível, assim, aplicar o raciocínio ali desenvolvido ao caso concreto, em
que restou comprovado que a natureza remuneratória de direitos autorais encontra-se presente
tanto na forma dos negócios pactuados, quanto na sua essência.
Essas são as razões, portanto, para acompanhar a Relatora apenas pelas
conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 5457
DF CARF MF
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Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.889 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.004850/2010-39

Declaração de Voto
Conselheira Edeli Pereira Bessa
A discussão que subsiste nestes autos se refere à dedutibilidade dos royalties
pagos a título de cessão dos direitos de uso comercial de imagem, matéria que teve seguimento
em exame de admissibilidade do recurso especial da Contribuinte com base nos paradigmas no
1402-002.741 e 1201-001.248, respectivamente porque:
À luz do trecho destacado, infere-se que, em posição diametralmente contrária ao
entendimento determinante das conclusões assumidas no voto condutor do acórdão
recorrido, o voto condutor do paradigma indicado adotou a tese de que a legislação do
direito autoral governa as relações jurídicas decorrentes da cessão de direito de uso de
desenhos personagens infantis, registradas como marca, no INPI. Por conseguinte,
restou demonstrado o dissídio interpretativo, no âmbito da jurisprudência do CARF.
[...]
Como se pode ver, o voto condutor do paradigma no 1201-001.248 reflete, à semelhança
do paradigma anterior, que a cessão de direito de uso de personagens infanto-juvenis
licenciados é regida pelas leis do direito autoral, revelando-se irrelevante o registro da
respectiva marca no órgão competente. Assim, vislumbra-se a discordância entre as
decisões ora em cotejo, porquanto, como já assinalado, o voto condutor do acórdão
recorrido assumiu que a legislação aplicável aos direitos de marca deve presidir as
relações jurídicas que tenham como objeto a cessão de direito de uso de desenho de
personagens infantis, registradas como marca, na autarquia federal.
No acórdão recorrido, no 1302-003.001, decidiu-se que:
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento ao
recurso voluntário, vencidos os conselheiros Carlos Cesar Candal Moreira Filho, que
alterou seu posicionamento dado na sessão anterior, Marcos Antonio Nepomuceno
Feitosa, Gustavo Guimarães da Fonseca e Flávio Machado Vilhena Dias.
Tratou-se, aqui, de exigência formulada para os anos-calendário 2006 a 2008, ao
passo que o paradigma no 1402-002.741 veiculou exigência contra a mesma Contribuinte, nos
períodos de 2009 a 2010. Em ambos os casos houve não só a glosa das despesas de royalties,
como também a exigência de retenção na fonte na remessa dos valores ao licenciador. Nestes
autos, ainda, vê-se o relato fiscal de exigência à parte de CIDE-Remessas ao Exterior, objeto do
processo administrativo no 10920.004849/2010-12, que não chegou a ser apreciado neste
Conselho em razão de desistência parra inclusão dos débitos no “Refis da Copa”.
O julgamento do recurso voluntário interposto nestes autos foi, inicialmente,
convertido em diligência, mas apenas para esclarecimento de circunstâncias referentes à retenção
na fonte sobre as remessas. Observe-se que a exigência de IRRF foi mantida em ambos os casos,
e o recurso especial da Contribuinte quanto a este ponto, pautado em outros dois paradigmas, não
teve seguimento.
Com respeito à glosa de despesas de royalties, constata-se que os acórdãos
comparados analisaram pagamentos feitos em razão de contratações de mesma espécie, e
divergiram quanto aos efeitos fiscais dos contratos firmados para a permissão do uso de
personagens (desenhos artísticos) em produtos da Contribuinte, acerca dos quais a autoridade
Fl. 5458
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.889 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.004850/2010-39

lançadora exigiu a averbação junto ao INPI e registro no BACEN. Enquanto o Colegiado a quo
compreendeu que as empresas licenciadoras que mantiveram ou mantêm contrato com a
Recorrente disponibilizaram a esta, não o direito de utilização de obras de arte e sim os
personagens específicos que se tornaram marca, devidamente registradas no INPI para
exploração comercial, o Colegiado que editou o paradigma no 1402-002.741 compreendeu que
os artigos têxteis produzidos pela Recorrente, estampados com imagens de personagens, trazem,
em sua essência, traços próprios de seus mais variados autores, formas, cores e intelectualidade
própria de cada desenhista, protegidas pelo direito autoral, não se confundindo com uma
marca. Para além de observar que o contrato entre as partes teve por objeto personagens
licenciados como marcas no INPI, o Colegiado a quo ponderou que o aproveitamento comercial
das ideias contidas em obras artísticas não é objeto de proteção a título de direito autoral,
mormente quando se trata de figuras de personagens já registrados como marca no Instituto
Nacional de Propriedade Industrial (INPI). Concluiu, assim, ser exigível a averbação dos
contratos junto ao INPI e o registro no BACEN para fins de dedutibilidade dos valores pagos.
O paradigma no 1201-001.248 traz idêntica discussão. Naqueles autos consta que
a inexistência de registro dos contratos no INPI e no Banco Central do Brasil torna-se relevante
na medida em que a fiscalização entendeu que os royalties pagos pela Contribuinte têm como
objeto personagens que foram transformados em marca, devidamente registrada para exploração
comercial. A acusação fiscal lá relatada é expressa no sentido de que as empresas licenciantes
que mantiveram ou mantêm contrato com a fiscalizada disponibilizaram a esta não o direito de
utilização de obras de arte e sim de personagens específicos que se tornaram marca, devidamente
registrada no INPI (como se vê às fls. 1.352 a 1.361) para exploração comercial.
Consoante consignado no voto vencido deste paradigma, houve uma circunstância
específica registrada naquele caso, nos seguintes termos:
A recorrente apresentou parecer da lavra do Dr. Denis Borges Barbosa, jurista que atua
ramo do direito intelectual, a fim de amparar suas alegações. Ademais, submeteu ao
INPI, que respondeu negativamente, consulta sobre a possibilidade de averbar-se
naquele órgão contrato de licenciamento para uso de personagens ficcionais na
modalidade de “Transferência de Tecnologia e Franquia” (formulário modelo V do
INPI art. 211 da Lei no 9.279/96). Por fim, afirmou ser equivocado o entendimento
proferido pelo STJ no âmbito do habeas corpus no 145.131/PR.
Em suas contrarrazões ao voluntário a PGFN reafirmou o entendimento defendido pela
fiscalização e pela DRJ de origem. Explicou ser possível a averbação de contratos de
licenciamento para uso de marcas, não com base no art. 211 da Lei no 9.279/96, e sim
com fulcro em seu art. 139 (formulário modelo I do INPI). Ressaltou a existência de
decisão da Quinta Turma do STJ, que ampara o entendimento do fisco.
Contudo, o voto vencido resolveu a questão sob orientação do que decidido pelo
Superior Tribunal de Justiça: o licenciamento para uso de personagens ficcionais registrados no
INPI como marcas, como é o caso dos presentes autos, é regulado pelo direito de propriedade
industrial, e não pelo direito autoral. O voto vencedor, por sua vez, parte da premissa que
personagens de histórias em quadrinhos, desenhos animados e de computação gráfica
amoldam-se perfeitamente ao conceito de direito autoral previsto em lei, sendo desnecessário
seu registro. E assim conclui:
Note-se que a hipótese discute os efeitos de produtos industrializados que contêm
desenhos e personagens, circunstância que, por óbvio, só pode ser posterior ao
licenciamento de tais direitos.
Fl. 5459
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-006.889 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.004850/2010-39

Portanto, ainda que o STJ tenha decidido, incidentalmente, que esses produtos veiculam
marcas - posição não endossada pelo ilustre Parecerista nem por este Relator - , isso em
nada altera o fato de que os contratos celebrados com o titular no exterior tenham a
natureza de direito autoral e a este título foram remetidos os valores correspondentes às
despesas, vale dizer, para utilizar os personagens em seus produtos a empresa precisa de
autorização específica e não exclusiva, algo que não ocorre com as marcas, que, como
já dissemos, se referem a produtos, empresas e negócios específicos.
Entendo que a operação de origem e objeto da autuação, efetuada entre a Recorrente e
os titulares no exterior, efetivamente se realizou sob o manto dos direitos autorais e que
iguais contratos foram celebrados com muitas outras empresas, dos mais variados
países.
Não consigo imaginar que o escopo e a razão de ser de tais acordos tenha qualquer
vinculação com o conceito de marca, até porque os produtos resultantes em nada
reverberam a imagem, nome ou negócio dos titulares no exterior, mas apenas a de
criações artísticas (personagens) a eles pertencentes.
Estes termos parecem indicar que não teria havido registro dos personagens como
marca, mas esta formalidade é inconteste no relatório e no voto vencido do paradigma. Assim,
impõe-se concluir que, diante de contratos de licenciamento de uso de personagens de histórias
em quadrinhos, desenhos animados e de computação gráfica, registrados no INPI como marcas,
o outro Colegiado do CARF compreendeu que como o objeto do contrato se amolda
perfeitamente ao conceito de direito autoral, é desnecessário sua averbação no INPI e seu
registro no BACEN para fins de dedutibilidade.
Por tais razões, o recurso especial da Contribuinte deve ser CONHECIDO com
base nos dois paradigmas admitidos.
Esta Conselheira, na reunião de julgamento de fevereiro/2024, proferiu voto
contrário à pretensão da Contribuinte, nos seguintes termos:
No mérito, a interpretação firmada pelo Colegiado a quo deve prevalecer, em especial
nos pontos em que assim consignado:
Nesse contexto, é possível concluir que, em realidade, as empresas licenciadoras
que mantiveram ou mantêm contrato com a Recorrente disponibilizaram a esta,
não o direito de utilização de obras de arte e sim os personagens específicos
que se tornaram marca, devidamente registradas no INPI para exploração
comercial.
[...]
Destaque-se que a Recorrente em suas manifestações e recursos nunca negou o
intuito comercial no emprego de imagens artísticas, cuja titularidade é
pertencente às empresas licenciadoras no exterior.
Diferentemente do que afirma a Recorrente às fls. 4.524, o Superior Tribunal de
Justiça ao apreciar o tema no HC 145.131/PR estabeleceu uma judiciosa
delimitação da proteção conferida pelas diferentes vertentes do direito de
propriedade intelectual, exatamente como no presente caso, firmando o
entendimento de que, na hipótese de os desenhos de personagens infantis
estarem registrados como marca no INPI, as relações jurídicas que os
tenham como objeto são regidas pelo direito de marca, e não pelo direito
autoral. (destaques do original)
Fl. 5460
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-006.889 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.004850/2010-39

A discussão, aqui, não pode ficar limitada à natureza do direito cujo uso é cedido.
Determinante é, também, a forma como esta cessão se processa em razão da destinação
que será dada pelo cessionário. Daí a insuficiência das decisões divergentes, que se
limitam a demonstrar as criações em questão como protegidas por direito autoral.
Vê-se nestes casos que os criadores das obras artísticas cederam sua propriedade para
exploração pelas licenciadoras estrangeiras que, assim, optaram por registrá-los como
marca no INPI antes de compartilhar este uso com terceiros para fins industriais. E
assim o fizeram porque o licenciamento de direitos autorais para fins comerciais não
lhes conferiria a proteção legal estabelecida, no Brasil, para tais direitos.
As licenciadoras, assim, não buscaram, com o registro como marca, garantir a expressão
da interioridade do autor, nem se preocupam com a originalidade da criação. Apenas
asseguram, em face da proibição de uso indiscriminado da marca, remuneração para
cessão temporária de seu uso em produção em massa e mecanizada, na expressão do
Ministro Napoleão Nunes Maia em decisão referida no voto vencido do paradigma no
1201-001.248.
Constata-se nesta decisão judicial que o tema foi extensamente debatido nos Tribunais
de Justiça, e solucionado pelo Superior Tribunal de Justiça no HC no 145.131-PR, assim
ementado:
HABEAS CORPUS PREVENTIVO. VENDA NÃO AUTORIZADA DE
CAMISETAS
COM
IMAGENS
DE
PERSONAGENS
INFANTIS.
INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. IDÉIA JÁ
INCORPORADA
AO
PROCESSO
DE
INDUSTRIALIZAÇÃO
E
REGISTRADA COMO MARCA PELO PROPRIETÁRIO. HIPÓTESE, EM
TESE, DE CRIME CONTRA REGISTRO DE MARCA (ART. 190, I DA LEI
9.279/96). DECADÊNCIA DO DIREITO À QUEIXA, POIS PASSADOS
MAIS DE 9 ANOS DESDE A PRÁTICA DO DELITO. EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE. PARECER DO MPF PELA CONCESSÃO DA ORDEM.
ORDEM CONCEDIDA, PARA TRANCAR A AÇÃO PENAL PROPOSTA EM
DESFAVOR DAS PACIENTES.
1. O inciso I do art. 190 da Lei 9.279/96 dispõe que responderá penalmente o
individuo que tiver em estoque produto assinalado com marca ilicitamente
reproduzida ou imitada de outrem, ou seja, se for verificada a usurpação de
marca já existente. Para a configuração do tipo tem-se, portanto, que a marca
reproduzida esteja de fato registrada pelo Instituto Nacional de Propriedade
Industrial.
2. Depreende-se pela análise dos autos que os desenhos reproduzidos pelas
pacientes foram registrados como marca pelo INPI, classificados como marca
mista. Dessa forma, apesar de serem fruto da intelectualidade do seu
criador, encontram-se incorporados ao processo de industrialização, sendo
aplicável, portanto, o art. 8o da Lei 9.610/98, segundo o qual, não são objeto
de proteção como direitos autorais o aproveitamento industrial ou comercial
das idéias contidas nas obras.
3. O art. 199 da referida Lei afirma que para a apuração dos crimes previstos
naquele Título somente se procede mediante queixa. In casu, configura-se extinta
a punibilidade pela decadência do direito de propor a queixa pela titular do
registro das marcas, pois passados mais de 9 anos desde a ocorrência dos fatos.
4. Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, concede-se a
ordem, a fim de trancar a Ação Penal proposta em desfavor das pacientes.
(destacou-se)
Fl. 5461
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-006.889 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.004850/2010-39

Infere-se, destes termos, que o titular do direito autoral tem interesse em licenciar seu
uso como marca para alcançar a proteção do art. 190, inciso I da Lei no 9.279/96, que
regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, com a responsabilização
penal daquele que fizer uso ilícito da produção artística convertida em marca, vez que o
art. 8o da Lei no 9.610/98 não confere a mesma proteção ao direito autoral em
aproveitamento industrial ou comercial das ideias contidas nas obras. E a decisão do
Superior Tribunal de Justiça foi no sentido de que não comete o crime previsto art. 189,
§2o do Código Penal aquele que, em escala industrial ou comercial, reproduz a obra que,
neste uso, deixa de estar ligada à interioridade de seu criador.
O voto condutor da decisão expressa no HC no 145.131-PR está assim destacado na
acusação fiscal e no voto vencido do paradigma no 1201-001.248:
8. Nesse sentido, o douto parecer ministerial, que detidamente apreciou a
controvérsia:
Tem razão o impetrante.
Leciona a doutrina sobre direito autoral:
(...) tem-se utilizado a expressão Direito Moral ou Direitos
Morais para designar o aspecto pessoal do autor com relação à
sua criação, ou seja, o direito ou prerrogativa que tem aquele
que criou uma obra intelectual de defende-la como atributo de
sua própria personalidade (como autor), uma vez que é a
emanação da sua mais íntima divagação, de seu pensamento
manifestado e compartilhado com o mundo exterior (Deise
Fabiana Lange. O impacto da Tecnologia Digital sobre o
direito de Autor e Conexos. São Leopoldo: Usininos, 1996,
págs. 23/24).
De acordo com Guilherme de Souza Nucci o objeto material é a obra
violada, desde que inédita, justamente o que lhe confere o caráter da
individualidade (Código Penal Comentado, 9a. ed. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2008, pág. 838). (Grifo nosso). A obra, pois,
objeto da proteção do direito autoral é aquela capaz de transmitir dados
pessoais do autor, a forma como vê o mundo, sente e percebe a
realidade.
Pois bem, esta expressão da interioridade do autor se perde quando a
idéia é incorporada ao processo industrial, com a produção em massa e
mecanizada de produtos, não mais se vislumbrando a originalidade
própria às obras intelectuais (literatura, artes e ciências). Nestas
condições, a idéia não mais recebe a proteção do direito autoral,
conforme, aliás, está consagrado na Lei 9.610/98:
Art. 8o. Não são objeto de proteção como direitos autorais de
que trata esta Lei:
(...).
VII – o aproveitamento industrial ou comercial das idéias
contidas nas obras.
Ora, é justamente o caso dos autos, em que a idéia foi utilizada não na
reprodução de obra intelectual (um livro, um fonograma ou coisa que o
valha), mas, sim, como enfeito em camisetas produzidas em série para
venda, ou seja, em escala industrial ou comercial, sem qualquer ligação
estreita com a interioridade de seu criador. Aliás. foi com intuito
Fl. 5462
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-006.889 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.004850/2010-39

industrial e comercial que as personagens foram registradas pela Warner
Bros, INC, conforme se constata às fls. 42/46, ressaltando-se que foram
registradas como marca mista.
É mesmo caso, portanto, de aplicação da legislação que regula os
direitos e as obrigações referentes à propriedade industrial e não ao
direito autoral, ou seja, do art. 190, I da Lei 9.279/96.
Delineado o contexto acima, está extinta a punibilidade pela decadência
(art. 109, IV do CP), pois o art. 199 da Lei 9.279/96 dispõe que “Nos
crimes previstos neste Título somente se procede mediante queixa (...),
inexistindo, por parte da titular do direito de propriedade industrial, a
propositura de ação pena privada contra a paciente, nove após a
ocorrência do delito, de modo que há muito foi superado o prazo do art.
103 do Código Penal”. (fls. 113/115)
9. Com efeito, in casu, configura-se extinta a punibilidade pela decadência do
direito de propor a queixa pela Warner Bros, Inc., titular do registro das marcas.
10. Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, concede-se a
ordem, a fim de trancar a Ação Penal proposta em desfavor das pacientes.
Relevante acrescentar que o citado writ foi impetrado por paciente denunciado na
prática de crime de violação de direitos autorais (art. 189, §2o do Código Penal), em
razão de manter em depósito para fins de comercialização, sem autorização dos
proprietários dos direitos autorais e detentor das marcas registradas (Time Warner
Entertainment Company, DC Comics, Hanna-Barbaera Productions Inc e The Walt
Disney Company), obras intelectuais produzidas com violação de direito autoral.
Arguiu-se que a conduta caracterizaria o crime do art. 190 da Lei no 9.279/96 (crime
contra registro de marca) e o voto do Ministro Napoleão Nunes Maia, antes da
transcrição acima reproduzida, desqualifica como objeto de direito autoral desenhos em
circunstâncias semelhantes às aqui em foco. Veja-se:
5. Depreende-se da análise dos autos, especificamente às fls. 42/46, que os
desenhos reproduzidos pelas pacientes foram registrados como marca pelo INPI,
classificados, inclusive, como marca mista. Dessa forma, os desenhos infantis,
apesar de serem fruto da intelectualidade do criador, encontram-se já
incorporados ao processo de industrialização, e são, portanto marcas.
6. Conforme dispõe o art. 8, inciso VII, da Lei 9.610/98:
Art. 8. Não são objetos de proteção como direitos autorais de que se
trata esta Lei:
VII - o aproveitamento industrial ou comercial das idéias contidas nas
obras.
7. Logo, resta evidente que a conduta pratica pelas pacientes enquadra-se no tipo
de crime contra registro de marca, disposto no art. 190 da Lei 9.279/96.
Não se trata, assim, de utilizar o nome do contrato como fonte de destinação de seus
efeitos, como dito no paradigma no 1402-002.741 A licenciadora não cedeu o uso
temporário da obra como direito autoral, porque esta cessão, quando destinada a fins
industriais não lhe conferiria proteção legal pretendida. Assim, promoveu seu registro
como marca no INPI para se valer da proteção legal à propriedade industrial. O
equívoco da intepretação expressa nos paradigmas está, portanto, em atribuir os efeitos
fiscais a partir da concepção parcial do objeto cedido. A questão presente não existiria
se o contrato de cessão de uso tivesse por objeto apenas obra protegida por direito
autoral mas, de outro lado, o aproveitamento da obra como expressão da interioridade
Fl. 5463
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-006.889 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.004850/2010-39

de seu criador é incompatível com seu uso industrial, razão pela qual a cessão cogitada
não era interessante a nenhuma das partes. Daí porque a licenciadora registrou a obra
como marca, permitindo-se ceder temporariamente seu uso a terceiros, interessados em
sua aplicação em escala industrial, mediante remuneração e sob a proteção da
propriedade industrial.
E, a partir do momento em que o titular do direito autoral decide registrar a obra como
marca e assim ceder seu uso, a pessoa que contrata este uso paga royalties e se submete
à exigência legal assim consolidada no antigo Regulamento do Imposto de Renda,
aprovado pelo Decreto no 3.000/99:
Art. 355. (...)
§ 3o. A dedutibilidade das importâncias pagas ou creditadas pelas pessoas
jurídicas, a título de aluguéis ou royalties pela exploração ou cessão de patentes
ou pelo uso ou cessão de marcas, bem como a título de remuneração que envolva
transferência de tecnologia (assistência técnica, científica, administrativa ou
semelhantes, projetos ou serviços técnicos especializados) somente será admitida
a partir da averbação do respectivo ato ou contrato no Instituto Nacional da
Propriedade Industrial INPI, obedecidos o prazo e as condições da averbação e,
ainda, as demais prescrições pertinentes, na forma da Lei n. 9.279, de 14 de maio
de 1996.
Veja-se que a acusação fiscal traz esta argumentação ampla, exigindo averbação do
contrato no INPI e o registro no BACEN sob a concepção de que a cessão de uso da
obra de arte promovida por licenciadoras sempre teria por contrapartida o pagamento de
royalties, inclusive independentemente de seu registro como marca, negando a
possibilidade de o pagamento se dar em razão de direitos autorais se o uso se dá em
aproveitamento industrial ou comercial (e-fls. 2897/2903):
O contribuinte diz em sua resposta de 29/09/2010, ao termo de intimação (item
3.1 da resposta), que as importâncias pagas a titulo de "Royalties e Assistência
Técnica — Pais" referem-se a pagamentos de direitos autorais previstos na lei n°
9.610/98 e que tais contratos não devem ser registrados no INPI (item 3.2 da
resposta).
Em relação aos Registros dos contratos de Royalties e Assistência Técnica –
Exterior no INPI e no Banco Central do Brasil, o contribuinte informou em sua
resposta de 04/08/2010, ao Termo de Início de Fiscalização (item 2.2 da
resposta): "Registro dos contratos no INPI: Inicialmente não registramos os
contratos no INPI.", e em sua resposta de 29/09/2010, ao Termo de Intimação
Fiscal (item 4 da resposta), o contribuinte informou: "Conforme esclarecido no
item 3.2, os contratos de direitos autorais não devem ser registrados no INPI.
Quanto ao registro no Banco Central do Brasil, esclarecemos que cada remessa
para exterior é efetuada através de um contrato de operações de câmbio
registrado no Banco Central do Brasil. Tais contratos já foram enviados
anteriormente."
Ou seja, intimado a apresentar os registros/averbações desses contratos das
licenciadoras com a MALWEE MALHAS LTDA no Instituto Nacional de
Propriedade Industrial (INPI) e no Banco Central do Brasil, nos casos de
licenciadoras no exterior, o contribuinte informou não ter registrado esses
contratos no INPI e não logrou demonstrar a existência dos registros dos mesmos
no Banco Central do Brasil.
Diferentemente do contribuinte entendo que não há direito autoral por terceiros,
sendo pelo próprio autor. Neste caso concreto, somente as pessoas jurídicas
MATTEL, DISNEY, WARNER, THOSE CHARACTERS, KING FEATURES
e MARVEL, todas elas sediadas no exterior; e as sediadas no Brasil, LUZ E
Fl. 5464
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-006.889 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.004850/2010-39

VIDA e MAURICIO DE SOUSA, cabe falar em exploração de direito autoral,
por serem elas titulares desse direito, donas da obra. A MALWEE MALHAS
LTDA, licenciada para utilização das personagens (desenhos artísticos) objeto
dos contratos, fala-se em marcas, sinal que distingue seus diversos produtos,
identificando-os, destacando-os dos demais no mercado. Portanto as retribuições
que a licenciada da em cumprimento aos referidos contratos são, em verdade,
royalties, aqueles mesmos a que se refere os já citados artigos 352 e 355 do
Regulamento do Imposto de Renda, Decreto no 3.000, de 1999.
A Lei n° 9.610/1998, citada pelo contribuinte, que trata da proteção aos direitos
sobre as obras literárias (direitos autorais) cuida da proteção dos direitos do
autor contra a indevida utilização da obra de arte — o que não é o caso. Os
royalties pagos pela MALWEE MALHAS LTDA tem como objeto personagens
que foram transformados em marca, devidamente registrada, para
exploração comercial (Lei n° 9.279/1996, que regula os direitos e obrigações
relativos à propriedade industrial).
Os contratos que fundamentaram o pagamento dos royalties do contribuinte (a
licenciada MALWEE MALHAS LTDA) com a licenciadora DISNEY (cópias as
fls. 268 a 579) mencionam tratar-se de licenciamento de direitos autorais para a
Propriedade Intelectual (licenças de uso do Material Licenciado nos Produtos
conforme estabelecido no contrato). É oportuno registrar que consta nesses
contratos, cláusula no seguinte teor:
"1. DEFINIÇÕES DOS TERMOS
Para fins deste Contrato, os termos a seguir terão o significado que
lhes é atribuído abaixo, sendo utilizados no singular ou no plural:
(...)
G. "Propriedade Intelectual" significa "Material Licenciado" e
"Materiais de Design" como se define abaixo:
(1) "Material Licenciado" consiste das representações gráficas dos
personagens e descrições de personagens (e das cenas fixas que o
acompanham), conforme possa ser indicado pela Licenciadora, de uma
ou mais Propriedades licenciadas diferentes, objeto de um Anexo deste
Contrato, onde estão descritas.
"Propriedade" significa a marca, filme ou show de televisão licenciado
nos termos deste Contrato.
(2)"Materiais de Design" significa o estilo, design, tamanho, forma,
cor, vestimenta, aspecto e outras características estéticas similares dos
Artigos que se baseiem em qualquer Material Licenciado ou
incorporem, contenham, apresentem, exibam ou expressem, direta ou
indiretamente, no todo ou em parte, por referência ou inferência (por
exemplo, pela forma ou pelo contorno, pelo material utilizado, porém
sem características especificas qualquer Material Licenciado ou tema,
aparência ou toque de qualquer Material Licenciado, ou qualquer outro
nome, logo marca, nome comercial, design, personagens ou outra
propriedade ou propriedade intelectual da Disney autorizada para
utilização neste Contrato." (grifei)
O Material Licenciado nesses contratos são os personagens da Disney para serem
utilizados, (sob a forma de estampa, bordados, etc.) em produtos da empresa
(vestuários fabricados pela licenciada).
Fl. 5465
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 9101-006.889 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.004850/2010-39

Do mesmo modo, os demais contratos que fundamentaram o pagamento dos
royalties do contribuinte (MALWEE MALHAS LTDA) com as licenciadoras
MATTEL,
WARNER,
THOSE
CHARACTERS,
KING
FEATURES,
MARVEL, LUZ E VIDA e MAURICIO DE SOUSA, também têm por objeto o
licenciamento do uso de personagens (desenhos artísticos) em produtos da
empresa.
Ocorre que esses personagens licenciados pelo contribuinte com a DISNEY:
Mickey Mouse, Tio Patinhas, Pato Donald, Pateta, Margarida, Pluto, Winnie the
Pooh, Peter Pan, Bambi, Pinocchio, Os três Porquinhos, etc.; WARNER:
Batman, Superman, Bugs Bunny (Pernalonga no Brasil), Daffy Duck (Patolino
no Brasil), Tweety (Piu Piu no Brasil), Sylvester (Frajola no Brasil), Tasmanian
Devil, Elmer Fudd, Foghorn Leghorn, Road Runner, Pepe Le Pew, etc.;
MATTEL: Barbie e Hot Wheels; MARVEL: X-Men e Wolverine; THOSE
CHARACTERS: Strawberry Shortcake; KING FEATURES: Betty Boop;
LUZ E VIDA: Smilinguido; e MAURICIO DE SOUSA: Mônica, Cebolinha,
Cascão, etc.; estão todos licenciados como marcas no Instituto Nacional da
Propriedade Industrial (INPI), conforme comprovantes extraídos via Internet (fls.
2723 a 2761).
A proteção aos direitos comerciais sobre a marca, seja ou não um personagem
de obra de arte, é concedida pela Lei n° 9.279, de 14/05/1996, nos artigos 122 e
seguintes. Para gozar dessa proteção, a marca deverá ser registrada no INPI.
E oportuno destacar que o Superior Tribunal de Justiça debruçou-se
recentemente sobre essa questão, no Habeas Corpus n° 145.131 — PR
(2009/0161566-3), reproduzido às fls. 2762 a 2771, relatado pelo Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho, oportunidade em que decidiu:
[...]
O que se conclui, portanto, é que os pagamentos realizados pelo contribuinte às
suas licenciadoras se referem a royalties devidos pela exploração de marcas
comerciais. Logo, sua dedutibilidade se encontra condicionada ao registro no
INPI, a teor do art. 355 do RIR/99.
A Lei n° 4.506, de 30 de novembro de 1964, base legal do artigo 352 do
Regulamento do Imposto de Renda (RIR), Decreto n° 3.000, de 26 de março de
1999, diz da admissibilidade das despesas com royalties:
"Art. 352. A dedução de despesas com royalties será admitida quando
necessárias para que o contribuinte mantenha a posse, uso ou fruição do
bem ou direito que produz o rendimento (Lei n° 4.506, de 1964, art.
71)."
A mesma Lei n° 4.506/1964, base legal do artigo 353 do Regulamento do
Imposto de Renda (RIR), Decreto n° 3.000/1999, diz da inadmissibilidade das
despesas com royalties, pagos a domiciliados no exterior, no caso da falta de
registro do contrato no Banco Central do Brasil:
"Art. 353. Não são dedutiveis (Lei n° 4.506, de 1964, art. 71.
Parágrafo único):
I - ...
V - os royalties pelo uso de marcas de indústria e comércio pagos ou
creditados a beneficiário domiciliado no exterior:
Fl. 5466
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 9101-006.889 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.004850/2010-39

a) que não sejam objeto de contrato registrado no Banco Central do
Brasil;
b) ...
(...)"
Já o artigo 355 do RIR diz sobre limites e condições de dedutibilidade de
royalties:
"Art. 355. As somas das quantias devidas a titulo de royalties pela
exploração de patentes de invenção ou uso de marcas de indústria ou
de comércio, e por assistência técnica, cientifica, administrativa ou
semelhante, poderão ser deduzidas como despesas operacionais até o
limite máximo de cinco por cento da receita líquida das vendas do
produto fabricado ou vendido (art. 280), ressalvado o disposto nos arts.
501 e 504, inciso V (Lei no 3.470, de 1958, art. 74, e Lei n° 4.131, de
1962, art. 12, e Decreto-Lei no 1.730, de 1979, art. 6°).
§1° Serão estabelecidos e revistos periodicamente, mediante ato do
Ministro de Estado da Fazenda, os coeficientes percentuais admitidos
para as deduções a que se refere este artigo, considerados os tipos de
produção ou atividades reunidos em grupos, segundo o grau de
essencialidade (Lei n° 4.131, de 1962, art. 12, §1°).
§2° Não são dedutiveis as quantias devidas a titulo de royalties pela
exploração de patentes de invenção ou uso de marcas de indústria e de
comércio, e por assistência técnica, cientifica, administrativa ou
semelhante, que não satisfizerem As condições previstas neste Decreto
ou excederem aos limites referidos neste artigo, as quais serão
consideradas como lucros distribuídos (Lei n° 4.131, de 1962, arts. 12 e
13).
§ 3° A dedutibilidade das importâncias pagas ou creditadas pelas
pessoas jurídicas, a titulo de aluguéis ou royalties pela exploração ou
cessão de patentes ou pelo uso ou cessão de marcas, bem como a titulo
de remuneração que envolva transferência de tecnologia (assistência
técnica, cientifica, administrativa ou semelhantes, projetos ou serviços
técnicos especializados) somente será admitida a partir da averbação
do respectivo ato ou contrato no Instituto Nacional da Propriedade
Industrial - INPI, obedecidos o prazo e as condições da averbação e,
ainda, as demais prescrições pertinentes, na forma da Lei n° 9.279, de
14 de maio de 1996." (Grifei)
Diante do exposto, fica evidente que o requisito legal exigido para que se faculte
a dedutibilidade de dispêndios de Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR
é, precipuamente, a concomitante anuência das autoridades, cambial e de
propriedade industrial, sem a qual sofre a dedução de ilegitimidade.
No que tange as despesas com Royalties e Assistência Técnica – PAÍS, são
indedutiveis por falta de registro (averbação) dos contratos no INPI.
Intimada a apresentar e comprovar averbações no Instituto Nacional de
Propriedade Industrial (INPI) e Banco Central do Brasil, nos casos de
licenciadoras no exterior, o contribuinte não o fez. Portanto não cumpriu os
requisitos exigidos por lei para a fruição da dedução. Deverão os valores dos
pagamentos, referentes a esses contratos, utilizados como despesas de royalties
ser considerados não dedutíveis para efeito da apuração da base cálculo do IRPJ
e da CSLL.
Fl. 5467
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 9101-006.889 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.004850/2010-39

Os valores considerados indedutiveis são aqueles referentes aos pagamentos de
royalties as empresas licenciadoras: DISNEY, MATTEL, WARNER, THOSE
CHARACTERS, KING FEATURES, MARVEL, LUZ E VIDA e MAURICIO
DE SOUSA, constantes das seguintes planilhas, elaboradas e entregues pelo
contribuinte: DEMONSTRATIVO DE ROYALTIES — EXTERIOR 2006, 2007
e 2008 (fls. 19 a 21) e ROYALTIES LICENCIADOS EXTERIOR 2006, 2007,
2008 (fls. 22 a 24) — referente aos pagamentos de royalties para licenciadoras
estrangeiras e das planilhas DIREITOS AUTORAIS NACIONAIS 2006, 2007 e
2008 (fls. 1214 a 1220) e Demonstrativos de Pagamentos 2006, 2007 e 2008 (fls.
1221 a 1228) — com os pagamentos dos Royalties efetuados as licenciadoras
nacionais (conforme interpretação do contribuinte). As cópias dos comprovantes
desses pagamentos e dos respectivos registros contábeis encontram-se anexos
neste processo. (destaques do original)
Evidente, nos termos do contrato transcrito na acusação fiscal, que o uso cedido se
destina a aproveitamento industrial ou comercial das ideias contidas nas obras que, nos
termos do art. 8o da Lei no 9.610/98, não são objeto de proteção como direitos autorais.
A “propriedade” licenciada é integrada pelas representações gráficas dos personagens e
sua descrição em cenas fixas, mas também o estilo, design, tamanho, forma, cor,
vestimenta, aspecto e outras características estéticas similares, que poderão ser
reproduzidos sob a forma de estampa, bordados, etc em vestuários fabricados pela
Contribuinte.
O voto condutor do paradigma no 1201-001.248 validamente demonstra que o art. 7o da
Lei no 9.610/98 enuncia obras de desenho, pintura, gravura, escultura, litografia e arte
cinética como obras intelectuais protegidas. Contudo, a interpretação lá firmada
adiciona a referência, apenas, ao art. 18 da mesma lei, segundo o qual a proteção aos
direitos de que trata esta Lei independe de registro, sem enfrentar o disposto em seu art.
8o.
Na sequência, a distinção entre direito autoral e marca é feita a partir da concepção
estreita de marca como associada a um produto, serviço, empresa ou negócio, para uso
exclusivo, do que decorreria a proteção diferenciada que lhes é conferida. A Lei no
9.279/96, porém, é expressa quanto à possibilidade de licenciamento de uso da marca
por seu titular (art. 130, inciso II), o que, associada à amplitude da concepção de marca
como sinais distintivos visualmente perceptíveis, inclusive para distinguir produto ou
serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa (arts. 122 e 123)
permite a assunção, pelo INPI, do registro das obras em questão para proteção em face
do aproveitamento industrial ou comercial das ideias contidas nas obras.
Assim, distintamente do que firmado no voto condutor do paradigma no 1201-001.248,
os personagens licenciados não podem ser encontrados em produtos de empresas
diferentes, em razão de distintos contratos de direitos autorais. Se estas empresas
diferentes pretendem o aproveitamento industrial ou comercial das ideais contidas nas
obras, não seria interessante pagar por este uso mediante mero contrato de direitos
autorais, porque a Lei no 9.610/98 não confere proteção ao titular da obra contra seu
aproveitamento industrial ou comercial indiscriminado e qualquer outra empresa
poderia fazer uso comercial desses direitos sem contratação prévia. Para assegurar que
este aproveitamento industrial ou comercial das ideais contidas nas obras seja limitado a
quem contrata e remunera o titular do direito autoral, os sinais distintivos visualmente
perceptíveis da obra devem estar registrados como marca, passível de licenciamento e
proteção sob a ótica de propriedade industrial.
Note-se que o voto condutor do paradigma no 1201-001.248 refere a distinção entre
desenho artístico de um personagem e a utilização deste traço num produto específico,
observando que artistas diferentes retratam esses heróis e cada qual imprime ao desenho
seu estilo pessoal. Aqui, porém, como se vê na acusação fiscal, o licenciamento alcança,
inclusive, estilo, design, tamanho, forma, cor, vestimenta, aspecto e outras
características estéticas similares dos Artigos que se baseiem em qualquer Material
Fl. 5468
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 9101-006.889 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.004850/2010-39

Licenciado, concebidos, nos termos da Lei no 9.279/96, como sinais distintivos
visualmente perceptíveis e admitidos como marca registrada para fins, justamente, de
licenciamento remunerado em uso restrito de aproveitamento industrial ou comercial
das ideais contidas nas obras.
Inafastável, assim, a conclusão de que o caso não contempla contratos de direitos
autorais, mas sim licenciamento de uso de marca.
Adicione-se, por fim, a discordância quanto à constatação, expressa no paradigma no
1201-001.248 de que o Superior Tribunal de Justiça teria tratado de forma incidental a
questão em debate, porque justamente por cuidar de produtos já manufaturados e de
sua eventual proteção é que a decisão no HC no 145.131-PR tem total pertinência com a
natureza dos direitos cujo uso foi contratado no caso presente. Os contratos aqui
celebrados com o titular no exterior não se destinavam a remunerar o uso de direito
autoral, mas sim o uso de marca registrada e, assim, passível de licenciamento e não
apenas de uso exclusivo.
Com respeito ao paradigma no 1402-002.741, importa observar que o parecer jurídico,
citado para orientar a decisão adotada, em momento algum refere o aproveitamento
industrial ou comercial das ideais contidas nas obras. Trata, apenas, da proteção de
personagens em roupas ou outros artefatos têxteis, sem enfrentar o fato de que a
empresa aqui contratante é uma indústria.
Não há contestação, na acusação fiscal, de que desenhos de personagens são protegidos
por direito autoral. Mas isto para impedir que sua autoria seja apropriada por terceiros.
Como objeto de propriedade, a Lei no 9.610/98 permite sua cessão a terceiro específico,
mas nos seguintes termos do art. 49 da Lei no 9.610/98 citado no paradigma:
Art. 49. Os direitos de autor poderão ser total ou parcialmente transferidos a
terceiros, por ele ou por seus sucessores, a título universal ou singular,
pessoalmente ou por meio de representantes com poderes especiais, por meio de
licenciamento, concessão, cessão ou por outros meios admitidos em Direito,
obedecidas as seguintes limitações:
I - a transmissão total compreende todos os direitos de autor, salvo os de
natureza moral e os expressamente excluídos por lei;
II - somente se admitirá transmissão total e definitiva dos direitos mediante
estipulação contratual escrita;
III - na hipótese de não haver estipulação contratual escrita, o prazo máximo será
de cinco anos;
IV - a cessão será válida unicamente para o país em que se firmou o contrato,
salvo estipulação em contrário;
V - a cessão só se operará para modalidades de utilização já existentes à data do
contrato;
VI - não havendo especificações quanto à modalidade de utilização, o contrato
será interpretado restritivamente, entendendo-se como limitada apenas a uma que
seja aquela indispensável ao cumprimento da finalidade do contrato.
Art. 50. A cessão total ou parcial dos direitos de autor, que se fará sempre por
escrito, presume-se onerosa.
§ 1o Poderá a cessão ser averbada à margem do registro a que se refere o art. 19
desta Lei, ou, não estando a obra registrada, poderá o instrumento ser registrado
em Cartório de Títulos e Documentos.
Fl. 5469
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 9101-006.889 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.004850/2010-39

§ 2o Constarão do instrumento de cessão como elementos essenciais seu objeto e
as condições de exercício do direito quanto a tempo, lugar e preço.
Art. 51. A cessão dos direitos de autor sobre obras futuras abrangerá, no
máximo, o período de cinco anos.
Parágrafo único. O prazo será reduzido a cinco anos sempre que indeterminado
ou superior, diminuindo-se, na devida proporção, o preço estipulado.
Art. 52. A omissão do nome do autor, ou de co-autor, na divulgação da obra não
presume o anonimato ou a cessão de seus direitos.
Trata-se, como se vê, de cessão a terceiro determinado para exploração do direito de
autor, e não de licenciamento com possibilidade de uso por terceiros diversos em
aproveitamento industrial ou comercial das ideais contidas nas obras. Assim, a
questão, aqui, é como se dá exploração patrimonial dos direitos por quem os adquiriu,
mediante cessão, para exploração: as licenciadoras estrangeiras. Ou seja, é justamente o
fato de a fiscalizada utilizar – pautada em contrato legítimo de licenciamento – os
desenhos da marca Disney, entre outras, nas suas peças de roupa, para venda, que
impede a concepção desta contratação como licença/cessão de direitos autorais. A
cessão prevista no art. 49 da Lei no 9.610/98 é substancialmente distinta da licença de
marca prevista no art. 130, inciso II da Lei no 9.279/96, aqui contratada, como antes
demonstrado.
Assim, dada a impropriedade de se cogitar de licenciamento de direito autoral na forma
da Lei no 9.610/98, que expressamente excepciona a proteção em relação a
aproveitamento industrial ou comercial das ideais contidas nas obras, uma vez
confirmado que o licenciamento tem por objeto uso de obra registrada como marca no
INPI, a averbação do contrato e o registro no BACEN são de rigor para dedutibilidade
das importâncias pagas.
Logo, deve ser NEGADO PROVIMENTO ao recurso especial da Contribuinte.
Contudo, em face dos debates havidos na sessão de julgamento, esta Conselheira
constatou ser equivocada a premissa de que “os criadores das obras artísticas cederam sua
propriedade para exploração pelas licenciadoras estrangeiras que, assim, optaram por registrá-los
como marca no INPI antes de compartilhar este uso com terceiros para fins industriais”.
Os elementos dos autos não permitem afirmar que os contratos de licenciamento
de direito autoral, motivadores dos pagamentos glosados, tinham por objeto permitir o uso de
obra registrada como marca no INPI. É possível, e até provável, que os pagamentos tenham se
dado em face de obras assim registradas – já que as defesas se empenham em demonstrar que o
registro como marca não impede o licenciamento de direitos autorais - , mas fato é que os
contratos referidos na acusação fiscal não descrevem tal objeto, e sequer há inferências neste
sentido, a partir das disposições contratuais, dado que a autoridade lançadora partiu da premissa
de que o licenciamento em questão jamais corresponderia a direitos autorais de obras de arte
porque destinado a aproveitamento industrial ou comercial, indicando ser irrelevante a
comprovação de seu registro como marca.
A título de exemplo do que assim constatado a partir do exame dos autos, vê-se no
contrato firmado com Disney Consumer Products Latin America, Inc, (e-fls. 274 e ss), nos itens
15, 16, 19 e 20, referências a marca, em seu sentido comercial, apenas quando citados objetos
que não integram a contratação:
15. NOME COMERCIAL
Fl. 5470
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 9101-006.889 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.004850/2010-39

A. A Licenciada concorda em não utilizar nenhum item da Propriedade Intelectual nem
marca que incorpore qualquer item da Propriedade Intelectual em quaisquer placas
comerciais, cartes de visita, impressos ou formulários (exceto na forma licenciada), bem
como em não utilizar como nome os negócios da Licenciada ou de qualquer divisão, a
menos que tenha obtido a autorização da Licenciadora para tanto, por escrito.
B. Nenhuma disposição deste Contrato proíbe a Licenciada-de usar as próprias marcas
da Licenciadora (conforme convencionado com a Licenciadora) nos Artigos, nem
notificação de direitos autorais da Licenciada nos Artigos quando os Artigos contiverem
material independente que constitua propriedade da Licenciada. Nenhuma disposição
contida neste instrumento tem por objeto conferir à Licenciadora direito algum a
quaisquer marcas, direitos autorais ou patentes detidos pela Licenciada ou por ela
utilizados nos termos de qualquer licença em conexão com os Artigos que não seja
derivada nem adaptada da Propriedade Intelectual ou de outros materiais detidos pela
Licenciadora (ou suas licenciadoras, se for o caso).
16. NÃO ASSOCIAÇÃO DE OUTRO MATERIAL AO MATERIAL LICENCIADO
A Licenciada concorda em não usar nem de qualquer outra forma associar outros
personagens ou propriedades licenciadas à Propriedade Intelectual nem nos Artigos nem
na embalagem destes ou; sem a autorização prévia, por escrito, em Materiais PA. Se a
Licenciada desejar utilizar um personagem registrado que contenha material de direitos
autorais, marca ou outro material de propriedade nos Artigos ou em sua embalagem ou
de outra forma com respeito aos Artigos, a Licenciada deverá obter, primeiro, a
permissão por escrito da Licenciadora. A decisão da Licenciadora a respeito de permitir
tal uso nos termos deste Parágrafo ficará a seu absoluto critério.
[...]
19. REGISTROS
Exceto com o consentimento prévio, por escrito, da Licenciadora, nem a Licenciada
nem as Afiliadas da Licenciada registrarão ou tentarão registrar, em qualquer pais,
quaisquer direitos i Propriedade Intelectual, inclusive direitos autorais, direitos de
marcas e de marcas de serviços, direitos de patente de design ou direitos de projeto
industrial, direitos de denominação comercial, nem marca similar de espécie alguma. Na
hipótese de violação de tais disposições, a Licenciada concorda em rescindir
imediatamente, as próprias custas e quando de solicitação pela Licenciadora, a atividade
de registro não autorizado, assinando e entregando ou fazendo assinar e entregar it
Licenciadora, sem demora, as referidas cessões e outros documentos que a Licenciadora
venha a exigir, de forma a transferir à Licenciadora ou seu Designatário todos os
direitos a registros, direitos autorais, marcas, patentes ou pedidos envolvidos.
20. USO NA° LICENCIADO DE MATERIAIS LICENCIADOS
A. A Licenciada não utilizará a Propriedade Intelectual nem outro material de
propriedade da Licenciadora de forma alguma, exceto conforme a licenciada neste
Contrato (ou conforme licenciado por escrito em qualquer outro contrato em vigor entre
as partes). Entre os usos não licenciados se incluem, mas de forma não limitativa, os
usos da Propriedade Intelectual que não sejam os licenciados no presente para os
Artigos, a produção ou a venda de mercadoria que incorpore a Propriedade Intelectual,
exceto os Artigos licenciados neste Contrato, a produção ou venda de Artigos que não
tenham sido aprovados neste Contrato ou a venda dos Artigos fora do Território
autorizado neste Contrato. Além de outros direitos ou recursos que a Licenciadora possa
ter, a Licenciada concorda que qualquer distribuição ou venda não licenciada de Artigos
ou elementos que incluam Propriedade Intelectual constitui uma violação de marca,
direito autoral ou ambos. A Licenciadora e a Licenciada concordam ser impraticável e
extremamente difícil determinar os danos reais que poderiam presumivelmente resultar
de tal infração. A Licenciada concorda que todas as receitas provenientes do uso não
Fl. 5471
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 9101-006.889 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.004850/2010-39

licenciado da Propriedade Intelectual e todas as receitas (i.e, o número das vendas
brutas) provenientes do uso não licenciado de qualquer outro material de propriedade da
da Licenciadora (ou suas licenciadoras, se fosse pertinente) serão pagáveis à
Licenciadora imediatamente a titulo de perdas e danos e não como multa, sem prejuízo
de outros direitos e recursos da Licenciada, inclusive, sem limitação, o direito de
recorrer a medida cautelar.
[...]
Especificamente no item 20 vê-se a previsão de que distribuição ou venda não
licenciada de Artigos ou elementos que incluam Propriedade Intelectual constitui uma violação
de marca, direito autoral ou ambos, mas isto conforme o direito indevidamente apropriado
porque não contemplado na contratação.
Ainda, ao fixar o significado de “Materiais de Design”, o contrato o vincula o
conceito a “estilo” e “características estéticas similares”, inclusive quando apresentam
“referencia ou inferência”, estas exemplificadas como pela forma ou pelo contorno, pelo
material utilizado, porém sem características especificas qualquer Material Licenciado ou tema,
aparência ou toque de qualquer Material Licenciado, ou qualquer outro nome, logo, marca,
nome comercial, design, personagens ou outra propriedade ou propriedade intelectual da
Disney autorizada para utilização neste Contrato, mas novamente sem adicionar o conceito
comercial de marca como objeto contratado.
Assim é que a autoridade lançadora extrai deste contrato várias referências
indicativas do licenciamento de direitos autorais para, a partir da constatação de que os
personagens (desenhos artísticos) licenciados também estão registrados como marca no
momento do procedimento fiscal, concluir que o pagamento pelo uso corresponde,
necessariamente, a uso de marca e, em consequência, a royalties sujeitos a condições de
dedutibilidade específicas. Não há uma construção jurídica no sentido de que as cláusulas
contratuais, embora sob o título de licenciamento de direitos autorais, tinha por objeto marca
registrada.
Veja-se, que na tradução do contrato com Those Characters From Cleveland, Inc,
há a exigência de que seja gravada marca comercial, nos termos indicados (Strawberry
ShortcakeTM), nos artigos em que a propriedade intelectual seja utilizada (e-fl. 1231), e a
licenciadora inclusive se declara detentora dos direitos, incluindo sem limites, marcas
registradas, direitos autorais, forma de produto, nomes, símbolos, semelhanças, pinturas,
desenhos e logotipos, mas concede apenas alguns direitos relacionados à Propriedade, descritos
no contrato (e-fl. 1219). Eventualmente estas e outras indicações poderiam permitir uma
inferência de licenciamento de marcas, mas, como evidenciado, não foi sob esta premissa que a
autoridade lançadora promoveu a exigência.
Por fim, vale notar que o contrato firmado com Maurício de Sousa Produções
Ltda associa a contratação, expressamente, ao que dispõe o art. 49 da Lei no 9.610/98 (e-fls. 1415
e ss.), muito embora os personagens correspondentes estejam também registrados como marca e,
inclusive, exista registro no INPI de processos em favor de indústrias alimentícias como Tambaú
Indústria Alimentícia Ltda, Adria Alimentos do Brasil Ltda e Chocolates Garoto S.A., a indicar
eventual existência, também, de licenciamento como marca (e-fls. 2744/2782).
Fl. 5472
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 9101-006.889 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.004850/2010-39

A interpretação da legislação tributária nos casos comparados partiu da premissa
de que houve tal registro como marca e, sob esta ótica, o dissídio jurisprudencial não se situa
propriamente nas consequências tributárias do licenciamento de uso de marca resultante do
registro, no INPI, da ideia de obra originalmente protegida por direito autoral, mas sim na
requalificação do contrato de licenciamento de direitos autorais como contrato de licenciamento
de uso de marca, em razão, apenas, de o licenciamento ter por objeto ideias de obras de arte que
foram registradas como marca.
Neste sentido são os termos da acusação fiscal:
Diferentemente do contribuinte entendo que não há direito autoral por terceiros, sendo
pelo próprio autor. Neste caso concreto, somente as pessoas jurídicas MATTEL,
DISNEY, WARNER, THOSE CHARACTERS, KING FEATURES e MARVEL, todas
elas sediadas no exterior; e as sediadas no Brasil, LUZ E VIDA e MAURICIO DE
SOUSA, cabe falar em exploração de direito autoral, por serem elas titulares desse
direito, donas da obra. A MALWEE MALHAS LTDA, licenciada para utilização das
personagens (desenhos artísticos) objeto dos contratos, fala-se em marcas, sinal que
distingue seus diversos produtos, identificando-os, destacando-os dos demais no
mercado. Portanto as retribuições que a licenciada da em cumprimento aos referidos
contratos são, em verdade, royalties, aqueles mesmos a que se refere os já citados
artigos 352 e 355 do Regulamento do Imposto de Renda, Decreto no 3.000, de 1999.
A Lei n°9.610/1998, citada pelo contribuinte, que trata da proteção aos direitos sobre as
obras literárias (direitos autorais) cuida da proteção dos direitos do autor contra a
indevida utilização da obra de arte — o que não é o caso.
Os royalties pagos pela MALWEE MALHAS LTDA tem como objeto personagens que
foram transformados em marca, devidamente registrada para exploração comercial (Lei
n° 9.279/1996, que regula os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial).
A autoridade fiscal, assim, buscou junto ao sítio do INPI na Internet a
confirmação do registro como marca destas ideias de obras de arte, e estes elementos foram
determinantes para o Colegiado a quo concordar com a acusação fiscal, nos seguintes termos do
voto condutor do acórdão recorrido:
Verifica-se que, em conformidade com o Relatório de Atividade Fiscal, os contratos tem
por objeto o licenciamento de uso de personagens (desenhos artísticos) em produtos
da empresa. Ocorre que esses personagens licenciados pela Recorrente estão todos
licenciados como marcas no INPI, conforme comprovantes extraídos via internet (fls.
2723 a 2761).
Assim, os royalties pagos pela Recorrente tem como objeto personagens que foram
transformados em marca, devidamente registrada, para exploração comercial (Lei
9.279/96, que regula os direitos e obrigações relativos a propriedade industrial),
conforme consta do Relatório de Atividade Fiscal.
Nesse contexto, é possível concluir que, em realidade, as empresas licenciadoras que
mantiveram ou mantêm contrato com a Recorrente disponibilizaram a esta, não o
direito de utilização de obras de arte e sim os personagens específicos que se
tornaram marca, devidamente registradas no INPI para exploração comercial.
(destaques do original)
Contudo, sequer houve uma descrição adicional acerca destas informações
extraídas do sítio do INPI no sentido de que tais registros de marcas eram anteriores aos
contratos firmados com a Contribuinte. Os registros trazem uma indicação de data no campo
Fl. 5473
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 9101-006.889 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.004850/2010-39

“Prioridade”, mas não é possível afirmar que se trata da data do registro. Assim, somente é
possível afirmar que o registro como marca existia em 14/09/2010, quando feita a pesquisa, mas
não que antecediam a contratação e, nem mesmo, o período de apuração autuado.
De outro lado, a lei não impede o licenciamento para aproveitamento industrial
ou comercial. O art. 8o da Lei no 9.610/98 apenas retira a proteção conferida na lei aos direitos
autorais na hipótese em que as ideias das obras são destinadas ao dito aproveitamento industrial
ou comercial. Daí porque o titular do direito, ou o cessionário que o exerce, teria o interesse em
converter estas ideias das obras em marca, para alcançar a proteção conferida pela Lei no
9.279/96, mas isto em face daqueles com os quais não contrata a cessão de uso.
O sujeito passivo contratante do licenciamento deste direito de uso das ideias das
obras pode acordar com o cessionário explorador dessas obras, ou mesmo com o autor, o
pagamento pelo licenciamento de direitos autorais ou pelo licenciamento de marca. Assim, serão
os termos do contrato firmado entre as partes que definirão o objeto contratado. Os elementos
antes citados acerca da contratação com Maurício de Sousa Produções Ltda indicam que as duas
formas de cessão são adotadas para os mesmos personagens (desenhos artísticos).
Logo, se a autoridade fiscal não extrai do contrato evidências de que o
licenciamento tinha por objeto marca registrada no INPI, ou mesmo referências à proteção
instituída pela Lei no 9.279/96, e se empenha em demonstrar que o licenciamento tinha por
objeto direitos autorais, no suposto de que estes não podem ser assim qualificados quando
destinados a aproveitamento industrial ou comercial, a existência do registro das ideias
correspondentes como marca não é suficiente para afirmar que a contratação tinha por objeto a
cessão do uso de marca.
Impõe-se reconhecer, assim, que o lançamento não reúne elementos suficientes
para impor à Contribuinte as consequências do desatendimento aos requisitos dos arts. 353 e 355
do RIR/99, para fins de dedutibilidade dos royalties pagos. Em outros termos, se a autoridade
lançadora não prova que a contratação tinha por objeto o uso de marcas de indústria e comércio,
mas apenas que o objeto dos direitos autorais licenciados também estão registrados como marca,
descabe a exigência de averbação do respectivo ato ou contrato no Instituto Nacional da
Propriedade Industrial – INPI e de registro do contrato no Banco Central do Brasil.
Estas as razões para, reformulando o entendimento inicialmente exposto perante
este Colegiado, acompanhar a relatora pelas conclusões e DAR PROVIMENTO ao recurso
especial da Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa

Fl. 5474
DF CARF MF
Original