Tribunal: CARF
Processo: 10860.005150/2001-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Ribeiro Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Exercício: 2000
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. IRRF INCIDENTE SOBRE REMESSAS PARA O EXTERIOR.
A operação em questão envolve diferentes elementos, abarcando, sem precificação distinta e específica, pagamentos pelo uso do software patenteado, know-how relativo a todo o processo produtivo (desde a seleção da matéria prima à organização e controle da planta industrial) e serviços de treinamento e assistência técnica.
Embora não seja possível afirmar que a totalidade dos intangíveis transacionados amoldam-se à definição contida no artigo 12, pode-se concluir que a finalidade principal do contrato consiste não apenas na remuneração para uso de um software patenteado, mas também na transmissão e todo o conhecimento sobre o processo produtivo (ou seja, transmissão de know-how, no sentido lato).
Referidos elementos, preponderantes nesta transação, estão inseridos na definição de royalty contida no artigo 12 da Convenção Brasil-Alemanha. Sendo assim, embora possam existir outros elementos na transação que não sejam caracterizáveis como royalties nos termos da Convenção, como os elementos preponderantes se subsumem à tal definição, a tributação da remessa deve ser efetuada observando os contornos delineados pelo artigo 12 da convenção, o que significa dizer que o Brasil tem competência para tributar na fonte estes pagamentos realizados ao residente na Alemanha.
No presente caso, o negócio jurídico firmado entre as partes claramente não envolve apenas a remuneração pelo uso do software, mas também remuneração pelo uso de fórmula ou processos secretos, bem como por informações correspondentes à experiência adquirida no setor industrial, comercial ou cientifico.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.005150/2001-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.803 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de agosto de 2021
Recorrente
DARMA ORGA CARD SYSTEMS SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Exercício: 2000
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. IRRF INCIDENTE SOBRE REMESSAS
PARA O EXTERIOR.
A operação em questão envolve diferentes elementos, abarcando, sem
precificação distinta e específica, pagamentos pelo uso do software patenteado,
know-how relativo a todo o processo produtivo (desde a seleção da matéria
prima à organização e controle da planta industrial) e serviços de treinamento e
assistência técnica.
Embora não seja possível afirmar que a totalidade dos intangíveis
transacionados amoldam-se à definição contida no artigo 12, pode-se concluir
que a finalidade principal do contrato consiste não apenas na remuneração para
uso de um software patenteado, mas também na transmissão e todo o
conhecimento sobre o processo produtivo (ou seja, transmissão de know-how,
no sentido lato).
Referidos elementos, preponderantes nesta transação, estão inseridos na
definição de royalty contida no artigo 12 da Convenção Brasil-Alemanha.
Sendo assim, embora possam existir outros elementos na transação que não
sejam caracterizáveis como royalties nos termos da Convenção, como os
elementos preponderantes se subsumem à tal definição, a tributação da remessa
deve ser efetuada observando os contornos delineados pelo artigo 12 da
convenção, o que significa dizer que o Brasil tem competência para tributar na
fonte estes pagamentos realizados ao residente na Alemanha.
No presente caso, o negócio jurídico firmado entre as partes claramente não
envolve apenas a remuneração pelo uso do software, mas também remuneração
pelo uso de fórmula ou processos secretos, bem como por informações
correspondentes à experiência adquirida no setor industrial, comercial ou
cientifico.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.005150/2001-22
Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.803 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.005150/2001-22

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Carlos André Soares Nogueira, Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga ,
Andre Luis Ulrich Pinto e Barbara Santos Guedes (suplente convocada).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acordão proferido pela
delegacia da receita federal em Campinas (SP) que julgou a manifestação de Inconformidade
improcedente apresentada pelo contribuinte tendo em vista o pedido de Restituição, formalizado
em 23/11/2001, em formulário aprovado pela Instrução Normativa SRF n° 21, de 1997, relativo
a pagamento indevido ou a maior que o devido, no valor de R$ 149.203,15, constante do DARF
de fls. 67, recolhido sob cód. 0473, em 23/08/2000, no valor total de R$ 373.007,88.
Conforme Decisão de fls. 69, datada de 25/05/2009, o Pedido não foi conhecido,
mediante o seguinte fundamento: "o signatário do pedido, Ariovaldo Lopes, a época, era diretor
financeiro da sociedade, entretanto, entre os poderes que recebeu não há o que o habilita a
representar, isoladamente, a outorgante perante esta Secretaria. Nestas condições, há carência de
poderes para a pretensão".
A decisão foi assim ementada:

"EMENTA: Pedido de Restituição. Recolhimento Indevido.
A restituição dependerá da efetiva comprovação da existência dos créditos, da
exposição das razões do pedido, da sua tempestividade e da representatividade
do signatário.
PEDIDO NÃO CONHECIDO."

Irresignado, o contribuinte apresentou impugnação administrativa, alegando em
síntese:

Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.803 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.005150/2001-22

a) Da tributação de royalties pagos à empresa alemã: Aduz que no que tange
a natureza dos pagamentos realizados ao exterior, vale novamente frisar
que o próprio INPI prevê que "concedida a licença e explorada a patente
pelo detentor da mesma, terá o titular da patente direito de receber
"royalties", que é a remuneração paga pelo detentor da licença pelo direito
da exploração ".
b) Assim, conforme se depreende do contrato ora anexo, a empresa alemã
detém patentes e direitos que a sociedade brasileira pretende utilizar,
realizando para tanto contraprestação pecuniária. Essa remuneração,
conforme definição do INPI supracitada, tem a natureza de royalties,
devendo sua tributação, dessa forma, ocorrer de acordo com tanto.
c) Nesse sentido, prevê o referido Acordo em seu art. 12, (2) que existem
duas alíquotas de tributação máxima dos royalties, quais sejam, 25% para
aqueles provenientes do uso ou da concessão de uso de marcas de indústria
ou comércio e 15% para todos os demais casos.
d) Portanto, para verificar a alíquota máxima aplicável ao caso, faz-se
necessário verificar se o contrato celebrado, seja de transferência ou de
licenciamento de tecnologia, pode ser considerado como de uso ou
concessão de uso de marcas, sendo certo que, se não o for, a tributação
incidente não poderá exceder 15% do valor pago.
e) Da tributação de prestação de assistência técnica e serviços técnicos sem
transferência de tecnologia: Aduz que elaborou consulta junto ao INPI
para verificar a possibilidade de averbação do contrato de licenciamento
de tecnologia em discussão, do qual obteve resposta que tal averbação não
era possível por não haver transferência de tecnologia. Diante disso, em
função da previsão contida no ADI n° 01/2000 de que se aplicava o art.
685 do RIR às remessas decorrentes de assistência técnica e de serviços
técnicos sem transferência de tecnologia, e por tal artigo prever em seu
inciso II, "a" que os rendimentos pagos ao exterior pela prestação de
serviços seriam tributados à alíquota de 25%, a instituição financeira
entendeu por bem exigir tal tributação da Recorrente quando da remessa
para a Alemanha.
f) Requereu o integral acolhimento dos argumentos aduzidos no presente
Recurso Voluntário, a fim de que, reformando-se o - Acórdão n° 05-
31.472 proferido pela 2 Turma da DRJ de Campinas, seja julgado
integralmente improcedente o auto de infração em questão pelas razões a
expostas para que o reconhecido pleito de Restituição seja deferido
integralmente.

Fora proferida a seguinte decisão (Acordão de no 05-27.209 – 4a Turma) pela DRJ
– Campinas (SP):
Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.803 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.005150/2001-22

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2000
Pedido de Restituição. Decisão Elaborada com Cerceamento do Direito de
Defesa. Nulidade.
É nula a decisão que não observa os princípios da razoabilidade e da eficiência,
impedindo o exercício de direito pela contribuinte, caracterizando cerceamento
do direito de defesa.
Manifestação de Inconformidade Procedente
Aguardando Nova Decisão.

Isto porque, conforme entendimento da turma julgadora, “não consta do AR a data
da ciência da contribuinte. Nos termos do art. 23 § 2°, II, do Decreto n° 70.235, de 06 de 1972
(com a redação dada pela Lei no 9.532, de 1997), se omitida a data do recebimento, considera-se
ocorrida a ciência postal após 15 dias da data de expedição da intimação. Tendo esta ocorrido em
03/06/2009 (fls. 71), tem-se por tempestiva a impugnação apresentada em 03/07/2009, razão pela
qual dela se toma conhecimento.
Entendeu a DRJ que a falta de intimação facultando à interessada exercer o direito
de instrução processual, em prazo razoável, para corrigir a falha constatada na representação
processual, corroborou para que a decisão, elaborada tão tardiamente, implicasse óbice â
contribuinte em requerer a restituição do indébito alegado, no prazo quinquenal previsto no art.
168 do CTN.
Assim, concluiu pela nulidade do despacho, para que outra decisão seja elaborada
pela autoridade recorrida, com apreciação do mérito do pleito, após corrigida a falha apontada,
pois não incumbe a esta autoridade julgadora apreciar a questão em sede de julgamento, sob
pena de supressão de instância administrativa.
Desta
feita,
fora
proferida
nova
decisão
(DESPACHO
DECISÓRIO
DRF/TAUBATÊ/SAORT), às fls. 213 dos autos - conforme teor do acordão abaixo indicado, na
qual fora indeferindo o pedido formulado pela contribuinte:

EMENTA: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE RESTITUIÇÃO.
IRRF SOBRE REMESSA AO EXTERIOR. ACORDO DE BITRIBUTAÇÃO
FIRMADO ENTRE BRASIL E ALEMANHA. DECRETO No 76.988/76.
Ano-calendário: 2000
Crédito decorrente de recolhimento de IRRF sobre pagamento a domiciliado na
República da Alemanha.
Alegação de aplicação de alíquota superior à devida, quando da remessa de
divisa estrangeira ao contratante no exterior.
Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.803 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.005150/2001-22

Incabível a alíquota pleiteada, não cabendo, portanto, a restituição de indébito,
como pleiteado.
PEDIDO INDEFERIDO.

Irresignado, o contribuinte apresentou impugnação administrativa, alegando em
síntese:

a) Da tributação de royalties pagos à empresa alemã: Aduz que no que tange
a natureza dos pagamentos realizados ao exterior, vale novamente frisar
que o próprio INPI prevê que "concedida a licença e explorada a patente
pelo detentor da mesma, terá o titular da patente direito de receber
"royalties", que é a remuneração paga pelo detentor da licença pelo direito
da exploração ".
b) Assim, conforme se depreende do contrato ora anexo, a empresa alemã
detém patentes e direitos que a sociedade brasileira pretende utilizar,
realizando para tanto contraprestação pecuniária. Essa remuneração,
conforme definição do INPI supracitada, tem a natureza de royalties,
devendo sua tributação, dessa forma, ocorrer de acordo com tanto.
c) Nesse sentido, prevê o referido Acordo em seu art. 12, (2) que existem
duas alíquotas de tributação máxima dos royalties, quais sejam, 25% para
aqueles provenientes do uso ou da concessão de uso de marcas de indústria
ou comércio e 15% para todos os demais casos.
d) Portanto, para verificar a alíquota máxima aplicável ao caso, faz-se
necessário verificar se o contrato celebrado, seja de transferência ou de
licenciamento de tecnologia, pode ser considerado como de uso ou
concessão de uso de marcas, sendo certo que, se não o for, a tributação
incidente não poderá exceder 15% do valor pago.
e) Da tributação de prestação de assistência técnica e serviços técnicos sem
transferência de tecnologia: Aduz que elaborou consulta junto ao INPI
para verificar a possibilidade de averbação do contrato de licenciamento
de tecnologia em discussão, do qual obteve resposta que tal averbação não
era possível por não haver transferência de tecnologia. Diante disso, em
função da previsão contida no ADI n° 01/2000 de que se aplicava o art.
685 do RIR às remessas decorrentes de assistência técnica e de serviços
técnicos sem transferência de tecnologia, e por tal artigo prever em seu
inciso II, "a" que os rendimentos pagos ao exterior pela prestação de
serviços seriam tributados à alíquota de 25%, a instituição financeira
entendeu por bem exigir tal tributação da Recorrente quando da remessa
para a Alemanha.
Fl. 482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.803 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.005150/2001-22

f) Requereu o integral acolhimento dos argumentos aduzidos no presente
Recurso Voluntário, a fim de que, reformando-se o - Acórdão n° 05-
31.472 proferido pela 2a Turma da DRJ de Campinas, seja julgado
integralmente improcedente o auto de infração em questão pelas razões a
expostas para que o reconhecido pleito de Restituição seja deferido
integralmente.

O acordão ora recorrido (05-31.472 – 2a Turma da DRJ/CPS) apresentou a
seguinte ementa:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000 - Nulidade.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbram nos autos
quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. Ano-
calendário: 2000
Pedido de Restituição. IRRF Incidente sobre Remessas para o Exterior.
Convenção para Evitar a Dupla Tributação Firmada entre o Brasil e Alemanha.
Serviços Técnicos e de Assistência Técnica Sem Transferência de Tecnologia.
Percentual Reduzido. Não Cabimento.
A Convenção de Viena do Direito dos Tratados (CVDT), de 23 de maio de
1969, sugere diretrizes para a elucidação dos tratados internacionais e enfatiza
sua interpretação à vista do seu contexto.
Royalties é termo interpretativo de uma remuneração pela exploração de um
direito vinculado A. transmissão de tecnologia. Diz respeito a pagamento ao
proprietário ou ao criador de um trabalho ou obra original pelo privilégio de
explorá-lo lucrativamente.
O contexto histórico inerente à celebração da Convenção entre Brasil e
Alemanha (CBA) para evitar a dupla tributação e o arcabouço jurídico
tributário que a lastreou, subsidiam a conclusão de que o Protocolo ao artigo
12o desse Acordo, destinado a englobar royalties, visou esclarecer que os
rendimentos de serviços técnicos e de assistência técnica que implicassem
transferência de tecnologia também fariam jus ao percentual reduzido do
Acordo.
No presente caso, os rendimentos pagos à empresa alemã não se configuram
como royalties, mas sim como remuneração de licença de uso, cuja execução
pressupõe tecnologia que não será transmitida, mas meramente aplicada.
Inexistindo evidência de que os serviços técnicos remunerados estejam
vinculados a contratos de royalties, não há de se falar na aplicação do disposto
no Protocolo ao artigo 12o da CBA, destinado a englobar royalties. A
Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.803 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.005150/2001-22

remuneração de serviços técnicos não se enquadra no conceito de lucro, razão
pela qual, ao caso, aplicam-se as disposições do artigo 22 da CBA, sujeitando-
se a tributação, portanto, à legislação doméstica, a qual determina a incidência
do imposto à alíquota de 25%, conforme vigente à época dos fatos. Tendo sido
efetuada a retenção nos termos da legislação vigente, inexiste direito creditório
a ser reconhecido à contribuinte.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido.

Isto porque, conforme entendimento da turma julgadora, "a se aplicar a situação
de fato, conforme documentos elencados pela interessada, se se refere a um royalty proveniente
do uso ou da concessão do uso de marcas de indústria ou comércio; se não, isto é, se os royalties
que a empresa brasileira está obrigada a pagar a contratante no exterior não se referir ao uso de
marcas de indústria ou comércio aplica-se, então, a alíquota de 15%, que é para os demais casos;
(..)", concluindo pela alíquota de IRRF de 25%, aplicável ao caso em tela, conforme motivação
apontada pela própria recorrente, qual seja, de a presente hipótese não tratar de transferência de
tecnologia”. “E que remuneração de serviços não se enquadra no conceito de lucro, razão pela
qual, ao caso, aplicam-se as disposições do artigo 22 da CBA, como orienta o ADN COSIT n°
01, de 2000, sujeitando-se a tributação, portanto, à legislação doméstica, a qual, consoante já
exposto neste voto, determina a incidência do imposto à alíquota de 25%, conforme vigente à
época dos fatos”.
Aduziu que “basicamente as mesmas razões são apresentadas pela contribuinte,
por ora da manifestação de inconformidade, ai tendo sido acrescentado, apenas, a distinção entre
licença de uso ou concessão de uso de marcas de indústria ou comércio e licença de uso ou
concessão de uso de tecnologia; bem como a alegação de que o ADN COSIT n° 01, de 2000,
ofende ao disposto na Portaria n° 469/76”.
Ainda segundo a DRJ:

“A solução do litígio, portanto, centra-se, em dois pontos principais: (i) em definir se as
remessas feitas pela interessada configuram-se como pagamento de royalties ou como
remuneração de serviços técnicos e assessoria técnica, sem transferência de tecnologia;
e (ii) a extensão do tratamento fiscal dos royalties as remunerações de serviços técnicos
e assessoria técnica”.
(...)
“Resumindo, não se enquadrando a remuneração como contraprestação de royalties,
mas sim de serviços técnicos, e inexistindo evidência de que os serviços estejam
vinculados a contratos de royalties, aqueles delineiam-se como serviços técnicos puros,
cuja execução pressupõe tecnologia que não será transmitida, mas meramente aplicada,
hipótese na qual aplicam-se as disposições do artigo 22, em detrimento das disposições
do artigo 12, ambos da CBA”.
(...)
Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.803 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.005150/2001-22

“E, segundo conceito definido pelo INPI, já transcrito no Parecer supra, consideram-se
serviços técnicos O contrato que tenha por finalidade especifica o planejamento, a
programação e a elaboração de estudos e projetos, bem com a execução ou prestação de
serviços de caráter especializado, de que necessita o sistema produtivo do país (Ato
Normativo INPI n° 15, de 1975)”.
(...)
“A Administração Tributária recepcionou o conceito de serviço técnico, acima descrito,
definindo, ainda, o que se considera assistência técnica, conforme se depreende da
Instrução Normativa SRF n° 252, de 3 de dezembro de 2002, que dispõe sobre a
incidência do Imposto de Renda na Fonte sobre rendimentos pagos, creditados,
empregados, entregues ou remetidos a pessoas jurídicas domiciliadas no exterior pela
prestação de "serviços técnicos, assistência técnica e administrativa e royalties".

Neste sentido, concluiu que no presente caso, “a própria interessada submeteu o
contrato em discussão ao INPI, oportunidade na qual aquele órgão se pronunciou no sentido de
o contrato não caracterizar transferência de tecnologia, mas sim licença de uso de tecnologia.
De tal sorte, a remuneração em contraprestação ao uso da tecnologia contratada não se
configura, pois, como royalties, porque não restou caracterizada, pelo órgão competente, a
necessária transferência de tecnologia. Daí porque a hipótese não se subsume-se ao disposto no
art. 12 da CBA”.
Às fls. 301 dos autos, o interessado interpõe recurso voluntário alegando em
síntese as mesmas razões apresentadas em sede de impugnação.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
A solução do litígio, portanto, centra-se, em dois pontos principais: (i) em definir
se as remessas feitas pela interessada configuram-se como pagamento de royalties ou como
remuneração de serviços técnicos e assessoria técnica, sem transferência de tecnologia; e (ii) a
extensão do tratamento fiscal dos royalties as remunerações de serviços técnicos e assessoria
técnica.
A DRF concluiu tratar-se de contrato de uso e, portanto, sujeito ao IRRF à
alíquota de 25%.
Fl. 485
DF CARF MF
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Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.803 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.005150/2001-22

A DRJ por sua vez concluiu que: “A hipótese cuida, como dito, de remuneração
por licença de uso de tecnologia (serviços técnicos e assessoria técnica), cuja execução
pressupõe tecnologia que não será transmitida, mas meramente aplicada. Inexistindo evidência,
portanto, de que os serviços estejam vinculados a contratos de royalties, não há de se falar na
aplicação do disposto no parágrafo 4° do Protocolo da CBA”.
Ainda como fundamento subsidiário, em que pese em nada tenha aprofundado, a
DRJ também conclui que: “a remuneração de serviços não se enquadra no conceito de lucro,
razão pela qual, ao caso, aplicam-se as disposições do artigo 22 da CBA, como orienta o ADN
COSIT n° 01, de 2000, sujeitando-se a tributação, portanto, à legislação doméstica, a qual,
consoante já exposto neste voto, determina a incidência do imposto à aliquota de 25%, conforme
vigente à época dos fatos.”
Com a devida vênia discordo das conclusões a que chegaram a DRF e DRJ. Isto
porque, da análise do objeto do contrato firmado entre as partes, entendo que o negócio jurídico
não se resume apenas a um contrato de uso ou de assistência técnica. Explico.
A operação não se resume a uma mera cessão ou licenciamento de direitos. Trata-
se, na realidade, de um negócio jurídico complexo, em que, além do licenciamento realizado,
também envolve serviços de treinamento, assistência técnica e know-how sobre o processo
produtivo. Senão vejamos excertos do contrato:

Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.803 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.005150/2001-22

Parece-me induvidoso que o negócio jurídico envolve remuneração pelo uso de
direito ou patente relativo ao software cedido, mas não só isso, envolve o próprio know-how do
processo produtivo.
Nesse contexto, os rendimentos decorrentes de uso, fruição e exploração de
direitos, em regra, são classificados como royalties pela Lei no 4.506, de 30 de novembro de
1964:

“Art. 22. Serão classificados como "royalties" os rendimentos de qualquer espécie
decorrentes do uso, fruição, exploração de direitos, tais como:
a) direito de colhêr ou extrair recursos vegetais, inclusive florestais;
b) direito de pesquisar e extrair recursos minerais;
c) uso ou exploraçâo de invenções, processos e fórmulas de fabricação e de marcas de
indústria e comércio;
d) exploração de direitos autorais, salvo quando percebidos pelo autor ou criador do
bem ou obra.”

O artigo 12 da Convenção Brasil-Alemanha apresenta regra distributiva
relacionada a operações com royalties. De acordo com os parágrafos 1o e 2, os rendimentos a
título de royalites recebidos por um residente de um Estado contratante de fonte situada em outro
Estado contratante são passíveis de tributação em ambas as jurisdições, porém a tributação na
Fl. 487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.803 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.005150/2001-22

fonte está limitada às alíquotas nele especificadas (15% ou 25%, a depender da natureza do
royalty transacionado). Vejamos:

"ARTIGO 12
Royalties
1. Os royalties provenientes de um Estado Contratante e pagos a um residente do outro
Estado Contratante são tributáveis nesse outro Estado.
2. Todavia, esses royalties podem ser tributados no Estado Contratante de que provêm,
de acordo com a legislação desse Estado, mas o imposto assim estabelecido não poderá
exceder:
a) 25% do montante bruto dos royalties, provenientes do uso ou da concessão do uso de
marcas de indústria ou comércio;
b) 15% em todos os demais casos.
3. O termo "royalties" empregado neste artigo designa as remunerações de
qualquer natureza pagas pelo uso ou pela concessão do uso de um direito de autor
sobre
uma
obra
literária,
artística
ou
cientifica
(inclusive
os
filmes
cinematográficos, filmes ou fitas de gravação de programas de televisão ou
radiodifusão), qualquer patente, marcas de indústria ou comércio desenho ou
modelo, plano, fórmula ou processos secretos, bem como pelo uso ou pela
concessão do uso de um equipamento industrial, comercial ou cientifico e por
informações correspondentes à experiência adquirida no setor industrial,
comercial ou cientifico.
4. Os royalties serão considerados provenientes de um Estado Contratante quando o
devedor for o próprio Estado, uma sua subdivisão política, uma autoridade local ou um
residente desse Estado. Todavia, quando o devedor dos royalties, seja ou não residente
de um estado contratante, tiver num Estado Contratante um estabelecimento permanente
em relação com o qual haja sido contraída a obrigação de pagar os royalties e caiba a
esse estabelecimento permanente o pagamento desses royalties, serão eles considerados
provenientes do Estado Contratante em que o estabelecimento permanente estiver
situado.
5. As disposições dos parágrafos 1o. e 2° não se aplicam, quando o beneficiário dos
royalties, residente de um Estado Contratante, tiver, no outro Estado Contratante que de
provêm os royalties, um estabelecimento permanente ao qual estão ligados efetivamente
o direito ou bem que deu origem aos royalties.
Nesse caso, aplicar-se-á o disposto no artigo 7°.
6. Se, em consequência de relações especiais, existentes entre o devedor e o credor, ou
entre ambos e terceiros, o montante dos royalties pagos, tendo em conta o uso, direito
ou informação pelo qual é pago, exceder aquele que seria acordado entre o devedor e o
credor na ausência de tais relações, as disposições deste artigo são aplicáveis apenas a
este último montante. Neste caso, a parte excedente dos pagamentos será tributável
conforme a legislação de cada Estado Contratante, e tendo em conta as outras
disposições do presente acordo.
7. A limitação da alíquota do imposto prevista no parágrafo 2°, b, não se aplicará aos
royalties pagos antes de primeiro de Janeiro de 1977, quando tais royalties forem pagos
a um residente de um Estado Contratante que possua, direta ou indiretamente, no
mínimo 50% do capital com direito a voto da sociedade que paga esses royalties.
Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.803 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.005150/2001-22

O parágrafo 3o do artigo supratranscrito apresenta uma definição autônoma de
royalties para fins da convenção. Conforme dispõe o seu texto, são royalties, entre outras
remunerações ali citadas, aquelas pagas pelo uso ou pela concessão do uso de marca e por
informações concernentes à experiência adquirida no setor industrial, comercial ou científico.
As remunerações a título de intangíveis que não se caracterizarem como royalties
nos termos do artigo não estarão aptas a serem qualificadas em tal dispositivo da convenção,
muito embora possam estar relacionadas a cessão ou exploração de um direito e caracterizadas
como royalties pela legislação interna.
Por sua vez, entendo que o fato de o INPI ter negado o registro do referido
contrato como de transferência de tecnologia não afasta a análise da natureza do pagamento nos
termos das definições estabelecidas na Convenção Brasil-Alemanha.
Conforme foi dito, a operação em questão envolve diferentes elementos,
abarcando, sem precificação distinta e específica, pagamentos pelo uso do software patenteado,
know-how relativo a todo o processo produtivo (desde a seleção da matéria prima à organização
e controle da planta industrial) e serviços de treinamento e assistência técnica.
Embora não seja possível afirmar que a totalidade dos intangíveis transacionados
amoldam-se à definição contida no artigo 12, pode-se concluir que a finalidade principal do
contrato consiste não apenas na remuneração para uso de um software patenteado, mas também
na transmissão e todo o conhecimento sobre o processo produtivo (ou seja, transmissão de
know-how, no sentido lato).
Referidos elementos, preponderantes nesta transação, estão inseridos na definição
de royalty contida no artigo 12 da Convenção Brasil-Alemanha. Sendo assim, embora possam
existir outros elementos na transação que não sejam caracterizáveis como royalties nos termos da
Convenção, como os elementos preponderantes se subsumem à tal definição, a tributação da
remessa deve ser efetuada observando os contornos delineados pelo artigo 12 da convenção, o
que significa dizer que o Brasil tem competência para tributar na fonte estes pagamentos
realizados ao residente na Alemanha.
Veja que na medida em que o parágrafo 3o traz o conceito de royalties, o
parágrafo 2o estabelece a alíquota aplicável em duas situações:

2. Todavia, esses royalties podem ser tributados no Estado Contratante de que provêm,
de acordo com a legislação desse Estado, mas o imposto assim estabelecido não poderá
exceder:
a) 25% do montante bruto dos royalties, provenientes do uso ou da concessão do uso de
marcas de indústria ou comércio;
b) 15% em todos os demais casos.

Fl. 489
DF CARF MF
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Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.803 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.005150/2001-22

Verifica-se, portanto, que apenas nas situações em que os royalties se resumam à
remuneração proveniente ao uso de marcas estarão sujeitas à alíquota de 25%.
No presente caso, o negócio jurídico firmado entre as partes claramente não
envolve apenas a remuneração pelo uso do software, mas também remuneração pelo uso de
fórmula ou processos secretos, bem como por informações correspondentes à experiência
adquirida no setor industrial, comercial ou cientifico.
Assim, a transação realizada envolve a exploração de direitos por parte de
residente na Alemanha, preponderando a cessão ou licenciamento do direito de uso de marca e a
transmissão de experiências (know-how).
Desta feita, em função desta característica da transação, os rendimentos pagos ao
beneficiário residente na Alemanha qualificam-se no artigo XII da Convenção com a Alemanha
para Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre o
Rendimento (Decreto no 76.877, de 1976), sujeitando-se à incidência do IRRF à alíquota de 15%,
prevista na alínea b do art. 2o.
Assim, face a tudo o quanto exposto, oriento meu voto no sentido de dar
provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 490
DF CARF MF
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